La Demandante es Gedesco Services Spain, S.A.U., con domicilio en Valencia, España, representada por Herrero & Asociados, España.
Los Demandados son Descuenta Fácil y Rápido, S.L., con domicilio en Paterna, Valencia, España, representada por Despacho Cristóbal Fernández Abogados, España, y Sergio Jiménez Ruiz con domicilio en Paterna, Valencia, España, por sí mismo representado.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <gedescofacil.es> (el “Nombre de Dominio”).
El Registrador del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es 1 & 1 Internet España, S.L.U.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de noviembre de 2015. El 23 de noviembre de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 24 de noviembre de 2015, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado Descuenta Fácil y Rápido, S.L., es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, esto es el Demandado Sergio Jiménez Ruiz, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 7 de diciembre de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de diciembre de 2015. Los Escritos de Contestación a la Demanda fueron presentados ante el Centro el 26 de diciembre de 2015.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 15 de enero de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El presente procedimiento se ha tramitado de forma paralela a otro cuya demanda ha sido presentada por la misma Demandante y en la misma fecha. Se trata de Gedesco Services Spain, S.A.U. c. Ficomsa Servicios Financieros, S.L., Caso OMPI No. D2015-2120, relativo al nombre de dominio <gedescofacil.com>, caso relacionado con el presente, como se verá más abajo, habiendo nombrado el Centro al mismo Experto, quien igualmente ha aceptado, conforme queda dicho en el párrafo anterior.
La Demandante se dedica a la actividad de descuento de pagarés.
La Demandante ha acreditado la titularidad y vigencia de los siguientes registros españoles: Marca nº 2581018 GEDESCO, concedida el 7 de febrero de 2005; Marca nº 2838599 GEDESCO SIOSI CREDIT, concedida el 24 de febrero de 2009; Marca nº 3027412 GEDESCO, concedida el 3 de octubre de 2012; Marca nº 3027423 GEDESCO TU RESPALDO FINANCIERO, concedida el 19 de julio de 2012; Marca nº 2919882 GEDESCO+ES DESCUENTO DE PAGARES, concedido el 1 de julio de 2010; Marca nº 2759034 GEDESCO DESCUENTO DE PAGARES, concedida el 17 de marzo de 2008; y Marca nº 2669788 GEDESCO, concedida el 24 de julio de 2006. La Demandante también acredita la vigencia del Nombre Comercial nº 209584 GEDESCO, S.A., concedido el 15 de octubre de 1997, si bien en el caso de este último registro no consta inscrito en la Oficina Española de Patentes y Marcas el cambio de nombre de la sociedad titular, por lo que no puede ser tenido en consideración.
El Nombre de Dominio fue registrado el 16 de mayo de 2012.
El Nombre de Dominio se encuentra actualmente inactivo.
La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- Que las sociedades Descuenta Fácil y Rápido, S.L. (titular del Nombre de Dominio) y Ficomsa Servicios Financieros, S.L. comparten, además de la sede social, el mismo tipo de actividad comercial y la persona de contacto o representante legal, es decir, Sergio Jiménez Ruiz.
- Que en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Valencia del 20 de octubre de 2015 se publica el nombramiento de Sergio Jiménez Ruiz como apoderado de la sociedad Ficomsa Servicios Financieros, S.L., llamando la atención sobre el hecho de que esta última sociedad comparte con la sociedad Descuenta Fácil y Rápido S.L. (titular del Nombre de Dominio) además de la sede social, el mismo tipo de actividad comercial y la persona de contacto o representante legal, es decir, Sergio Jiménez Ruiz.
- Que su empresa se dedica desde hace años a prestar servicios de descuento de pagarés facilitando liquidez a “pymes” y autónomos, habiendo sido constituida la sociedad el 25 de abril de 2001, y añade que en la actualidad cuenta con una amplia red de delegaciones propias y agentes comerciales repartidos por todo el territorio español, con unas cifras de facturación que han crecido considerablemente durante los últimos años.
- Que se ha mostrado como un referente del sector financiero y ha aparecido de forma reiterada en los principales medios de comunicación españoles, los cuales se han hecho eco de sus campañas comerciales y se han servido de la información de la empresa para generar noticias de interés para el público.
- Que es titular de diversos registros españoles que incluyen la denominación GEDESCO, para distinguir, entre otros, servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios, citando concretamente los siguientes registros: Marca nº 2581018 GEDESCO; Marca nº 2838599 GEDESCO SIOSI CREDIT; Marca nº 3027412 GEDESCO; Marca nº 3027423 GEDESCO TU RESPALDO FINANCIERO; Marca nº 2919882 GEDESCO+ES DESCUENTO DE PAGARES; Marca nº 2759034 GEDESCO DESCUENTO DE PAGARES; Marca nº 2669788 GEDESCO; y Nombre Comercial nº 209584 GEDESCO, S.A.
- Que también posee varias páginas web y nombres de dominio, destacando el nombre de dominio <descuentofacil.es> y la página web “www.gedesco.es”.
- Que la sociedad Demandada es una empresa experta en la financiación del activo circulante para las “pymes” con especialidad en descontar pagarés, por lo que es competencia directa de la Demandante, y opera fundamentalmente en Valencia, lugar de origen de la Demandante.
- Que la marca GEDESCO se reproduce íntegramente en el Nombre de Dominio, creando confusión con las marcas de la Demandante; y añade que lo único que cambia es haber añadido a continuación de dicha denominación el término “fácil”, palabra que carece de carácter distintivo junto a una marca.
- Que GEDESCO no tiene significado en ningún idioma, considerándose como un término de fantasía no asociado a la actividad.
- Que la diferencia antes mencionada no es relevante, puesto que el signo distintivo y renombrado destaca ante el término descriptivo y genérico “fácil”, añadiendo que el hecho de haber incluido íntegramente su marca en el Nombre de Dominio puede llevar a confusión a sus clientes.
- Que si introducimos los términos “gedesco” y “gedesco facil” en uno de los principales motores de búsqueda (Google) todos los resultados incluidos en las primeras páginas están relacionados con la Demandante, siendo éste otro hecho que demuestra el renombre de que goza la marca GEDESCO y concluye que el Nombre de Dominio es tan parecido a la marca GEDESCO que crea confusión.
- Que los Demandados carecen de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y que lo han registrado con la única finalidad de beneficiarse del mismo, alegando en este sentido: i) que no poseen marcas registradas con la denominación GEDESCO FACIL, mientras que no aparece ninguna marca en España (ni marca comunitaria) con la denominación GEDESCO que no pertenezca a la Demandante, según se desprende de las búsquedas cuyo resultado aporta; ii) que la sociedad Demandada pertenece o está relacionada con Ficomsa Servicios Financieros, S.L., sociedad que compite directamente con ella, es decir, con la Demandante; y iii) que no ha sido autorizada por la Demandante para usar la marca GEDESCO ni es licenciataria de la misma.
- Que el Nombre de Dominio ha sido registrado de mala fe y asimismo está siendo utilizado de mala fe por la Demandada, puesto que con este registro se intenta entorpecer y perjudicar la actividad de la Demandante y como evidencia de ello alude al hecho de que la correspondiente página Web carece de contenido.
- Que, con anterioridad a la iniciación de este procedimiento, la Demandante ha intentado solucionar el conflicto de forma amistosa, enviando una carta a la sociedad Demandada el 25 de septiembre de 2015, cuya recepción (de fecha 1 de octubre del mismo año) fue firmada por Sergio Jiménez Ruiz.
- Que la sociedad Demandada opera en el mismo mercado que la Demandante, por lo que el uso de la marca GEDESCO para atraer parte del tráfico de visitas a sus páginas Web podría ser considerado competencia desleal con intención de confundir a los consumidores, lo que evidencia la mala fe de la Demandada.
- Que actualmente se está tramitando un procedimiento judicial ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia, entre las partes, por el uso de la marca GEDESCO como palabra clave en el principal motor de búsqueda Google, aludiendo en este punto a la relación existente entre la sociedad Demandada y Ficomsa Servicios Financieros, S.L. y añadiendo que ambas sociedades vienen utilizando desde hace meses la marca GEDESCO para atraer usuarios - que han realizado una búsqueda de dicha marca - hacia una web de su propia marca, si bien dicho procedimiento judicial no afecta al Nombre de Dominio.
- Que por todo ello considera que es política de la sociedad Demandada y de Ficomsa Servicios Financieros, S.L. utilizar la marca GEDESCO bien para atraer negocio, bien para perjudicar a su directa competencia, a saber, la sociedad Demandante.
- Que la sociedad Demandada es titular del nombre de dominio <gedescofacil.com> que no dispone de contenido.
Finalmente reitera la existencia de una controversia judicial entre las partes ante los Tribunales españoles, aclarando que en dicho procedimiento judicial no se dirime la propiedad del Nombre de Dominio; asimismo informa de que el mismo día en que se presenta la Demanda del presente procedimiento también se presenta una demanda por el nombre de dominio <gedescofacil.com>, antes mencionado.
Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.
Por un lado, la sociedad Descuenta Fácil y Rápido, S.L., en resumen, alega:
- Que el 22 de diciembre de 2015 recibió un correo electrónico de Sergio Jiménez Ruiz, persona totalmente ajena a ella, comunicándole por primera vez que Descuenta Fácil y Rápido, S.L. es titular del registro del Nombre de Dominio y que la Demandante había iniciado un procedimiento contra ella conforme al Reglamento.
- Que Sergio Jiménez Ruiz consta en la base de datos Whois como contacto de su sociedad, para el Nombre de Dominio, si bien con esta persona no tiene ninguna relación laboral ni comercial, ni es apoderado de la misma; y añade que, tal y como alega la Demandante, el citado señor Jiménez trabaja para la sociedad Ficomsa Servicios Financieros, S.L., afirmando que esta última y Descuenta Fácil y Rápido, S.L. son empresas totalmente distintas, que no son socias ni pertenecen al mismo grupo empresarial.
- Que nunca conoció ni participó en la creación y registro del Nombre de Dominio, reiterando que tuvo noticia de su existencia por primera vez al tener conocimiento de la Demanda.
- Que en ningún momento ha actuado en interés o en representación de Ficomsa Servicios Financieros, S.L., reiterando que son sociedades distintas e independientes.
- Que no tiene constancia de que el Nombre de Dominio haya sido utilizado y que en la fecha de su escrito el mismo se encuentra bloqueado, tal y como expone la Demandante.
- Que nunca ha creado y utilizado el Nombre de Dominio de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a cualquier otra página Web y tampoco para que exista confusión con los derechos previos de la Demandante, recordando que la persona que lo creó y registró es ajena a ella y actuó sin su conocimiento.
- Que los datos sobre volumen de negocio de la Demandante avalan que el Nombre de Dominio no ha afectado al buen funcionamiento del negocio de la misma, cuyos ingresos han crecido considerablemente desde el año 2012.
- Que no ha registrado el Nombre de Dominio con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo a la Demandante o a un competidor suyo, puesto que el mismo fue creado y registrado por otra persona totalmente ajena a ella, sin que dicha persona recibiera tal encargo.
- Que no considera probado el interés legítimo de la Demandante para utilizar el Nombre de Dominio, dado que incluye el término “facil”, término idéntico al nombre de la sociedad demandada, añadiendo que la Demandante ha registrado ilegítimamente el nombre de dominio <descuentofacil.es>, muy similar al nombre de dicha sociedad, de donde puede colegirse un ánimo de entorpecer el desarrollo comercial de la misma.
- Que admite, como hecho cierto, que su objeto social coincide en parte con el objeto social de la Demandante.
- Que, a pesar de no haber intervenido de ningún modo en el registro del Nombre de Dominio, se ha de tener en cuenta que uno de los términos que lo componen (“fácil”) coincide con el nombre de su sociedad.
- Que no ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, reiterando de nuevo que la persona que lo registró es totalmente ajena a ella y que dicha persona, según su interpretación, así lo ha reconocido en el correo electrónico del 22 de diciembre de 2015 antes mencionado.
- Que la Demandante no ha probado la utilización del Nombre de Dominio.
- Que en el procedimiento judicial al que alude la Demandante la demandada es Ficomsa, Servicios Financieros, S.L., siendo totalmente ajena a este hecho la sociedad Descuenta Fácil y Rápido, S.L., añadiendo que, al no haber finalizado dicho procedimiento, es imposible alcanzar ninguna conclusión.
- Que ha ofrecido a la Demandante la posibilidad de dar de baja el Nombre de Dominio, sin que esto haya sido aceptado, salvo con determinada condición que, según dice, no es posible cumplir y resulta inadmisible puesto que el posible acuerdo quedaba supeditado al devenir de otro procedimiento judicial en el que no es parte Descuenta Fácil y Rápido, S.L.
- Que desconoce la existencia de otra demanda contra ella por el nombre de dominio <gedescofacil.com>, así como el hecho de que Descuenta Fácil y Rápido, S.L. ostente su titularidad.
Y, por otro lado, Sergio Jiménez Ruiz, en resumen, alega:
- Que no tiene ninguna relación laboral ni es apoderado de Descuenta Fácil y Rápido, S.L., por lo que contesta la demanda en su propio nombre y derecho, a pesar de no ser el titular del Nombre de Dominio, si bien considera que ha sido demandado por ser quien registró el Nombre de Dominio y quien figura como persona de contacto en el registro del mismo.
- Que aunque sea cierto lo alegado por la Demandante, en el sentido de que tiene relación laboral y es apoderado de la sociedad Ficomsa, Servicios Financieros, S.L., sin embargo esta sociedad no ha tenido participación alguna en el registro del Nombre de Dominio, siendo totalmente ajenas a este hecho tanto Ficomsa, Servicios Financieros, S.L. como Descuenta Fácil y Rápido, S.L.
- Que no es la persona de contacto o representante legal de Descuenta Fácil y Rápido, S.L., manifestando expresamente que el registro del Nombre de Dominio se efectuó erróneamente a nombre de dicha sociedad, sin el conocimiento de la misma y sin que fuese notificada al respecto, añadiendo que por este motivo se ha visto obligado a remitirle la Demanda y que la repetida sociedad desconocía la existencia del Nombre de Dominio antes de recibir la citada Demanda.
- Que asume la creación y registro del Nombre de Dominio sin que la sociedad Descuenta Fácil y Rápido, S.L. tuviera conocimiento de este hecho.
- Que cuando se registró el Nombre de Dominio no había sido registrado previamente por la Demandante.
Que en ningún momento se actuó en interés o en representación de Ficomsa, Servicios Financieros, S.L., recordando que esta sociedad también desconocía que había creado y registrado el Nombre de Dominio.
- Que el Nombre de Dominio nunca ha sido utilizado, encontrándose actualmente bloqueado.
- Que carece de capacidad para transferir la titularidad del Nombre de Dominio a la Demandante, puesto que el titular del mismo es Descuenta Fácil y Rápido, S.L.
- Que no ha existido mala fe en el registro del Nombre de Dominio, dado que no se creó con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante, añadiendo que los datos sobre volumen de negocio de la Demandante avalan que el Nombre de Dominio no ha afectado al buen funcionamiento del negocio de la misma, cuyos ingresos han crecido considerablemente desde el año 2012.
- Que no se registró el Nombre de Dominio con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo a la Demandante o a un competidor suyo, reiterando nuevamente en este punto que Descuenta Fácil y Rápido, S.L. desconocía que era la titular del mismo.
- Que no se registró el Nombre de Dominio de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a cualquier otra página Web y tampoco lo ha creado para que exista confusión con los derechos previos de la Demandante, recordando de nuevo que Descuenta Fácil y Rápido, S.L. desconocía ser la titular del Nombre de Dominio, lo que – según dice - viene avalado por el no uso del mismo.
- Que no se ha creado y registrado el Nombre de Dominio para causar confusión a los consumidores, añadiendo que la Demandante no ha probado que se haya utilizado nunca.
- Que el Nombre de Dominio se constituyó y registró sin que Descuenta Fácil y Rápido, S.L. tuviera conocimiento de ello, lo que reitera una vez más en relación con la cuestión de la falta de derechos o intereses legítimos del demandado.
- Que, como trabajador y apoderado de Ficomsa, Servicios Financieros, S.L., niega que Descuenta Fácil y Rápido, S.L. pertenezca o esté relacionada con Ficomsa, Servicios Financieros, S.L., así como que esta última sociedad tuviera conocimiento del registro del Nombre de Dominio, dado que el hecho de crearlo y registrarlo fue una decisión, como ejercicio de experimentación, en la que no intervino la citada sociedad a la que le une una relación laboral.
- Que, respecto a la mala fe, reitera que el Nombre de Dominio nunca ha sido utilizado, así como el hecho de que los datos sobre el volumen de negocio de la Demandante acreditan que no se ha visto perjudicada.
- Que, respecto al procedimiento judicial que menciona la Demandante, recuerda que la demandada en dicho procedimiento es Ficomsa, Servicios Financieros, S.L., añadiendo que no se puede considerar como hecho cierto lo alegado por la Demandante, habida cuenta que el mismo se encuentra pendiente de sustanciación.
- Por último, manifiesta que, a pesar de que interviene en su propio nombre, Ficomsa, Servicios Financieros, S.L. y Descuenta Fácil y Rápido, S.L. son dos mercantiles distintas, que no son socias, ni pertenecen a un mismo grupo.
I. Otros procedimientos judiciales
Las Partes han alegado que existen diversos procesos judiciales en marcha, si bien ninguno de ellos versa sobre la titularidad del Nombre de Dominio. A la vista de tales alegaciones y de lo previsto en el artículo 11 del Reglamento, este Experto decide la continuidad del presente procedimiento. 1
II. Identidad de la parte Demandada
La Demandante, al presentar la Demanda de este procedimiento, y más concretamente en el encabezamiento de la misma, señala como demandado - de forma un tanto ambigua - la sociedad titular del Nombre de Dominio (Descuenta Fácil y Rápido, S.L.) y añade el nombre de la persona que consta como contacto administrativo del mismo (Sergio Jiménez Ruiz), así como una cuenta de correo ([…]@ficomsa.com) que aparece como dirección para dirigir el correo electrónico al mencionado contacto administrativo, es decir, Sergio Jiménez Ruiz, según consta en el expediente administrativo, habiendo sido confirmada esta información mediante la oportuna comunicación de Red.es al Centro.
Más adelante (párrafo II.B de la Demanda) cuando la Demandante se refiere al demandado - para cumplir con las previsiones del Reglamento (artículos 2 y 13(b)(iv) - añade de nuevo, a continuación del nombre de la sociedad titular del Nombre de Dominio, el nombre del referido contacto administrativo y toda la información que dice conocer sobre la manera de ponerse en contacto con el demandado.
Tanto la sociedad Descuenta Fácil y Rápido, S.L. (titular del Nombre de Dominio) como Sergio Jiménez Ruiz han presentado por separado sendos escritos contestando a la Demanda y admitiendo su condición de “demandado”. Por consiguiente, el Experto considera que ambos han de ser considerados Demandados en el presente procedimiento, entendiendo que esta decisión es conforme con el Reglamento.
7.1. Reglas aplicables
Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las Partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo la terminación “.es” y del propio Reglamento.
El Experto también tendrá en cuenta las leyes y los principios generales del derecho español y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, en vista de que el Reglamento es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” en inglés), el Experto tendrá en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las decisiones emitidas en virtud del Reglamento y la Política UDRP.
7.2. Presentación de escritos adicionales
Constan en el expediente escritos extemporáneos presentados por las Partes.
El artículo 18 del Reglamento, en sus letras b) y d), establece que el Experto resolverá sobre la admisibilidad de las pruebas y de documentos adicionales que las Partes estén interesadas en aportar al procedimiento en cualquier fase del mismo.
En la doctrina del Centro se han establecido diversas pautas para determinar si las alegaciones o documentos no solicitados por el Experto deben ser admitidos o rechazados, teniendo siempre en cuenta que las partes en el procedimiento deben ser tratadas de forma ecuánime, de modo que cada una de ellas tenga las mismas oportunidades, y que sólo en circunstancias excepcionales se aceptará la presentación de escritos adicionales no solicitados (véase, por ejemplo, Fundación de Ferrocarriles Españoles c. Asoc. Vías Verdes, Caso OMPI No. D2007-1442; o Silicalia, S.L. y Mármol Compac, S.A. c. Rafael Leal Paniagua (Coveless Ingeniería, S.L.L.), Caso OMPI No. DES2008-0017).
En el presente caso el Experto decide no tener en consideración dichos escritos, principalmente, porque su contenido no afecta a los fundamentos de las conclusiones que se exponen seguidamente.
7.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que un nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el demandante tiene derechos previos; 2) que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.
7.3. A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
El Artículo 2 del Reglamento define como “derechos previos”, entre otros, los nombres comerciales y las marcas registradas con efectos en España. Como queda detallado en el párrafo 4 (Antecedentes de Hecho), la Demandante ha acreditado tales derechos sobre la marca GEDESCO (y otras marcas que consisten en esa misma denominación “Gedesco” con diversos términos o elementos añadidos a la misma, todos ellos genéricos o descriptivos).
En el presente caso, para cumplir con el requisito exigido por el Reglamento, basta con tener en consideración los registros de la marca GEDESCO, es decir, no es necesario recurrir a los restantes registros derivados de aquéllos; y al compararlos con el Nombre de Dominio se puede afirmar la existencia de riesgo de confusión, dado que el Nombre de Dominio consiste en esa misma denominación a la que tan solo se le ha añadido la palabra “facil”, término claramente descriptivo o evocativo que no permite una suficiente diferenciación de GEDESCO. Asimismo, el riesgo de crear confusión en este caso también puede producirse por asociación, pues cabe interpretar que se trata de otro signo derivado de la marca GEDESCO, de tal modo que puede establecerse una falsa asociación o conexión entre la Demandante y el Nombre de Dominio. Por último, es obvio que resulta irrelevante en este caso el dominio correspondiente al código de país “.es” a efectos comparativos.
Existen numerosas decisiones en las que los expertos bajo la UDRP o el Reglamento han mantenido esta tesis en casos parecidos, afirmando que si un nombre de dominio integra en su totalidad la marca del demandante existe riesgo de confusión, en particular cuando los términos añadidos al mismo carecen de distintividad.
Además, en el presente caso procede hacer las siguientes consideraciones:
i. GEDESCO es un término de fantasía y no es susceptible de asociación con la actividad y/o servicios que con él se distinguen, es decir, no es un término evocativo de los mismos. Por este motivo, cabe afirmar que se trata de una marca que goza de una fuerte carga de distintividad;
ii. GEDESCO puede calificarse como marca notoria en el sector, a la vista de la documentación aportada por la Demandante respecto a la implantación y difusión de la misma durante los últimos años; teniendo en cuenta también que los Demandados no han rebatido las alegaciones formuladas en la Demanda al respecto - donde incluso se emplea el calificativo de renombrada -, y el hecho de que al propio Experto le consta dicha notoriedad, debido fundamentalmente a la aparición intensiva de publicidad que sobre ella aparece en Internet; y
iii. El riesgo de confusión por asociación aumenta por tratarse de marca notoria en el sector al que pertenecen tanto la Demandante como la sociedad Demandada.
Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.
7.3. B. Derechos o intereses legítimos
Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde a la Demandante probar que los Demandados no ostentan derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponda a la Demandante la carga de la prueba, basta que ésta haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie - lo que efectivamente sucede en el presente caso - para que dependa de los Demandados demostrar lo contrario.
Se ha venido señalando una serie de criterios para determinar si se cumple este requisito. Así, en numerosas decisiones anteriores emitidas bajo el Reglamento, se hace referencia a los siguientes criterios o circunstancias:
- Haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.
En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo de los Demandados sobre el Nombre de Dominio. Los Demandados no alegan ni prueban la existencia de derecho alguno sobre la denominación “gedescofacil”, si bien difícilmente habría podido justificar como casual la elección de una denominación que comprende íntegramente la marca GEDESCO, dada la distintividad que ésta presenta. Recordemos lo dicho anteriormente en el sentido de que GEDESCO es un término de fantasía, que no es susceptible de asociación con la actividad y/o servicios que con él se distinguen y que no es un término evocativo de los mismos.
La sociedad Demandada alega que no considera probado el interés legítimo de la Demandante sobre el Nombre de Dominio porque incluye el término “facil”, el cual forma parte de su denominación social.
Asimismo considera ilegítimo el registro del nombre de dominio <descuentofacil.es> por parte de la Demandante. Sin embargo, parece olvidar que los términos genéricos o descriptivos, aisladamente considerados, carecen de distintividad y, por tanto, pueden ser usados por cualquiera que precise hacer referencia a esa cualidad del servicio que presta, a menos que concurran circunstancias especiales. En cualquier caso, si la sociedad Demandada considera que es ilegítimo el registro del referido nombre de dominio, no es éste el procedimiento apropiado para impugnarlo.
Recordemos que la sociedad Demandada también ha alegado, aunque sin probarlo, que ha ofrecido a la Demandante la posibilidad de dar de baja el Nombre de Dominio, si bien no ha sido posible un acuerdo por determinados motivos. Cabría interpretar esta alegación como un reconocimiento implícito de que no posee ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.
Por su parte, el Demandado Sergio Jiménez Ruiz se limita a reiterar que asume la creación y registro del Nombre de Dominio sin que la sociedad Demandada tuviera conocimiento de este hecho. Es decir, ninguna de sus alegaciones hacen referencia a la existencia de derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio.
Cabe concluir por todo ello que los Demandados carecen de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, que el registro del mismo se realizó con pleno conocimiento de la existencia de la marca notoria GEDESCO y que con dicho registro tan sólo se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la misma.
Por todo lo que antecede, este Experto considera que se cumple el segundo requisito del Reglamento.
7.3. C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe
El mero hecho de que GEDESCO sea una marca notoria en el sector, sin olvidar que tanto la sociedad Demandada pertenece al mismo sector en el que presta sus servicios la Demandante como que el Demandado Sergio Jiménez Ruiz mantiene una relación laboral y es apoderado de Ficomsa, Servicios Financieros, S.L. (perteneciente también al mismo sector), ya podría ser suficiente para presumir la mala fe en el registro del Nombre de Dominio, pues presumiblemente se conocía la existencia de la marca GEDESCO en el momento del registro del Nombre de Dominio y - como queda dicho - con dicho registro probablemente se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la citada marca.
En efecto, la Demandante ha probado la notoriedad de la marca GEDESCO y recordemos que la notoriedad o renombre de la marca es un factor importante para determinar el conocimiento previo de la misma por parte de quien ha registrado un nombre de dominio; asimismo se ha de recordar que este tipo de marcas gozan de una especial protección o protección reforzada.
La vigente Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) prohíbe expresamente ese aprovechamiento indebido. En efecto, conforme al Artículo 34 de dicha Ley, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (artículo 34.3.e de la Ley de Marcas española).
Como queda dicho en el párrafo 3, este Experto también ha tenido conocimiento del expediente correspondiente al Caso OMPI No. D2015-2120 relativo al nombre de dominio <gedescofacil.com>, en el que coincide la Demandante, si bien no coincide la parte Demandada puesto que no consta como titular del citado nombre de dominio. Por este motivo, la demandada en el Caso OMPI No. D2015-2120 es Ficomsa Servicios Financieros, S.L., sociedad con idéntico domicilio social al de la sociedad Demandada en este procedimiento. Sergio Jiménez Ruiz ha confirmado al contestar a la Demanda que es apoderado de Ficomsa Servicios Financieros, S.L., al tiempo que afirma no tener ninguna relación laboral con Descuenta Fácil y Rápìdo, S.L., sociedad Demandada en este procedimiento por ser la titular del Nombre de Dominio.
Pues bien, a pesar de que el Demandado, Sergio Jiménez Ruiz, afirma que nada tiene que ver con la sociedad Demandada, lo cierto es que él fue quien gestionó el registro del Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento y el del citado nombre de dominio <gedescofacil.com> el mismo día (16 de mayo de 2012), facilitando en ambos casos idénticos datos para contactar con él, como por ejemplo la misma dirección de correo y de correo electrónico de Ficomsa Servicios Financieros S.L. o el mismo teléfono.
Los Demandados basan la ausencia de mala fe en alegaciones que, consideradas en su conjunto, permiten deducir que el Demandado, Sergio Jiménez Ruiz, ha decidido asumir la responsabilidad de todo lo sucedido, ya que su defensa se basa en reconocer que fue él quien creó el Nombre de Dominio, quién lo registró y quien lo ha mantenido en secreto hasta que se vio obligado a poner en conocimiento de la sociedad Demandada la Demanda. Es decir, trata de exculpar a ambas sociedades, insistiendo una y otra vez en que nada sabían de la existencia del Nombre de Dominio, llegando incluso a afirmar que el hecho de crearlo y registrarlo fue una especie de experimento propio y que se efectuó erróneamente a nombre de la sociedad Demandada, sin el conocimiento de la misma y sin que fuese notificada al respecto. Por su parte, la sociedad Demandada intenta también justificar la ausencia de mala fe por ese mismo motivo, entre otros.
Sin embargo, dadas las circunstancias, no resulta creíble la versión de los Demandados. Además, fue precisamente el Demandado la persona que recogió el requerimiento que remitió la Demandante a la sociedad Demandada, tal y como consta probado. La lógica de las cosas más bien permite concluir que, aunque la sociedad Demandada no hubiese sido informada por el Demandado del registro del Nombre de Dominio, el requerimiento debió ser entregado a quien se debía ocupar de que llegara a su destinatario y que, por tanto, la sociedad Demandada pudo entonces, como tarde, conocer la existencia del Nombre de Dominio. Sin embargo, los Demandados nada dicen acerca de este requerimiento, aunque han tenido acceso al mismo y a su contenido por haber sido aportado por la Demandante.
Actualmente, el Nombre de Dominio se encuentra inactivo. Sin embargo, en el referido requerimiento consta la prueba de que el Nombre de Dominio estaba siendo usado en aquellas fechas (el requerimiento fue entregado el 1 de octubre de 2015), a pesar de que los Demandados alegan que no ha habido ningún uso del mismo. En este documento consta la reproducción de la página Web a la que daba acceso el Nombre de Dominio, a saber, una página donde se ofrecían los servicios de la sociedad Demandada. Esta prueba no ha sido negada por los Demandados.
También consta en el expediente la información facilitada por Red.es - justo al día siguiente de la presentación de la Demanda y, por tanto, antes de que la misma fuese notificada a los Demandados - en el sentido de que el Nombre de Dominio se encontraba “activado” en esa fecha (24 de noviembre de 2015). En resumen, hay prueba suficiente para concluir que sí se ha usado el Nombre de Dominio con anterioridad a la fecha de notificación de la Demanda y que tal uso se hacía en beneficio de la sociedad Demandada.
Podría incluso contemplarse un escenario en el que la sociedad Demandada nada supiera de todo lo sucedido en relación con el Nombre de Dominio antes de conocer la Demanda. En tal caso tampoco ha obrado de buena fe al contestar a la misma incurriendo en importantes contradicciones. Sin embargo, habría tenido la oportunidad de demostrar su buena fe simplemente allanándose y manifestando o explicando de algún modo que no era su intención perjudicar los intereses de un competidor, la sociedad Demandante, la cual incluso se ha visto obligado a iniciar este procedimiento, y habría anunciado la adopción inmediata de las medidas oportunas contra Sergio Jiménez Ruiz, la persona que asume haber registrado el Nombre de Dominio, designándole como titular, sin su autorización y sin haberle informado de ello durante el tiempo transcurrido desde el registro (16 de mayo de 2012) hasta que (dicha persona) decide remitirle la Demanda, teniendo en cuenta que Sergio Jiménez incluso viene a asumir de forma implícita que no le hizo entrega de un requerimiento formal que le fue remitido a su nombre, por burofax, certificado y con acuse de recibo; todo ello, con el consiguiente perjuicio, no solo para la Demandante, sino también para ella misma.
Por consiguiente, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <gedescofacil.es> sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz López
Experto
Fecha: 28 de enero de 2016
1 En este sentido véase la Sinopsis de las opiniones de los grupos de Expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”) párrafo 4.14.