La Demandante es TOI TOI Sanitarios Móviles, S.A., con domicilio en Olesa de Montserrat, Barcelona, España, representada por Fornesa Abogados, España.
El Demandado es Iñaki Chong Fernández, con domicilio en Benicasim, Castellón, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <polyklyn.es>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es OVH HISPANO.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 7 de abril de 2017. El 10 de abril de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de abril, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de abril de 2017. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de mayo de 2017. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 15 de mayo de 2017.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 26 de mayo de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante es una empresa dedicada al alquiler de instalaciones sanitarias. En el año 2015 adquirió la unidad de negocio de dicha actividad a la mercantil Poly-klyn,S.L. Esta adquisición comprendió todos los derechos de propiedad industrial que más abajo se describen:
La Demandante es titular de las siguientes marcas.
|
OFICINA |
MARCA |
Nº de Registro |
Fecha de Registro |
|
OEPM |
POLY-KLYN PK POLYKLYN |
2363599 |
20 de junio de 2001 |
|
OEPM |
POLY KLYN |
3097055 |
21 de mayo de 2014 |
|
OEPM |
POLY-KLYN |
3034476 |
3 de diciembre de 2012 |
|
EUIPO |
PK POLY-KLYN |
6007694 |
24 de octubre de 2009 |
|
EUIPO |
POLY KLYN |
12279915 |
8 de mayo de 2014 |
|
EUIPO |
POLY-KLYN |
10943041 |
1 de noviembre de 2012 |
El nombre de dominio en disputa <polyklyn.es> se registró con fecha de 5 de octubre de 2006 y dirige a una web que ofrece los servicios propios del agente registrador.
La Demandante considera que existe identidad total y absoluta entre las marcas de su titularidad y el nombre de dominio en disputa. Por ello entiende que existe un riesgo cierto de confusión en el público consumidor respecto del origen o pertenencia del nombre de dominio en disputa.
Manifiesta que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre la denominación "poly klyn". Así fundamenta su alegación en la convicción de que la adquisición del nombre de dominio en disputa <polyklyn.es> responde a una intención de venta del nombre de dominio en disputa o de un aprovechamiento del prestigio y buena reputación de la marca POLY KLYN.
Aporta la Demandante sendos requerimientos dirigidos al anterior y actual titular del nombre de dominio en disputa <polyklyn.es> de fecha 17 de junio de 2015 y 22 de febrero de 2016. En el primer requerimiento la Demandante solicita el cese en el uso y la cancelación del nombre de dominio en disputa, en el requerimiento remitido el 22 de febrero de 2016 se solicita el cese en el uso y la transferencia del nombre de dominio en disputa con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Marcas. Asimismo, en el primero de los requerimientos se solicita la interrupción del redireccionamiento efectuado a la web "www.weekclean.com" así como el cese en la utilización de "keywords" o etiquetas en el código fuente de dicha web consistentes en el término "poly klyn".
Por lo demás, mantiene la Demandante que el registro y uso del nombre de dominio en disputa <polyklyn.es> por el Demandado es de mala fe en base a la ausencia o falta de interés legítimo sobre el mismo así como por el hecho de tener conocimiento de los derechos prioritarios de la Demandante como lo demuestra el requerimiento efectuado al Demandado con fecha de 22 de febrero de 2016.
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumple con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: "El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes", en su artículo 20a) que: "El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento", y en su artículo 20b) que: "El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes".
Con todo y antes de proceder al análisis de los tres requisitos, el Experto quiere hacer notar que el Reglamento se encuentra inspirado en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("Política UDRP"). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y resumidas en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0").
Conforme al artículo 2 del Reglamento se entenderá por Derecho Previos, entre otros, las "marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España". La demostración de la titularidad de las marcas POLY KLYN españolas y de la Unión Europea efectuada por la Demandante cumple con lo exigido.
Hacemos notar que existen pequeñas o leves diferencias entre el portfolio de marcas propiedad de la Demandante. No obstante, a efectos del primer requisito entendemos que lo procedente es realizar la comparación entre el nombre de dominio en disputa <polyklyn.es> y la marca POLY KLYN, habida cuenta de su identidad. Igualmente, hacemos notar que la comparación de este primer requisito se realizara sin tener presente las fechas del registro de la marca y el nombre de dominio. Ver Madrid 2012, S.A. v. Scott Martin-MadridMan Websites, Caso OMPI No. D2003-0598, y WGCZ S.R.O. c. E. A. G., Caso OMPI No. DES2016-0022.
Por lo demás y de manera general en el referido análisis no se tiene en cuenta el dominio de primer nivel del nombre de dominio en disputa, en este caso ".es". Ver SKECHERS U.S.A., INC. II c. Song Qiuxiang Caso OMPI No. DES2017-0002.
Por tanto, el Experto aprecia la existencia de identidad entre el Derecho Previo y el nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el Experto declara cumplido el primero de los requisitos.
La Demandante fundamenta este segundo requisito en la intención del Demandado de proceder a la venta del nombre de dominio en disputa o, alternativamente, en el interés del Demandado de aprovecharse de la reputación de la marca POLY KLYN. Igualmente, aporta la Demandante copia de sendos requerimientos efectuados tanto al anterior como al actual titular del nombre de dominio en disputa.
Sin embargo, de los referidos requerimientos no se infiere vínculo entre las partes del procedimiento o autorización de uso al Demandado.
También ha podido comprobar este Experto como el nombre de dominio en disputa dirige a una web que ofrece los servicios propios del agente registrador OVH.
En consecuencia, con estos indicios aportados por la Demandante podemos, en principio, calificar prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.
En estas circunstancias, es doctrina mayoritaria que cuando una demandante ha demostrado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del demandado le corresponde al demandado la presentación de las alegaciones apoyada por las correspondientes pruebas para establecer sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Ver párrafo 2.1. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
No obstante, el Demandado no se ha personado en el procedimiento y consecuentemente no ha refutado las alegaciones y evidencias de falta de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Además, resulta que en el expediente no existen indicios que pudieran llevar a concluir a este Experto la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado.
Considerando lo anterior, el Experto concluye que la Demandante ha probado la concurrencia del segundo de los requisitos establecidos por el Reglamento.
El tercero de los requisitos del Reglamento se refiere a la exigencia de que la Demandante pruebe que el Demandado registró o utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Por lo que se refiere al registro, existen varias circunstancias a tener presente en la valoración de este requisito. Por una parte, el más que probable conocimiento previo por el Demandado de los derechos de la Demandante. Así cabe deducirlo a la vista de la peculiar combinación de letras que crea un término como "polyklyn" que carece de significado propio. De otra parte, la íntegra reproducción del término "polyklyn" en que consiste la marca. En consecuencia, el Experto considera que el Demandado habría registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Adicionalmente, la falta de personación del Demandado en el procedimiento y por tanto la ausencia de pruebas que pudieran apoyar un registro de buena fe y, finalmente, el hecho de que se ha llegado a la conclusión en el apartado anterior de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.
También cabría hacer referencia al uso del nombre de dominio en disputa. Como ha quedado probado consiste en una página web donde aparece publicidad comercial de los servicios del agente registrador OVH. Este uso no puede considerarse como de buena fe en la medida que supone una apropiación de la reputación de la marca de la Demandante o cuanto menos una práctica que puede confundir al usuario de Internet en cuanto al origen del nombre de dominio en disputa, especialmente dada la identidad con la marca.
En definitiva, considera el Experto que la Demandante ha demostrado que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa <polyklyn.es> son de mala fe a los efectos del Reglamento.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <polyklyn.es> sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 10 de junio de 2017