Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Marielle Global Limited / Addison Global Limited c. D. Roberto Calo
Caso No. DES2018-0047
1. Las Partes
Las Demandantes son Marielle Global Limited con domicilio en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas / Addison Global Limited con domicilio en Gibraltar, representadas por Hoyng Rokh Monegier Spain LLP, España.
El Demandado es D. Roberto Calo, con domicilio en Cádiz, España, representado por De Felipe Abogados, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <moplay.es>.
El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es Namecase.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de diciembre de 2018. El 20 de diciembre de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 26 de diciembre de 2018, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto señalados en la Demanda.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de diciembre de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de enero de 2019. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 17 de enero de 2019.
El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como Experta el día 29 de enero de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 8 de febrero de 2019, las Demandantes presentaron ante el Centro documentación adicional no solicitada. Asimismo, el 19 de febrero de 2019, el Demandado presento ante el Centro documentación adicional no solicitada.
4. Antecedentes de Hecho
De conformidad con la información que ha sido aportada al presente procedimiento, Addison Global Limited explota un sitio web de juegos de azar y apuestas, ejerciendo su actividad bajo la denominación “moplay”.
Marielle Global Limited es titular de diversas marcas que protegen la denominación “moplay” según se acredita en el Anexo 4 de la Demanda, entre las cuales está: (i) el registro de marca de la Unión Europea No. 016981961 para distinguir productos de la clase 41, con fecha de concesión 6 de noviembre de 2017; (ii) el registro de la marca de la Unión Europea No. 17633331 para distinguir productos de la clase 41, registrada el 4 de mayo de 2018; el registro de la marca de la Unión Europea No. 017633363 registrada el 4 de mayo de 2018 para distinguir productos de la clase 41 y; el registro de la marca de la Unión Europea No. 017633413 para distinguir productos de la clase 41, registrada el 4 de mayo de 2018, estando todas ellas vigentes en la actualidad y licenciadas a Addison Global Limited según indican las Demandantes (en adelante, conjuntamente, las “Marcas MOPLAY”).
El Nombre de Dominio fue registrado el 15 de febrero de 2018, tal y como han acreditado las Demandantes (vid. Anexo 1 de la Demanda).
La página web alojada en el Nombre de Dominio contiene un portal de venta de juguetes infantiles.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandantes
En su Demanda, las Demandantes argumentan que el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado reviste un carácter especulativo por los siguientes motivos:
A. El Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a las Marcas MOPLAY.
Las Demandantes son titulares/licenciatarias de las Marcas MOPLAY y emplean nombres de dominio que contienen el término “MOPLAY” (vid. Anexos 3 y 4 de la Demanda).
Los Demandantes identifican sus servicios consistentes en un portal en línea de juegos de azar y apuestas bajo las Marcas MOPLAY.
En este sentido, las Demandantes alegan que las Marcas MOPLAY se encuentran contenidas en su totalidad y de forma exclusiva en el Nombre de Dominio, produciéndose confusión entre los signos y provocando que se perciban como uno mismo, no respetándose sus derechos anteriores.
B. El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio puesto que:
El Demandado no posee ninguna marca concedida sobre la denominación “moplay”, ni dispondría de ningún derecho que le permita el uso de la denominación “moplay” en el Nombre de Dominio.
En la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) consta la solicitud de una marca española mixta que contiene la denominación “moplay.es” (marca española No. 3731354), solicitada para productos de la clase 28 a nombre de la Sra. María Shabdurasuloba. Dicha marca no ha sido todavía concedida porque las Demandantes se han opuesto a su registro. Según las Demandantes, la titular de dicha marca está vinculada al Demandado porque el Demandado y la Sra. María Shabdurasuloba comparten la misma dirección de contacto (vid. Anexos 6 y 9 de la Demanda).
El Demandado no está vinculado de ninguna manera a las Demandantes ni cuenta con su consentimiento, autorización o licencia para el uso de las Marcas MOPLAY.
C. El Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe, dado que:
El Demandado, en el momento del registro del Nombre de Dominio, trabajaba en Nektan Plc, un desarrollador de contenido de juegos de azar para móviles, registrando el Nombre de Dominio el 15 de febrero de 2018 (vid. Anexos 1 y 6 de la Demanda), siendo esta fecha posterior a la del registro de las Marcas MOPLAY.
Las Demandantes tuvieron conocimiento de la existencia del Nombre de Dominio con motivo de la revisión de sus nombres de dominio. Mark Henrich (“D. Henrich”), Director Jurídico de una de las Demandantes (Addison Global Limited) se puso en contacto con Nektan Plc para mostrarle su malestar con el registro del Nombre de Dominio por uno de sus empleados.
Posteriormente, el 26 de junio de 2018, el abogado del Demandado se puso en contacto con D. Henrich para negociar el precio de adquisición del Nombre de Dominio y otro similar <moplay.eu>. El 2 de julio de 2018 D. Henrich recibió una oferta de venta por parte del abogado del Demandado, dicha oferta de venta ascendía a GBP 25.000 y suponía la venta del Nombre de Dominio y <moplay.eu> a las Demandantes (vid. Anexo 6 de la Demanda).
El 6 de julio de 2018, el abogado de las Demandantes mandó una carta a los abogados del Demandado rechazando la oferta de venta del Nombre de Dominio (vid. Anexo 7 de la Demanda). El 12 de julio de 2018, D. Henrich recibió una llamada de los abogados del Demandado en la que le informaban de que el Demandado había recibido una oferta por la venta del Nombre de Dominio y <moplay.eu> por GBP 20.000, pero que prefería vendérselo a las Demandantes por GBP 25.000. En dicha llamada, D. Henrich confirmó el rechazo inicial de la oferta de venta (vid. Anexo 6 de la Demanda).
El 6 de septiembre de 2018, D. Malvolm Campbell (Director de Compliance de Nektan Plc) envió un correo electrónico a D. Henrich en el que le informaba que el Demandado les había prometido entregar el Nombre de Dominio a las Demandantes como un gesto de profesionalidad y que tenía serias dudas acerca de la veracidad del contenido web que se aloja en el Nombre de Dominio (vid. Anexo 6 de la Demanda).
En la página web alojada en el Nombre de Dominio se emplea la marca solicitada “moplay.es” (marca española No. 3731354) la cual no ha sido todavía concedida por la OEPM. Dicha marca no ha sido solicitada por el Demandado sino por Dña. María Shabdurasuloba, la cual parece tener relación con el Demandado dada la coincidencia de dirección de contacto (vid. Anexos 6 y 9 de la Demanda). Dicha web parece fraudulenta dado que (i) no consta que haya métodos de pago disponibles, (ii) todos los importes figuran en dólares americanos, no pudiendo enviarse los productos comprados a los Estados Unidos de América, (iii) las ventas que figuran en la web suponen un volumen de 10.000 envíos al mes, lo cual contrasta con la juventud de la página web, la ausencia de método de pago y de opciones de envío, y (iv) las imágenes de los empleados que figuran en la web aparecen en distintas páginas de terceros que no parecen guardar relación alguna con el Demandado (vid. Anexo 6 de la Demanda).
B. Demandado
En su Contestación a la Demanda, el Demandado argumenta que el registro del Nombre de Dominio no ha sido registrado de mala fe por los siguientes motivos:
- El Demandado afirma que al tiempo de registrar el Nombre de Dominio no tenía conocimiento de la existencia de ninguna web con la denominación “moplay”.
- Desde finales de 2017, el Demandado ha realizado preparativos para el inicio de un negocio online relacionado con la venta de juguetes y ropa infantil.
- La elección de la denominación “moplay” para distinguir el negocio del Demandante se debe a que se traduce por el significado fonético de “mo” – “play”, que significa “más” “juego”.
- A finales de julio de 2018 comenzó a funcionar el sitio web que se aloja en el Nombre de Dominio, el cual tiene como finalidad la venta de ropa y juguetes infantiles en España.
En junio de 2018, el Demandado fue contactado por una de las Demandantes exigiendo que transfiriese el Nombre de Dominio sin que se acreditara los derechos previos que sustentaban dicha petición. Dicho contacto tuvo lugar siete meses después de que el Demandado tuviese interés en la puesta en marcha de su negocio (vid. Anexos 1 y 5 de la Contestación).
El Demandado trasladó a las Demandantes su conformidad con la transmisión del Nombre de Dominio a cambio de una indemnización por daños y perjuicios dado el tiempo y esfuerzo dedicado en la construcción de su página web. Las Demandantes accedieron. El Demandado propuso un precio de GBP 20.000 a cambio de la transmisión del Nombre de Dominio y <moplay.eu>. El 3 de agosto de 2018 una de las Demandantes contestó por escrito a los abogados del Demandado rechazando la oferta de transmisión de los nombres de dominio.
El Demandado, por medio de una delegada suya: Dña. María Shabdurasuloba, ha solicitado el registro de dos marcas españolas: la marca española mixta No. 3731354 “moplay.es” para productos de la clase 28, solicitada el 8 de agosto de 2018 (vid. Anexo 4 de la Contestación), y la marca española mixta No. 3747242 “moplay.es” para productos de la clase 25, solicitada el 5 de diciembre de 2018 (vid. Anexo 5 de la Contestación) (en adelante y de forma conjunta, “Solicitudes de Marca del Demandado”).
El Demandado dirige su actividad a una audiencia y un territorio de mercado diferente al de las Demandantes. Mientras que las Demandantes se dedican al juego online, el Demandado se dedica a la venta de ropa y juguetes infantiles en el mercado español.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento, la Experta decidió no admitir la nueva documentación adicional presentada por las Demandantes con fecha 8 de febrero de 2019, ni lo que parece ser una réplica por la Demandada en forma de comunicación adicional presentada el 19 de febrero de 2019, considerando que no se ha logrado demostrar su relevancia para el presente caso, ni se ha establecido circunstancia excepcional que permita la extemporaneidad de las presentaciones o la razón por la cual dicha información no pudo ser presentada inicialmente en la Demanda o en el Escrito de Contestación según corresponde. De igual manera, la Experta ha revisado dichas comunicaciones adicionales y considera que, aunque hubiera sido admitida la nueva documentación no afectaría sus conclusiones sobre el presente caso.
De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, las Demandantes deben acreditar que los siguientes tres elementos concurren con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio:
1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; y
2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
A continuación, en vista de las alegaciones y evidencias presentadas por las Demandantes y Demandado, se pasan a analizar cada uno de los anteriores requisitos en relación con el Nombre de Dominio que nos ocupa.
Antes de proceder al análisis de los tres requisitos, la Experta quiere hacer notar que dadas las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”), a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y a la doctrina recogida en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que los Demandantes alegan poseer Derechos Previos
Para que un nombre de dominio sea considerado abusivo, debe ser idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos.
En el caso que nos ocupa, las Demandantes han acreditado que poseen Derechos Previos sobre diversas marcas con efectos en España que protegen el término “moplay” (vid. Anexo 4 de la Demanda), referidos en la sección 4 de la presente Decisión.
Entrando a valorar la similitud entre las Marcas MOPLAY de las Demandantes y el Nombre de Dominio, la Experta nota que la comparación debe hacerse, de manera general, prescindiendo del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es” por resultar irrelevante al tratarse de un requisito técnico para el registro del Nombre de Dominio y no sirviendo para distinguir el Nombre de Dominio de otros nombres de dominio. En este sentido se han pronunciado otros expertos en Automobiles Peugeot c. Wang Liqun, Caso OMPI No. DES2018-0002 y Etude Corporation c. Miguel Ángel Grandia Ruiz, Caso OMPI No. DES2018-0020.
Así, de una comparación entre el Nombre de Dominio y las Marcas MOPLAY, la Experta considera que existe una similitud confusa, ya que el Nombre de Dominio reproduce íntegramente las Marcas MOPLAY. Así, la inclusión completa de una marca registrada en un nombre de dominio puede ser suficiente para considerar la existencia de identidad. En este sentido, puede señalarse la decisión Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v. Vladimir Ulyanov, Caso OMPI No. D2011-2147.
A la luz de lo anterior, la Experta considera que las Demandantes han acreditado el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos necesarios para un demandante prevalezca en su pretensión es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Las Demandantes son quienes tienen la carga de probar que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Al tratarse de una prueba negativa muy complicada de satisfacer, se considera suficiente que las Demandantes, con los medios de prueba que tienen a su alcance, aporten indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.
En este sentido véanse anteriores resoluciones, tales como el caso LEGO Juris A/S v. DomainPark Ltd, David Smith, Above.com Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master, Caso OMPI No. D2010-0138; AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas v. Guillermo Lozada, Jr., Caso OMPI No. D2005-0485; Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Caso OMPI No. D2003-0455; y Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Caso OMPI No. D2004-0110.
Atendiendo a las evidencias y alegaciones efectuadas por las Demandantes, el Demandado no dispondría de derechos o intereses legítimos que le amparen en el uso de la Marcas MOPLAY en el Nombre de Dominio. Si bien es cierto que el Demandado ha solicitado dos marcas con la denominación “moplay.es” (vid. Anexos 4 y 5 de la Contestación y Apartado 5 de esta Decisión), lo cierto es que las Solicitudes de Marca del Demandando (i) no se encuentran concedidas y, (ii) no estaban presentadas en el momento de registrar el Nombre de Dominio.
De acuerdo a la prueba aportada por ambas partes, el Nombre de Dominio fue registrado el 15 de febrero de 2018, contando las Demandantes con al menos una de las Marcas MOPLAY registrada con anterioridad (vid. Anexo 4 de la Demanda y Apartado 5 de esta Decisión). El Demandado alega que inició los trámites para la puesta en marcha de su negocio con anterioridad al registro de las Marcas MOPLAY, ahora bien, de la prueba aportada por el Demandado (vid. Anexo 1 de la Contestación) solo se aprecia que se puso en contacto con un proveedor de nombres de dominio el 23 de diciembre de 2017, pero no que estuviese interesado en registrar el Nombre de Dominio o cualquier otro que contuviese el término “moplay” en esa fecha. Fecha esta que seguiría siendo posterior al registro de una de las Marcas MOPLAY, en concreto la marca de la Unión Europea No. 16981961, registrada el 6 de noviembre de 2017 (vid. Anexo 4 de la Demanda).
Tampoco se cumple ninguna de las circunstancias que se exponen, a modo enunciativo, en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ya que el Demandado, antes de la notificación de las Demandantes, no ha acreditado haber usado el Nombre de Dominio o el nombre correspondiente al Nombre de Dominio en relación a una oferta de buena fe de bienes o servicios; tampoco ha sido comúnmente conocido por Nombre de Dominio ni ha realizado un uso legítimo o no comercial del Nombre de Dominio sin intención de atraer a los consumidores con fines comerciales.
Las Demandantes han probado que el Nombre de Dominio alberga una página web para la venta de juguetes infantiles que parece no estar operativa puesto que (i) no hay método de pago asociado a la página web, (ii) todos los importes se muestran en dólares estadounidenses, (iii) las fotografías de los miembros del equipo son imágenes de archivo que se encuentran en diferentes sitios web aparentemente ajenos al Demandado, y (iv) el supuesto número de productos vendidos contrasta con la realidad de que no se pueda acceder al método de pago para finalizar la compra (vid. Anexo 6 de la Demanda).
Teniendo el Demandado la oportunidad de rebatir todos esos argumentos conducentes a la valoración de que su página web no está operativa, el Demandado no ha conseguido (i) demostrar que la web cuenta con un método de pago efectivo, (ii) dar una explicación acerca de la elección de una moneda extranjera para anunciar sus productos cuyo mercado de destino es España, (iii) demostrar que los empleados que anuncia en su web efectivamente trabajan para él, o (iv) demostrar el número de ventas realizadas a través de su página web para así demostrar que realmente está operativa.
A mayor abundamiento, no consta que el Demandado esté vinculado a las Demandantes, ni que sea conocido en el mercado bajo el nombre de “moplay” ni bajo el Nombre de Dominio, ni que tenga autorización para el uso o explotación de las Marcas MOPLAY de las Demandantes, tal y como han señalado las Demandantes en su Demanda.
Por otro lado, el hecho de que el Demandado disponga del Nombre de Dominio, no supone per se la existencia de un derecho o interés legítimo sobre el mismo. En opinión de esta Experta, siendo el Nombre de Dominio idéntico a las Marcas MOPLAY titularidad de las Demandantes, no se puede calificar el uso del Nombre de Dominio como un uso del que se pueda derivar derechos o intereses legítimos.
Por todo lo anterior, la Experta considera que las Demandantes han aportado indicios razonables que soportan la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado sobre el Nombre de Dominio. En suma, a juicio de esta Experta, las Demandantes han acreditado debidamente el cumplimiento del segundo requisito del Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercero y último de los requisitos para que haya un registro especulativo o abusivo es que el Nombre de Dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.
La mala fe ha de ser acreditada por las Demandantes. El artículo 2 del Reglamento, establece ejemplos de circunstancias que en particular, sin ser limitativas, pueden ser probadas por las Demandantes para demostrar que ha habido un registro o uso de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado.
En el supuesto en el que nos encontramos, la Experta considera que concurren las circunstancias expuestas en el artículo 2 del Reglamento, el cual establece que habrá registro de mala fe cuando las circunstancias indiquen que el demandado ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender el registro del nombre de dominio a la demandante por un valor cierto que supera el conste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio.
Las Demandantes han acreditado que (i) el Demandado trabajaba con anterioridad en una empresa del mismo sector que las Demandantes: servicios de juegos de azar y apuestas online, lo que indica que podría conocer las Marcas MOPLAY con anterioridad a la fecha de registro del Nombre de Dominio; y (ii) que el Demandando les solicitó GBP 25.000 para la transferencia del Nombre de Dominio y <moplay.eu>.
(i) En lo referente al empleo de las Marcas MOPLAY en el Nombre de Dominio:
Esta Experta considera muy improbable que el Demandado no tuviera conocimiento de las Marcas MOPLAY a la hora de registrar el Nombre de Dominio ya que ha quedado demostrado que en esas fechas trabajaba en una empresa del mismo sector.
En este sentido, la Experta acepta la alegación de las Demandantes que apuntan que el Demandado era consciente de que al menos una de las Marcas MOPLAY estaba registrada en el momento de registro del Nombre de Dominio. En este sentido encontramos casos similares como Accenture Global Services Limited v. Patel Holdings, Caso OMPI No. D2016-0367, <accenturejobs.com>.
(ii) En lo referente a la cantidad de dinero solicitada por el Demandando para transferir el Nombre de Dominio:
Dicha cantidad de dinero resulta muy superior a los costes por el registro de un nombre de dominio. El Demandado alega en su Escrito de Contestación que la cantidad solicitada respondía a los gastos que había asumido para la preparación de la puesta en marcha de su negocio en línea (en concepto de indemnización por los daños y perjuicios para la creación de su página web). Ahora bien, dichos gastos no han sido en absoluto acreditados por el Demandado y las Demandantes han aportado evidencias que sugieren que el Nombre de Dominio alberga una página web no operativa en la actualidad.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Experta considera que las Demandantes también han acreditado el tercer y último requisito exigido por el Reglamento, y que el Nombre de Dominio se ha registrado y se utiliza de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el nombre de dominio <moplay.es> sea transferido a Addison Global Limited.
Carolina Pina-Sánchez
Experta
Fecha: 19 de febrero de 2019