La Demandante es C.C.V Beaumanoir, Francia, representada por Inlex IP Expertise, Francia.
El Demandado es Condonia, SL, Carlos Martinez Feliu, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <morgan.es>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es SCIP.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de diciembre de 2019. El 27 de diciembre de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de enero de 2020 el Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 14 de enero de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de febrero de 2020. El 14 de enero de 2020, el Demandado remitió una comunicación mediante correo electrónico al Centro. El 14 de enero de 2020, el Centro comunicó a las partes la posibilidad de suspender el procedimiento para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo. El 22 de enero de 2020, la Demandante comunicó al Centro que no contemplaba la posibilidad de llegar a ningún acuerdo salvo que el Demandando transfiriera gratuitamente el nombre de dominio en disputa. El Centro notificó el inicio del Proceso de Nombramiento del Experto el 4 de febrero de 2020.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 12 de febrero de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante es una empresa francesa, que opera a nivel internacional en el sector de la fabricación y distribución de ropa y otros artículos de moda femeninos, comercializando sus productos a través de Internet mediante su propia página web (ligada al nombre de dominio <morgandetoi.com>), así como una amplia red de comercios exclusivos de su marca y secciones específicas en grandes almacenes. En España la Demandante comercializa sus productos, según ha podido comprobar el Experto, entre otros, a través de secciones especificas en los establecimientos El Corte Inglés.
La Demandante se identifica en el tráfico económico mediante las marcas MORGAN, que, sola o unida a otros elementos y con diversas representaciones gráficas, constituye, la marca identificativa de sus productos, así como de sus establecimientos o secciones en grandes almacenes, siendo titular de un amplio portfolio de marcas registradas en numerosos países, de las que son suficientemente representativas a los efectos del presente procedimiento las siguientes:
Marca de la Unión Europea No. 014908982 MORGAN, denominativa, registrada el 19 de abril de 2016, en las clases 9, 14, 18 y 24;
Marca de la Unión Europea No. 003909843 MORGAN, denominativa, registrada el 21 de septiembre de 2005, en la clase 35;
Marca Internacional No. 1079868 MORGAN MORGAN DE TOI!, figurativa, registrada el 14 de enero de 2011, en las clases 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 39, 41, 43, 44 y 45, designado, entre otras jurisdicciones, la Unión Europea;
Marca Internacional No. 565187 MORGAN, figurativa, registrada el 18 de enero de 1990, en las clases 3, 9, 14, 16 y 18, designado, entre otras jurisdicciones, España.
Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio <morgandetoi.com>, registrado el 19 de diciembre de 1996, que alberga su página web corporativa a través de la cual promociona y comercializa sus productos, con varias secciones relativas a distintos países en varios idiomas, incluida una sección destinada al mercado español en lengua española.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 5 de febrero de 2009 por el Demandado Condonia, S.L., apareciendo el Demandado Carlos Martinez Feliu en los datos públicos disponibles como contacto administrativo y técnico del mismo. En la fecha de presentación de la Demanda, el nombre de dominio en disputa albergaba una página web, alojada en la plataforma de Sedo Domain Parking, en donde se indicaba que el nombre de dominio en disputa podía encontrarse a la venta y se incluían, junto a referencias a la marca de la Demandante y enlaces a su página web corporativa, otros enlaces a páginas web de terceras empresas competidoras, que comercializan productos del mismo sector al que se dedica la Demandante.
En la fecha de esta decisión, el nombre de dominio en disputa se encuentra redireccionado a la sección en español relativa a servicios de bróker de nombres de dominio de la página web de Sedo “www.sedo.com”.
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que su marca MORGAN es notoria dentro del sector de la moda femenina pret-a-porter a nivel internacional, incluyendo en España, donde la Demandante comercializa sus productos desde 1990, es decir, desde fecha anterior al registro del nombre de dominio en disputa.
- Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca MORGAN, ya que el dominio de nivel superior correspondiente al código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” es un elemento de carácter técnico generalmente no relevante en el análisis del primer elemento del Reglamento.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no se encuentra autorizado por la Demandante para el uso de su marca, no existiendo ninguna relación entre las partes, habiendo sido registrado el nombre de dominio en disputa con posterioridad al registro y uso de la marca MORGAN en España. Además, el nombre de dominio en disputa no ha sido objeto de un uso legítimo en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que apunta a una página de parking de nombres de dominio que incluye enlaces comerciales relativos a la marca MORGAN, así como otros enlaces patrocinados a páginas web de terceros competidores de la Demandante en la industria de la moda femenina. El único interés del Demandado ha sido aprovechar indebidamente la reputación de la marca de la Demandante para atraer a los usuarios de Internet, mediante confusión y con ánimo lucrativo, a la página web ligada al nombre de dominio en disputa.
- Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. La marca MORGAN es conocida por el público español, teniendo un alto grado de distintividad en el sector de la moda femenina, por lo que no puede ser coincidencia o pura casualidad que esta marca se reproduzca de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa. El Demandado ha tratado de aprovecharse intencionadamente de la reputación de la marca para generar beneficios a partir de un nombre de dominio idéntico, derivados de enlaces comerciales patrocinados a páginas de terceros competidores, utilizando el nombre de dominio en disputa de forma intencionada para atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet mediante confusión, en términos constitutivos de mala fe según el artículo 2 del Reglamento.
La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
-El Demandado Carlos Martinez Feliu en una comunicación por correo electrónico dirigido al Centro contestó a las alegaciones de la Demanda sosteniendo:
- Que hace 11 años que era propietario del nombre de dominio en disputa, sin que nadie se hubiera puesto en contacto mostrando interés en el mismo.
- Que el nombre de dominio en disputa fue adquirido de forma legítima en el año 2009 para un proyecto del Demandado que no se llevó finalmente a efecto, pasando posteriormente por varias fases y estando actualmente redireccionado a la página web de Sedo (una de las principales empresas de parking de nombres de dominio), que muestra por defecto anuncios de terceras empresas que se promocionan mediante palabras clave en plataformas como AdWords/AdSense.
- Que el nombre de dominio en disputa no fue registrado ni ha sido utilizado de mala fe, no existiendo ningún tipo de suplantación de marca. El Demandado alega no conocer a la empresa Demandante y su marca, señalando, además, que en la página ligada al nombre de dominio en disputa se incluyen también enlaces relativos a la marca MORGAN STANLEY, dado que posiblemente se anuncien también por el término “morgan”.
- Que el Demandado ha solicitado la retirada del contenido ligado al nombre de dominio en disputa, para que no incluya enlaces o anuncios de terceros, que, además, no reportaban ningún beneficio económico al Demandado.
- Que, aunque el proyecto para el que fue registrado se encuentre paralizado, no era la intención del Demandado transferir el nombre de dominio en disputa, si bien accedería a negociar un precio para su venta a la Demandante, pudiendo proceder a su transferencia en plazo de 24 horas en caso de llegar a un acuerdo en cuanto al precio.
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:
1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; y
2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), que sirvió de base para la elaboración del Reglamento.
-En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas internacionales y europeas que consisten en la denominación “morgan”, sola o unida a otros elementos denominativos, algunas de ellas con una representación gráfica concreta, que se encuentran protegidas y son válidas en España. En consecuencia, el Experto considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.
El distintivo usado como marca por la Demandante para identificarse en el mercado y comercializar sus productos, se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, siendo la marca MORGAN directa y fácilmente reconocible en el nombre de dominio en disputa, que añade únicamente el ccTLD “.es”, generalmente carece de relevancia desde el punto de vista identificativo, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política. Véase en este sentido la sección 1.11 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a la marca que constituye los Derechos Previos de la Demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
-El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En el presente caso, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, por cuanto éste no se encuentra autorizado para el uso de la marca de la Demandante no existiendo relación alguna entre las partes. El Experto nota asimismo que el término “morgan” no constituye la denominación social ni el nombre del Demandado, no siendo comúnmente conocido por el mismo, ni consta que sea titular de ninguna marca que consista o contenga este término o denominación.
El Demandado ha manifestado que registró o adquirió el nombre de dominio en disputa hace 11 años, en relación a un proyecto que no se llevó finalmente a efecto, pasando, desde entonces, por distintas fases y encontrándose, en la fecha de la Demanda, como alegaba también la Demandante, ligado a una página web de una empresa de parking de nombres de dominio que incluía enlaces a páginas de terceros (enlaces pay-per-click o “PPC” por sus siglas en inglés), algunos relativos a la propia Demandante así como a terceras empresas competidoras de la Demandante o relativos a otras empresas en diferentes sectores (como Morgan Stanley), por los que el Demandado alega no percibir ningún beneficio económico.
El Experto considera que el uso de un nombre de dominio en disputa para albergar enlaces PPC que en parte se encuentran referidos a la propia Demandante y a otras empresas competidoras de ésta, dentro del mismo sector de moda femenina, no puede representar una oferta de buena fe, ya que tales enlaces tratan de competir con la Demandante y/o capitalizan la reputación de la marca MORGAN. Véase en este sentido la sección 2.9 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Llama también la atención del Experto la falta de aportación por parte del Demandado de evidencia alguna que sustente sus alegaciones relativas a la existencia de un proyecto que motivó el registro del nombre de dominio en disputa. El Demandado no ha aportado evidencia alguna que permita constatar al Experto la existencia del referido proyecto inicial, ni tampoco evidencia alguna respecto a ningún otro uso o proyecto por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa que pudiera ser considerado como un uso o preparativos para el uso del mismo en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o en relación a un uso legítimo no comercial.
Además, un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. A juicio del Experto, la propia naturaleza del nombre de dominio en disputa, incluyendo la marca de la Demandante de forma idéntica, crea un alto riesgo de confusión y de asociación implícito.
Todas estas circunstancias impiden considerar, a juicio del Experto, que el Demandado haya refutado la prueba prima facie presentada por la Demandante, no pudiendo entender que el Demandado ostente derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, estimando cumplido el artículo 2 del Reglamento.
El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Al respecto, las decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el momento del registro, que sea notoria la marca de la Demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa.
El Experto ha podido comprobar la extensa presencia actual de la marca de la Demandante en Internet, así como su uso continuado en el tiempo en el mercado español, al menos desde el año 2010, a través de herramientas de archivos de Internet como Wayback Machine, que conserva desde ése año capturas de la sección española de la página web corporativa de la Demandante (redireccionada al nombre de dominio <morgandetoi.es>). Así mismo, la notoriedad de las marcas MORGAN y MORGAN DE TOI ha sido reconocida en otras decisiones adoptadas en virtud de la Política, en concreto en C.C.V. Beaumanoir v. Zhihao Zheng, Caso OMPI No. D2012-2117.
Estas circunstancias acreditan la notoriedad actual y desde hace al menos varios años de la marca MORGAN en el sector de la moda femenina en el mercado español, en cambio, no son suficientes, a juicio del Experto, para determinar si en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, en el año 2009, la marca de la Demandante gozaba de notoriedad en España, no constando en el expediente ninguna evidencia en este sentido.
El Demandando ha manifestado que procedió al registro del nombre de dominio en disputa, desconociendo la existencia de la Demandante y de su marca, en base a un proyecto independiente de la misma, que, según alega, no se llevó a efecto. Si bien, no se ha aportado ninguna evidencia por el Demandado en cuanto a la existencia efectiva del alegado proyecto que motivó el registro del nombre de dominio en disputa.
En cualquier caso, el Experto considera que el uso que se ha efectuado del nombre de dominio en disputa, es calificable como un uso de mala fe, pues la página web de parking de nombres de dominio de Sedo que albergaba el nombre de dominio en disputa, en la fecha de presentación de la Demanda, como reconoce el propio Demandado, incluía referencias y enlaces a la marca MORGAN y la página web oficial de la Demandante, junto a referencias y enlaces a páginas web de terceras empresas competidoras dentro del mismo sector, por las que presumiblemente obtenía un beneficio económico el Demandado, creando confusión y capitalizando la reputación actual de la marca.
También ratifica el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, a juicio del Experto, la circunstancia de que la misma página de parking de nombres de dominio a la que se encontraba ligado el nombre de dominio en disputa, indicara que el mismo podía encontrarse a la venta, con un enlace, para su adquisición, a través de la propia plataforma de la empresa Sedo. Igualmente, la reacción del Demandado, ante la notificación de la Demanda, ha sido mostrarse abierto a negociar la venta del nombre de dominio en disputa a la Demandante, siempre que se llegara a un acuerdo respecto a su precio.
Es también destacable la actitud del Demandando ante la notificación de este procedimiento, no presentando evidencia alguna que acredite algún tipo de derecho o de intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa y limitándose a modificar el contenido de la página web de parking de Sedo ligada al mismo para suprimir los enlaces PPC que contenía. Además, es particularmente relevante que el nombre de dominio en disputa ha pasado a estar redireccionando, precisamente a la sección en español de la misma empresa de parking (Sedo) dedicada a las transacciones de nombres de dominio y servicios de bróker respecto a los mismos.
Estas circunstancias evidencian a juicio del Experto la intención del Demandado de aprovecharse intencionadamente de la reputación de la marca para generar beneficios a partir del nombre de dominio en disputa, bien derivados de los enlaces PPC a páginas de terceros competidores de la Demandante, utilizando el nombre de dominio en disputa de forma intencionada para atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet mediante confusión, o bien derivados de su posible venta a la Demandante o a terceros.
El Demandado no puede excluir su responsabilidad por el contenido que aparecía en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, incluso aunque los referidos enlaces PPC hubieran sido generados “de forma automática” o por un tercero, como el registrador o la plataforma de subastas. Tampoco el hecho de que, como alega el Demandado, el mismo no se haya beneficiado directamente de los referidos enlaces, excluye su responsabilidad. Véase en este sentido la sección 3.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto nota además que el Demandando no efectuó ningún acto tendente a evitar el referido contenido ligado al nombre de dominio en disputa, y, en concreto, los referidos enlaces PPC, hasta la notificación de la Demanda, e, incluso entonces, si bien procedió a instar la retirada del referido contenido, se sustituyó éste por un reenvío a la página de negociación para la compra-venta de nombres de dominio de Sedo, sugiriendo que el nombre de dominio en disputa se encuentra a la venta.
Todas estas circunstancias, llevan al Experto a concluir que el Demandado, utilizó intencionadamente el nombre de dominio en disputa, con la intención de obtener un beneficio económico, bien derivado de su venta o cesión o de un uso de mala fe del mismo, aprovechando la reputación alcanzada por la Demandante y su marca MORGAN, para atraer usuarios de Internet a su página web, creando una falsa asociación y confusión con las marcas y derechos de propiedad industrial de la Demandante, perturbando, además, en definitiva, su actividad comercial, por lo que el Experto considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <morgan.es> sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 27 de febrero de 2020