Klager is Formlabs Inc. uit Somerville, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Lewis & Lin, LLC, Verenigde Staten van Amerika.
Verweerder is Eduard de Boer, Wezacon uit Deventer, Nederland, zelf vertegenwoordigd.
De domeinnaam <formlabs.eu> is bij het European Registry for Internet Domains (“EURid” of het “Register”) via Sitebytes B.V (de “Registrator”) geregistreerd.
De Klacht werd op 11 september 2018 ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”).
Op 12 september 2018 heeft het Center per e-mail aan het Register een verzoek tot verificatie voor de betreffende domeinnaam gestuurd. Op 13 september 2018 heeft het Register per e-mail aan het Center het antwoord op het verificatieverzoek toegezonden, waarin deze bevestigde dat Verweerder geregistreerd staat als de houder van de registratie en waarin het de contactgegevens van Verweerder overlegde.
Het Center heeft geverifieerd dat de Klacht voldoet aan de formele vereisten van de .eu Alternative Dispute Resolution Voorschriften (de “ADR Voorschriften”) en de WIPO Aanvullende ADR-Voorschriften (de “Aanvullende Voorschriften”).
Overeenkomstig paragraaf B(2) van de ADR-Voorschriften heeft het Center Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 11 oktober 2018 aangevangen. Overeenkomstig de ADR-Voorschriften, paragraaf B(3), was de laatste datum voor het indienen van de Reactie 22 november 2018. Het Center ontving in de periode tussen 27 september en 22 november 2018 meerdere e-mail communicaties van Verweerder. Verweerder heeft geen substantiële Reactie ingediend.
Het Center heeft op 7 december 2018 Gregor Vos benoemd als Arbiter in deze zaak. De Arbiter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Arbiter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals vereist overeenkomstig ADR-Voorschriften, paragraaf B(5).
Klager legt zich toe op de ontwikkeling en productie van 3D printtechnologie. Klager is gebaseerd in de Verenigde Staten van Amerika en heeft een dochtermaatschappij, Formlabs GmbH, in Berlijn, Duitsland.
Klager is houdster van verschillende merkregistraties voor het woordmerk FORMLABS, waaronder:
- Internationale registratie met gelding in de Europese Unie nr. 1221634 voor FORMLABS, geregistreerd op 30 juni 2014 (hierna: het “Merk”);
Op 26 september 2012 lanceerde Klager een kickstart-campagne met het doel financiering op te halen voor de ontwikkeling en productie van de “Form 1” 3D printer. In 2,5 uur haalde Klager bijna USD 3 miljoen op.
Diezelfde dag, 26 september 2012, registreerde Verweerder de Domeinnaam, alsmede de domeinnamen <formlabs.biz>, <formlabs.info>, <formlabs.net>, <formlabs.nu>, <formlabs.org>, <formlabs.be>, <formlabs.de> en <formlabs.nl>
Een dag na de kickstart-campagne, op 27 september 2012, liet Verweerder een bericht achter op de website van de kickstart-campagne, waarin Verweerder Klager veel succes met het project wenste. Op 26 oktober 2012 investeerde Verweerder, in ruil voor een Form 1 3D printer, USD 2.999 in de campagne van Klager.
In de periode van 26 november 2013 tot 2 juli 2014 hebben Klager en Verweerder meerdere malen e-mailcontact gehad over Verweerders ervaringen met zijn Form 1 3D printer. Op 1 april 2014 heeft Verweerder per e-mail Klager ongevraagd aangeboden om de verschillende domeinnamen met daarin het Merk te verkopen voor EUR 45.000 en twee Form 1 printers. Op 26 augustus 2014 hebben partijen contact gehad via Skype over dit aanbod van Verweerder. Diezelfde dag deed Klager per e-mail een concreet schikkingsbod aan Verweerder. Verweerder zou een Form 1 3D-printer, 6 flessen hars ter waarde van EUR 3.550, VIP-service en deelname aan experimentele hardtesten ontvangen in ruil voor alle domeinnamen die het Merk bevatten. Verweerder heeft dit aanbod per e-mail van 28 augustus 2014 afgewezen. Verweerder liet Klager tevens weten dat hij altijd een beter aanbod kan sturen. Hierop liet Klager per e-mail van 28 augustus 2014 weten dat zij geen andere optie heeft dan het starten van een juridische procedure. Verweerder antwoordde per e-mail van 28 augustus 2014 met de volgende woorden: “if you think, it all yours. You van [sic] give it a try. To get all Formlabs domainnames away from me. I already checked with an advisor the “word mark” Formlabs by today. There is no change ad [sic] all to take it away from me. Becose [sic] the word mark claimed later. Also I use the domainnames by my self [sic] with a nice website. It’s a good experiment what will happen. I’m patient with this. If you get it. I give you a nice wine. Red of white? If not. I let open the doors for new offers from you to me. We will find out our ways. Near future.”
Op 21 mei 2018 heeft Klager via haar advocaat Verweerder aangeboden alle domeinnamen waarin het Merk is opgenomen te willen kopen voor USD 5.000. Op 5 juni 2018 heeft de advocaat van Klager nogmaals een e-mail naar Verweerder gestuurd waarin zij hem verzocht mee te werken aan een minnelijke oplossing. Per e-mail van 12 juni 2018 verwierp Verweerder het aanbod van Klager. In dezelfde e-mail gaf Verweerder tevens aan houder te zijn van het Benelux merk nr. 0970195 voor het woord-/beeldmerk FORMLABS, geregistreerd op 27 augustus 2014. Dit merk en de verschillende domeinnamen zouden nog steeds te koop zijn en Verweerder verzocht Klager in deze e-mail een nieuw aanbod te doen.
Op de website die toegankelijk was onder de domeinnaam <formlabs.net> heeft enige tijd de tekst “www.formlabs.eu status > You van [sic] buy” gestaan. Op dit moment verwijst de Domeinnaam naar de domeinnaam <formlabs.de>.
Het panel heeft ambtshalve kennis genomen van de beslissing Formlabs Inc. v. Eduard de Boer, Wezacon, WIPO Case No. D2018-1526, betreffende de domeinnamen <formlabs.biz>, <formlabs.info>, <formlabs.net>, <formlabs.org> en <formlabs.nu>, als ook de beslissing Formlabs Inc. v. Eduard de Boer, Wezacon, WIPO Case No. DNL2018-0041, betreffende de domeinnaam <formlabs.nl>.
Volgens Klager is de Domeinnaam identiek aan of toont verwarrende gelijkenis met het Merk. De Domeinnaam bevat het Merk in zijn geheel.
Daarnaast is Klager van oordeel dat Verweerder geen rechten of gerechtvaardigd belang heeft bij de Domeinnaam. Volgens Klager is Verweerder niet algemeen bekend onder de Domeinnaam en heeft Verweerder geen licentie of toestemming gekregen om een domeinnaam waarin de Merken zijn opgenomen te registreren of te gebruiken. Voorts heeft Verweerder de Domeinnaam volgens Klager niet voor een legitiem doel gebruikt. Verweerder zou de Domeinnaam uitsluitend hebben geregistreerd met het doel deze te verkopen voor bedragen die de registratiekosten ver overschrijden.
Ten slotte is de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder volgens Klager te kwader trouw. De kwade trouw van Verweerder zou blijken uit het gegeven dat Verweerder bekend was met Klager en haar activiteiten. Voorts stelt Klager dat Verweerder de Domeinnaam bewust heeft geregistreerd om deze vervolgens te verkopen aan ofwel Klager ofwel haar concurrenten voor een bedrag ver boven de registratiekosten.
Verweerder voert geen inhoudelijk verweer ten aanzien van de stellingen van Klager. Verweerder heeft slechts geantwoord dat het door Klager geleverde document geen echt Nederlands is, maar een vertaling in het Nederlands. Verweerder is van oordeel dat Klager een nieuw document moet overleggen in correct Nederlands.
Conform het bepaalde in artikel 21 van Verordening (EG) Nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 (“de Verordening”) en paragraaf B(11)(d)(1) van de ADR-Voorschriften slaagt de klacht indien Klager aantoont dat:
(i) de domeinnaam identiek is aan of verwarrende gelijkenis vertoont met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; en
(ii) de domeinnaam door de Verweerder is geregistreerd zonder rechten op of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de domeinnaam; dan wel
(iii) de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
Hoewel de Klacht is ingediend onder de ADR-Voorschriften en niet onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”), zal de Arbiter, vanwege de overeenkomsten tussen deze regelingen, verwijzen naar UDRP precedent waar van toepassing.
Met betrekking tot het verweer van Verweerder ten aanzien van het incorrecte Nederlands van de stukken, acht de Arbiter de Klacht voldoende begrijpelijk en gaat de Arbiter over tot de inhoudelijke beoordeling.
Om aan dit element van de ADR-voorschriften te voldoen moet Klager eerst aannemelijk maken dat zij rechten bezit voor een aanduiding die identiek is aan of verwarrend gelijk is met de Domeinnaam. De Arbiter overweegt dat Klager door middel van afschriften van de registraties voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij de houder is van het Merk.
De Domeinnaam is, afgezien van het Top-Level Domain “.eu”, identiek aan het Merk. Uitgangspunt voor de beoordeling van de identiteit c.q. verwarrende gelijkenis in die zin is dat het Top-Level Domain, op grond van zijn door de gebruikers onderkend technisch-functioneel belang, bij vergelijkende confrontatie buiten beschouwing blijft (zie Arizen and Coinhouse v. Tim Bloksdam, WIPO Case No. DEU2018-0008).
Op basis van deze overwegingen concludeert de Arbiter dat is voldaan aan artikel 21 lid 1 aanhef van de Verordening en paragraaf B(11)(d)(1)(i) van de ADR-voorschriften.
Overeenkomstig paragraaf B(11)(d)(1)(ii) van de ADR-Voorschriften draagt Klager de bewijslast om aan te tonen dat Verweerder geen rechten of gerechtvaardigde belangen bij de Domeinnaam heeft.
Het is algemeen aanvaard dat het voldoende is voor Klager om prima facie aan te tonen dat Verweerder geen recht of gerechtvaardigde belangen heeft in de Domeinnaam om de bewijslast te doen verschuiven naar Verweerder. Deze zal dan moeten aantonen wel degelijk recht te hebben op of gerechtvaardigde belangen te hebben bij het gebruik van de Domeinnaam (zie onder meer Champion Innovations, Ltd. v. Udo Dussling (45FHH), WIPO Case No. D2005-1094, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Case No. D2004-0110).1
Klager heeft onweersproken gesteld dat Verweerder geen rechten of gerechtvaardigde belangen heeft met betrekking tot de Domeinnaam. In dit verband stelt Klager dat Verweerder niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam, geen toestemming heeft verkregen van Klager om de Domeinnaam te registreren of te gebruiken en Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt voor een legitiem doel. Klager heeft met betrekking tot deze laatste stelling naar het oordeel van Arbiter voldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerder de Domeinnaam enkel heeft geregistreerd met het doel deze te verkopen voor bedragen die de registerkosten ver overschrijven.
De Arbiter is van oordeel dat Klager hiermee prima facie en onweersproken aannemelijk heeft gemaakt dat Verweerder geen recht heeft op of gerechtvaardigd belang heeft bij, de Domeinnaam.
Voorts is de Arbiter van oordeel dat Benelux merkregistratie nr. 0970195 voor het woord-/beeldmerk FORMLABS Klager geen rechten op of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnaam oplevert. Klager bezit met het Merk oudere rechten in de Benelux ten aanzien van het teken FORMLABS. Daarnaast lijken de feiten naar het oordeel van de Arbiter erop te wijzen dat Verweerder dit merk enkel heeft geregistreerd om Klager dwars te zitten of legitimatie te verlenen aan de domeinnaam registratie.
De Arbiter acht dat hiermee is voldaan aan het vereiste van artikel 21, lid 1(a) van de Verordening en paragraaf B(11)(d)(1)(ii) van de ADR-Voorschriften.
Overeenkomstig artikel 21(1) van Verordening EG/874/2004 en paragraaf B(11)(d)(1) van de ADR-Voorschriften worden (ii) het gebrek aan rechten op of gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam en (iii) registratie of gebruik te kwader trouw beschouwd als alternatieve voorwaarden.
Aangezien de Arbiter reeds heeft vastgesteld dat het voldoende aannemelijk is gemaakt dat Verweerder geen recht of gerechtvaardigde belangen heeft in de Domeinnaam hoeft in principe niet meer in overweging worden genomen of de Domeinnaam ook is geregistreerd of gebruikt ter kwader trouw. Niettemin zal de Arbiter volledigheidshalve ook deze derde voorwaarde behandelen.
Artikel 21(3) van Verordening EG/874/2004 en paragraaf B(11)(f) van de ADR-Voorschriften bevatten een niet-limitatieve lijst van factoren die kwader trouw kunnen aantonen. Tot deze lijst behoren onder meer de omstandigheden die erop wijzen dat de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen, verhuren of anderszins overdragen van de domeinnaam aan de houder van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld.
Het feit dat Verweerder kennis had van Klager en/of zijn merk ten tijde van de registratie van de Domeinnaam kan onder omstandigheden zijn kwade trouw aantonen (zie Red Bull GmbH v. Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, WIPO Case No. D2011-2209; Nintendo of America Inc v. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, WIPO Case No. D2001-1070).
In de huidige zaak is de Arbiter van oordeel dat Verweerder kennis heeft gehad van Klager en haar activiteiten onder het teken FORMLABS ten tijde van de registratie van de Domeinnaam, gezien de investeringen in het project van en de correspondentie met Klager. Uit de feiten blijkt dat Verweerder verschillende domeinnamen met daarin het Merk heeft geregistreerd op dezelfde dag als de dag waarop Verweerder op de hoogte was gesteld van het bestaan van Klagers project. Verweerder heeft tevens een ongevraagd aanbod gedaan om de Domeinnaam over te dragen aan Klager voor een prijs die aanmerkelijk hoger ligt dan de gemaakte registratiekosten door Verweerder.
Bijgevolg is de Arbiter van oordeel dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt en dat Klager voldoet aan de voorwaarden van Artikel 21(1)(b) van Verordening EG/874/2004 en paragraaf B(11) van de ADR-Voorschriften.
Volgens paragraaf B(11)(b) van de ADR-Voorschriften zijn de voorzieningen beschikbaar in het kader van de ADR-procedure beperkt tot de opheffing van de betwiste domeinnaam of, als Klager voldoet aan de basiscriteria voor registratie overeenkomstig paragraaf 4(2)(b) van de Verordening (EG) 733/2002, de overdracht van de betwiste domeinnaam aan Klager.
De toekenningsvoorwaarden van Paragraaf 4(2)(b) van de Verordening (EG) 733/2002 bepalen:
Het register registreert via een geaccrediteerde .eu-registrator domeinnamen in het .eu-Top-Level Domain die worden aangevraagd door: i) bedrijven die hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Gemeenschap hebben, of ii) organisaties die in de Gemeenschap gevestigd zijn, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de nationale wetgeving, of iii) natuurlijke personen die in de Gemeenschap verblijven.
In de huidige zaak is Klager gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Klager stelt echter dat haar dochtermaatschappij, Formlabs GmbH in Duitsland, voldoet aan de criteria van Artikel 4(2)(b) van de Verordening (EG) 733/2002.
De Arbiter is van oordeel dat Klager voldoende heeft aangetoond dat zij een organisatie is die via haar dochtermaatschappij, Formlabs GmbH, in de Europese Unie gevestigd is (zie Airbnb, Inc. v. Domain Admin, Claim.Club, WIPO Case No. DEU2018-0009). Bijgevolg is de Arbiter is van mening dat Klager, via Formlabs GmbH, voldoet aan de relevante toekenningscriteria en het recht heeft om de Domeinnaam op zich te laten overdragen.
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met artikel 21 van de Verordening en paragraaf B(11)|(d)(1) van de ADR-Voorschriften beveelt de Arbiter dat de domeinnaam <formlabs.eu> ten gunste van de Klager wordt overgedragen aan Formlabs GmbH.
Gregor Vos
Arbiter
Datum: 14 januari 2019
In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2018-0029:
1. Complainant is Formlabs Inc. of Somerville, Massachusetts, United States of America and Respondent is Eduard de Boer, Wezacon of Deventer, the Netherlands. The disputed domain name is <formlabs.eu> and was registered on September 27, 2012, by Respondent. The complaint was filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center on September 11, 2018.
2. Complainant is engaged in the development and production of 3D printing technology. On September 26, 2012, Complainant launched a kickstarter campaign to fund the development and production of its “Form 1” 3D printer. Respondent pledged an amount of USD 2,999 to support the campaign. Respondent registered the domain name <formlabs.eu>, together with the domain names <formlabs.biz>, <formlabs.info>, <formlabs.net>, <formlabs.nu>, <formlabs.org>, <formlabs.be>, <formlabs.de>, and <formlabs.nl>, a day after the kickstarter campaign was launched. Respondent made several offers to sell these domain names to Complainant.
3. Complainant is the owner of European Union trademark registration no. 1221634 for the wordmark FORMLABS, registered on June 30, 2014.
4. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
- the disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and/or Community law. The disputed domain name incorporates the Complainant’s FORMLABS trademark entirely;
- Respondent has no rights or legitimate interest in the disputed domain name. Respondent has not been commonly known by the disputed domain name, Respondent’s use and registration of the disputed domain name was not authorized by Complainant and Respondent is not making legitimate use of the disputed domain name;
- Respondent has registered and used the disputed domain name in bad faith. Respondent was aware of Complainant and its use of FORMLABS and has registered the disputed domain name primarily for the purpose of selling it to Complainant for valuable consideration in excess of Respondent’s documented out-of-pocket costs directly related to the domain name.
5. In accordance with Article B(11) of the ADR Rules, the Panel decides that the disputed domain name <formlabs.eu> is transferred to Formlabs GmbH (a subsidiary of the Complainant established in Germany) for the Complainant.
1 Hoewel de Klacht is ingediend onder de ADR-Voorschriften en niet onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”), zal de Arbiter, vanwege de overeenkomsten tussen deze regelingen, verwijzen naar UDRP precedent waar van toepassing.