Il Ricorrente è Google LLC, Stati Uniti d'America, rappresentato da Società Italiana Brevetti S.p.A., Italia.
Il Resistente è Call & Meet S.r.l., Italia.
Il nome a dominio contestato è <googlebusiness.eu>. Il Registry del nome a dominio contestato è lo European Registry for Internet Domains (“EURid” o il “Registry”). Il Registrar del nome a dominio contestato è Aruba S.p.A.
Il Ricorso è stato depositato presso il Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (il Centro) il 13 ottobre 2020. Il 13 ottobre 2020, il Centro ha trasmesso via e-mail al Registry una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 13 ottobre 2020, il Registry ha trasmesso via e-mail al Centro una risposta, indicando l’identità del titolare del nome a dominio contestato e i suoi recapiti.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alle Norme per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu (le Norme ADR) e alle Norme Supplementari dell’OMPI per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu (le Norme Supplementari).
Ai sensi del Paragrafo B(2) delle Norme ADR, il Centro ha notificato in data 27 ottobre 2020 al Resistente il Ricorso e la procedura così instaurata. Ai sensi del Paragrafo B(3) delle Norme ADR, il termine per il deposito della Risposta era il 8 dicembre 2020. Il Resistente non ha inviato nessuna risposta. In conseguenza di ciò, il Centro ha inviato la Notifica di inadempienza del Resistente il 30 dicembre 2020.
Il Centro ha nominato Edoardo Fano quale Esperto unico nella presente controversia il 6 gennaio 2021. Il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alle Norme. Il Collegio ha trasmesso la Dichiarazione di Accettazione e Dichiarazione di Indipendenza e di Imparzialità, come richiesto dal Centro ai sensi del Paragrafo B(5) delle Norme ADR.
La lingua della presente procedura è la lingua italiana, essendo la lingua del Contratto di Registrazione, in applicazione del Paragrafo A(3)(a) delle Norme ADR.
Il Ricorrente, Google LLC, è una multinazionale americana che si dedica allo sviluppo di tecnologie Internet e alla produzione e fornitura in tutto il mondo di svariati prodotti e servizi.
Il Ricorrente è titolare di numerose registrazioni di marchio aventi per oggetto la denominazione GOOGLE, tra le quali:
- Registrazione di Marchio dell’Unione Europea n. 001104306 GOOGLE, del 7 ottobre 2005;
- Registrazione di Marchio dell’Unione Europea n. 004316642 GOOGLE, del 18 aprile 2006.
Il Ricorrente è anche titolare, oltre che della registrazione di nome a dominio <google.com> corrispondente al proprio sito web principale, di numerose altre registrazioni di nome a dominio ricomprendenti il marchio GOOGLE.
Il nome a dominio contestato <googlebusiness.eu> è stato registrato in data 15 ottobre 2019 e rimanda a un sito web privo di contenuti.
I legali rappresentanti del Ricorrente hanno inviato al Resistente una lettera di diffida in data 27 marzo 2020, senza ottenere risposta.
Il Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato <googlebusiness.eu> è praticamente identico al proprio marchio GOOGLE, dal momento l’aggiunta della componente descrittiva “business” presente nel nome a dominio contestato è irrilevante in termini di differenziazione.
Il Ricorrente ritiene che il Resistente non abbia alcun diritto o interesse legittimo in merito al nome a dominio contestato, non essendo stato autorizzato dal Ricorrente a utilizzare il marchio GOOGLE e non essendo il nome a dominio contestato utilizzato in buona fede per l’offerta al pubblico di beni e servizi, né per un legittimo uso non commerciale.
Infine il Ricorrente considera ricorra mala fede nella registrazione e nell’uso da parte del Resistente del nome a dominio contestato, dal momento che il marchio del Ricorrente gode di rinomanza e che la mancanza di contenuti nel sito web corrispondente al nome a dominio contestato realizza la fattispecie del c.d. passive holding, indice di mala fede.
Il Resistente non ha risposto al Ricorso presentato dalla Ricorrente e non si è in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino tale inadempienza.
Il Paragrafo B(11)(d)(1) delle Norme ADR elenca tre elementi, il secondo e il terzo dei quali sono tra loro alternativi, che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio contestato è identico o confondibile con il nome, rispetto al quale la legge nazionale di uno stato membro e/o dell’Unione europea riconoscono o attribuiscono un diritto; e
(ii) il nome a dominio contestato è stato registrato dal Resistente senza un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio; oppure
(iii) il nome a dominio contestato è stato registrato oppure viene utilizzato in mala fede.
Per quanto concerne il primo dei tre elementi di cui sopra, il Collegio considera che il nome a dominio contestato sia confondibilmente simile al marchio del Ricorrente, non essendo l’aggiunta del termine del dizionario “business” sufficiente a evitare tale confondibilità.
E’ inoltre ormai pacificamente accettato che un dominio di primo livello del codice paese (“ccTLD”), in questo caso “.eu”, debba essere ignorato nel giudizio di identità tra un marchio e un nome a dominio.
Il Collegio ritiene quindi provato il primo elemento di cui al Paragrafo B(11)(d)(1)(i) delle Norme ADR.
Il Ricorrente, titolare del marchio GOOGLE che si trova integralmente ricompreso nel nome a dominio contestato, dichiara di non aver autorizzato il Resistente all’utilizzo del marchio in questione.
Provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi è un compito particolarmente arduo per un Ricorrente. Per tale ragione molti Collegi in precedenti decisioni hanno ritenuto sufficiente una prova prima facie da parte del Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal Resistente. Ciò è conforme al Paragrafo B(11)(e) delle Norme ADR che indica una lista non esaustiva di possibili prove che il Resistente può fornire per provare i propri diritti o interessi legittimi. In mancanza, l’onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi del Resistente deve ritenersi assolto dal Ricorrente. Tale lista esemplificativa ricomprende le seguenti prove:
(1) prima di avere avuto qualsiasi notizia della controversia, il Resistente abbia utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome a dominio nell’ambito di un’offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;
(2) il Resistente, persona giuridica, organizzazione o persona fisica sia comunemente noto con il nome a dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell’Unione europea;
(3) il Resistente faccia un uso legittimo, non commerciale e corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell’Unione europea.
Tuttavia, come detto sopra, il Resistente non ha presentato alcuna prova tesa a dimostrare un suo diritto o interesse legittimo al nome a dominio contestato e pertanto il Collegio ritiene provato in modo soddisfacente anche il secondo elemento richiesto al Paragrafo B(11)(d)(1)(ii) delle Norme ADR.
In applicazione dell’Articolo 21(1) del Regolamento e del Paragrafo B(11)(d)(1) delle Norme ADR, gli elementi “(ii) il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio” e “(iii) il nome a dominio è stato registrato oppure viene utilizzato in mala fede” sono tra loro alternativi. Dal momento che il Ricorrente ha dimostrato che il nome a dominio contestato è stato registrato dal Resistente in mancanza di un diritto o interesse legittimo allo stesso, non sarebbe pertanto necessario prendere in considerazione il terzo elemento, relativo alla registrazione o all’uso del nome a dominio contestato in mala fede.
In ogni caso il Collegio considera sussistente la mala fede tanto al momento della registrazione del nome a dominio contestato, in virtù della rinomanza del marchio del Ricorrente, quanto durante l’uso del nome a dominio contestato, configurandosi in questo caso la fattispecie del c.d. passive holding sostenuta da giurisprudenza costante.
Il fatto poi che il Resistente non abbia risposto alla lettera di diffida che gli è stata inviata da parte del Ricorrente nel 27 marzo del 2020 viene considerato dal presente Collegio un ulteriore elemento a riprova della mala fede del Resistente.
In considerazione di quanto sopra il Collegio ritiene provata anche l’esistenza del terzo e ultimo elemento previsto dal Paragrafo B(11)(d)(1)(iii) delle Norme ADR.
Per i motivi di cui sopra, il Collegio, ai sensi del Paragrafo B(11) delle Norme ADR, dispone la cancellazione del nome a dominio <googlebusiness.eu>.
In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2020-0020.
1. The Complainant is Google LLC of the United States of America and the Respondent is Call & Meet S.r.l. of Italy.
2. The disputed domain name is <googlebusiness.eu>. The disputed domain name was registered on October 15, 2019 with Arsys Internet S.L. and currently resolve to an inactive website.
3. The Complaint was filed in Italian on October 13, 2020 and the Respondent did not file a response. The Panel, Edoardo Fano, was appointed on January 6, 2021.
4. The Complainant relies on the following European Union Trademarks: No 001104306 GOOGLE registered on October 7, 2005 and No. 004316642 GOOGLE registered on April 18, 2006.
5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law.
The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.
The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.
6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name be revoked.
Edoardo Fano
Esperto Unico
Data: 10 gennaio 2021