WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

BESLISSING

MindWave cv v. Domain Manager, Evolution Media e.U.

Zaak nr. DEU2021-0011

1. De Partijen

Klager is MindWave cv, België, intern vertegenwoordigd.

Verweerder is Domain Manager, Evolution Media e.U., Oostenrijk.

2. De Domeinnaam en Registrator

De domeinnaam <mindwave.eu> is bij het European Registry for Internet Domains (“EURid” of het “Register”) via CRegISP Ltd (de “Registrator”) geregistreerd.

3. Procedurele geschiedenis

De Klacht werd op 15 maart 2021 ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”). Op 15 maart 2021 heeft het Center per e-mail aan het Register een verzoek tot verificatie voor de betwiste domeinnaam gestuurd. Op 17 maart 2021 heeft het Register per e-mail aan het Center het antwoord op het verificatieverzoek toegezonden, waarin het Register bevestigde dat Verweerder geregistreerd staat als de houder van de registratie en waarin het Register de contactgegevens van Verweerder overlegde.

Het Center heeft geverifieerd dat de Klacht voldoet aan de formele vereisten van de .eu Alternative Dispute Resolution Voorschriften (de “ADR-Voorschriften”) en de WIPO Aanvullende ADR-Voorschriften (de “Aanvullende Voorschriften”).

Overeenkomstig paragraaf B(2) van de ADR-Voorschriften heeft het Center Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 27 april 2021 aangevangen. Overeenkomstig de ADR-Voorschriften, paragraaf B(3), was de laatste datum voor het indienen van de Reactie 9 juni 2021. Het Center heeft geen Reactie ontvangen en heeft op 16 maart 2021 de mededeling van verstek verzonden.

Het Center heeft op 21 juni 2021 Willem J.H. Leppink aangesteld als Arbiter in deze zaak. De Arbiter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Arbiter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals vereist overeenkomstig de ADR-Voorschriften, paragraaf B(5).

4. Feitelijke achtergrond

De volgende feiten zijn onbetwist.

Klager is een in België gevestigde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en aldaar in het handelsregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder de naam “MindWave”, werkzaam in “IT consultancy (staffing)”. De oprichtingsakte werd notarieel verleden op 23 februari 2018. Klager voert deze handelsnaam in België en andere landen.

De betwiste domeinnaam is door Verweerder geregistreerd op 13 december 2012. De betwiste domeinnaam is verbonden aan een webpagina van de provider “DAN” waarop de betwiste domeinnaam te koop staat voor EUR 999.

5. De beweringen van partijen

A. Klager

Voor zover relevant voor het nemen van deze beslissing voert Klager het volgende aan.

Klager is gerechtigd tot de in ieder geval in België beschermde handelsnaam MindWave, nu Klager “zichtbaar, publiek en voortdurend” gebruik maakt van deze handelsnaam.

Verweerder houdt de betwiste domeinnaam aan voor speculatieve doeleinden. Hoewel Verweerder de betwiste domeinnaam al verscheidene jaren in bezit heeft, wordt deze nog steeds niet gebruikt voor het aanbieden van goederen of diensten, noch heeft Verweerder aantoonbare voorbereidingen getroffen om dit te doen. Verweerder heeft nooit bekend gestaan onder de betwiste domeinnaam. Verweerder staat bekend als speculant in domeinnamen en daarvoor worden voorbeelden aangedragen.

De omstandigheden wijzen erop dat de betwiste domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven door Verweerder met het oog op het verkopen ervan. De website waar de betwiste domeinnaam naar verwijst vermeldt, meer dan twee jaar na de registratie, uitsluitend de boodschap dat deze domeinnaam te koop staat. Dit blijkt ook uit een overgelegde screenshot uit 2018. Verweerder heeft eerder te kwader trouw gehandeld zoals blijkt uit de beslissing in <simba.eu>, CAC zaaknummer 07600.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Reactie op de Klacht ingediend.

6. Oordeel en bevindingen

Op grond van paragraaf B.11(a) van de ADR-Voorschriften moet het Panel een beslissing over de Klacht nemen op grond van de ingediende verklaringen en stukken en in overeenstemming met de Procedurevoorschriften.

Klager moet overeenkomstig paragraaf B.11(d) van de ADR-Voorschriften in deze ADR-procedure aantonen dat:

(i) de domeinnaam identiek is aan of verwarrende gelijkenis vertoont met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of het recht van de Europese Unie; en

(ii) de domeinnaam door Verweerder is geregistreerd zonder rechten op of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de domeinnaam; dan wel

(iii) de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

A. De domeinnaam is identiek aan of vertoont verwarrende gelijkenis met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of recht van de Europese Unie

Klager heeft genoegzaam aangetoond gerechtigd te zijn tot de in ieder geval in België beschermde handelsnaam MindWave. De handelsnaam is identiek aan de betwiste domeinnaam. Bij deze beoordeling wordt volgens vaste “.eu” rechtspraak de aanduiding van het “.eu” domein buiten beschouwing gelaten.

Weliswaar zijn de handelsnaamrechten van Klager pas zes jaren na de registratie van de betwiste domeinnaam ontstaan, maar dit speelt geen rol voor de beoordeling van dit onderdeel, nu dit onderdeel met name een ontvankelijkheidsvereiste is.

Aldus is voldaan aan het eerste onderdeel van de voorwaarden van paragraaf B.11(d)(1) van de ADR-Voorschriften.

B. Rechten op of gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam

Op grond van paragraaf B.11.(e) van de ADR-Voorschriften kan het bewijs van het bestaan van rechten of gerechtvaardigde belangen worden geleverd op grond van bijvoorbeeld de volgende omstandigheden:

(1) Voorafgaand aan enige kennisgeving over het geschil heeft de verweerder de domeinnaam of een daarmee overeenkomende domeinnaam gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of heeft aantoonbare voorbereidingen voor dergelijk gebruik getroffen;

(2) De verweerder, of het nu een rechtspersoon, organisatie of natuurlijke persoon is, is onder de domeinnaam algemeen bekend, zelfs in afwezigheid van een door het nationale en/of het recht van de Europese Unie erkend of toegekend recht;

(3) De verweerder maakt rechtmatig en op niet-commerciële of eerlijke wijze gebruik van de domeinnaam zonder de bedoeling daarmee te hebben om consumenten te misleiden of afbreuk te doen aan de reputatie van de naam ten aanzien waarvan een recht door het nationale en/of het recht van de Europese Unie is erkend of toegekend.

Klager heeft gesteld dat Verweerder de betwiste domeinnaam aanhoudt voor speculatieve doeleinden en dat Verweerder de betwiste domeinnaam al verscheidene jaren in bezit heeft, en deze nog steeds niet gebruikt voor het aanbieden van goederen of diensten en dat Verweerder ook geen aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen. Ook stelt Klager dat Verweerder heeft nooit bekend gestaan onder de betwiste domeinnaam. Ook stelt Klager dat Verweerder bekendstaat als speculant in domeinnamen en daarvan worden voorbeelden aangedragen.

De Arbiter stelt voorop dat de ADR-Voorschriften afwijken van bijvoorbeeld de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “UDRP”) in de zin dat het tweede en derde onderdeel van hetgeen Klager moet aantonen, te weten (2) de rechten op of rechtvaardigde belangen bij een domeinnaam enerzijds en (3) de registratie of gebruik te kwader trouw, niet cumulatief vereist zijn, maar alternatief. Niettemin is er een grote samenhang en wisselwerking tussen het tweede en derde onderdeel. De beoordeling van de Arbiter van deze twee onderdelen moet daarom ook in onderlinge samenhang worden gelezen.

De omstandigheden zoals genoemd in paragraaf B.11.(e) van de ADR-Voorschriften om het bewijs van het bestaan van rechten of gerechtvaardigde belangen te leveren zijn niet limitatief.

Feit is – zoals hiervoor al is aangegeven – dat de betwiste domeinnaam is geregistreerd in 2012, zes jaren voordat Klager werd opgericht en handelsnaamrechten verkreeg.

Uitgangspunt van domeinnaamregelingen, waaronder de ADR-Voorschriften (en EU-verordeningen die daarvoor de basis zijn), maar ook de UDRP, is de regel “wie het eerst komt, het eerst maalt”. De regelingen zijn in de essentie in het leven geroepen om misbruik door bijvoorbeeld registratie te kwader trouw te voorkomen. Hoewel de genoemde EU-verordeningen spreken over “speculatieve en onrechtmatige registraties”, valt geen aanknopingspunt in de wetsgeschiedenis te ontdekken waaruit zou blijken dat de gebruikelijke praktijk van registratie van een domeinnaam bestaande uit een taalkundige term of uitdrukking, zonder dat de houder enig ander met rechten voor ogen had of had moeten hebben, en kwade trouw dus ontbreekt, aanleiding zou kunnen geven tot een overdracht van een domeinnaam.

De feiten en omstandigheden van deze zaak zoals deze naar voren zijn gebracht, geven geen aanleiding te veronderstellen dat er sprake is van enige kwade trouw. De Arbiter zal onder C. hierop nog nader ingaan. Die kennelijke afwezigheid van kwade trouw bij de registratie, zes jaren voor het ontstaan van enig recht aan de kant van Klager, staat er naar het oordeel van de Arbiter aan in de weg om te concluderen dat het Verweerder zou ontbreken aan enig recht of gerechtvaardigd belang. Naar het oordeel van de Arbiter had de Verweerder uitgaande van de feiten en omstandigheden van deze zaak op het moment van registratie van de betwiste domeinnaam een gerechtvaardigd belang om een domeinnaam bestaande uit een taalkundige term of uitdrukking vast te leggen.

Aldus is niet voldaan aan het tweede onderdeel van de voorwaarden van paragraaf B.11(d)(1) van de ADR-Voorschriften.

C. Registratie of gebruik te kwader trouw

De Arbiter verwijst naar de overwegingen onder B. en de genoemde samenhang en wisselwerking tussen het tweede en derde onderdeel.

De Arbiter oordeelt dat de Verweerder niet te kwader trouw kan zijn geweest bij de registratie van de betwiste domeinnaam zes jaren voordat de Klager is opgericht en handelsnaamrechten verkreeg.

Weliswaar wordt, zoals Klager stelt, de betwiste domeinnaam al zeker twee jaar niet gebruikt, maar dat leidt niet tot het oordeel dat sprake is van registratie of gebruik te kwader trouw. De ADR-Voorschriften kennen geen algemene non usus-bepaling. In paragraaf B.11(f)(2) en dan specifiek onder (ii) van de ADR-Voorschriften is bepaald dat er sprake kan zijn van registratie of gebruik te kwader trouw indien de domeinnaam is geregistreerd met het doel om de houder van een bepaalde naam, ten aanzien waarvan door het nationale en/of het recht van de Europese Unie een recht is erkend of toegekend of een openbaar orgaan, onmogelijk te maken deze naam weer te geven in een overeenkomende domeinnaam, op voorwaarde dat de domeinnaam niet op een ter zake dienende wijze is gebruikt in de periode van

minstens twee jaar vanaf de dag van registratie. Deze bepaling vereist dus dat er twee jaar lang geen gebruik is gemaakt van de betwiste domeinnaam, maar dat dit is met het doel om het de houder van een recht, zoals de Klager met diens handelsnaam, onmogelijk te maken om zijn naam in de domeinnaam weer te geven. Verweerder kon ten tijde van de registratie van de betwiste domeinnaam geen doel hebben om Klager ervan te weerhouden zijn handelsnaam weer te geven in de betwiste domeinnaam, want Klager en zijn handelsnaamrecht bestonden niet.

Van enig gebruik te kwader trouw is ook niet gebleken. Weliswaar gebruikt Verweerder de betwiste domeinnaam niet en biedt Verweerder deze aan eenieder te koop aan, maar dit passieve bezit kan in het licht van een registratie die niet te kwader trouw is, zonder bijkomende omstandigheden, niet als gebruik te kwader trouw worden aangemerkt.

Klager heeft verwezen naar de uitspraak in Simba Sleep Limited, Turner, LLM v Evolution Media e.U., Domain Manager, CAC Case No. 07600. De feiten en omstandigheden verschillen essentieel van die in deze zaak. In de genoemde zaak was de domeinnaam <simba.eu> geregistreerd in 2017 en werden door de klager al sinds 2015 zaken gedaan onder de naam “Simba”.

Aldus is niet voldaan aan het derde onderdeel van de voorwaarden van paragraaf B.11(d)(1) van de ADR-Voorschriften.

7. Beslissing

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met paragraaf B(11) van de ADR-Voorschriften, wijst de Arbiter de Klacht af.

Willem J.H. Leppink
Arbiter
Datum: 23 juli 2021

English summary

In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2021-0011;

1. The Complainant is MindWave cv of Belgium, and the Respondent is Domain Manager, Evolution Media e.U. from Austria;

2. The disputed domain name is <mindwave.eu>. The disputed domain name was registered on December 13, 2012 and resolves to the website of the provider “DAN” where it is offered for EUR 999;

3. The Complaint was filed in Dutch on March 15, 2021, and the Respondent did not file a Response. The Panel, Willem J.H. Leppink, was appointed on June 21, 2021;

4. The Complainant has trade name rights in Belgium in relation to “Mindwave”;

5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or Community law;

The Respondent has a legitimate interests in the disputed domain name as it has registered a domain name consisting of a dictionary expression six years before the Respondent came into existence and acquired trade name rights; and

The Respondent has not registered and is not using the disputed domain name in bad faith;

6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decided that the disputed domain name should not be transferred.