Powodem w sprawie jest Scandia Cosmetics Spółka Akcyjna, Polska, reprezentowana przez Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy Sp.k., Polska.
Pozwanym w sprawie jest Secret Soap Store Franchising sp. z o.o., Polska, reprezentowani przez Kancelarię Adwokacką Radosław Misztal, Polska.
Przedmiotem sporu jest nazwa domeny <secret-soap.eu> zarejestrowana przez home.pl S.A. („Rejestrator”). Administratorem spornej nazwy domeny jest Europejski Rejestr Domen Internetowych („EURid” lub „Rejestr”).
Pozew został wniesiony do Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (dalej zwanego „Centrum”) w dniu 8 października 2021 r. W dniu 13 października 2021 r. Centrum przesłało drogą elektroniczną do Administratora prośbę o weryfikację spornej(-ych) nazw(y) domen(y) w rejestrze. W dniu 15 października 2021 r. Administrator przesłał do Centrum odpowiedź na tę prośbę drogą i wskazał dane kontaktowe rejestrującego sporną(-e) nazwę(-y) domen(y). Rejestrujący nie jest Pozwanym wskazanym w Pozwie. W dniu 2 listopada 2021 r. Centrum przesłało wiadomość e-mail do Powoda zawierającą dane kontaktowe rejestrującego wskazane przez Administratora oraz wezwało Powoda do wprowadzenia stosownej zmiany do Pozwu. Powód wniósł poprawiony Pozew w dniu 8 listopada 2021 r.
Centrum dokonało weryfikacji Pozwu i uznało Pozew wraz z poprawiony Pozew za spełniający wymogi formalne Regulaminu rozwiązywania sporów o domeny .eu (zwanego dalej „Regulaminem ADR”) oraz Regulaminu uzupełniającego rozwiązywania sporów o domeny .eu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (zwanego dalej „Regulaminem uzupełniającym ADR”).
Zgodnie z ust. B(2) Regulaminu ADR, Centrum przesłało do Pozwanego formalne Zawiadomienie o Pozwie. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 16 listopada 2021 r. Zgodnie z ust B(3) Regulaminu ADR, ostateczny termin składania Odpowiedzi na Pozew upłynął 28 grudnia 2021 r. Pozwany złożył Odpowiedź na Pozew w dniu 28 grudnia 2021 r.
Centrum powołało Louis-Bernard Buchman na stanowisko Arbitra w sprawie w dniu 10 stycznia 2022 r. Zespół Orzekający został powołany zgodnie z obowiązującą procedurą. Arbiter złożył Oświadczenie o przyjęciu powołania oraz Oświadczenie o bezstronności i niezawisłości zgodnie z ust. B(5) Regulaminu ADR.
Powód w niniejszym postępowaniu, Scandia Cosmetics S.A., jest polską firmą produkującą od ponad 30 lat kosmetyki naturalne. Powód produkuje kosmetyki naturalne zarówno pod własnymi markami, jak i świadczy usługi w zakresie produkcji i sprzedaży kosmetyków na rzecz podmiotów trzecich. Powód wskazał, że w 2008 r. w ramach struktury przedsiębiorstwa powstała marka kosmetyków naturalnych THE SECRET SOAP STORE.
Pozwany jest polską firmą zajmującą się produkcją i sprzedażą kosmetyków naturalnych, w tym kosmetyków pod marką THE SECRET SOAP STORE, prowadzoną za pośrednictwem nazwy domeny. Spółka została zarejestrowana w dniu 17 maja 2013 r. Jej udziałowcy to Monika Kosieniak-Stawowiak (zwanej dalej „MKS”) oraz Wojciech Smoliński.
MKS była zatrudniona przez Powoda na podstawie umowy o pracę od dnia 16 lipca 2007 r. na stanowisku zastępcy Dyrektora ds. Sprzedaż, a od dnia 1 stycznia 2008 r. na stanowisku Dyrektora Generalnego. Zgodnie z twierdzeniem Powoda, do obowiązków MKS należało m.in. kreowanie marki THE SECRET SOAP STORE i jej sprzedaży.
Opracowanie projektu graficznego znaku THE SECRET SOAP STORE zostało stworzone przez grafika Piotra Zacnego na podstawie umowy o dzieło z dnia 2 czerwca 2009 r. wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich („Umowa”). Umowa ta została zawarta przez MKS.
W dniu 9 października 2009 r. Powód zarejestrował domeny <secret-soap.pl> i <secretsoap.pl>.
W dniu 25 lutego 2011 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej („UPRP”) udzielił na rzecz The Secret Soap Store Monika Kosieniak-Stawowiak, jednoosobowej działalności gospodarczej wykonywanej przez MKS, prawa do następującego znaku towarowego (słowno-graficznego) o numerze R.235576 („Polski Znak Towarowy”):
Następnie, w dniu 2 sierpnia 2013 r. następujący znak towarowy (słowno-graficzny) o numerze 011447001 został zarejestrowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej („EUIPO”) na rzecz The Secret Soap Store Monika Kosieniak-Stawowiak („Znak Towarowy UE”):
Polski Znak Towarowy oraz Znak Towarowy UE zwane są dalej łącznie „Znakiem Towarowym 1”. W dniu 20 listopada 2015 r. domeny Powoda <secret-soap.pl> i <secretsoap.pl> zostały przeniesione na MKS.
W dniu 8 stycznia 2017 r. Pozwany zarejestrował spornej nazwę domeny w celu sprzedaży online kosmetyków naturalnych oznaczonych Znakiem Towarowym 1.
W dniu 25 maja 2018 r. Powód zawarł z grafikiem Piotrem Zacnym umowę, na mocy której strony potwierdziły, że Powód zlecił w 2008 r. Piotrowi Zacnemu wykonanie projektu znaku THE SECRET SOAP STORE. Osobą zlecającą wykonanie tego projektu w imieniu Powoda była MKS. Następnie, na żądanie MKS, Piotr Zacny podpisał Umowę wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do powyższego znaku na rzecz MKS. Umowa ta została przez Piotra Zacnego podpisana w związku z realizacją zlecenia na rzecz Powoda.
W dniu 4 grudnia 2020 r. UPRP wydał decyzję, w której na wniosek Powoda, unieważnił Polski Znak Towarowy.
UPRP stwierdził, że Polski Znak Towarowy został zarejestrowany w złej wierze („Decyzja UPRP”). Zgodnie z twierdzeniem Pozwanego, decyzja ta została przez Pozwanego zaskarżona. Ponadto, w dniu 30 kwietnia 2020 r. EUIPO wydało decyzję, w której na wniosek Powoda unieważnił Znak Towarowy UE („Decyzja EUIPO”). EUIPO stwierdził, że Znak Towarowy UE również został zarejestrowany w złej wierze.
W dniu 16 lutego 2021 r. UPRP udzielił Powodowi prawa do następującego znaku towarowego (słowno-graficznego) o nr R.340421 (zwanego dalej „Znak Towarowy 2”).
Na dzień wydania niniejszej Decyzji spornej nazwa domeny zawiera przekierowanie do domeny <secret-soap.eu>, z którą powiązany jest sklep internetowy Pozwanego oferujący kosmetyki naturalne oznaczone znakiem THE SECRET SOAP STORE.
(i) Powód twierdzi, że sporna nazwa domeny odtwarza Znak Towarowy 2, do którego Powód ma prawa, oraz jest niemal identyczna i myląco podobna do Znaku Towarowego 2 w zakresie, w jakim sporna nazwa domeny, <secret-soap.eu>, zawiera element SECRET SOAP w całości.
(ii) Powód twierdzi, że Pozwany nie ma żadnych praw ani uzasadnionych interesów w odniesieniu do spornej nazwy domeny. Ponadto Powód twierdzi, że nigdy nie upoważnił Pozwanego do używania Znaku Towarowego 2 w jakikolwiek sposób oraz że Pozwany nigdy nie był w żaden sposób powiązany ze Powodem.
(iii) Powód twierdzi, że Pozwany zarejestrował sporną nazwę domeny w złej wierze i również używa jej w złej wierze.
(iv) Powód domaga się, aby sporna nazwa domeny została przeniesiona na Powoda.
Pozwany nie wyraża zgody na żądanie Powódki w niniejszej sprawie.
W uzasadnieniu Pozwany podnosi, że pomysłodawcą znaku THE SECRET SOAP STORE i podmiotem praw z tego znaku na podstawie Umowy była MKS. Zakres obowiązków MKS w strukturze organizacyjnej Powoda nie obejmował tworzenia i opracowywania nazw produktów oraz tworzenia znaków graficznych. MKS dokonywała tych czynności w czasie wolnym.
Od 15 listopada 2009 r. MKS rozpoczęła prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w której używała znaku THE SECRET SOAP STORE, w szczególności w ramach współpracy z Powodem, któremu zlecała produkcję produktów z tym oznaczeniem. MKS następnie sprzedawała te produkty w ramach własnej działalności gospodarczej, a od 2013 r. w ramach działalności Pozwanego. Powód nie kwestionował uprawnień Pozwanego co do używania znaku THE SECRET SOAP STORE oraz prowadzonej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu spornej nazwy domeny.
Pozwany stwierdza dalej, że to Powód posiadając wiedzę o prawie MKS znaku THE SECRET SOAP STORE dokonał w dniu 20 listopada 2015 r. przeniesienia domen <secret-soap.pl> oraz <secretsoap.pl> na MKS. Zdaniem Pozwanego nie jest prawdziwe twierdzenie, jakoby to Powód promował ten znak. W ocenie Pozwanego on sam własnymi staraniami i działaniem wypromował znak. Pozwany poddaje w wątpliwość twierdzenia Powoda, jakoby ten przez wiele lat, co najmniej od 2013 r., nie dostrzegał, że Pozwana prowadzi działalność z użyciem Znaku Towarowego 1. W ocenie Pozwanego prawdziwą przyczyną zwolnienia MKS był spór pomiędzy Stronami dotyczący nieruchomości, na której obie Strony prowadzą działalność gospodarczą.
W odniesieniu do twierdzenia Powoda, zgodnie z którym spornej nazwa domeny jest identyczna albo myląco podobna do Znaku Towarowego 2, Pozwany podnosi, że spornej nazwa domeny nie zawiera w całości tego znaku. Określenia „The” oraz „Store” wystarczają do rozróżnienia spornej nazwy domeny ze Znakiem Towarowym 2.
Następnie, w odniesieniu do twierdzenia Powoda o braku praw i uzasadnionych interesów Pozwanego do spornej nazwy domeny, Pozwany stwierdza, że MKS posiada prawa autorskie do znaku THE SECRET SOAP STORE na podstawie Umowy, co do której Piotr Zacny wydał następnie bezskuteczne oświadczenie. Powód nie uczestniczył w promowaniu spornej nazwy domeny. Pozwany używał spornej nazwy domeny w związku ze swoją ofertą towarów, w dobrej wierze. W chwili rejestracji spornej nazwy domeny działalności gospodarcza MKS była już powszechnie znana.
Ponadto, w odniesieniu do twierdzenia Powoda o rejestracji spornej nazwy domeny w złej wierze, Pozwany podnosi raz jeszcze, że Powód przez wiele lat był świadomy działalności prowadzonej przez Pozwanego za pośrednictwem spornej nazwy domeny. Powód i Pozwany nie są konkurentami, ponieważ co najmniej od 2013 r. obie spółki prowadzą działalność gospodarczą w tożsamym zakresie. W tym czasie Powód nie formułował względem Pozwanego zarzutów w zakresie prowadzenia działalności konkurencyjnej.
Zespół Orzekający stwierdza, że Powód spełnia ogólne kryteria kwalifikowalności do rejestracji określone w ust. 4(2)(b) rozporządzenia (WE) nr 733/2002, zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 2019/517, a zatem, zgodnie z Regulaminem ADR ust. B11(b), przeniesienie spornej nazwy domeny jest środkiem zaradczym dostępnym dla Powoda.
Zgodnie z Regulaminem ADR ust. B11(a), Zespół Orzekający jest upoważniony do podejmowania decyzji w sprawie na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów.
Zgodnie z Regulaminem ADR ust. B11(d), to na Powodem spoczywa ciężar wykazania, że kryteria wymagane do przyznania żądanego zadośćuczynienia zostały spełnione.
Zgodnie z Regulaminem ADR ust. B10(b), Zespół Orzekający jest uprawniony do wyciągnięcia z faktu niezastosowania się przez pozwanego do przepisów takich wniosków, jakie uzna za stosowne, a zgodnie z Regulaminem ADR ust. B7(d) Zespół Orzekający jest uprawniony do określenia według własnego uznania dopuszczalności, stosowności, istotności i wagi dowodów.
A. Nazwa domeny identyczna albo myląco podobna do nazwy, do której Powód rości sobie prawo, które zostało uznane lub jest ustanowione przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego i/lub prawa wspólnotowego
Porównując znak towarowy ze sporną nazwą domeny <secret-soap.eu>, jest oczywiste, że ta ostatnia jest myląco podobna do Znaku Towarowego 2, oddzielonego pośrodku myślnikiem, po którym następuje krajowy kod domeny najwyższego poziomu (“ccTLD”) “.eu”.
Określenia „The” oraz „Store” nie rozróżniają j spornej nazwy domeny ze Znakiem Towarowym 2.
Powszechnie przyjmuje się, że ccTLD nie ma zasadniczo wpływu na ocenę nazwy domeny w celu określenia tożsamości lub mylącego podobieństwa.
Zespół Orzekający stwierdza, że sporna nazwa domeny <secret-soap.eu> jest myląco podobna do Znaku Towarowego 2, ponieważ element SECRET SOAP jest łatwo rozpoznawalny w spornej nazwie domeny.
Zob. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), sekcje 1.8 i 1.9.
Zatem Powód spełnił wymóg Regulaminu ADR ust. B11(d)(1)(i).
Chociaż to na stronie powoda spoczywa ostateczny ciężar ustalenia elementów wymagane przez Regulamin ADR ust. B11(d)(1), w odniesieniu do Regulaminu ADR ust. B11(d)(1)(ii) mogłoby to skutkować często niemożliwym zadaniem udowodnienia tezy negatywnej, wymagającym informacji, które są przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, w posiadaniu strony pozwanej.
W związku z tym Zespół Orzekający uważa, że Regulamin ADR ust. B11(d)(1)(ii) przenosi ciężar przedstawienia dowodów na pozwanego w celu przedstawienia dowodów praw lub uzasadnionych interesów w odniesieniu do nazwy domeny, gdy tylko powód przedstawi dowód prima facie, co zdaniem Zespółu Orzekającym, w oparciu o fakty i argumenty przedstawione powyżej, uczynił Powód w tej sprawie. Zespół Orzekający uważa że twierdzenie Pozwanego, że MKS stworzyła znak i sporną nazwę domeny w czasie wolnym od pracy, nie jest przekonujące dla odparcia twierdzeń Powoda.
Podobne opinie paneli UDRP można znaleźć w dokumentach Document Technologies, Inc. przeciwko International Electronic Communications Inc., sprawa WIPO nr D2000-0270, oraz WIPO Overview 3.0, sekcja 2.1.
Nie ma dowodów na to, że Pozwany używa w dobrej wierze spornej nazwy domeny.
Charakter spornej nazwy domeny jest taki, że niesie ze sobą wysokie ryzyko domniemanego powiązania ze Powodem, biorąc pod uwagę, że sporna nazwa domeny jest myląco podobna ze Znakiem Towarowym 2.
Aby odeprzeć wszelkie przypuszczenia, że pozwany ma takie prawa lub uzasadnione interesy, Powód argumentował, że pozwany (i) nie ma żadnych powiązań ze Powodem oraz (ii) nie otrzymał od Powodu upoważnienia do rejestracji lub używania spornej nazwy domeny.
W tych okolicznościach Zespół Orzekający stwierdza, że Powód spełnił wymóg Regulaminu ADR ust. B11(d)(1)(ii) w odniesieniu do spornej nazwy domeny.
Pozwany nie przedstawił przekonujących argumentów, które mogłyby skłonić Zespół Orzekający do zakwestionowania argumentów Powodu, że Pozwany działał w złej wierze, wprowadzając w błąd na szkodę Powodu poprzez rejestrację nazwy domeny myląco podobna ze Znakiem Towarowym 2.
W poprzednich decyzjach UDRP ustalono, że w przypadku, gdy pozwany wiedział lub powinien był wiedzieć o znaku towarowym przed rejestracją spornej nazwy domeny, takie zachowanie może być, w pewnych okolicznościach, wystarczającym dowodem rejestracji i użytkowania w złej wierze. Patrz Weetabix Limited przeciwko Panu J. Clarke, sprawa WIPO nr D2001-0775.
W tym przypadku, w świetle dowodów przedstawionych przez stron, Zespół Orzekający uważa że Pozwany zdecydował się zarejestrować sporną nazwę domeny wiedząc o graficznego znaku THE SECRET SOAP STORE. Patrz: Barney’s Inc. przeciwko BNY Bulletin Board, sprawa WIPO nr D2000-0059; Kate Spade, LLC przeciwko Darmstadter Designs, sprawa WIPO nr D2001-1384, powołując się na sprawę Cellular One Group przeciwko Paul Brien, sprawa WIPO nr D2000-0028; oraz SembCorp Industries Limited przeciwko Hu Huan Xin, sprawa WIPO nr D2001-1092.
Poprzednie panele UDRP uznały również, że wykorzystanie nazwy domeny przez pozwanego w złej wierze może również wynikać z faktu, że wykorzystanie w dobrej wierze nie jest w żaden sposób prawdopodobne, biorąc pod uwagę specyfikę działalności (patrz sprawa Audi AG przeciwko Hans Wolf, WIPO nr D2001-0148). Twierdzenie, że MKS stworzyła znak i sporną nazwę domeny w czasie wolnym od pracy, nie jest przekonujące, o czym orzeczono w sprawie Scandia Cosmetics S.A. przeciwko Secret Soap Store Franchising sp. z o.o., Wojciech Smolinski, sprawa WIPO nr D2021-3376.
Zespół Orzekający stwierdza, że rzeczywiście nie jest możliwe wyobrażenie sobie jakiegokolwiek prawdopodobnego przyszłego aktywnego wykorzystania spornej nazwy domeny, które nie byłoby bezprawne, biorąc pod uwagę specyfikę działalności Powodu i skład spornej nazwy domeny.
Zespół Orzekający stwierdza że rejestracja i korzystanie przez Pozwanego ze spornej nazwy domeny stanowią działanie w złej wierze, a wymóg Regulaminu ADR ust. B11(d)(1)(iii) jest w tym przypadku również spełniony.
Wobec powyższego, zgodnie z Regulaminem ADR ust. B(11), Zespół Orzekający podjął decyzję o przeniesieniu nazwy spornej domeny <secret-soap.eu> na Powoda. Decyzja zostanie wykonana przez Rejestr w ciągu trzydziestu (30) dni od powiadomienia Stron o decyzji, chyba że Pozwany rozpocznie postępowanie sądowe w jurysdykcji wzajemnej, jak określono w Regulaminie ADR ust. A1.
In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2021-0030.
The Complainant is Scandia Cosmetics Spółka Akcyjna.
The Respondent is Secret Soap Store Franchising sp. z o.o.
The disputed domain name is <secret-soap.eu>. The disputed domain name was registered on January 8, 2017 with home.pl S.A. At the time the Complaint was filed, it was resolving to the Respondent's online store offering natural cosmetics bearing the mark THE SECRET SOAP STORE.
The Complaint was filed on October 8, 2021 and the Respondent submitted a Response on December 28, 2021. The Panel was appointed on January 10, 2022.
On February 16, 2021, the Polish Patent Office granted the Plaintiff the right to the trademark THE SECRET SOAP STORE (word and figurative) no. R.340421.
Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
The “secret soap” element is easily recognizable in the disputed domain name. Consequently, the disputed domain name is confusingly similar to the Complainant’s trademark.
The disputed domain name has been registered by the Respondent without rights or legitimate interests in the name.
The disputed domain name was registered and is being used in bad faith.
In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules, the disputed domain name is transferred to the Complainant.
Louis-Bernard Buchman
Arbiter
Data: 27 stycznia 2022 r.