El Promovente es WI Consultores S.A.P.I. de C.V. con domicilio en Zapopan, Jalisco, México, representada internamente.
El Titular es Fabián Montes, con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México, representado por Juan José Hernández García, México.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <capitaliza.com.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es NIC México a través de Netcommerce.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de noviembre de 2011. El 9 de noviembre de 2011 el Centro envió a NIC México, vía correo electrónico, un requerimiento de verificación registral en relación al nombre de dominio en disputa. El 11 de noviembre de 2011, NIC México remitió al Centro, por igual vía, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante y proporcionando a la vez la información completa de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
Con fundamento en los artículos 2.A y 4 del Reglamento, el Centro corrió formal traslado de la Solicitud y sus anexos al Titular, por virtud de lo cual el procedimiento dio inicio el 21 de noviembre de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de diciembre de 2011. El Escrito de Contestación fue presentado el 9 de diciembre de 2011.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 19 de diciembre de 2011, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
En observancia a lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento y habiendo previamente constatado que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, el Experto envió a través del Centro a los representantes de las partes por vía electrónica una notificación de cierre del procedimiento el 28 de diciembre de 2011, pasando el expediente a estado de resolución.
El Promovente se constituyó mediante escritura pública como sociedad anónima promotora de inversión (SAPI) en Zapopan, Jalisco, el 25 de junio de 2009.
El Promovente es titular del registro No. 1087528 que ampara la marca mixta C CAPITALIZA SOLUCIONES DE INVERSION y Diseño registrada en México desde el 4 de marzo de 2009 en la clase 36 internacional con relación a “soluciones de inversión, colocación de acciones, servicios de asesoría en mercados financieros, planes y análisis de inversiones”. La titularidad del registro de marca en comento se deriva del contrato de cesión de derechos que el Promovente celebró el 4 de julio de 2009 con Capitaliza Soluciones de Inversión, S.A. de C.V., titular originario de dicho registro y quien desde entonces se encontraba en proceso de liquidación.
La transmisión de derechos en favor del Promovente quedó inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 11 de febrero de 2011.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por instrucciones del Titular el 30 de julio de 2009.
Como se desprende de las afirmaciones no desvirtuadas del Promovente y de la dirección de correo electrónico del registrante que aparece en la base de datos WhoIs, el Titular está vinculado a Capitaliza Soluciones S.A.P.I., de C.V., otra sociedad anónima promotora de inversión (SAPI) que se constituyó mediante escritura pública en Guadalajara, Jalisco, el 11 de julio de 2008 con el objeto de prestar servicios de consultoría patrimonial a personas físicas y morales que deseen invertir en mercados de capitales nacionales e internacionales a través de diversos instrumentos financieros. Para efectos de esta decisión, la referencia al “Titular” se extiende a Capitaliza Soluciones S.A.P.I. de C.V. como si se tratase de la misma persona que Fabian Montes.
Aduciendo inobservancia a requisitos legales necesarios para la formalización de la designación del nuevo liquidador que firmó el contrato de cesión de derechos de la marca base de la acción, el Titular solicitó la declaración judicial de nulidad de dicho contrato y de su respectiva inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mediante demanda de juicio ordinario mercantil presentada el 7 de abril de 2011 en contra del Promovente, misma que fue admitida y radicada bajo el expediente 196/2011 por el Juzgado Segundo de Distrito en materia Civil del estado de Jalisco, cuyo juicio se encuentra en curso.
Las afirmaciones y razonamientos en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de causar confusión respecto a la marca registrada C CAPITALIZA SOLUCIONES DE INVERSION y Diseño, siendo CAPITALIZA la palabra clave y fundamental dentro de dicha marca propiedad del Promovente;
ii. El nombre de dominio en disputa y la marca registrada del Promovente son prácticamente idénticas, lo que confunde a las personas que acceden a Internet en busca de la marca registrada del Promovente;
iii. El sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa se encuentra fuera del control del Promovente y por tanto este último no puede hacer nada ante las publicaciones que en dicho sitio se difunden y que afectan la imagen de la marca del Promovente;
iv. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; el único que tiene interés legítimo sobre el mismo es el propio Promovente;
v. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe por el Titular toda vez que su fecha de registro fue posterior a la fecha en que el Promovente adquirió la marca base de la acción;
vi. El Titular registró el nombre de dominio con el fin de impedir que el Promovente lo pudiera tener bajo su titularidad y pudiera explotarlo en relación con su marca registrada;
vii. El Titular está utilizando el nombre de dominio en disputa única y exclusivamente para perturbar de manera directa e intencional la actividad comercial del Promovente;
viii. Al ingresar al sitio de Internet bajo el nombre de dominio en disputa se pueden encontrar varios links que direccionan a notas periodísticas amarillistas e infundadas que difaman de manera directa al Promovente y provocan confusión en su público consumidor.
Las excepciones y defensas que el Titular opone en su defensa son las siguientes:
i. Los supuestos derechos que ostenta el Promovente en cuanto a la marca C CAPITALIZA SOLUCIONES DE INVERSION y Diseño se encuentran sub júdice por encontrarse en trámite un proceso judicial;
ii. La palabra CAPITALIZA es una palabra genérica de uso común que el Titular legalmente puede utilizar ya que su denominación social es precisamente Capitaliza Soluciones S.A.P.I. de C.V., siendo así que dicha palabra de ningún modo es exclusiva de la marca C CAPITALIZA SOLUCIONES DE INVERSION y Diseño;
iii. El Promovente hace una conjetura en cuanto a la intención del Titular al momento de crear el nombre de dominio en disputa para perjudicarlo, cuando en realidad el Titular ignoraba la supuesta cesión al momento en que realizó el registro del nombre de dominio en disputa.
iv. El Promovente pretende hacerse pasar como legítimo titular de los derechos del registro de la marca base de la acción cuando la validez del contrato mediante el que supuestamente adquirió los mismos está siendo atacada judicialmente;
v. El que el Promovente afirme sin demostrar que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe no puede ser tomado en consideración como razón para resolver a su favor;
vi. Los enlaces que aparecen en el sitio Web adscrito al nombre de dominio en disputa se refieren a notas periodísticas de las cuales el Titular no es autor ni puede atribuírsele responsabilidad en la veracidad del contenido de las mismas que se publican únicamente con fines informativos;
vii. El Titular se encuentra amparado por el derecho a la libertad de expresión que se encuentra reconocido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
viii. Debido a que el Promovente no prueba sus afirmaciones, el Titular debe conservar el nombre de dominio en disputa.
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP ya que numerosos precedentes relativos a esta última se encuentran disponibles en el portal del Centro.
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.A de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, la Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
i El nombre de dominio en disputa es idénticos o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii El nombre de dominio en disputa ha sido registrados o se utiliza de mala fe.
Como la inmensa mayoría de expertos ha reiterado, la cuestión principal en este apartado de la Política se reduce a determinar mediante una comparación visual global si el nombre de dominio en disputa por sí mismo se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política, sin importar si el sitio Web vinculado al nombre de dominio en cuestión confunde o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la Política).
El Promovente funda su Solicitud en la marca registrada que se integra por la denominación C CAPITALIZA SOLUCIONES DE INVERSIÓN así como por el logotipo en que aparecen diversos anillos superpuestos dentro de un círculo.
Debido a que los nombres de dominio por su propia naturaleza son incapaces de contener elementos figurativos, el presente análisis de confusión se centrará exclusivamente en los componentes literales de la marca mixta de referencia. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036 (excluyendo del examen de confusión componentes gráficos de la marca en atención a que éstos no pueden reproducirse en un nombre de dominio).
Ahora bien, al confrontar la frase C CAPITALIZA SOLUCIONES DE INVERSIÓN que conforma la porción nominativa de la marca base de la acción, con el término “capitaliza” que constituye el elemento relevante del nombre de dominio en disputa, no se advierte una semejanza de tal magnitud que propicie la confusión entre los signos en pugna.
Ello en razón de que los identificadores sujetos a estudio deben apreciarse en su integridad, y en consecuencia no puede decirse que la sola coincidencia de un término de uso corriente como “capitaliza” sea suficiente para acarrear la confusión que proscribe la Política, de lo contrario cualquier semejanza por más mínima que fuera daría lugar a confusión. Ver Fábrica de Brochas Perfect, S.A. de C.V. v. Dagoberto Ugarte, Caso OMPI No. D2008-0622 (la inexacta correspondencia de un solo elemento aislado con tan poca capacidad distintiva como PERFEC, constituye un factor demasiado tenue para motivar una determinación de similitud en grado de confusión al amparo de la Política) y Public Storage v. Deer Valley Mini & RV Storage and Deer Valley Mini Storage, Caso OMPI No. D2011-1397 (el hecho de que el demandante posea derechos sobre la marca PUBLIC STORAGE no significa que estos derechos sean “fuertes”). .
Múltiples expertos han sostenido que la capacidad distintiva de una marca constituye un factor relevante al momento de valorar si se surte o no la primera condición de la Política, especialmente si el único elemento reproducido en el nombre de dominio no es reconocible intuitivamente como marca por los usuarios de Internet. Ver Capt’n Snooze Management Pty Limited v. Domains 4 Sale, Caso OMPI No. D2000-0488 (negando que hubiera confusión entre <snooze.com> y las marcas CAPT´N SNOOZE y CHOOZE SNOOZE, al considerar que el término “snooze” es en cierta medida descriptivo); y párrafo 1.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición, (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”) (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition “WIPO Overview 2.0”) donde se refiere que para los efectos del análisis de confusión una marca puede no ser reconocible como tal cuando se conforma de un término o frase común. Ver también Mondial Assistance S.A.S. v. Compana LLC, Caso OMPI No. 2007-0965 (desestimando la demanda por falta de confusión entre la marca “MONDIAL ASSISTANCE” y el nombre de dominio <mondial.com> al considerar que la marca base de la acción se conformaba por dos palabras descriptivas en francés y que el demandante no gozaba de un derecho exclusivo de uso sobre el término “mondial” por sí solo).
Por consiguiente no se satisface la condición impuesta por el artículo 1.A.i de la Política.
En vista de la conclusión que antecede y del carácter acumulativo de los tres elementos de la Política bajo el artículo 1.A, deviene intrascendente entrar al estudio de las alegaciones de las partes en cuanto a los rubros de legitimidad y mala fe.
Por último, el Experto hace constar que nada de lo aquí resuelto prejuzga sobre los derechos y obligaciones de las partes a dilucidarse en el juicio ordinario mercantil radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en materia Civil del estado de Jalisco bajo el expediente 196/2011.
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 2 de enero de 2012