Los Promoventes son Dr. Martens International Trading GmbH y Dr. Maertens Marketing GmbH (en adelante el “Promovente”), con domicilio en Gräfelfing, Alemania y Seeshaupt, Alemania, respectivamente, representados por Beetz & Partner, Alemania.
El Titular es Domain Admin, con domicilio en Beaverton, Oregon, Estados Unidos de América.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <drmartens.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es NIC México por conducto de Neubox.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de noviembre de 2011 por correo electrónico. El mismo día, el Centro envió a NIC México vía correo electrónico, un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de noviembre de 2011, NIC México remitió al Centro, por igual vía, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante y proporcionando a su vez los detalles de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El 1 de diciembre de 2011, el Centro notificó al Promovente las deficiencias formales de su Solicitud, las cuales fueron subsanadas el 5 de diciembre de 2011.
El Centro verificó que la Solicitud corregida cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
Con fundamento en los artículos 2.A y 4 del Reglamento, el Centro corrió formal traslado de la Solicitud y sus anexos al Titular, dando con ello inicio al procedimiento el 8 de diciembre de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el término para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de diciembre de 2011. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 4 de enero de 2012.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 23 de enero de 2012, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Atento a lo dispuesto por el artículo 13.A del Reglamento y a falta de pacto en contrario entre las partes, el idioma del presente procedimiento es el español.
El Promovente es una empresa alemana dedicada a la fabricación y distribución de productos de calzado desde 1950.
El Promovente es conocido internacionalmente por sus famosas botas de piel con suela de amortiguación que comercializa en Alemania, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo mediante distribuidores locales y a través de la tienda en línea que mantiene en “www.drmartens.com”
En México, el Promovente tiene registrada desde 2005 la marca DR. MARTENS en la clase 25 internacional que ampara “vestuario y accesorios de vestuario, sombrerería, calzado y sus partes”.
El Titular, por su parte, registró el nombre de dominio en disputa el 18 de julio de 2011.
Al momento de dictarse esta Decisión, el nombre de dominio en disputa se encuentra en venta, según se oferta en el portal respectivo, dentro del cual figuran únicamente enlaces a otros sitios Web, intitulándose la mayoría de dichos hipervínculos con el nombre del Promovente y los productos que este comercializa bajo su marca DR. MARTENS.
Al enterarse del registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, el Promovente dio inicio al presente procedimiento.
Las afirmaciones y razonamientos en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
(i) Es innegable el parecido que guarda el nombre de dominio en disputa con la marca DR. MARTENS del Promovente en los planos fonético, gráfico y conceptual;
(ii) El aspecto visual y la pronunciación entre el nombre de dominio en disputa y la marca registrada del Promovente son idénticos;
(iii) En Kraft Foods Global Brands c. Danyy Phillips, Caso OMPI No. DES2010-0001, se establecieron tres criterios para dilucidar la existencia de derechos o intereses legítimos conforme al Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES"), a saber i) cuando se realiza una oferta de buena fe de productos o servicios bajo el nombre de dominio en disputa; ii) cuando el Titular sea conocido corrientemente con el nombre de dominio en disputa; y iii) cuando se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa; ninguno de cuyos supuestos se verifica en la especie;
(iv) Si se echa un vistazo a la página Web que aloja el nombre de dominio en disputa y por medio de la cual el Titular ofrece sus productos, podrá corroborarse que la actividad principal de este es la comercialización de artículos de calzado;
(v) El nombre de dominio en disputa es fruto de una creación independiente del Titular ni este desarrolla una actividad legítima bajo el nombre “drmartens” que justifique una intromisión en la esfera de derechos del Promovente;
(vi) La utilización del nombre de dominio en disputa es la captación de usuarios mediante la falsa asociación entre el Titular y el Promovente;
(vii) El Titular no ha solicitado ni le ha sido concedida licencia o autorización alguna por parte del Promovente para poder usar el nombre de dominio en disputa;
(viii) El Promovente sospecha que el Titular ha intentado aprovecharse del renombre que gozan las marcas del Promovente con el fin de atraer visitas a su página Web, para que una vez allí, los usuarios puedan consultar un amplio catálogo de los artículos de calzado por los que el Promovente es bien conocido;
(ix) Los productos que oferta el Titular en su página Web se refieren también a los concurrentes del Promovente;
(x) El Titular, al utilizar el nombre de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web, creando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente en cuanto a los productos que figuran en su página Web;
(xi) Un elemento que acredita la mala fe del Titular reside en la notoriedad de la marca DR. MARTENS en relación con las famosas botas que fabrica el Promovente;
(xii) Resulta de todo punto increíble que el Titular no conozca la marca del Promovente, máxime si su actividad principal es la fabricación de un calzado similar al que comercializa el Promovente;
(xiii) El hecho de que el Titular compita en el mercado con el Promovente provoca que la mala fe se manifieste con más claridad si cabe colegir que su verdadera intención es generar confusión con respecto a los productos que el Promovente oferta en todo el mundo con el fin de aprovecharse de su prestigio.
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos conforme a la UDRP ya que numerosos precedentes relativos a esta última se encuentran disponibles en el portal del Centro.
Por otra parte, llama la atención del Experto la oscuridad e incongruencia de varios pasajes de la Solicitud, seguramente producto de la falta de dominio del idioma español por parte de los representantes del Promovente, dificultando la comprensión de varios de los argumentos vertidos por dicha parte.
Sirva la presente Decisión para dejar sentado que aún cuando el procedimiento que regula la Política es hasta cierto punto informal, ello no quiere decir que el Promovente pueda esperar una suerte de suplencia de la deficiencia de su Solicitud, máxime cuando en la elaboración de esta intervinieron profesionales del derecho. Ver Salvador Herbella Martin v. Juan Pablo Nuño Sánchez, Caso OMPI No. DMX2011-0026 (desestimando la Solicitud al valorar que el Promovente no ofreció ningún razonamiento o prueba que hicieran concluir, aún presuntivamente, la imposibilidad de que el Titular pudiera prevalerse de alguna de las hipótesis defensivas que reconoce la Política en su artículo 1.C).
A juicio de este Experto, el promovente de un procedimiento LDRP debe como mínimo expresar con claridad la causa de pedir en relación a los tres requisitos que para la procedencia de la acción exige la Política. El Experto estima que el Promovente cumple con esta exigencia mínima.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.A de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Como la inmensa mayoría de expertos ha reiterado, la cuestión principal en este apartado de la Política se reduce a determinar mediante una comparación visual global si el nombre de dominio en disputa por sí mismo se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política, sin importar si el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa confunde o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la Política).
Bajo esta premisa, al confrontar la expresión “drmartens”, siendo este el segmento relevante del nombre de dominio en disputa, con la marca registrada DR. MARTENS, se advierte a simple vista que ambos signos no son sólo semejantes en grado de confusión, sino prácticamente idénticos, ya que el punto (“.”) que figura en la marca base de la acción, -no así en el nombre de dominio en disputa-, debe desestimarse del presente análisis en razón de que técnicamente un punto no puede formar parte de un nombre de dominio de Internet. Ver Dr. Martens International Trading,GmbH, Dr. Maertens Marketing GmbH v. Private Whois Service, Caso OMPI No. D2011-1753 (la eliminación del punto y el espacio entre palabras es intrascendente para los fines de un análisis de identidad o confusión bajo la Política ya que un nombre de dominio no admite la presencia de espacios o puntos entre los caracteres que lo conforman).
En función de lo anterior, el Experto juzga superado el umbral que establece el artículo 1.A.i de la Política.
El Promovente afirma en su Solicitud que el Titular carece de derechos o intereses legítimos al amparo de la Política ya que no cuenta con licencia o autorización del primero para usar el nombre de dominio en disputa.
La alegación de cuenta es interpretada por el Experto en el sentido de que el Titular no tiene conferida a su favor licencia o autorización alguna por parte del Promovente para usar la marca registrada DR. MARTENS como nombre de dominio.
Por otro lado, las constancias que integran el expediente no permiten inferir a este Experto que el Titular pueda poseer derechos de marca propios sobre la denominación “Dr. Martens”, ni que sea conocido en ningún circuito comercial por el nombre de dominio en disputa.
En el mismo tenor, el Experto aprecia que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa no es mas que una página de aterrizaje (mejor conocida como “landing page” en inglés) que no puede dar origen en las presentes circunstancias a una oferta de buena fe de productos o servicios bajo el nombre de dominio en disputa, ni a un uso legítimo o leal o no comercial del mismo a la luz del artículo 1.C de la Política. Ver párrafo 2.6 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, Segunda Edición, (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”), donde se da cuenta que los grupos de expertos han resuelto que las páginas que incluyen únicamente enlaces a portales de terceros no dan lugar a derechos o intereses legítimos en el contexto de la Política cuando dichos enlaces se refieren a los productos o servicios que comercializa el Promovente, como ocurre aquí, puesto que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa contiene hipervínculos tanto a los productos del propio Promovente como a los de sus competidores.
En suma, a este Experto no le resulta evidente que el Titular tenga derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa.
La ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular se robustece por su falta de contestación a la Solicitud. Ver Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Reality Inc and D3M Domain Sales, Caso No. AF-0336a, (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).
De esta forma considera el Experto que se surte la condición prevista en el artículo 1.A.ii de la Política.
Debido al renombre que ha adquirido su marca en el mercado mundial del calzado, el Promovente alega que el Titular ha estado utilizando el nombre de dominio en disputa de mala fe en términos de la causal descrita en el inciso iv del artículo 1.B de la Política y que se transcribe a continuación:
“se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
Por cuanto a la reputación de la marca del Promovente, el Experto hace suya la determinación de otro experto sobre el particular. Ver Dr. Martens International Trading GMBH, Dr. Maertens Marketing GMBH v. Private Whois Service, supra (DR. MARTENS representa una marca reconocida globalmente que ha estado en el comercio por más de cincuenta años).
Tomando en consideración que el nombre de dominio en disputa se anuncia a la venta, que el contenido del portal respectivo hace referencia a los diversos modelos de calzado que fabrica el Promovente, y por último que el Titular está domiciliado en uno de los países donde el Promovente comercializa dichos modelos bajo la marca DR. MARTENS, es de colegirse que el Titular registró de mala fe y ha venido usando de mala fe el nombre de dominio en disputa para aprovecharse del reconocimiento de que goza la marca DR. MARTENS tanto en Estados Unidos como internacionalmente, con el fin de atraer visitantes a su sitio Web y obtener utilidades por la venta o el acceso a los enlaces incluidos en el mismo, lo que actualiza la hipótesis del artículo 1.B.iv invocada por el Promovente. Ver asimismo "Dr. Martens" International Trading GmbH. and "Dr. Maertens" Marketing GmbH v. Private Whois Service, Caso OMPI No. D2011-1191 (el demandado debió haber tenido conocimiento de los derechos de marca del demandante al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que constituye mala fe de acuerdo a la Política).
En tal virtud, el Experto tiene por demostrado sobradamente el requisito previsto en el artículo 1.A.iii de la Política.
En mérito de lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. Por consiguiente, en aplicación de los artículos 1.G.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se ordena que el nombre de dominio en disputa <drmartens.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 8 de febrero de 2012