La Promovente es Trek Bicycle Corporation (en adelante “Trek”) con domicilio en Waterloo, Wisconsin, Estados Unidos de América, representada por Sequel Technology & IP Law, PLLC, Estados Unidos de América.
La Titular es Ecoesportiva S.A. de C.V., con domicilio en México, D.F., México, representada internamente.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <trekbikes.mx>.
El registrador del nombre de dominio en disputa es NIC-México (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey ["ITESM"] administrado por Network Information Center México, S.C. ["Registry .MX"] en adelante el “Registrador”).
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de marzo de 2012. El 12 de marzo de 2012 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de marzo de 2012, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación, e indicando que el nombre de dominio en disputa se mantendría bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento. La Promovente presentó una Solicitud enmendada con fecha 16 de marzo de 2012 en respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 19 de marzo de 2012. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de abril de 2012. El Escrito de Contestación fue presentado con fecha 8 de abril de 2012.
El Centro nombró a Pedro W. Buchanan Smith como miembro único del Grupo de Expertos el día 27 de abril de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento.
El Centro señaló el día 11 de mayo de 2012, como la fecha para la emisión de la decisión del Experto, notificando lo anterior de conformidad con el artículo 8.F del Reglamento, y transfiriendo el expediente del caso al suscrito Experto.
El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluación del Centro, de que la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional. Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada a la Parte Titular registrada del nombre de dominio en disputa de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento y conforme al Acuerdo de Registro de Nombre de Dominio y a las Políticas Generales de Nombre de Dominio del Registrador.
El Experto no ha recibido ningún requerimiento de la Promovente ni de la Titular respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de solución de controversias en materia de nombres de dominio.
Más aún, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. En adición, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier corte o tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.
El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.
La Solicitud se basa en la famosa marca comercial TREK (la “Marca TREK”), la cual la Promovente y sus predecesores han adoptado y usado de manera continua para comerciar, a partir de 1977, en relación con la venta de, entre otros, bicicletas, refacciones y accesorios (“Productos”).
La Marca TREK está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en varios registros válidos, en vigor y pendientes. La Promovente es la propietaria de dichos registros. Se incluyeron copias de los registros de la Marca TREK como Anexo E de la Solicitud.
Fundada hace 35 años, Trek se convirtió en una empresa de clase mundial con ventas de más de 800 millones de dólares estadounidenses el año pasado únicamente. En la actualidad, Trek cuenta con más de 1,800 empleados en todo el mundo. En 2010, las ventas internacionales representaron más de la mitad de las ventas totales de Trek.
La Marca TREK se ha utilizado en el comercio mundial en relación con bicicletas, prendas de ropa, refacciones y accesorios durante 34 años.
Trek le vendió sus productos TREK a un distribuidor autorizado en México a principios de 1991. Junto con sus marcas GARY FISHER y BONTRAGER, las ventas de Trek en México recaudaron aproximadamente 6.1 millones de dólares estadounidenses en ingresos generados por la venta al mayoreo de las marcas desde 2004. En el año 2011, Trek adoptó un modelo de ventas directas y ahora vende estas marcas directamente a cerca de 35 vendedores al por menor en México.
Según los hallazgos del experto en el primer procedimiento bajo la LDRP entablado por la Promovente en contra de la Titular, Caso OMPI No. DMX2011-0036, la Titular no es distribuidor autorizado de Trek ni tenía permiso de Trek para registrar el nombre de dominio en disputa incorporando la Marca TREK. Véase opinión emitida en Trek Bicycle Corporation v Ecoesportiva, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2011-0036 cuya decisión recayó el 31 de enero de 2012 (la “Decisión”)
Como consecuencia del uso amplio, duradero, continuo y destacado de Trek, la Marca TREK ha adquirido una reputación importante, el reconocimiento público y fama en México y el mundo, y este es el medio por el cual la Promovente y sus Productos son conocidos ante el público y se pueden identificar su fuente y origen.
Trek comenzó a vender bicicletas y cuadros para bicicleta bajo la Marca TREK en marzo de 1977 y, desde entonces, ha crecido hasta convertirse en el segundo fabricante de bicicletas más grande del mundo. Desde 2004 a la fecha, Trek ha generado miles de millones de dólares estadounidenses de ingresos de la venta mundial de sus Productos Marca TREK.
Desde el año 2000 hasta la fecha, Trek ha gastado cientos de millones de dólares estadounidenses publicitando sus Productos alrededor del mundo, incluido México, mediante publicidad impresa, Internet y el patrocinio de ciclistas y equipos de ciclistas. Trek gastó un promedio de cerca de 30 millones de dólares estadounidenses al año en publicidad mundial tan sólo en los últimos tres años.
La Marca TREK ha sido promovida mediante el patrocinio de atletas y equipos profesionales durante muchos años, lo que incluye el heptacampeón de la TOUR DE FRANCE®, Lance Armstrong, y varios equipos de ciclismo profesionales, incluido el equipo de la OFICINA DE CORREOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el equipo de DISCOVERY®, el equipo de ASTANA®, el equipo de RADIO SHACK®, el equipo de LEOPARD TREK, el equipo de ciclismo de montaña de TREK WORLD RACING y un equipo mexicano denominado TECOSTREK.
Los Productos de TREK se exhiben en muchos anuncios publicitarios en sitios web populares, tales como “velonews.competitor.com”, “cyclingnews.com” y “pinkbike.com”. Es común que las bicicletas TREK aparezcan en revistas como ESPN, Rolling Stone y Time, así como en películas famosas y programas de televisión, tales como “Virgen a los 40”, “El Avispón Verde” y muchos otros.
En la actualidad, las ventas en México las realizan vendedores independientes al por menor de equipo para ciclismo y deportes. De igual modo, hay por lo menos 35 vendedores independientes al por menor en todo México que venden los productos de la Marca TREK.
El nombre de dominio en disputa se registró el 8 de julio de 2011.
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que la Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
1. El nombre de dominio en disputa <trekbikes.mx> es idéntico a la famosa marca de Trek, salvo que incluye la simple designación genérica “bikes”. Véase CHANEL, INC. v. ESTCO TECHNOLOGY GROUP, Caso OMPI No. D2000-0413 (Añadir.[ ] términos genéricos [...] no es suficiente para evitar confusiones); Bayerische Motoren Werke AG v. Caso OMPI No. D2001-1231 (fallo que determinó a <bmwbikes.com> y <bmwuk.com> como nombres de dominio similares en grado de confusión a la marca BMW); Telstra Corporation Limited v. Ozurls, Caso OMPI No. D2001-0046 (añadir un descriptor geográfico no modifica la naturaleza confusa de la similitud); véase también Trip Network Inc. d/b/a Cheap Tickets, Inc. v. Sigfredo Alviera, Caso NAF No. FA0702000914943 (en la que se concluye que la inclusión de un nombre de dominio de Internet genérico [gTLD] es irrelevante cuando su análisis conlleva a una similitud confusa).
El nombre de dominio en disputa, <trekbikes.mx>, comparte las mismas características de los nombres de dominio anteriormente transferidos a favor de la Promovente <trekbikes.com.mx>, <trek.com.mx>, <trekmexico.com.mx> y <trek.mx> acerca de los cuales el experto en el Caso OMPI No. DMX2011-0036 expresó: “[…] reproducen en su totalidad de la marca TREK del Promovente, lo que conlleva la confusión entre los signos sujetos a estudio a pesar de la adición del término genérico “bikes”, que se traduce al español como bicicletas, o el indicador geográfico “mexico”. Ver Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. v. Verónica Aquino Cruz, Caso OMPI No. D2004-0724 (determinando confusión entre el nombre de dominio <bancolnbursa.com> y la marca INBURSA al considerar que “banco” es un término genérico en el sector de los servicios que presta el promovente) y Shurtape Technologies LLC. v. Alberto José Molina Gugino, Caso OMPI No. DMX2007-0007 (determinando confusión entre el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> y la marca SHURTAPE no obstante la inclusión de la expresión “demexico”, que es interpretada por el público como materia puramente descriptiva, incapaz de diferenciar a un nombre de dominio por cuanto a su impresión general”.
2. La Titular no está afiliada con la Promovente. La Titular no es en la actualidad (y nunca ha sido) un distribuidor autorizado de Trek Bicycle Corporation.
3. La Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, ni como persona física, moral ni como otro tipo de organización. La Titular aparece en el registro del nombre de dominio en disputa (así como aparecía en cada uno de los registros de los nombres de dominio anteriormente transferidos a favor de la Promovente) como Ecoesportiva, S.A. de C.V. y ningún dato de la información proporcionada por la Titular en la base de datos WhoIs indica que ésta sea “conocida comúnmente” por el nombre de dominio en disputa. Véase Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (fallo en el que no se determinaron derechos ni intereses legítimos debido a que (1) el demandado no es un licenciatario del demandante; (2) los derechos de antigüedad del demandante al respecto del nombre de dominio anteceden al registro del demandado; (3) el demandado no es conocido comúnmente por el nombre de dominio objeto de la controversia).
4. La Promovente supo de la existencia de la Titular el 30 de agosto de 2011. Antes de dicha fecha, Trek anunció su intención de venderles directamente a los vendedores al por menor de México en vez de hacerlo mediante una red de distribución. Durante su preparación para vender directamente en México, Trek descubrió los registros que la Titular había realizado de nueve nombres de dominio que incorporaban la famosa Marca TREK: <trekmexico.com.mx>, <trekbikes.com.mx>, <trek.mx>, <trek.com.mx>, <garyfisher.mx>, <garyfisher.com.mx>, <fisherbikes.com.mx>, <bontrager.mx> y <bontrager.com.mx>.
La Promovente se comunicó con la Titular para solicitarle la transferencia de esos nueve nombres de dominio. En vez de cooperar, la Titular se presentó como “deslindada jurídicamente” del distribuidor de la Promovente en México e hizo hincapié en que, debido a ello, la Titular “no está obligado a cederle ni transferirle los dominios sin costo a TREK”. La Titular solicitó dinero por su “desarrollo” e “inversión” en los nueve nombres de dominio que fueron objeto del Caso OMPI No. DMX2011-0036.
5. La Titular utilizaba originalmente el nombre de dominio <trekbikes.mx> para desviar a los visitantes hacia el sitio web “www.teknobike.com”. Dicho sitio “www.teknobike.com” vendía productos competidores. Este fue el caso hasta alguna fecha posterior al 22 de febrero de 2012, cuando la Promovente envió una carta de exigencia de cese y desistimiento (“Carta de exigencia”) a la Titular en relación al registro del nombre de dominio en disputa <trekbikes.mx>. Se incluye una copia de la Carta de exigencia como Anexo G de la Solicitud. La Titular cambió el contenido del sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa <trekbikes.mx> después de recibir la carta de exigencia. Esto constituye un intento post hoc de justificar el uso de dicho nombre de dominio.
Después de la carta de exigencia, el nombre de dominio en disputa fue cambiado para producir una página web estática (la “Página estática”). La Página estática no es un portal, es una página que muestra muchas fotografías promocionales de propiedad exclusiva de la Promovente y pretende ofrecer productos auténticos de la Promovente, pero no contiene ningún vínculo efectivo para realizar una compra. En vez de ello, la Página estática da instrucciones a los visitantes de enviar un correo electrónico a info@trekbikes.mx. Se incluye una impresión fechada el 2 de marzo de 2012 que muestra la Página estática como Anexo H de la Solicitud.
La Titular no posee todos los Productos TREK que pretende ofrecer, pues no es distribuidor afiliado ni minorista autorizado. Se cree que esto constituye una “táctica de señuelo y sustitución” clásica y, conforme la Titular reciba solicitudes de información, ofrecerá productos competidores.
6. La Titular utiliza el nombre de dominio en disputa con la finalidad de confundir a los consumidores y desviarlos del sitio web legítimo de TREK al anterior sitio y actualmente a la Página estática. Este uso de la marca de la Promovente para obtener ingresos a través de la desviación de tráfico de Internet hacia un sitio web que no es propiedad de la Promovente y que no está autorizado por la mismo, y que anuncia la venta de productos competidores, o de productos que pretenden ser Productos TREK de la Promovente, no constituye un uso relacionado con la oferta de productos o servicios de buena fe. Véase Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. v. Ricardo Freitas, Caso NAF No. FA0912001298511 (el uso de la marca del demandante en el nombre de dominio de un sitio web que vende productos del demandante sin autorización no es una oferta de productos o servicios de buena fe de conformidad con la Política [UDRP], sección 4(c)(i) ni un uso legítimo justo y no comercial de conformidad con la Política [UDRP], sección 4(c)(iii)); Johnson & Johnson v. Jorgenson Group of Companies, Caso NAF No. FA0907001276264; véase también Bank of America Corporation v. Northwest. Free Community. Access, Caso NAF No. FA0308000180704 (el intento demostrado del demandado de desviar usuarios de Internet que buscan el sitio web del demandante a un sitio web del demandado y para beneficio del demandado no constituye una oferta de productos o servicios de buena fe de conformidad con la Política [UDRP] sección 4(c)(i) y no constituye un uso legítimo justo y no comercial de conformidad con la Política [UDRP] sección 4(c)(iii).). De esta manera, la Titular no utiliza el nombre de dominio en disputa para ofrecer productos o servicios de buena fe.
7. La Titular utiliza el nombre de dominio en disputa para impedir que la Promovente utilice su Marca TREK en el espacio “.mx”, de la misma manera que lo hizo con los nombres de dominio anteriormente transferidos. La Titular continúa con el mismo esquema a pesar de haber sido objeto de una Decisión anterior y a pesar de la solicitud de transferencia del nombre de dominio en disputa por parte de la Promovente.
Dada la fama de la Marca TREK y el hecho de que el nombre de dominio en disputa se registró de manera posterior a otros nueve nombres de dominio que incorporaban la marca de la Promovente (como “cartera”, por así decirlo), es inconcebible que el registro y uso por la Titular sea para un fin distinto al de obtener dinero o confundir a los clientes, aprovechándose de la reputación y crédito mercantil de la Promovente.
8. Con respecto a los nombres de dominio <trekbikes.com.mx>, <trekbikes.com.mx>, <trek.com.mx>, <trekmexico.com.mx>, y <trek.mx>, el experto anterior ya determinó, y esto se aplica de la misma manera al nombre de dominio en disputa, que la famosa Marca TREK era del conocimiento de la Titular cuando registró el nombre de dominio en disputa. Dado que, en 2004, la Titular comercializaba los productos de la Promovente en México, pudo y debió haber sabido que las marcas BONTRAGER, GARY FISHER y TREK habían sido registradas en México desde 2008, 1996 y 2004, respectivamente, a nombre de la Promovente. Este hecho, por sí mismo, demuestra que el registro del nombre de dominio en disputa fue de mala fe, según lo establece la Política, en virtud de que la fecha de concesión de los registros de la marca, que son el objeto de esta acción, es anterior al registro del nombre de dominio en disputa. Véase Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles v. 0x90, Caso OMPI No. D2001-0981 (el registro deliberado de un nombre de dominio con un nombre que podría, de manera obvia, ser de otra marca, en combinación con el hecho de no haberse asegurado de que este no sea el caso o de no haber realizado una investigación mínima al respecto, constituye un registro de mala fe de dicho nombre de dominio).
9. Dada la fama de la Marca TREK, no existe otro motivo por el que la Titular haya registrado el nombre de dominio en disputa, salvo el de aprovecharse de la reputación y el crédito mercantil de la famosa Marca TREK de la Promovente. Véase Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (fallo en el que es evidente que el nombre de dominio objeto de la controversia está “vinculado al demandante y a sus productos, de tal suerte que su uso por parte de un tercero ajeno en su totalidad al demandante indica una mala fe deliberada”).
Dada la incorporación de la famosa Marca TREK de la Promovente en el nombre de dominio en disputa, no hay un uso concebible que no infrinja la Marca TREK de la Promovente. Véase Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003 (fallo en el que no es posible concebir un uso activo real o contemplado plausible del nombre de dominio por parte del demandante que no sea ilegítimo). La Titular registró el nombre de dominio en disputa después de que la Promovente obtuvo sus registros de marca registrada en México. Por consiguiente, el Registrador tuvo una notificación implícita al respecto de los derechos de la Promovente, así como de sus intenciones de vender sus Productos en México. Véase Mastercard International. Incorporated v. Total Card Inc., Caso OMPI No. D2007-1411 (el registro de un nombre de dominio que comprenda una marca registrada y/o famosa es prueba de mala fe).
La Titular demostró un patrón para tratar de “acaparar el mercado” en los espacios “.mx” y “.com.mx” correspondientes a México, debido a que registró la cartera entera de las Marcas TREK, además de nombres de dominio adicionales que incorporan la Marca TREK y que, en total, suman 10 registros. La consecuencia es que al legítimo propietario de la marca registrada TREK se le impide utilizar sus marcas registradas en los nombres de dominio correspondientes (lo que, evidentemente, son elecciones lógicas de los nombres de dominio que comprenden a la Marca TREK) dentro de los espacios “.mx” y “.com.mx”. Véase Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Caso OMPI No. D2000-1525 (Los registros de los nombres de dominio múltiples de los demandados no tienen otro fin más que el de evitar que el demandante utilice sus marcas en los nombres de dominio correspondientes); The Cheap Escape Company v. Auto Accents and Amid Yousef, Caso OMPI No. D2000-0514 (fallo que determina que hay intención de mala fe cuando una revista de competencias utiliza nombres de dominio similares en grado de confusión para, evidentemente, interferir con el negocio del demandante y afectarlo, puesto que evita que éste utilice los nombres de dominio más obvios y lógicos en la industria de Internet).
10. Como se describió en detalle anteriormente, y según lo evidencia la petición vía correo electrónico por parte de la Titular aportada como anexo C de la solicitud en el Caso OMPI No. DMX2011-0036, la finalidad actual e ilegítima del nombre de dominio en disputa es obtener dinero de Trek. Dicho uso indica un registro y/o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa. Una oferta para vender el nombre de dominio a cambio de una contraprestación valiosa que exceda los gastos menores documentados directamente relativos al nombre de dominio no sólo sirve de prueba sino que establece, de manera contundente, que el nombre de dominio se registró y se usa de mala fe. La única excepción es cuando el demandado puede demostrar que cuenta con derechos o intereses legítimos al respecto del nombre de dominio en disputa.
La posesión del nombre de dominio en disputa por parte de la Titular afecta de manera deliberada el negocio de la Titular y muy probablemente genera confusión entre los consumidores. Véase VeriSign, Inc. v. Nandini Tandon, Caso OMPI No. D2000-1216 (fallo que determina que hay intención de mala fe cuando el demandante registró el nombre de dominio, ya sea para afectar el negocio del demandante, el cual es un competidor del demandado [...] [o] para atraer usuarios de Internet, en caso de que el demandado haya planeado crear un sitio o sitios web correspondientes a los nombres de dominio, para obtener una ganancia comercial con el sitio web, puesto que hay probabilidad de generar confusión al respecto de la marca registrada del demandante). En estas circunstancias, no es posible concebir algún uso real contemplado plausible del nombre de dominio en disputa que no sea ilegítimo y confuso para los consumidores.
11. Por lo tanto, considerando que (i) el motivo de lucro detrás del registro del nombre de dominio en disputa; (ii) el uso del mismo para desviar a visitantes del sitio web legítimo de Trek; (iii) el uso indebido de la reputación de la Marca TREK de la Promovente; (iv) la monopolización de la marca que es motivo de esta acción con la extensión “.mx” y (v) el hecho de que la Titular es competidor de los distribuidores autorizados de la Promovente, se concluye que el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado de mala fe.
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Titular apoya la procedencia de su defensa son los siguientes:
1. La Promovente no tiene ningún derecho a la reclamación que nos ocupa pues de ninguna forma acredita fehacientemente su personalidad, como propietaria de más marcas cuyo dominio reclama.
2. Que la Promovente siempre estuvo enterada de la existencia del nombre de dominio en disputa, debido a las intimas relaciones comerciales existente entre la Promovente y la Titular, siendo totalmente falso que hayamos colocado una página de venta con “táctica de señuelo y sustitución” que da la apariencia de ofrecer productos TREK, porque todavía tienen productos de TREK en existencia en su bodega e inventarios y la página que alude la Promovente si funciona.
3. Que a aproximadamente a partir del año 2000 y hasta el 15 de agosto del presente año celebró un contrato de distribución exclusiva con Power Distribution S.A de C.V. empresa que importaba la mercancía a México y con la que la Titular celebró contrato de distribución con fecha 21 de septiembre de 2004 para vender al mayoreo y menudo los productos de TREK, GARY FISHER y BONTRAGER, motivando que la Titular realizara innumerables gestiones e inversiones de mercadotecnia y publicidad para dar a conocer las marcas TREK, GARY FISHER y BONTRAGER, en México, incluyendo los registros de los nombres de dominio, lo que motivó que el incremento de sus ventas en México, fuera superior a los 6,000,000 millones de dólares estadounidenses.
4. Que la Titular contaba con autorización para la venta de los productos TREK, GARY FISHER y BONTRAGER, para su venta al menudeo y mayoreo en el territorio de México, con la empresa Power Distribution S.A de C.V., distribuidor exclusivo de TREK en México del año 2000 al año 2011.
5. Que es totalmente falso que Trek patrocine algún equipo de ciclismo en México y más falso aun que haya realizado publicidad alguna en México, haciendo notar que la Promovente no demuestra con documento alguno sus afirmaciones, de donde se desprende que Trek actúa con dolo y mala fe al decir que en México realizó inversiones en publicidad, pues es completamente falso y no lo demuestra con documento alguno, puesta que la inversión realizada para patrocinar el equipo profesional mexicano Tecos-Trek fue realizada por la Titular y Power Distribution S.A de C.V.
6. Que es totalmente falso que el nombre de dominio en disputa, <trekbikes.mx>, comparte las mismas características de TREK.
7. Que es totalmente falso que la Titular no tenga ningún tipo de derecho ni interés legítimo con respecto al nombre de dominio en disputa, pues al estar vendiendo legalmente productos originales TREK, se demuestra el interés legitimo de la Titular.
8. Que gracias a las inversiones realizadas por la Titular, la Promovente obtuvo los siguientes beneficios: (a) Las marcas de la Promovente no eran ni remotamente conocidas en el país, hasta que concedió la distribución exclusiva a Power Distribution S.A de C.V. y ésta a su vez a la Titular Ecoesportiva S.A. de C.V.; (b) La Promovente tenía ventas muy mínimas en el país, hasta que concedió la distribución exclusiva a Power Distribution S.A de C.V.; (c) Todos los distribuidores de TREK en México, se encuentran establecidos gracias a la promoción realizada por la Titular y/o Power Distribution S.A de C.V.; (d) Las marca TREK, adquirió una reputación importante, reconocimiento público y fama en México gracias a las inversiones realizadas en publicidad y marketing por la Titular Ecoesportiva S.A. de C.V. haciendo notar que, dentro de las inversiones realizadas por la Titular para promover y aumentar la venta de los productos TREK, está el registro del nombre de dominio en disputa.
Que las inversiones realizadas en México para comercializar la marca TREK, fueron realizadas única y exclusivamente por la Titular y Power Distribution S.A de C.V., en su carácter de distribuidores finales de Trek, en México.
9. Que la Promovente Trek, siempre supo que la Titular adquiría los productos que vendía Trek a través de su distribuidor exclusivo en México la empresa Power Distribution S.A de C.V., así como que tenían registrado el nombre de dominio en disputa.
10. Que es totalmente falso que la Titular haya solicitado alguna remuneración económica por el nombre de dominio en disputa.
11. Que la Titular si fue distribuidor de los productos de la Promovente desde el año 2004 y en la actualidad aún sigue comercializando sus productos, pues aún cuenta con un extenso inventario, que adquirió a través de su distribuidor exclusivo en México la empresa Power Distribution S.A de C.V.
12. Que es totalmente falso que Trek supiera de la existencia de la Titular a partir el 30 de agosto de 2011, pues a la fecha, son reconocidos nacionalmente como distribuidores de ventas al menudeo de productos TREK, GARY FISHER Y BONTRAGER en México.
13. Que la Promovente unilateralmente y sin motivo alguno, canceló el contrato de exclusividad sobre ventas en territorio mexicano que tenia con Power Distribution S.A de C.V. sin indemnizar por el trabajo realizado para dar a conocer sus marcas y sin comprar el inventario que tenían al momento que canceló el contrato, y actuando con dolo y mala fe se apropió de las inversiones que la Titular y Power Distribution S.A de C.V. realizaron en publicidad y promoción, incluyendo la red de distribuidores que al paso de los años fueron creando y este mismo abuso intenta hacer con el nombre de dominio en disputa.
14. Que la Promovente reconoce la relación contractual con Ecoesportiva S.A. de C.V., por tanto al continuar teniendo en existencia productos TREK, en su inventario tienen interés legitimo en los mismos, ya que la Titular Ecoesportiva S.A. de C.V., todavía vende y distribuye al público en México los productos de la Promovente, por lo que el nombre de dominio en disputa fue registrado con el objeto comercial de promover la venta de los productos TREK.
15. No es cierto que la Titular haya actuado de mala fe pues son distribuidores finales de TREK y a la fecha siguen vendiendo sus productos en la página web a la que dirige en nombre de dominio en disputa <trekbikes.mx> en virtud de que aún cuentan con un abundante inventario de los mismos.
16. Que la Titular sólo hace valer su derecho a vender los productos de Trek que tiene en existencia en su inventario, lo cual de ninguna manera deriva en pretender lucrar mediante la obtención de dinero de parte de Trek, pues legítimamente tiene derecho a terminar la existencia de sus productos mediante la venta total del inventario que compone los mismos, con lo cual demuestran su interés legitimo respecto al nombre de dominio en disputa.
17. Que es totalmente falso que la Titular afecte la actividad comercial de la Promovente así como que genere confusión entre los consumidores, mediante la posesión del nombre de dominio en disputa pues al contrario se le hace publicidad a la marca, pues la Titular todavía a través de sus más de quince sucursales en el país sigue vendiendo los productos TREK, hasta agotar su existencia en sus inventarios, lo cual es un derecho legitimo de la Titular.
18. Por lo que la Titular insiste en que, es totalmente falso que la Titular no haga un uso real del nombre de dominio en disputa, pues legítimamente tiene derecho a terminar de vender el inventario de las marcas TREK, GARY FISHER y BONTRAGER.
19. Que es totalmente falso que Ecoesportiva S.A. de C.V., sea un tercero extraño a la marca TREK, pues son los distribuidores finales de la marca en México, por tanto no se están aprovechando de la reputación y crédito mercantil de Trek, ni han actuado de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa pues desde un principio, desde su registro, lo usaron para hacer conocer la marca en México, e incrementar las ventas en el país.
20. Que la Titular como distribuidor de Power Distribution S.A de C.V. quien a su vez y en su momento oportuno fue, distribuidor exclusivo de Trek en México, de las marcas TREK, GARY FISHER Y BONTRAGER, tiene interés legitimo en el nombre de dominio en disputa y fue registrado para promover la venta de los productos TREK para que no fuera registrada por terceros extraños con objeto de lucrar ilegalmente con la misma.
21. Que la Titular no se encuentra utilizando el nombre de dominio en disputa <trekbikes.mx> para tratar de confundir a los consumidores finales, sino que, lo utilizan legítimamente para vender, ya que si tienen en existencia productos TREK, y están en legítimo derecho de venderlos de buena fe.
22. Que no se da el caso de que la Titular haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de la Promovente.
23. Que no es cierto que la Titular haya utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web extraño a la marca, pues la Titular continúa vendiendo en forma exclusiva los productos TREK en dicho sitio, por lo que es imposible que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.
24. Que no cabe duda que Ecoesportiva S.A. de C.V. es distribuidor TREK desde el año 2004 y autorizó a la Titular a registrar el nombre de dominio en disputa.
25. Que la Titular, a través del nombre de dominio en disputa realiza una oferta de buena fe de productos y servicios, exclusivos TREK, con lo que ha adquirido intereses legítimos en el portal adscrito al nombre de dominio en disputa. Que la Titular, está usando el portal para ofertar únicamente aquellos productos, amparados bajo la Marca TREK.
El Experto considera que la Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de disputas administrativas en materia de nombres de dominio. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Experto tiene jurisdicción para decidir esta disputa.
Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, la Titular convino y garantizó, que ni el registro del nombre de dominio en disputa ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio en disputa de la Titular podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.
Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de disputas en materia de nombres de dominio que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.
Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente la Titular, en este caso, sea debidamente notificada de los procedimientos iniciados en su contra; que las Partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice adecuadamente; que las Partes sean debidamente notificadas de la designación de este Experto; y, que ambas Partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.
En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.
En los términos del artículo 1.a. de la Política la Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: (i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Titular, es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; (ii) que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y, (iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Este Experto encuentra que la totalidad de la Marca TREK de la Promovente se encuentra incluida en el nombre de dominio en disputa, y seguida de la palabra "bikes" (bicicletas) correspondiente a productos amparados por la Marca TREK, y de la clasificación del nivel superior geográfico “.mx”. La adición de la clasificación “.mx” no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio en disputa.
Adicionalmente, el término “.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de una marca.
Este Experto considera que la Promovente tiene derechos sobre la Marca TREK, y que el nombre de dominio en disputa registrado por la Titular es semejante en grado de confusión, sino idéntico, con esta marca.
Adicionalmente, este Experto considera que la Titular (i) no es en la actualidad (y nunca ha sido) un distribuidor autorizado, afiliado ni minorista autorizado de Trek, ni la Titular proporcionó evidencia contundente alguna desvirtuando lo anterior, no obstante sus alegaciones como quedaron vertidas en la presente Decisión; (ii) la Titular utiliza el nombre de dominio en disputa con la finalidad de confundir a los consumidores y desviarlos del sitio web legítimo de Trek. Al menos como un ejemplo de esto, el Experto nota que en ninguna parte de la página web del nombre de dominio en disputa, la Titular revela su relación o falta de relación con la Promovente. Este y otros factores llevan al Experto a concluir que el uso del nombre de dominio en disputa no es bona fide en el sentido del segundo elemento de la Política; (iii) no existe indicación ni documento comprobatorio alguno, de que la Titular tenga algún derecho o interés legítimo con respecto al nombre de dominio en disputa, ni haya sido expresamente autorizado por la Promovente para registrar el nombres de dominio que contengan la Marca TREK; y, (iv) que la Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca registrada TREK refleje su denominación en el nombre de dominio en disputa, toda vez que la Titular, como quedó evidenciado, desarrolló una conducta de esa índole; por lo anterior, no es posible concebir algún uso del nombre de dominio en disputa que no sea ilegítimo y confuso para los consumidores, considerando entre otros, que se dan los supuestos contemplados por el artículo 1.c. i y iii. de la Política.
Este Experto considera que, en determinadas circunstancias, existe mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante. Este Experto considera que una marca es notoria o bien conocida, si ha sido suficientemente publicitada, a nivel regional, dentro del ámbito de la percepción o área en la que el registrante está sujeto a influencia, o a nivel internacional, de la misma manera, dentro del ámbito en que el público internacional en general, está sujeto a percepciones o influencias, para que bajo la simple apreciación de cualquier persona ordinaria con acceso o influencia mínima razonable a los medios masivos de información y comunicación (como la radio, la televisión, la prensa, Internet y demás anuncios publicitarios urbanos) conozca de la existencia y sea capaz de identificar un uso persistente, o un prestigio, reconocimiento, utilidad comercial o de cualquier otra naturaleza, de una marca, o de un símbolo distintivo respecto del cual exista un titular.
En la opinión del Experto, la evidencia, como en el caso que nos ocupa, de la existencia previa de la Marca TREK, notoriamente conocida de la Promovente, obliga a concluir que la Titular procedió de mala fe (y en el supuesto de que no hubiera sido intencional, de manera indebida y negligente, mas sin embargo igualmente cuestionable) al registrar y usar el nombre de dominio en disputa <trekbikes.mx> al utilizar el nombre de dominio en disputa con el fin de atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet creando la posibilidad de que exista confusión con la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del nombre de dominio en disputa, tal y como lo establece el artículo 1.b.iv de la Política. Como ya se señaló, al menos como un ejemplo de esto, el Experto nota que en ninguna parte de la página web del nombre de dominio en disputa, la Titular revela su relación o falta de relación con la Promovente.
Asimismo, este Experto encuentra que la Titular ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, particularmente pero sin limitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.b.ii de la Política, en virtud de que, se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente a la marca de la Promovente. Este Experto considera que la mala fe deliberada se da toda vez que la famosa Marca TREK era del conocimiento de la Titular cuando registró el nombre de dominio en disputa.
En resumen, este Experto considera que la Promovente presentó información y documentación substancial soportando sus alegatos y sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable el registro del nombre de dominio en disputa por la Titular. Por lo tanto, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y usado de mala fe.
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <trekbikes.mx> sea transferido a la Promovente.
Pedro W. Buchanan Smith
Experto Único
Fecha: 31 de mayo de 2012