La Promovente es General Mills, Inc., con domicilio en Cuauhtémoc, México, D.F., México, representada por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.
La Titular es Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V., con domicilio en San Pedro Garza García, Monterrey, Nuevo León, México.
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <bettycrocker.com.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es InterPlanet, debidamente autorizado por Registry MX.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de octubre de 2012. El 18 de octubre de 2012, el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de octubre de 2012 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando los datos de la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de noviembre de 2012. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de noviembre de 2012. La Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 29 de noviembre de 2012.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 6 de diciembre de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Mediante comunicación recibida en el Centro el 7 de diciembre de 2012, la Titular manifestó su intención de ceder el nombre de dominio a la Promovente, habiendo recibido dicha documentación como Documentación Adicional en el Procedimiento. Con fecha 11 de diciembre de 2012, el Centro recibió la respuesta de la Promovente, declinando la propuesta de la Titular. Mediante comunicado fechado el 14 de diciembre de 2012, el Experto informó el Cierre del Procedimiento, por lo que en términos de la regulación aplicables se procede a emitir en el tiempo previsto la presente resolución.
Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido contestados por La Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Promovente, es una sociedad constituida con arreglo a las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica (“Estados Unidos”), con domicilio social en el estado de Minneapolis, en Estados Unidos.
La Promovente es titular en México de los siguientes registros de marca, otorgados a su favor por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”):
- Registro de marca No. 192234, BETTY CROCKER, en las clases 29 y 30 internacionales, de fecha 1 de octubre de 1975;
- Registro de marca No. 505744, BETTY CROCKER en la clase 29 internacional, de fecha 27 de septiembre de 1995;
- Registro de marca No. 923081, BETTY CROCKER y Diseño, en la clase 29 internacional, de fecha 28 de febrero de 2006;
- Registro de marca No. 580290, BETTY CROCKER y Diseño, en la clase 30 internacional, de fecha 30 de junio de 1998; y
- Registro de marca No. 917618, BETTY CROCKER y Diseño, en la clase 30 internacional, de fecha 30 de junio de 1998.
Conforme a la documentación aportada por la Promovente, todas las marcas mencionadas anteriormente se encuentran a su nombre, vigentes y surtiendo plenos efectos.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 28 de enero de 2008.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3(b)(viii)(1) del Reglamento, la Promovente hace valer y acredita que cuenta con los siguientes registros de marca en México (“Las Marcas”):
- Registro de marca No. 192234, BETTY CROCKER, en las clases 29 y 30 internacionales, de fecha 1 de octubre de 1975;
- Registro de marca No. 505744, BETTY CROCKER en la clase 29 internacional, de fecha 27 de septiembre de 1995;
- Registro de marca No. 923081, BETTY CROCKER y Diseño, en la clase 29 internacional, de fecha 28 de febrero de 2006;
- Registro de marca No. 580290, BETTY CROCKER y Diseño, en la clase 30 internacional, de fecha 30 de junio de 1998; y
- Registro de marca No. 917618, BETTY CROCKER y Diseño, en la clase 30 internacional, de fecha 30 de junio de 1998.
Apunta la Promovente que el nombre de dominio en disputa se compone íntegramente por la denominación BETTY CROCKER, sobre la que tiene derechos de propiedad industrial e intelectual.
En adición a lo anterior, la Promovente señala que resulta intrascendente la adición del dominio de primer nivel “.com” (gTLD por sus siglas en inglés) y del código de país “.mx” (ccTLD por sus siglas en inglés) como elemento de distinción del nombre de dominio en disputa <bettycrocker.com.mx>, pues tal y como lo han sostenido diversos Grupos de Expertos constituidos de conformidad con la Política LDRP, la adición de un dominio genérico de nivel superior y/o del código territorial generalmente carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a los nombres de dominio en disputa de la marca de la Promovente, pues no cumple con la función de identificar a un determinado proveedor como la fuente de ciertos productos y/o servicios, para lo cual la Promovente cita los siguientes casos: Antena 3 de Televisión v D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS Broadcasting Inc. v Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Company Incorporated y Morgan Guaranty Trust Company of New York v Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035; Pomellato S.P.A. v Richard Tonetti, Caso OMPI No. 2000-0493; Rollerblade, Inc. v Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429; y Sony Kabushiki Kaisha also trading as Sony Corporation v Inja Kil, Caso OMPI No. D2000-1409.
Asimismo señala la Promovente, que “Las Marcas” se registraron con anterioridad a la fecha en que fue registrado el nombre de dominio en disputa, por lo que resulta inobjetable que, se actualiza el primero de los supuestos requeridos por el artículo 1.a.i. de la LDRP y el artículo 3 B.viii.1. del Reglamento.
Apunta la Promovente que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que no cuenta con registros para la marca “BETTY CROCKER”, ni solicitudes de marca presentadas ante el IMPI, ni ningún otro derecho de propiedad intelectual asociado con el nombre de dominio.
Adicionalmente, sostiene la Promovente que dado que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 28 de enero de 2008, es decir, con gran posterioridad a la fecha de obtención del registro de marca “BETTY CROCKER” en México, se puede concluir que la Titular tenía conocimiento acerca de la titularidad de “Las Marcas” por parte de GENERAL MILLS INC., quien es una empresa líder a nivel internacional en la industria alimenticia, además de que la marca BETTY CROCKER es notoriamente conocida en la industria de alimentos.
Destaca la Promovente que GENERAL MILLS INC., no ha otorgado licencia o autorización alguna a la Titular que le permita hacer uso de “Las Marcas”.
Anota la Promovente que la Titular no ha utilizado o ha efectuado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa, pues al ingresar al mismo este se redirecciona a una página que no guarda relación con la Promovente. Asimismo manifiesta, que la Titular no ha sido conocida por el público consumidor por el nombre de dominio en disputa.
Señala la Promovente que la Titular es importador de diversos productos, entre los cuales aparentemente se encuentran los productos alimenticios amparados por la marca BETTY CROCKER, siendo claro que, en su opinión, el hecho que la Titular importe y comercialice productos Betty Crocker no le otorga derecho para utilizar la marca BETTY CROCKER. Para apoyar lo anterior, la Promovente cita el caso Societe de Bains de Mer et du Cercle des Etrngers a Monaco v United Publishing co. Ltd., Caso OMPI No. D2012-0210.
Manifiesta la Promovente, que el hecho de que el nombre de dominio en disputa se haya registrado con posterioridad a que “Las Marcas” fueran concedidas y publicadas en la Gaceta Oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, evidencia que la Titular tuvo conocimiento de la existencia de dichos registros marcarios, más aún siendo que en su opinión, la marca BETTY CROCKER es notoriamente conocida en el sector relevante. Para apoyar lo anterior, la Promovente cita el caso Societe pour lÓeuvre et la Mémoire dÁntoine de Sain Exúpery – Succession Saint Exupéry – Dágay v Perlegos Properties, Caso OMPI No. D2005-1085.
Adicionalmente, anota la Promovente que el hecho que el nombre de dominio en disputa se use únicamente para redireccionar al usuario a la diversa página “www.argos.com”, puede considerarse como un acto de mala fe. Para apoyar el argumento anterior, la Promovente cita los siguientes casos: Clerical Medical Investment group Limited v Clericalmedical.com, Caso OMPI No. D2000-1228; Telstra Corporation Limited v Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; y Google, Inc. v Robert Takovich, Caso OMPI No. DMX2012-0006.
La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
Mediante comunicación recibida en el Centro el 7 de diciembre de 2012, la Titular manifestó su intención de ceder el nombre de dominio a la Promovente, habiendo recibido dicha documentación como Documentación Adicional en el Procedimiento. Con fecha 11 de diciembre de 2012, el Centro recibió la respuesta de la Promovente, declinando la propuesta de la Titular. Mediante comunicado fechado el 14 de diciembre de 2012, el Experto informó el Cierre del Procedimiento, por lo que en términos de la regulación aplicables se procede a emitir en el tiempo previsto la presente resolución.
La Titular, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, se sometió expresamente a la Política y al Reglamento, según el contrato de registro que suscribió con el Registrador, por lo que se sujetó a sus disposiciones, las cuales rigen los aspectos sustantivos y formales de este procedimiento.
En vista de que la LDRP es una variante de la UDRP, este Experto considera conveniente referirse a algunas decisiones rendidas bajo procedimientos realizados conforme a la UDRP.
Debido a que la Titular no ha presentado en tiempo un escrito formal de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):
“(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
(ii) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe”.
El nombre de dominio en disputa <bettycrocker.com.mx> es idéntico a la marca registrada BETTY CROCKER, sobre la cual tiene derechos la Promovente, la cual es seguida únicamente por los códigos de país (ccTLD) “.com.mx” y “.mx”, en cada caso. En este sentido, es importante considerar que la adición de los códigos de país “.com.mx” y “.mx” no son distintivos y no alteran el valor de la marca representada en el nombre de dominio en disputa.
Adicionalmente, los términos “.com.mx” y “.mx” son un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código de país y no constituyen una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que la Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:
“(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) la Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro”.
La Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca BETTY CROCKER, con fecha anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
La Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción del nombre de dominio, el cual comprende en su totalidad la marca BETTY CROCKER.
Al no haber comparecido la Titular en el procedimiento en que se actúa, no hay evidencia que demuestre que la Titular haya sido conocida corrientemente como <bettycrocker.com.mx> o Betty Crocker. En oposición, según la información contenida en la base de datos pública WhoIs correspondiente al nombre de dominio en disputa, la Titular se ostenta bajo la denominación social Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V., existiendo la presunción de que es así como es conocida por terceros.
Existe evidencia de que el nombre de dominio es redireccionado al sitio “www.argosmex.com” en el que se ofertan diversos productos alimenticios, dentro de los cuales se encuentran productos presuntamente puestos en el comercio por la Promovente, al amparo de la marca BETTY CROCKER. Derivado de lo anterior, resulta pertinente estudiar si la Titular, teniendo el carácter de revendedora, puede tener o no, derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa que incluye la marca de los productos que promociona o comercializa.
A este respecto, no escapa al conocimiento del Experto, que existen múltiples resoluciones que se han avocado a estudiar si un revendedor de productos puede tener o no, derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en tales circunstancias. Lo anterior, ya que en estricto sentido, el uso del nombre de dominio no lesionaría los intereses comerciales de la titular de la marca, ya que los productos ofertados en el sitio serían precisamente los suyos. No obstante lo anterior, tal y como se desprende de la decisión rendida en el caso Oki Data Americas, Inc. v. Asdinc.com, Caso OMPI No. D2001-0903, para que se considere que la Titular detenta un interés legitimo respecto del nombre de dominio en disputa, se deben de acreditar los siguientes extremos, a saber: a) que la Titular del nombre de dominio haya cumplido con la obligación de revelar de manera clara, precisa e inmediata la relación existente con la titular de la marca, a fin de no dar lugar a que se interprete que la Titular del nombre de dominio es precisamente el titular de la marca incorporada al mismo, o en su defecto que el sitio al que conduce el nombre de dominio, es el sitio oficial de la titular de la marca; b) que la Titular del nombre de dominio venda u oferte únicamente los productos que ostentan la marca incorporada al nombre de dominio. Lo anterior, a fin de evitar que el nombre de dominio se utilice para el propósito principal de desviar la clientela de la titular de la marca, para que compre productos de terceros, que inclusive lleguen a competir con la titular de la marca; c) que la Titular del nombre de dominio no debe de acaparar los nombres de dominio que incluyen la marca de un tercero, a fin de evitar dejar al titular de la marca sin la posibilidad de utilizar un nombre de dominio incorporando su propia marca.
En este caso, no se actualizan los supuestos señaladas en los incisos a) y b) del párrafo inmediato anterior, ya que en el sitio al que se redirecciona el nombre de dominio en disputa, no se hace mención alguna en torno a la relación comercial existente entre la Promovente y la Titular a fin de evidenciar que no se trata de un sitio patrocinado por el dueño de la marca BETTY CROCKER. Por otro lado, tal y como se percató este Experto, en el sitio web “www.argosmex.com” se ofertan una gran variedad de productos alimenticios que no están relacionados con la Promovente, por lo que a juicio del Experto, no se actualiza en la especie ninguno de los supuestos de excepción contenidos en el párrafo 1.c) de la Política y, por tanto, el Experto considera que la Promovente ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la Política.
La Política, en su párrafo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
“(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando la titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea”.
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, es evidente que la Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.
Por otra parte, al ser direccionado el nombre de dominio en disputa a un sitio en donde se ofertan o revenden productos a los que se les aplica la marca BETTY CROCKER propiedad de la Promovente, es evidente que la Titular, en el momento del registro del nombre de dominio, conocía la existencia de Las Marcas.
En opinión del Experto la marca BETTY CROCKER es una marca muy conocida por el sector del público en el mercado relevante. A este respecto la Doctrina ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe.
En suma, este Experto considera que la utilización de la marca BETTY CROCKER, sin contar con la autorización pertinente, así como la utilización del nombre de dominio en disputa <bettycrocker.com.mx> para promover su propia actividad comercial atrayendo, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, crea la posibilidad de confusión con la identidad de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web.
Por ello, entendemos que la solicitud y uso posterior del nombre de dominio se basó en la propia notoriedad de la marca en el sector relevante, de manera que el Experto concluye que el registro del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por la Titular.
De esta manera se considera probada la mala fe de la Titular, tanto en el registro, como en la utilización del nombre de dominio, y por ello cumplido el requisito de la mala fe en el registro y el uso establecido por el párrafo 4.a).iii) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <bettycrocker.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 23 de diciembre de 2012.