La Promovente es Incipio Technologies, Inc., con domicilio en Irvine, California, Estados Unidos de América, representada por Olivares & Cia, México.
El Titular es Roberto Cejudo Martinez, con domicilio en México, Distrito Federal, México.
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <incipio.com.mx> e <incipio.mx>.
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry MX, una división de NIC México (“Registry MX”). El Agente registrador de los nombres de dominio en disputa es Akky.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de abril de 2016. El 4 de abril de 2016 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de abril de 2016 Registry MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación (coincidentes con los datos del registrante). El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 25 de abril de 2016 solicitando la confirmación de la sección de “Comunicaciones” de la Solicitud y la remisión del acuerdo de registro. La Promovente presentó una enmienda a la Solicitud en fecha 27 de abril de 2016.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 27 de abril de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 17 de mayo de 2016. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 19 de mayo de 2016.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher, Pedro W. Buchanan Smith y Reynaldo Urtiaga Escobar como miembros del Grupo de Expertos el día 17 de junio de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Grupo de Expertos no ha recibido ningún requerimiento de la Promovente ni del Titular respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales, ni ha encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Grupo de Expertos ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de solución de controversias en materia de nombres de dominio.
Más aún, se hace constar en la presente que este Grupo de Expertos no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente Decisión por el Grupo de Expertos y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. En adición, este Grupo de Expertos no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier corte o tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento, y como lo ha manifestado expresamente el Titular en el inciso 14 sección VIII de su Solicitud.
El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Grupo de Expertos está convencido de que la Promovente y el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso y da por recibidas en su totalidad las alegaciones y pruebas presentadas por la Promovente.
Por haber sido alegados por La Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Promovente es una empresa estadounidense dedicada al diseño, fabricación y venta de fundas y portadores para aparatos electrónicos, especialmente teléfonos celulares y computadoras portátiles.
La marca INCIPIO goza de amplio reconocimiento entre el público consumidor, derivado de la profusa difusión y amplia presencia en el mercado internacional.
La Promovente es legítima titular, entre otros, de los registros de marca que a continuación se listan, mismos que se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos legales: Registro No. 3. 638.230 INCIPIO, otorgado por la oficina federal de marcas de los Estados Unidos de América (“USPTO”), el 16 de junio de 2009, en la clase 9 internacional. Registro de marca en el Sistema internacional de registro de marcas (Sistema de Madrid) No. 1,182,298 registrada el 15 de octubre de 2013, en la clase 9 internacional.
Con fecha 13 de noviembre de 2015 el “IMPI” emitió una resolución en la que se declaró la nulidad del registro de marca No. 1316407 INCIPIO, propiedad de un tercero, al considerar que la Promovente acreditó haber usado la marca INCIPIO con anterioridad al 7 de mayo de 2012, fecha de presentación de la solicitud del registro de marca tildado nulo.
La Promovente opera el nombre de dominio “www.incipio.com” para promocionar de manera global los productos que comercializa bajo la marca INCIPIO, desde el mes de febrero de 2012.
La Promovente es titular de más de 100 nombres de dominio que incluyen la marca INCIPIO y derivaciones de la misma.
Los nombres de dominio <incipio.com.mx> e <incipio.mx> fueron creados el 13 de mayo de 2014.
Con fecha 11 de agosto de 2015 (fecha de la fe de hechos notarial ofrecida por La Promovente), en el sitio de Internet “www.incipio.mx”, correspondiente al nombre de dominio en disputa <incipio.mx>, se ofrecían a la venta productos competidores de la Promovente y productos de la marca INCIPIO considerados infractores por la Promovente. Que de conformidad con las alegaciones de la Promovente el nombre de dominio en disputa <incipio.com.mx> redirigía al nombre de dominio en disputa <incipio.mx>.
Que es una empresa especializada en el diseño y fabricación de accesorios para dispositivos móviles. Siendo dicha sociedad el primer usuario, adoptante original y titular del registro para la marca famosa INCIPIO en los Estados Unidos de América (“EEUU”) y en diversos países.
Que el Sr. Andy Fathollahi fundó la sociedad Incipio Technologies, Inc. en 1999.
Que durante los últimos cinco años, ha obtenido gran éxito en sus actividades comerciales. Sus ingresos han aumentado de USD 30 millones en 2011 a más de USD 182 millones en 2015 – un aumento de más del 600%.
Que su sitio oficial “www.incipio.com”, el cual ha sido de su propiedad y ha operado desde por lo menos febrero de 2012, ha tenido más de 4.9 millones de sesiones, con más de 17.6 millones de visitas en 2014 y más de 4.4 millones de sesiones con más de 15 millones de visitas en 2015. Consumidores de más de 170 países alrededor del mundo, incluyendo el país del Titular (México), visitan el sitio oficial de Incipio para ver y comprar productos con la marca INCIPIO.
Que participa y/o patrocina numerosas ferias comerciales en EEUU y en todo el mundo para promocionar la marca INCIPIO. Siendo que de 2009 al 2014 fue el ganador del premio “ILounge Best Show Award” (Premio al Mejor Show de ILounge”).
Que es el titular de más de cien (100) nombres del dominio que incluyen el término “Incipio”, solo o en combinación con otros elementos.
Que ha registrado y/o solicitado el registro de la marca INCIPIO en más de cien (100) países alrededor del mundo, siendo el primero de fecha 16 de junio de 2009.
Que es titular de los registros de marca Norteamericanos números 4,480,666; 3,638.230 y 3,852,264, que amparan la marca INCIPIO y del Registro de Marca Internacional ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI”), bajo el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid, a saber, el registro No. 1,182,298.
Que tiene solicitudes pendientes en México para la marca INCIPIO nominativa y para la combinación de dicha denominación con el logo INCIPIO.
Que varios tribunales y terceros alrededor del mundo han emitido fallos y opiniones reconociendo la fama y/o fuerte asociación de la marca INCIPIO y los productos ofrecidos en venta por la Promovente.
Que los nombres de dominio en disputa <incipio.com.mx> e <incipio.mx> incorporan y reproducen íntegramente la marca registrada INCIPIO.
Que la marca INCIPIO es notoriamente conocida por su fuerte presencia en el mercado.
Que con fecha 11 de agosto de 2015, tuvo conocimiento de que el Titular había registrado y operaba el sitio de Internet correspondiente al nombre de dominio en disputa <incipio.mx> que era usado para comercializar componentes de dispositivos móviles incluyendo productos competidores y otros distinguidos con la marca INCIPIO.
Que con motivo de una carta de cese y desistimiento de fecha 18 de agosto de 2015, hubo modificaciones del sitio de Internet al que dirigía el nombre de dominio en disputa <incipio.mx>, que ahora se encuentra suspendiendo temporalmente por motivos de mantenimiento.
Que el Titular no tiene un derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa, siendo que no hay evidencia de que el Titular haya sido comúnmente conocido como <incipio.mx>, INCIPIO, o cualquier variación semejante.
Que los sitios de Internet del Titular, esto es: “www.incipio.mx” y “www.incipio.com.mx”, perturban la actividad comercial de la Promovente, desviando a los clientes y consumidores del sitio Web oficial “www.incipio.com”, quienes con la intención de acceder al sitio de Internet genuino “www.incipio.com”, erróneamente, son desviados a la página de Internet del Titular.
Que el Titular ciertamente tuvo conocimiento de la marca INCIPIO cuando registró y usó los nombres de dominio en disputa.
Que el registro de los nombres de dominio en disputa, así como el uso de la marca mixta en la página Web a la que dirigen los nombres de dominio en disputa, indica claramente que dicho registro y uso fueron realizados de mala fe por el Titular.
Que el Titular registró y usa los nombres de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de la Promovente. De igual forma, es claro que al utilizar dichos nombres de dominio, el Titular ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca INCIPIO en cuanto a que la Promovente patrocina o promociona el sitio Web del Titular, o bien que el Titular se encuentra afiliado a la Promovente, o bien, que los productos comercializados en la página de Internet correspondiente tienen un origen empresarial en INCIPIO o que éste último autoriza su fabricación y comercialización.
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
Para contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el Grupo de Expertos se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación de la Política y del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante la “Política Uniforme”), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso.
Asimismo, tal y como se establece en el párrafo 4.6 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”), la ausencia de contestación del Titular no es suficiente para dictar una resolución en favor de la Promovente ya que es necesario que el Grupo de Expertos constate la actualización de los tres supuestos previstos en el artículo 1a) de la Política previo a ordenar la cancelación o transferencia de los nombres de dominio en disputa. No obstante lo anterior, este Grupo de Expertos puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente en la medida que no fueron rebatidos por el Titular (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
La Promovente alega que los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca INCIPIO, misma que está amparada por el registro de marca estadounidense número 3. 638.230, concedido con fecha 16 de junio de 2009, así como por múltiples registros de marca alrededor del mundo.
Si bien es cierto, este Grupo de Expertos tiene conocimiento de que la Promovente cuenta con solicitudes de marca en México que aún no son concedidas como registro, también lo es que de las constancias aportadas por la Promovente se desprende que el “IMPI”, con fecha 13 de noviembre de 2015, emitió una resolución en la que se declaró la nulidad del registro de marca No. 1316407 INCIPIO, propiedad de un tercero, después de considerar que la Promovente acreditó haber usado la marca INCIPIO con anterioridad al 7 de mayo de 2012, fecha de presentación de la solicitud del registro de marca tildado nulo.
Este Grupo de Expertos considera que el hecho que la Promovente no tenga registros de marca concedidos en México, es irrelevante para satisfacer el presente elemento, ya que basta que su marca INCIPIO esté registrada, independientemente del país o países de registro. Apoyan la anterior conclusión las resoluciones dictadas en los casos Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019; y Milestone AV Technologies, LLC v. Carlos Quiroz Pastrana, Caso OMPI No. DMX2009-0015.
Este Grupo de Expertos encuentra que la marca INCIPIO de la Promovente se encuentra incluida en los nombres de dominio en disputa del Titular, y seguida del dominio de nivel superior correspondiente a código de país “.mx”, así como en el caso del nombre de dominio en disputa <incipio.com.mx> del dominio de nivel secundario correspondiente a código de país “.com.mx”. La adición de los dominios “.com.mx” y “.mx” no altera el valor de las marcas representadas en los nombres de dominio en disputa. Adicionalmente, los dominios “.com.mx” y “.mx” son un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio y no constituyen una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de una marca.
Considerando lo anterior, este Grupo de Expertos considera que la Promovente tiene derechos sobre la marca INCIPIO, y que los nombres de dominio en disputa registrados por el Titular son idénticos a la marca INCIPIO de la Promovente, con la salvedad mencionada de los dominios “.com.mx” y “.mx”.
En consecuencia, el Grupo de Expertos considera acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado los nombres de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) El Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por los nombres de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
Aunque la carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto de los nombres de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Política Uniforme en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca prima facie que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias o alegaciones de que sí posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Si el Titular no aportara evidencias o alegaciones al respecto, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc.v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda. v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005-0899).
En el caso de estudio, la Promovente ha alegado que el Titular no es ni ha sido conocido generalmente por los nombres de dominio en disputa.
Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca INCIPIO, al menos con 5 años de anticipación a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro de los nombres de dominio en disputa, los cuales comprenden en su totalidad la marca de la Promovente.
No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “Incipio”.
Este Grupo de Expertos realizó una búsqueda de antecedentes registrales en el banco de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y constató que el Titular no cuenta con ningún registro de marca concedido sobre la denominación “Incipio”.
Aún y cuando este Grupo de Expertos advirtió que actualmente los nombres de dominio en disputa no se encuentran activos, ha tomado en consideración que la Promovente acreditó que al menos el 11 de agosto de 2015 (fecha de la fe de hechos notarial ofrecida por la Promovente en el sitio de Internet correspondiente al nombres de dominio en disputa <incipio.mx>), se ofrecían a la venta productos competidores de la marca INCIPIO y productos de la marca INCIPIO considerados infractores por la Promovente a través del nombre de dominio en disputa <incipio.mx>. Asimismo, la Promovente ha señalado en la Solicitud que el nombre de dominio en disputa <incipio.com.mx> redirige al nombre de dominio en disputa <incipio.mx>.
No habiéndose probado existencia de derecho o interés legítimo del Titular sobre los nombres de dominio en disputa, hay que concluir que concurre el requisito establecido en el artículo 1.a.ii) de la Política.
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.
Que la Promovente ha probado ser titular de múltiples registros de marca que amparan la denominación INCIPIO alrededor del mundo.
Que los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca INCIPIO.
Que la marca INCIPIO goza de amplio reconocimiento a nivel internacional en el mercado relevante de fundas y protectores de aparatos electrónicos.
Que conforme a la evidencia aportada los nombres de dominio en disputa han sido utilizados para la comercialización de productos competidores de la Promovente y productos de la Promovente.
Consecuentemente, el Grupo de Expertos encuentra que el Titular conocía o debió haber conocido la marca INCIPIO antes de registrar los nombres de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.
Adicionalmente, existen elementos para concluir que el Titular registró los nombres de dominio en disputa con el ánimo de atraer a la clientela potencial de la Promovente a su página de Internet, en donde se promovieron productos competidores de la Promovente, capitalizando indebidamente el reconocimiento y prestigio de la marca INCIPIO de la Promovente.
Por ello, entiende este Grupo de Expertos que el registro de los nombres de dominio en disputa se basó en la propia notoriedad de la marca INCIPIO, con el ánimo de atraer indebidamente a la clientela potencial de la Promovente, concluyendo que el registro y uso de los nombres de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular, y por ello se tiene por cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 1.a) iii) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que los nombres de dominio <incipio.com.mx> e <incipio.mx> sean transferidos a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Presidente
Pedro W. Buchanan Smith
Experto
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto
Fecha: 8 de Julio de 2016