La Promovente es Diadora Sport Srl, con domicilio en Caerano di S. Marco, Italia representada por Brandstock Domains GmbH, Alemania.
El Titular es Jack Ilitzky Kreimerman, con domicilio en Naucalpan, México, auto-representado.
La solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <diadorautility.com.mx>, <diadorautility.mx>, <utilitydiadora.com.mx> y <utilitydiadora.mx>.
El Registro de los citados nombres de dominio es Registry .MX, una división de NIC México ("Registry .MX"). El Agente Registrador de los citados nombres de dominio es Akky (Una division de NIC Mexico) ("Akky").
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 26 de agosto de 2016. El 26 de agosto de 2016 el Centro envió a Registry .MX vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 26 de agosto de 2016 Registry .MX envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
Al haber sido presentada la Solicitud en inglés y ser el idioma del Acuerdo de Registro de los nombres de dominio en disputa el español, las partes fueron informadas de dicha circunstancia el 1 de septiembre de 2016 por el Centro y consultadas sobre la posibilidad de un acuerdo en relación con el idioma del procedimiento. El 2 de septiembre de 2016, la Promovente solicitó que su Solicitud en inglés fuera aceptada. El Titular no realizó alegación alguna en relación con el idioma del procedimiento, aunque envió dos correos electrónicos al Centro en lengua española en fechas 5 de septiembre de 2016 y 6 de septiembre de 2016.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 13 de septiembre de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de octubre de 2016. El Centro notificó a las partes el comienzo del proceso de nombramiento del Grupo de Expertos el 6 de octubre de 2016.
El Centro nombró a Enrique Ochoa como miembro único del Grupo de Expertos el día 19 de octubre de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Experto, haciendo uso de las facultades que otorga la Política en su artículo 1(j) dicta la presente Decisión en español pese a la utilización de los idiomas inglés y español en la notificación de la Solicitud a las partes.
La Promovente es una empresa fundada en Italia, en el año 1948, que vende, entre otros productos, zapatos deportivos, ropa y accesorios. Su red de distribuidores incluye más de sesenta países.
Los productos de la Promovente son distribuidos en más de 14.500 puntos de ventas en el mundo. Dichos productos han sido utilizados por varias figuras deportivas de alto rendimiento, tales como George Weah, Roberto Baggio, Giuseppe Signori, Francesco Totti, etc.
La Promovente es, titular de diversos registros marcarios en el mundo, incluyendo:
- Registro de Marca Internacional número 682.095 DIADORA, concedido el 31 de julio de 1997 para la identificación de productos en las clases 1, 9, 12, 14, 16, 18, 25 y 28;
- Registro de Marca Internacional número 751.069 DIADORA (y diseño), concedido el 10 de enero de 2001 para la identificación de productos en la clase 9;
- Registro de Marca Internacional número 720.189 DIADORA UTILITY (y diseño), concedido el 6 de agosto de 1999 para la identificación de productos en clase 9;
- Registro de Marca Internacional número 751.980 UTILITY DIADORA (y diseño), concedido el 22 de diciembre de 2000 para la identificación de productos en las clases 9 y 25;
- Registro de Marca Mexicana DIADORA Y DISEÑO número 280.952 (y diseño), concedido el 10 de noviembre de 1982 para la identificación de productos en la clase nacional 39;
- Registro de Marca Mexicana DIADORA Y DISEÑO número 563.835, concedido el 25 de noviembre de 1997 para la identificación de productos en clase 25; y
- Registro de Marca Mexicana número 1.657.151 UTILITY DIADORA (y diseño), concedido en 19 de julio de 2016 para la identificación de productos en clase 25.
(en lo sucesivo "MARCAS DIADORA").
La Promovente es titular de diversos nombres de dominio que contienen las palabras "diadora" y "utility", tales como <diadora.shoes>, <diadora.us>, <diadorautility.equipment> o <diadorautility.it>, por citar algunos ejemplos.
Los nombres dominio en disputa <diadorautility.com.mx>, <diadorautility.mx>, <utilitydiadora.com.mx> y <utilitydiadora.mx> fueron registrados el 9 de octubre de 2014. Si bien los nombres de dominio en disputa <diadorautility.mx>, <utilitydiadora.com.mx> y <utilitydiadora.mx> se hallan inactivos, el nombre de dominio en disputa <diadorautility.com.mx> resuelve a un mensaje indicando que el sitio web alojado bajo el mismo se encuentra en construcción, facilitando una dirección de correo electrónico que incluye la palabra "ventas", un número de contacto, y reproduciendo íntegramente la Marca Mexicana número 1.657.151 UTILITY DIADORA (y diseño) de la Promovente.
Los nombres de dominio en disputa, <diadorautility.com.mx>, <diadorautility.mx>, <utilitydiadora.com.mx> y <utilitydiadora.mx>, son idénticos a las MARCAS DIADORA de la Promovente. Las MARCAS DIADORA fueron registradas en fechas anteriores a la del registro de los nombres de dominio en disputa.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa, toda vez que el Titular no es conocido por las denominaciones "diadora", "diadora utility" o "utility diadora", no cuenta con la autorización de uso de las MARCAS DIADORA y no guarda relación alguna con la Promovente. Asimismo, el nombre de dominio en disputa <utilitydiadora.com.mx> reproduce la la marca UTILITY DIADORA de la Promovente, lo cual supone un intento de la Titular de vender productos utilizando la imagen del Promovente sin ningún tipo de autorización.
Los nombres de dominio en disputa fueron registrados y se utilizan de mala fe. Habida cuenta de la notoriedad de la que las MARCAS DIADORA disfrutan, el Titular debía ser conocedor de su existencia a la hora de registrar los nombres de dominio en disputa. Asimismo, los nombres de dominio en disputa <diadorautility.com.mx>, <diadorautility.mx>, y <utilitydiadora.mx> no despliegan contenido alguno, lo que impiden que la Promovente pueda promocionar sus productos en sitios de Internet bajo los referidos nombres de dominio.
El Titular no presentó una Contestación formal a la Demanda. No obstante, el Titular dirigió una comunicación al Centro en fecha 5 de septiembre de 2016 preguntando qué nombres de dominio de su titularidad habían quedado bloqueados en el marco del presente procedimiento. Una vez facilitada dicha información por el Centro en fecha 6 de septiembre de 2016, el Titular agradeció la información facilitada en un correo electrónico de misma fecha, no volviendo a contactar con el Centro.
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación de los nombres de dominio en disputa:
i) los nombres de dominio son idénticos o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio; y
iii) los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe.
Para la emisión de la presente decisión, este Experto considera apropiado hacer referencia tanto a decisiones emitidas bajo la LDRP como bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), así como a la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0"). Esto atiende a que el presente caso requiere del análisis de temas que han sido tratados con mayor abundancia bajo la UDRP. Asimismo, este criterio, deriva del hecho de que la LDRP está basada en la UDRP y se constituye como una variante de ésta.
Como se señaló líneas arriba, el Titular no dio contestación a la Solicitud presentada por la Promovente.
De conformidad con el párrafo 4.6 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0, la ausencia de contestación a una demanda no supone que la decisión se resuelva de manera automática en favor de la promovente. De acuerdo con lo anterior, el Experto decidirá tomando en consideración las pretensiones de la Promovente y las pruebas aportadas, pudiendo el experto tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que se consideren como razonables (ver por ejemplo Ebay, Inc. c. Cristobal Ayala Elizondo, Caso OMPI No. DMX2016-0009). Ello no obsta para que la Promovente deba acreditar los supuestos de la Política.
Primeramente, la Promovente ha manifestado que los nombres de dominio en disputa son idénticos a las MARCAS DIADORA.
Al hacer una comparación entre los nombres de dominio en disputa <diadorautility.com.mx>, <diadorautility.mx>, <utilitydiadora.com.mx> y <utilitydiadora.mx> y las MARCAS DIADORA de la Promovente, se observa que los nombres de dominio en disputa se componen íntegramente de las palabras "diadora", "utility diadora" y "diadora utility" que corresponden a las MARCAS DIADORA, acompañándose estos términos – dependiendo del nombre de dominio en disputa concreto – del dominio de segundo nivel (".com") junto con el código de país (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".mx", o únicamente del ccTLD ".mx".
En decisiones previas bajo la Política se ha señalado que los dominios de nivel superior por lo general carecen de significación alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio en disputa de las marcas de un promovente. (ver por ejemplo: Parfums Chrisitan Dior, S.A. v Javier García Quintas, Caso OMPI D2000−0226).
Atendiendo a lo anterior, el Experto considera que se cumple con el primer elemento de la Política.
En opinión de este Experto la Promovente demostró al menos de manera prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre los nombres de dominio en disputa. Ello es así puesto, que atendiendo a las pruebas aportadas por la Promovente:
i) El Titular no es conocido como "diadora" y/o "diadora utility" y/o "utility diadora".
ii) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el Titular no ha realizado un uso bona fide de los nombres de dominios en disputa para la oferta de productos o servicios;
iii) El Titular carece de registros de marca consistentes en "diadora" y/o "diadora utility" y/o "utility diadora"; y
iv) El Titular carece de autorización o licencia para el uso de las MARCAS DIADORA.
Atendiendo a la demostración prima facie efectuada por el Promovente y a la ausencia de Contestación formal del Titular a las afirmaciones de la Promovente, el Experto concluye que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa, considerándose que se cumple con el segundo elemento de la Política (ver por ejemplo: TV Transmisiones de Chihuahua, S.A. de C.V. v. Javier Carrillo Ramírez, Caso OMPI DMX2016-0001).
Por lo que hace al registro o uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, este Experto considera que las MARCAS DIADORA son notoriamente conocidas en el mundo, tal y como lo han señalado Grupos de Expertos anteriores (ver por ejemplo: Diadora Sport Srl v. Anhao Agrgh Rst, Caso OMPI D2016-1632).
En línea con lo anterior, y toda vez que no hubo contestación a la Solicitud no existe evidencia respecto a que el Titular no tuviera conocimiento de las MARCAS DIADORA; por el contrario, el patrón de haber registrado los nombres de dominio en disputa, <diadorautility.com.mx>, <diadorautility.mx>, <utilitydiadora.com.mx> y <utilitydiadora.mx> hace suponer que efectivamente conocía de antemano las MARCAS DIADORA.
A mayor abundamiento, dada la notoriedad de las MARCAS DIADORA – y toda vez que el Titular no presentó contestación a la Solicitud - la simple utilización de las MARCAS DIADORA en un sitio en el que no se despliega contenido también abona en la noción de que el Titular incurre en la práctica denominada "passive holding" (tenencia pasiva). (ver por ejemplo: National Hockey League v. Jean Lucas, Domcharme Group, Caso OMPI No. D2016-0315).
Asimismo, pese que los nombres de dominio en disputa <diadorautility.com.mx>, <diadorautility.mx>, y <utilitydiadora.mx> no muestran contenido alguno, el hecho de que el nombre de dominio en disputa <diadorautility.com.mx> reproduzca íntegramente la Marca UTILITY DIADORA (y diseño) de la Promovente refuerza este conocimiento previo de la Promovente y sus actividades por parte del Titular, permitiendo además sostener que el uso de los nombres de dominio en disputa es con ánimo de lucro para atraer usuarios a los nombres de dominio en disputa, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con la Promovente y sus MARCAS DIADORA respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de los mismos.
Atendiendo a todo lo anterior, este Experto considera que los nombres de dominio en disputa fueron registrados y se usan de mala fe, cumpliéndose así con el tercer supuesto de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <diadorautility.com.mx>, <diadorautility.mx>, <utilitydiadora.com.mx> y <utilitydiadora.mx> sean transferidos a la Promovente.
Enrique Ochoa
Experto Único
Fecha: 5 de noviembre de 2016