De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., 's-Hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V.
De Verweerder is Eco Drive Opleidingsinstituut, Gorinchem, Nederland.
De onderhavige domeinnaam <ecodrivenederland.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Transip B.V.
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 7 januari 2010. Het Instituut heeft op 7 januari 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 8 januari 2010 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis een administratieve gebrek bevatte, heeft de Eiseres op 12 februari 2010 een Aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 13 januari 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 2 februari 2010. Het Verweerschrift is ingediend op 1 februari 2010.
Op 11 februari 2010 heeft SIDN partijen in overeenstemming met artikel 8.1 van de Regeling per e-mail laten weten een mediator te hebben benoemd. Per e-mail van 12 maart 2010 is de termijn voor het mediationproces na overleg met partijen met een maand verlengd tot 12 april 2010. Op 23 maart 2010 heeft de mediator partijen per e-mail laten weten dat het geschil met betrekking tot de Domeinnaam niet door middel van mediation is opgelost.
Na ontvangst van betaling van de in artikel 23 van de Regeling bedoelde kosten heeft het Instituut Alfred Meijboom op 25 maart 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat het correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
De Eiseres is houdster van het Gemeenschapswoordmerk ECODRIVE met inschrijvingsnummer 1006998 dat op 2 december 1998 is gedeponeerd voor “toeren- en/of snelheidsbegrenzers voor (vracht)auto's; toestellen en apparaten voor het verwerken en weergeven van gegevens; snelheidscontrole-apparaten voor voertuigen” dat op 24 januari 2001 is geregistreerd (het “Merk”).
De Verweerder is een op 15 mei 2007 opgericht eenmansbedrijf dat gecertificeerde rijstijtrainingen verzorgd op het gebied van ecologisch en economisch rijden. De Verweerder voert de handelsnaam Eco Drive Opleidingsinstituut.
De Eiseres heeft de Verweerder bij brief van 25 september 2009 gewezen op haar Merk en de Verweerder gesommeerd het gebruik van het teken ECODRIVE te staken en de Domeinnaam door te halen. Na rappel heeft de Verweerder de Eiseres op 30 oktober 2009 laten weten geen gehoor te geven aan de sommatie.
Volgens de Eiseres is er sprake van verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en het Merk omdat de Domeinnaam het oudere Merk volledig incorporeert en “ecodrive” het kenmerkende onderdeel betreft aangezien “Nederland” geen onderscheidend vermogen toevoegt, daar dat een beschrijvende aanduiding is van de plaats of herkomst van de aangeboden diensten. Er is sprake van (nagenoeg) identieke benamingen voor soortgelijke waren en diensten, namelijk het ECODRIVE product van de Eiseres, zijnde een autoaccessoire waarmee rustig rijgedrag wordt gecreëerd. De door de Verweerder aangeboden cursussen hebben dezelfde doelstelling. Gelet op de gelijkenissen in naam en activiteiten van partijen is er sprake van verwarringsgevaar. Het publiek dat de website van de Verweerder bezoekt en/of de Domeinnaam intikt, zal denken dat de betreffende dienstverlening op de een of andere wijze gerelateerd is aan het product van de Eiseres dat, naar stelling van de Eiseres, ruim tien jaar met veel succes en publiciteit wordt verhandeld in Nederland en op de Europese markt.
De Verweerder heeft geen toestemming voor gebruik van de naam “ecodrive” als merk- en/of handelsnaam of anderszins, bijvoorbeeld in de Domeinnaam, en heeft geweigerd gehoor te geven aan de sommatie van de Eiseres om dat gebruik te staken. De Domeinnaam is bijna tien jaar na registratie van het Merk geregistreerd. Bij gebrek aan toestemming en gelet op de overeenstemming met het oudere relevante Merk heeft de Verweerder geen eigen recht of legitiem belang om gebruik te blijven maken van de Domeinnaam.
Het continueren van (het gebruik van) de Domeinnaam – na eerder te zijn gesommeerd door de Eiseres op basis van haar geldige merkrecht – moet volgens de Eiseres als te kwader trouw worden aangemerkt. Het is voorts aannemelijk dat de Verweerder op de hoogte was van het bestaan en het gebruik van het Merk, nu de merkinschrijving uit 1998 dateert en het merk sedertdien ook actief wordt gebruikt op de Nederlandse en Europese markt. Bovendien is de Eiseres houdster van de domeinnaam <ecodrive.eu> en via haar verkooppartner tevens van de domeinnamen <ecodrive.net> en <ecodrive.nl>.
Gelet op het bestaan van de eerdere merkinschrijving, het intensieve en langdurige gebruik van het Merk door de Eiseres en de bestaande websites waarop het product van de Eiseres wordt gepromoot en verkocht, is het aannemelijk dat de Verweerder hiervan op de hoogte was en het oudere Merk en de oudere domeinnamen van de Eiseres kende ten tijde van de registratie van de Domeinnaam, die volgens de Eiseres dan ook te kwader trouw is geregistreerd en gebruikt.
De Verweerder voert aan dat de term “ecodrive” een soortnaam is voor ecologisch en economisch rijden en wijst op een Engelstalig rapport van onder meer het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en SenterNovum getiteld “Evaluation Dutch national ecodriving programme Het Nieuwe Rijden 2005”, dat de term “ecodriving” in generieke zin gebruikt voor zuinig rijden, en het rapport van Ecofys getiteld “Evaluation of the Dutch Ecodrive Programme” dat genoemde term in dezelfde generieke zin gebruikt. De generieke term “ecodriving” wordt volgens de Verweerder al jaren lang internationaal gebruikt. Volgens de Verweerder is het Merk beschrijvend voor de cursussen die hij aanbiedt en heeft de Eiseres het Merk niet normaal gebruikt voor de waren waarvoor zij het Merk heeft geregistreerd.
De Verweerder verwijt de Eiseres dat zij door middel van de registratie van het Merk voor specifieke waren – in het bijzonder snelheidsbegrenzers – thans het algemeen gebruikte begrip “ecodrive” tracht te monopoliseren, hetgeen de Verweerder als misbruik of oneigenlijk gebruik van het systeem typeert.
Voorts betwist de Verweerder dat er sprake van het door de Eiseres aangevoerde verwarringsgevaar is, omdat de Verweerder in mei 2007 is opgericht en in het handelsregister is ingeschreven, sinds september 2008 de Domeinnaam heeft geregistreerd en de Eiseres blijkbaar pas in september 2009 – toen zij haar sommatiebrief stuurde – op de hoogte was van het bestaan van de handelsnaam en Domeinnaam.
Op grond van artikel 2.1 en artikel 3 van de Regeling dient de Eiseres in dit geschil gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:
a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:
I een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de Eiseres rechthebbende is; dan wel
II een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder de Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b) de Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.
Deze gronden worden hierna besproken.
De Eiseres heeft genoegzaam aangetoond dat zij rechthebbende is op het Merk. Om te beoordelen of de Domeinnaam daaraan identiek is of daarmee verwarringwekkend overeenstemt moet volgens vaste jurisprudentie met betrekking tot domeinnamen bij deze beoordeling het top level domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).
In dit geschil moeten derhalve ECODRIVE (het Merk) en <ecodrivenederland> (de Domeinnaam) vergeleken worden, waarbij opvalt dat het enige verschil gelegen is in de toevoeging van “Nederland” aan het Merk. Het element “Nederland” in de Domeinnaam is evenwel niet onderscheidend aangezien het de naam is van het land waarin de Verweerder is gevestigd en diensten aanbiedt (zie bijvoorbeeld in deze zin Run2Day Franchise B.V. v. A. Dijk, h.o.d.n. Runnersworld Groningen, WIPO Zaaknr. DNL2009-0032). De Geschillenbeslechter is derhalve van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk.
Voor zover de Verweerder heeft willen betogen dat er geen sprake is van een geldig Merk omdat het niet normaal is gebruikt of louter beschrijvend is (om welke reden de vordering van de Eiseres onder deze grond moet worden afgewezen) wijst de Geschillenbeslechter er op dat in dit geschil de Regeling, en derhalve niet de Gemeenschapsmerkenverordening, de voorwaarden bepaalt op grond waarvan de Eis moet worden beoordeeld. Aangezien de Eiseres heeft aangetoond dat zij een geldige merkinschrijving heeft, moet de Geschillenbeslechter van het bestaan daarvan uitgaan. Het Merk kan slechts in een procedure voor het OHIM of de gewone rechter nietig worden verklaard.
De Eiseres dient prima facie aannemelijk te maken dat de Verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de Domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op de Verweerder de bewijslast om aan te tonen dat hij wel een dergelijk recht of belang heeft. De Eiseres heeft in dat verband aangevoerd dat zij een overeenstemmend Merk heeft dat ouder is dan de handelsnaam van de Verweerder en dat de Verweerder van haar geen toestemming heeft gekregen om de met het Merk verwarringwekkende Domeinnaam te registeren en te gebruiken.
De Verweerder heeft daartegen aangevoerd dat de term “ecodrive” een beschrijvende aanduiding is voor ecologisch en economisch rijden en dat deze op dat gebied cursussen verzorgt zodat deze, zoals de Geschillenbeslechter begrijpt, een legitiem belang stelt te hebben bij het gebruik van deze beschrijvende term in de Domeinnaam.
Gezien het hieronder onder paragraaf C. overwogene, laat de Geschillenbeslechter dit element verder onbesproken.
De Eiseres heeft gesteld dat de Verweerder bij de registratie van de Domeinnaam bekend moet zijn geweest met het Merk, om welke reden de Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt, dan wel dat de Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt door de Domeinnaam te gebruiken nadat hij middels de sommatiebrief op het bestaan van het Merk was gewezen. Dit overtuigt de Geschillenbeslechter echter niet omdat de Verweerder er terecht op heeft gewezen dat de termen “ecodrive” en “ecodriving” al sinds vele jaren, en in ieder geval voor de registratie van de Domeinnaam, als beschrijvende aanduiding worden gebruikt door onder meer de Nederlandse overheid voor activiteiten met betrekking tot zuinig rijden, zoals Het Nieuwe Rijden programma. De Verweerder heeft aangetoond dat zijn eigenaar een certificaat Rijstijltraining Het Nieuwe Rijden en een gecertificeerde bevoegdheidspas om cursussen op dat gebied te verzorgen heeft behaald.
Artikel 3.2 van de Regeling geeft een aantal voorbeelden van omstandigheden die kunnen duiden op registratie of gebruik van de betreffende domeinnaam te kwader trouw. Naast bekendheid met het Merk op het moment van registratie van de Domeinnaam moet in deze in artikel 3.2 van de Regeling genoemde omstandigheden aannemelijk zijn dat de Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd of gebruikt ofwel om Eiseres de mogelijkheid te ontnemen zelf de Domeinnaam te registreren, of om activiteiten van de Eiseres te verstoren, of de Domeinnaam voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan de Eiseres of een van diens concurrenten, danwel om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het Merk. Geen van deze omstandigheden is aannemelijk geworden, nu de term “ecodrive” een beschrijvende term is, en bovendien beschrijvend voor de diensten die de Verweerder daadwerkelijk aanbiedt onder de Domeinnaam (zie R. Koevermans v. S.H. Braat h.o.d.n. Som-Media, WIPO Zaaknr. DNL2008-0061); noch is registratie of gebruik te kwader trouw de Geschillenbeslechter op basis van het dossier anderszins aannemelijk geworden.
Er is derhalve niet aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.
Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.
Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 6 april 2010