Eiseres is Microsoft Corporation, gevestigd te Redmond, Washington, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Kennedy Van der Laan, Nederland.
Verweerder is Dirk Heizenberg te Groningen, Nederland.
De onderhavige domeinnaam <gratistelefoon-msn.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Metaregistrar.
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 4 november 2010. Het Instituut heeft op 4 november 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 5 november 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 5 november 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 25 november 2010. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 26 november 2010 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.
Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 7 december 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Eiseres is de in de Verenigde Staten gevestigde onderneming Microsoft Corporation. Zij beroept zich op diverse MSN-merken, waaronder het Benelux-woordmerk MSN met inschrijvingsnummer 666714, gedeponeerd op 2 maart 2000 en ingeschreven op 1 november 2000, hierna te noemen het “Merk”.
Verweerder is op 7 maart 2010 houder van de Domeinnaam geworden middels een nieuwe registratie.
Eiseres stelt - zakelijk weergegeven - het volgende.
Eiseres stelt dat haar onderneming zich richt op de verkoop van computersoftware en aanverwante producten, waaronder producten en diensten bestemd voor het internet. Eiseres stelt onder verwijzing naar (onder meer) de uitspraak, Microsoft Corporation v. Cupcake City, WIPO Case No. D2000-0818, gewezen onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”), waarop de Regeling grotendeels gebaseerd is, dat het Merk een bekend merk is in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs tot bescherming van de Industriële Eigendom. Naar de mening van Eiseres is het meest onderscheidende element van de Domeinnaam het element “msn” en doet de toevoeging “gratistelefoon-” daar niet aan af.
Voorts stelt Eiseres dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Naar de mening van Eiseres is Verweerder niet algemeen bekend onder de Domeinnaam en heeft Verweerder geen toestemming van Eiseres gekregen om het Merk te gebruiken, zoals hij heeft gedaan. Eiseres stelt dat, voordat de raadsman van Eiseres Verweerder sommeerde de Domeinnaam over te dragen, er een website actief was onder de Domeinnaam en dat er via het programma MSN Live Messenger berichten werden verzonden met daarin de mededeling dat MSN gratis telefoons zou weggeven aan alle MSN- en Hotmail-gebruikers op deze website van Verweerder. Thans is geen website (meer) actief onder de Domeinnaam.
Eiseres stelt voorts dat Verweerder te kwader trouw heeft gehandeld bij de registratie en het gebruik van de Domeinnaam. Vooropgesteld wordt dat Verweerder ten tijde van de registratie bij SIDN bekend moet zijn geweest met het Merk en dat die bekendheid nu juist redengevend is geweest om de Domeinnaam te registreren, daarmee profiterend van de verwarring die de Domeinnaam creëert met het Merk. Onder verwijzing naar eerdere uitspraken in zaken onder de UDRP stelt Eiseres dat voornoemde registratie van een domeinnaam het bestaan van kwade trouw impliceert.
Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.
Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter, overeenkomstig artikel 10.3 van de Regeling, het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij deze de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.
De Regeling bepaalt in artikel 2.1 sub a dat eisen kunnen worden ingesteld door iedereen die gemotiveerd stelt dat:
“een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:
I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt”.
De Geschillenbeslechter heeft vastgesteld dat Eiseres rechthebbende is op het Merk en dat het Merk bescherming geniet in de Benelux en daarmee in Nederland. De Geschillenbeslechter refereert ten aanzien van de gestelde bekendheid van het Merk aan de uitspraken waarnaar Eiseres verwijst, in het bijzonder Microsoft Corporation v. Cupcake City, supra.
Ingevolge de door Eiseres geciteerde vaste rechtspraak onder UDRP, welke is gevolgd in .nl-domeinnaamgeschillen in (onder meer) Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008, geldt dat de toevoeging van louter beschrijvende of generieke elementen aan een merk, de verwarring met dit merk niet wegneemt. In het onderhavige geval, waarin de Domeinnaam bestaat uit het Merk en de generieke aanduiding “gratistelefoon-” concludeert de Geschillenbeslechter dat dit generieke element de verwarring met het Merk niet wegneemt.
Bovendien dient bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het Merk en de Domeinnaam op grond van voornoemde uitspraak het suffix “.nl” buiten beschouwing te worden gelaten.
Bijgevolg oordeelt de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk.
Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiseres gemotiveerd te stellen dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling, gelijk onder de UDRP, is daaraan voldaan als een eiser prima facie aannemelijk maakt dat de verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
In het onderhavige geval heeft Eiseres onweersproken en gemotiveerd gesteld dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
Aangezien Verweerder geen Verweerschrift heeft ingediend en de Geschillenbeslechter overigens ook niet heeft kunnen vaststellen dat Verweerder een recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam als bedoeld in de gevallen genoemd onder artikel 3.1 sub a tot en met c van de Regeling, oordeelt de Geschillenbeslechter dat geen sprake is van een recht of legitiem belang zijdens Verweerder.
Ingevolge het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling dient Eiseres eveneens aannemelijk te maken dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
Eiseres heeft onbetwist gesteld dat Verweerder zich ten tijde van de registratie van de Domeinnaam bewust moet zijn geweest van het bestaan van het (bekende) Merk. De Geschillenbeslechter acht dit gezien de grote bekendheid van het Merk voldoende aannemelijk gemaakt. De Geschillenbeslechter acht voldoende aannemelijk gemaakt dat de te duchten verwarring bij het publiek met het Merk bepalend is geweest bij het registreren van de Domeinnaam. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is voldoende aannemelijk dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd om internetgebruikers naar zijn website te leiden daarbij profiterend van de verwarring die kan ontstaan met het Merk om zodoende commercieel voordeel te behalen in de zin van artikel 3.2 sub d van de Regeling.
Nu vorenstaande ook niet is weersproken door Verweerder, oordeelt de Geschillenbeslechter dat ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 is voldaan.
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <gratistelefoon-msn.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter
Datum: 13 december 2010