Eiser is Grandvision B.V. uit Rotterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.
Verweerder is J. Aarten uit Heiloo, Nederland.
De onderhavige domeinnaam <grandvision.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Easyhosting // Easycolocate.
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 3 december 2010. Het Instituut heeft op 3 december 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 6 december 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 7 december 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 27 december 2010. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 27 december 2010.
Op 31 december 2010 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 12 januari 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Op 12 januari 2011 heeft Verweerder Nadere Stukken ingediend, de ontvangst waarvan het Instituut op diezelfde dag heeft bevestigd.
Na in het benoemingsproces ontstane vertraging heeft het Instituut op 8 februari 2011 Tjeerd F.W. Overdijk benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Met beroep op artikel 11.2 heeft Verweerder op 12 januari 2011 Nadere Stukken ingediend in die zin dat Verweerder het Verweerschrift heeft aangevuld met een samenvatting en conclusies. De Nadere Stukken zijn dezelfde dag door Eiser ontvangen. Bij e-mail van 18 januari 2011 heeft Eiser bezwaar gemaakt tegen de Nadere Stukken en verzocht om gelegenheid om te reageren op de Nadere Stukken.
Voorop staat dat de Regeling voorziet in een simpele procedure waarin partijen ieder één maal de gelegenheid krijgen om hun stellingen toe te lichten. In beginsel is geen ruimte voor re- en dupliek, omdat dat het proces compliceert en vertraagt, hetgeen niet in overeenstemming is met het doel van de Regeling. Alleen onder bepaalde omstandigheden kan een geschillenbeslechter besluiten om Nadere Stukken toe te laten. Een dergelijk verzoek moet gemotiveerd worden gedaan (E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG v. W. Parami, WIPO Zaaknr. DNL2008-0022).
Verweerder heeft het verzoek tot het indienen van Nadere Stukken gemotiveerd en gesteld dat een duidelijke conclusie en een samenvatting aan het Verweerschrift ontbreekt. Nu het doel van de Nadere Stukken aldus is gelegen in het geven van een conclusie en samenvatting bij het Verweerschrift, maar er geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren worden gebracht, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat zich in dit geval geen omstandigheden voordoen die nopen tot toelating van de Nadere Stukken. De Geschillenbeslechter zal deze daarom niet toelaten tot de procedure en aldus ook Eiser niet in de gelegenheid stellen tot het geven van een nadere reactie.
Eiser is een onderneming die volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgericht op 8 juli 2010 en ingeschreven op 9 juli 2010 onder de handelsnaam GrandVision (hierna: de “Handelsnaam”). Eiser houdt zich volgens het handelsregister bezig met “houdsterwerkzaamheden”, maar door Eiser is - onbetwist - toegelicht dat zij actief is in de optiekbranche.
GrandVision S.A. is rechthebbende op het Gemeenschapsbeeldmerk 832139 GRANDVISION, geregistreerd op 22 september 1999 voor klassen 9, 40 en 42 (hierna te noemen het “Merk”).
Grandvision S.A. en Pearle Europe B.V. hebben op 6 juli 2010 wereldkundig gemaakt dat zij zullen gaan fuseren. Het moederbedrijf van de combinatie zal geïncorporeerd worden in Nederland onder de naam van Eiser. De Geschillenbeslechter heeft geen informatie gekregen waaruit kan worden opgemaakt of de fusie reeds zijn beslag heeft gekregen.
Verweerder is een particulier en heeft de Domeinnaam op 6 juli 2010 geregistreerd.
Eiser heeft in de Eis de volgende stellingen naar voren gebracht:
Eiser beroept zich in deze procedure op het Merk en de Handelsnaam. Eiser stelt dat het Merk grote bekendheid geniet binnen Europa. Aan de fusie van GrandVision S.A. en Pearle Europe B.V. is op 6 juli 2010 op grote schaal ruchtbaarheid gegeven.
Eiser stelt dat de Domeinnaam is ingeschreven op de dag dat de fusie bekend werd gemaakt en dat deze identiek is aan het woordelement van het Merk en aan de Handelsnaam.
Eiser is niet bekend met omstandigheden waaruit blijkt dat Verweerder een recht of een legitiem belang zou hebben bij het gebruik van de Domeinnaam. Verweerder bezit geen merk of handelsnaam en is niet bekend onder de Domeinnaam. Verweerder heeft de Domeinnaam voor aanvang van het geschil niet te goeder trouw gebruikt. Voorts maakt Verweerder volgens Eiser geen legitiem, niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam.
Eiser voert aan dat kwade trouw blijkt uit het moment van registratie. Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd precies op het moment dat wereldkundig werd gemaakt dat Pearle Europe B.V. zou gaan fuseren met GrandVision S.A. Gezien de bekendheid van het Merk en de uitgave van de persberichten zou Verweerder bekend moeten zijn met de oudere rechten van Eiser. Eiser voert aan dat Verweerder de Domeinnaam uitsluitend heeft geregistreerd om Eiser te beletten deze Domeinnaam te registreren.
Eiser voert aan dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd met de intentie deze voor een substantieel hoger bedrag dan de registratiekosten te verkopen aan de handelsnaamrechthebbende/merkhouder. Verweerder heeft, volgens Eiser, als eerste Eiser benaderd over een overdracht. Op 13 oktober 2010 heeft Eiser Verweerder gesommeerd om de Domeinnaam aan haar over te dragen, waarop Verweerder pas na herinnering heeft gereageerd op 5 november 2010. Hierna heeft een collega van Verweerder namens Verweerder telefonisch laten weten de Domeinnaam te willen overdragen tegen een vergoeding van enkele honderden euro’s om de ontwikkelingskosten van Verweerder te dekken. Eiser betwist de hoogte van deze ontwikkelingskosten.
Verweerder gebruikt volgens Eiser de website als ‘parkeerplaats’ en koppelt de website aan een website met financieel nieuws waarvan Verweerder eindredacteur is. Verweerder probeert verwarring te veroorzaken door bewust internetgebruikers naar haar website te leiden door gebruik te maken van een domeinnaam die identiek is aan de Handelsnaam van Eiser en het woordelement van het Merk.
De Domeinnaam is door Verweerder geregistreerd op 6 juli 2010, terwijl Eiser op 8 juli 2010 in Nederland is opgericht. Om die reden is er geen inbreuk op het handelsnaamrecht van Eiser.
Hoewel volgens Eiser het Merk en de Handelsnaam intensief in Europa worden gebruikt, worden in het merendeel van de landen waar Eiser actief is geen websites geëxploiteerd onder de naam ‘grandvision’. De door Eiser gebruikte corporate website is “www.grandvision.com”. Verweerder betwist bovendien, dat de Handelsnaam of het Merk ook bekend is in Nederland, waardoor hij op de hoogte had moeten zijn van de rechten van Eiser.
Verweerder betoogt dat hij de Domeinnaam te goeder trouw heeft geregistreerd en voert feiten en omstandigheden aan die dit betoog volgens hem ondersteunen.
Van verwarring kan geen sprake zijn. Ook in andere landen maakt Eiser geen gebruik van domeinnamen die bestaan uit haar Handelsnaam. Daarnaast voert Verweerder aan dat de internetgebruiker doorgaans zoekt met behulp van een zoekmachine en niet rechtstreeks de naam in het browservenster intypt.
Verweerder voert aan dat de Domeinnaam, in tegenstelling tot domeinnamen in andere landen die de Handelsnaam bevatten, door Verweerder daadwerkelijk wordt gebruikt, waardoor hij een legitiem belang kan doen gelden. De Domeinnaam wordt op generieke wijze gebruikt, namelijk voor het verspreiden van “een (grote) visie” van deskundigen op problemen in de financiële dienstverlening. Het is volgens Verweerder een informatieve website die geen commercieel doel dient.
Verweerder betwist niet dat de Domeinnaam tegelijk is geregistreerd met het uitbrengen van het persbericht dat Eiser naar buiten heeft gebracht aangaande de voorgenomen fusie. Verweerder voert aan dat hij reeds voor registratie de Domeinnaam had bedacht en hiernaar vooraf onderzoek heeft gedaan.
Verweerder was er niet van op de hoogte dat er zich in Nederland een onderneming zou vestigen onder dezelfde naam als de Domeinnaam. De gelijkenis tussen de Domeinnaam en de naam van Eiser berust op puur toeval.
Verweerder betwist de Domeinnaam te hebben geregistreerd om Eiser te beletten deze te registreren. Hiertoe voert Verweerder aan dat Eiser pas drie maanden na de registratie van de Domeinnaam Verweerder sommeert deze over te dragen. Voorafgaand aan deze sommatie, op 8 oktober 2010, stelt Verweerder telefonisch contact gehad te hebben met de perswoordvoerder van de moederonderneming van Eiser (HAL Investments). In dit telefoongesprek heeft de perswoordvoerder volgens Verweerder aangegeven dat Eiser waarschijnlijk geen interesse zou hebben in de Domeinnaam. Hierop mocht Verweerder menen dat hij de Domeinnaam kon blijven gebruiken.
Verweerder geeft aan er niet op uit te zijn om meer geld te vragen voor de Domeinnaam dan de redelijke gemaakte kosten. Enkele honderden euro’s zijn niet gevraagd, al heeft een collega namens Verweerder aangegeven dat dit redelijker zou zijn dan alleen de registratiekosten, nu Verweerder kosten heeft gemaakt om de website te maken en in stand te houden.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:
(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig verwarringwekkend overeen met een:
I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt; en
(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en
(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.
De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Regeling.
Eiser beroept zich op overeenstemming met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende zou zijn. Vooropgesteld wordt dat het Merk waarop Eiser zich beroept is ingeschreven ten name van GrandVision S.A. GrandVision S.A. is echter geen partij in deze procedure. Hoewel GrandVision S.A. en Pearle Europe B.V. hebben aangegeven voornemens te zijn te gaan fuseren en op te gaan in Eiser, heeft de Geschillenbeslechter zoals opgemerkt geen informatie gekregen of de fusie reeds zijn beslag heeft gekregen. De Geschillenbeslechter kan om die reden niet vaststellen dat Eiser op het moment van concipiëren van deze beslissing rechthebbende is op het Merk.
De Handelsnaam is door Eiser ingeschreven in het handelsregister op 9 juli 2010 en is in ieder geval op 6 juli 2010 door Eiser in het openbaar gevoerd in de door Eiser naar buiten gebrachte persberichten. De Domeinnaam is geregistreerd op 6 juli 2010. Artikel 2.1 sub a onder I vereist niet dat het handelsnaamrecht van eerder datum moet zijn dan de registratie van de domeinnaam (zie onder andere AB Svenska Spel v. Andrey Zacharov, WIPO Case No. D2003-0527). Het feit dat de Domeinnaam van eerder datum is dan de Handelsnaam kan slechts relevant zijn voor de vraag of er sprake is van kwade trouw als bedoeld in 2.1 sub c.
Om te beoordelen of de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt met de Handelsnaam dat er verwarring kan ontstaan moet, volgens vaste jurisprudentie inzake domeinnamen, bij deze beoordeling het toplevel domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008, FrontRange Solutions Inc. v. NOBLIS SaleSConnectionS BV, WIPO Zaaknr. DNL2008-0018 en Technische Unie B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Zaaknr. DNL2008-0063).
Wanneer het toplevel domain “.nl” buiten beschouwing wordt gelaten, is de Domeinnaam identiek aan de Handelsnaam van Eiser. Het betoog van Verweerder dat van verwarring geen sprake is, doet in dit kader niet terzake. Onder artikel 2.1 sub a van de Regeling is reeds voldoende dat de domeinnaam en merk of handelsnaam identiek zijn.
De Geschillenbeslechter stelt vast dat aan het eerste vereiste is voldaan.
Eiser dient prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op Verweerder de bewijslast om aan te tonen dat hij wel een dergelijk recht of belang heeft.
Ingevolge artikel 3.1 sub c van de Regeling, kan een recht of legitiem belang volgen uit het gebruik voor legitieme, niet-commerciële doeleinden. Partijen verschillen van mening over de vraag of het doel van de website wel of niet commercieel is. Hoewel door Eiser onder de noemer ‘Kwade trouw’ aangevoerd, geeft de Geschillenbeslechter hier gewicht aan het feit, zoals door Eiser aangevoerd, dat de website onder de Domeinnaam nieuwsberichten heeft bevat die waren voorzien van hyperlinks die leidden naar de commerciële website “www.cashcow.nl” waarvan Verweerder eindredacteur is. Dit is door Verweerder niet weersproken.
Ten aanzien van artikel 3.1 sub a van de Regeling is derhalve voldoende komen vast te staan dat Verweerder, voordat hij kennis kreeg van dit geschil, de Domeinnaam gebruikte om producten of diensten aan te bieden, althans daarnaar door te linken. Inmiddels zijn de hyperlinks naar de website “www.cashcow.nl” verwijderd. Ten aanzien van het huidige gebruik van de website “www.grandvision.nl” merkt de Geschillenbeslechter op dat het niet-commerciële doel van deze website buitengewoon gekunsteld voorkomt en sterk de indruk wekt te zijn gecreëerd ter ondersteuning van een betoog dat Verweerder een eigen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam zou hebben.
De website heeft in zijn huidige vorm aldus een hoog ‘alibi-gehalte’. Op geen enkele manier blijkt dat Verweerder werkelijk voor ogen heeft een forum te bieden voor de verspreiding van “(grote) visies” van deskundigen op het gebied van financiële dienstverlening. De Geschillenbeslechter leidt hieruit af dat de registratie van de Domeinnaam kennelijk niet is ingegeven door wezenlijke betrokkenheid met “problemen” op het gebied van financiële dienstverlening, maar eerder door de intentie om commercieel voordeel te behalen met gebruikmaking van verwarring met Eiser’s rechten. Verweerder heeft ook daadwerkelijk enige tijd (ongerechtvaardigd) voordeel uit het gebruik van de Domeinnaam getrokken, door mensen met belangstelling voor beleggersinformatie via de website met de Domeinnaam door te leiden naar de website “www.cashcow.nl”. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter brengen deze omstandigheden, waaronder ook het gebruik van de Domeinnaam in het verleden, mee dat Verweerder niet kan worden geacht een recht of legitiem belang bij de Domeinnaam te hebben.
Gezien één en ander stelt de Geschillenbeslechter vast dat aan ook het tweede vereiste is voldaan.
Vast staat, dat de Domeinnaam is geregistreerd op 6 juli 2010, terwijl de Handelsnaam van Eiser op 9 juli 2010 in het register van de Kamer van Koophandel werd ingeschreven. Nu Eiser thans een handelsnaamrecht kan doen gelden, moet hier worden onderzocht of dit recht Verweerder kan worden tegengeworpen.
Eiser en Verweerder zijn verdeeld over de communicatie die heeft plaatsgevonden met betrekking tot een eventuele overdracht van de Domeinnaam. Zo is niet komen vast te staan of, zoals door Verweerder beweerd, door of namens Eiser aan Verweerder op 8 oktober 2010 is gecommuniceerd dat Verweerder de Domeinnaam zou kunnen blijven gebruiken. Wel staat vast dat op 13 oktober 2010 Eiser via een sommatiebrief aan Verweerder heeft verzocht de Domeinnaam over te dragen. Hierna heeft Verweerder een vergoeding gevraagd voor de investering die hij heeft gemaakt met betrekking tot de Domeinnaam. Of de Domeinnaam hoofdzakelijk is geregistreerd of verworven met het doel deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan Eiser als bedoeld in artikel 3.2 sub a van de Regeling is thans niet komen vast te staan.
Wel staat vast dat de Domeinnaam is geregistreerd op dezelfde dag als waarop de voorgenomen fusie van GrandVision S.A. en Pearle Europe B.V. wereldkundig werd gemaakt. De Geschillenbeslechter beoordeelt dit als volgt. Verweerder was volgens Eiser op de hoogte van het persbericht, althans had dit moeten zijn, aangezien hij eindredacteur is van een website (“www.cashcow.nl”) die uitgebreid en nauwgezet bericht over fusies en overnames en andere relevante informatie voor beleggers. Verweerder heeft aangevoerd dat er sprake is van puur toeval en dat hij niet wist dat een onderneming met dezelfde naam zich in Nederland zou vestigen. Nu verdere motivatie ontbreekt, en Verweerder niet zijn betrokkenheid bij de website over fusies en overnames heeft betwist, komt het de Geschillenbeslechter aannemelijk voor dat Verweerder kennis heeft gehad van het persbericht. Dat Verweerder voorafgaand aan het persbericht al het idee had om de Domeinnaam te registreren, zoals door Verweerder aangevoerd, is onvoldoende onderbouwd en komt niet aannemelijk voor. In dit verband verwijst de Geschillenbeslechter ook naar hetgeen hiervoor met betrekking tot recht en legitiem belang is opgemerkt over het ‘alibi-gehalte’ van het gebruik van de Domeinnaam. Voorts merkt de Geschillenbeslechter op dat moeilijk met elkaar valt te rijmen dat Verweerder stelt bereid te zijn (geweest) de Domeinnaam voor een redelijke vergoeding aan Eiser over te dragen, terwijl partijen hieromtrent, ook na bemiddeling door SIDN, niet tot overeenstemming hebben kunnen komen. Vanwege de voormelde omstandigheden gaat de Geschillenbeslechter er vanuit dat Verweerder kennis had van de oprichting van de onderneming van Eiser en dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd om commercieel voordeel te behalen, vermoedelijk in de zin van artikel 3.2 sub d van de Regeling. Om die reden is er sprake van kwade trouw bij Verweerder.
De Geschillenbeslechter stelt om die reden vast dat ook aan het laatste vereiste is voldaan.
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <grandvision.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter
Datum: 11 februari 2011