Eiseres is Stichting VVV Groep Nederland uit Leersum, Nederland, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland.
Verweerster is VRTBO uit Appelscha, Nederland, vertegenwoordigd door Bierens en Van Boven Advocaten en Mediators, Nederland.
De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V.
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 21 februari 2011. Het Instituut heeft op 21 februari 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 22 februari 2011 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 22 februari 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 14 maart 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 14 maart 2011.
Op 17 maart 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 15 april 2011 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 16 mei 2011. Op 16 mei 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 19 mei 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Eiseres biedt, met haar rechtsvoorgangers en gelieerde ondernemingen, sinds 1885 diensten aan op het gebied van recreatie, toerisme en vrije tijd, en is marktleider op het gebied van toeristische informatieverstrekking in Nederland.
Eiseres is houder van de volgende collectieve merkinschrijvingen:
- Benelux merk nr. 157946 V.V.V. uit 1987 (gebruik geclaimd sinds 1885);
- Benelux merk nr. 621850 VVV uit 1997;
- Benelux beeldmerk nr. 158300 VVV uit 1987; en
- Benelux beeldmerk nr. 445660 VVV uit 1988.
De merken (“VVV Merken”) worden gebruikt voor de ingeschreven waren en diensten, waaronder online informatieverstrekking over toeristische zaken. Eiseres betoogt dat het merk VVV door het langdurige, intensieve en wijdverspreide gebruik als bekend merk dient te worden aangemerkt in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (“BVIE”).
Eiseres stelt voorts een handelsnaamrecht op het teken VVV te hebben door gebruik van “VVV” sinds 1885.
Verweerster is de Vereniging Toeristisch Recreatief Belang Ooststellingwerf dat blijkens haar statuten tot doel heeft informatieverstrekking op het gebied van toerisme en dienstverlening voor het personenvervoer. Verweerster heeft de Domeinnaam op 29 juni 2004 geregistreerd en heeft (in ieder geval van juli 2007 tot en met april 2009) toestemming van Verweerster gekregen om de VVV Merken te gebruiken. In ieder geval wordt sinds januari 2010 geen gebruik meer gemaakt van de Domeinnaam.
Eiseres biedt haar diensten, waaronder het verstrekken van toeristische informatie, het bestellen van cadeaucheques en het boeken van kaartjes, reizen en overnachtingen, mede aan via het internet. Daartoe hebben de verschillende lokale en regionale VVV-entiteiten een domeinnaam tot hun beschikking. Deze domeinnamen zijn telkens opgebouwd uit een combinatie van het merk VVV, gevolgd door de plaatsnaam of regio-aanduiding, zoals <vvvdenbosch.nl> of <vvvlimburg.nl>. Op die manier is de betreffende informatie gemakkelijk te vinden voor het publiek. Er wordt dan ook veel gebruik gemaakt van deze manier van informatieverstrekking. Als het publiek op zoek is naar bijvoorbeeld toeristische informatie of overnachtingsmogelijkheden in een bepaalde plaats, weet zij dat zij enkel het merk in combinatie met de plaatsnaam dient in te voeren, en de gevraagde informatie over Eiseres verschijnt.
Volgens Eiseres stemmen de VVV Merken en de Domeinnaam overeen omdat in de Domeinnaam het aan de VVV Merken identieke element “VVV” het dominante en onderscheidende element vormt dat ook nog eens aan het begin van de Domeinnaam is geplaatst. Bovendien is het element “appelscha”, want verwijzend naar de geografische herkomst en bestemming van de aangeboden diensten, een ondergeschikt element, waarnaar de aandacht niet a priori uit zal gaan. Verwarring bij het publiek is dan ook zonder meer te duchten.
Volgens Eiseres is er sprake van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b dan wel c BVIE, nu het identieke bestanddeel “VVV” het dominante en onderscheidende element is van de Domeinnaam dat ook nog eens aan het begin van de Domeinnaam is geplaatst. Indien sprake is van ander gebruik dan is er sprake van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Eiseres benadrukt verder dat het om een inbreuk op collectieve merken gaat, waarbij de waarborgfunctie en een zekere kwaliteitsgarantie die deze merken voor het publiek hebben, in het geding zijn.
Indien het gebruik van de Domeinnaam als handelsnaamrechtelijk gebruik kwalificeert, is er sprake van inbreuk in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet omdat Verweerster gebruikt maakt van een verwarringwekkende handelsnaam.
Volgens Eiseres heeft Verweerster geen geldige reden voor het voeren van de Domeinnaam, omdat zij geen oudere rechten op enige merk- en/of handelsnaam die identiek is aan of overeenstemt met de Domeinnaam en ook niet onder de naam VVV bekend staat of heeft gestaan. Verweerster heeft weliswaar van juli 2007 tot en met april 2009 toestemming gekregen om de VVV Merken te gebruiken, maar die toestemming dateert van na de registratie van de Domeinnaam en zag bovendien niet op het gebruik van de VVV Merken als onderdeel van een domeinnaam. Bovendien is Verweerster ondubbelzinnig te verstaan gegeven dat zij het gebruik van de VVV Merken na genoemde periode moest staken.
Ten tijde van de registratie van de Domeinnaam in 2004 was (of had) Verweerster bekend (moeten zijn) met de VVV organisatie en de VVV Merken. Toch heeft Verweerster indertijd juist voor deze Domeinnaam gekozen, eenvoudigweg omdat het meer hits zou genereren door aan te haken bij het bekende merk van Eiseres. Verder is er volgens Eiseres na 2008 kennelijk geen gebruik meer gemaakt van de Domeinnaam en blijkens de eerdere reacties van of namens Verweerster wordt de Domeinnaam slechts aangehouden om naar eigen zeggen verwarring met haar domeinnaam <appelscha.nl> te voorkomen, en indirect dus met het doel om Eiseres te verhinderen op rechtmatige wijze een domeinnaam te kunnen gebruiken bevattende haar eigen VVV Merken. Om deze redenen is er volgens Eiseres ook sprake van registratie en gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw.
Eiseres verzoekt om houdster van de Domeinnaam te worden in plaats van Verweerster.
De rechtsvoorganger van Verweerster is al in 1911 opgericht en zij houdt zich sindsdien bezig met de bevordering van het toerisme in Appelscha en omgeving. Haar leden bestaan grotendeels uit recreatieondernemers en middenstanders uit Appelscha.
Verweerster benadrukt dat Appelscha een dorp van circa 5.000 inwoners is, onderdeel is van de gemeente Oostellingwerf, en als zodanig een unieke wervende kracht en bekendheid heeft. Vanwege deze wervende kracht heeft juist het element “appelscha” in de Domeinnaam onderscheidend vermogen.
Verweerster heeft de Domeinnaam in 2004 geregistreerd en veel moeite gestopt in het maken en exploiteren van de website onder de Domeinnaam. Het is interessant dat Eiseres toestemming heeft verleend voor het gebruik van de VVV Merken en Verweerster wijst erop dat Eiseres zes jaar geen bezwaar heeft gemaakt tegen (de website onder) de Domeinnaam.
De website onder de Domeinnaam is door Verweerster uit de lucht gehaald omdat Eiseres in januari 2010 bezwaar maakte tegen de Domeinnaam. Zij wenst de Domeinnaam echter niet aan Eiseres over te dragen omdat zij vreest dat er, als Eiseres de Domeinnaam gaat gebruiken, verwarring zal ontstaan met haar domeinnaam <appelscha.nl>. Bovendien voert Verweerster aan dat Eiseres geen vestiging of verkooppunt voor VVV bonnen heeft in Appelscha, om welke redenen zij geen belang heeft bij overdracht van de Domeinnaam.
Ten aanzien van de drie cumulatieve eisen van artikel 2.1 van de Regeling voert Verweerster aan dat Eiseres aan geen van deze vereisten heeft voldaan om de volgende redenen.
Ten eerste is de Domeinnaam niet identiek aan de VVV Merken. Het element “appelscha” is het dominante en onderscheidende element van de Domeinnaam dat overeen komt met de domeinnaam <appelscha.nl> van Verweerster, waardoor het een vast herkenningspunt voor internetbezoekers is. Het dient niet als een beschrijvend geografisch element te worden gezien, maar als een specifieke naam waarvan een wervende kracht uitgaat. Er zal juist verwarringsgevaar ontstaan als Eiseres de Domeinnaam gaat gebruiken, en zij zal ook bij een dergelijk gebruik ongerechtvaardigd voordeel uit de bekendheid van de Domeinnaam trekken. Bovendien typen internetgebruikers niet de Domeinnaam in als ze informatie over Appelscha willen hebben, maar zoeken zij met behulp van zoekmachines zodat slechts zelden de thans niet gebruikte website (die een foutmelding laat zien) onder de Domeinnaam zal worden bezocht.
Verweerster voert aan dat zij wel degelijk een recht en legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Ten eerste verkeerde Verweerster in de veronderstelling dat zij recht had om de Domeinnaam in 2004 te registeren, en zij heeft het gebruik van de website onder de Domeinnaam gestaakt toen zij door de landelijke VVV werd geroyeerd. Ten tweede is Verweerster algemeen bekend onder de Domeinnaam, welke bekendheid voortvloeit uit de wervende kracht van “appelscha”. En ten derde heeft Verweerster geen commercieel oogmerk met het gebruik van de Domeinnaam. Zij wil er enkel informatie mee verschaffen.
Tenslotte voert Verweerster aan dat zij de Domeinnaam niet te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt omdat zij middels de Domeinnaam beoogde om verwarring met haar andere domeinnaam <appelscha.nl> te voorkomen. Er ontstaat juist verwarring als Eiseres de Domeinnaam gaat gebruiken.
Verweerster verzoekt de Geschillenbeslechter om de vordering van Eiseres af te wijzen.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient een eiser gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:
a. een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:
I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt;
en
b. de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en
c. de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
Deze gronden worden hierna besproken.
Het is niet betwist dat de VVV Merken algemeen bekend zijn. Om te beoordelen of de Domeinnaam daaraan identiek is of daarmee verwarringwekkend overeenstemt moet volgens vaste jurisprudentie met betrekking tot domeinnamen bij deze beoordeling het top level domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).
Het is evident dat de VVV Merken de eerste drie letters van de Domeinnaam uitmaken. Bovendien twisten partijen er niet over dat de Domeinnaam uit de elementen “vvv” en “appelscha” bestaat. Er bestaat evenwel verschil van mening over de vraag of het element “vvv”, danwel “appelscha” het dominante en onderscheidende bestanddeel van de Domeinnaam is.
Appelscha is de naam van een bekend Nederlands dorp en als zodanig een geografische aanduiding die puur beschrijvend is voor de herkomst van de diensten van Verweerster en waarvoor de Domeinnaam door haar is geregistreerd en wordt gebruikt. Dat zij al een eeuw actief aan de wervende kracht van het dorp heeft bijgedragen is voor de beoordeling onder de Regeling van minder belang. Omdat vaststaat dat VVV een algemeen bekend merk is en het publiek de Domeinnaam, die tenslotte een combinatie is van de VVV Merken en een geografische aanduiding, kan opvatten als een domeinnaam die van Eiseres is of met haar toestemming wordt gebruikt, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de VVV Merken.
Er is derhalve voldaan aan het eerste element en het beroep van Eiseres op de handelsnaam kan onbesproken blijven.
Eiseres dient prima facie aannemelijk te maken dat Verweerster geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de Domeinnaam. Indien hieraan is voldaan rust op Verweerster de bewijslast om aan te tonen dat zij wel een dergelijk recht of belang heeft.
Aangezien Eiseres aannemelijk heeft gemaakt dat zij Verweerster geen toestemming heeft gegeven voor gebruik van haar VVV Merken1 en Verweerster ook niet bekend stond onder de Domeinnaam, heeft Eiseres aan haar stelplicht voldaan.
De argumenten die Verweerster aanvoert gaan niet in op de vraag waarom zij nu juist de Domeinnaam met de VVV Merken heeft geregistreerd en gebruikt. Het kan begrijpelijk zijn dat zij voor mogelijk verschillende activiteiten verschillende domeinnamen wenst te exploiteren om zodoende verwarring te voorkomen, maar uit die wens volgt niet dat zij daarom de VVV Merken van Eiseres aan haar domeinnaam mag toevoegen.
De Geschillenbeslechter is derhalve van oordeel dat Verweerster er niet in is geslaagd om aan te tonen dat zij een recht of legitiem belang bij de Domeinnaam had, zodat ook aan het tweede element is voldaan.
Tenslotte is de Geschillenbeslechter van oordeel dat Verweerster ten tijde van de registratie van de Domeinnaam bekend moest zijn geweest met de (ook in 2004) algemeen bekende VVV Merken, maar deze desalniettemin als onderdeel van de Domeinnaam heeft opgenomen. De wens om verwarring met haar andere domeinnaam <appelscha.nl> te voorkomen maakt het nog niet nodig om de VVV Merken in de Domeinnaam op te nemen. Naar mening van de Geschillenbeslechter was er dan ook sprake van kwade trouw bij de registratie van de Domeinnaam.
Bovendien is er er sprake van kwade trouw door gebruik van de Domeinnaam, omdat Verweerster de Domeinnaam houdt maar niet meer gebruikt (hetgeen als zodanig onder de artikelen 2.1 sub c juncto 3.2 van de Regeling ook een vorm van gebruik is) om zodoende Eiseres te beletten om de Domeinnaam in gebruik te nemen.
Het argument van Verweerster dat zij de Domeinnaam niet aan Eiseres overdraagt om juist verwarring bij het publiek te voorkomen is, onder de huidige omstandigheden, geen exceptie onder de Regeling.
Er is derhalve ook voldaan aan het laatste element.
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <vvvappelscha.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhoudster wordt.
Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 2 juni 2011
1 De toestemming voor het gebruik van de VVV Merken betrof onweersproken slechts een periode van twee jaar en gold bovendien niet voor het gebruik in de Domeinnaam.