Eiser is Stichting de Nationale Sporttotalisator, kantoorhoudende te Rijswijk, Nederland, vertegenwoordigd door Markeys, Nederland.
Verweerder is ABC Plus uit Rotterdam, Nederland.
De onderhavige domeinnaam <mijnlotto.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Realtime Register.
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 13 april 2011. Het Instituut heeft op 14 april 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 15 april 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 18 april 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 8 mei 2011. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 9 mei 2011 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.
Op 13 mei 2011 heeft Eiser Nadere Stukken ingediend. Het Instituut heeft de ontvangst daarvan op diezelfde dag per e-mail bevestigd. Op 13 mei en op 18 mei 2011 heeft Verweerder Nadere Stukken ingediend. Het Instituut heeft de ontvangst van deze stukken op 16, respectievelijk 18 mei 2011 bevestigd.
Het Instituut heeft Wolter Wefers Bettink op 23 mei 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
De door Verweerder op 13 en 18 mei 2011 ingediende Nadere Stukken omvatten onder meer het Verweerschrift. Het Verweerschrift is ingediend na de laatste datum voor indiening van het Verweerschrift (8 mei 2011). Verweerder heeft aan het Instituut op 21 april 2011 meegedeeld dat hij het verweer niet kon indienen binnen de gestelde termijn, waarop het Instituut Verweerder nog eens op de volgens de Regeling vastgestelde uiterste datum van indiening van het Verweerschrift heeft gewezen. Op 10 mei 2011 heeft Verweerder formeel (nader) uitstel gevraagd omdat hij nog niet over alle stukken voor het Verweerschrift beschikte. Onder de omstandigheden van dit geval ziet de Geschillenbeslechter aanleiding om dit Verweerschrift te accepteren, zodat beide partijen zijn gehoord, mede omdat de procedure ondanks de late indiening niet is vertraagd. Op dezelfde gronden besluit de Geschillenbeslechter de door Eiser op 13 mei 2011 ingediende Nadere Stukken en de door Verweerder op 13 en 18 mei 2011 ingediende (verdere) Nadere Stukken, niet zijnde het Verweerschrift te aanvaarden.
Eiser is de krachtens artikel 16 van de Wet op de Kansspelen aangewezen rechtspersoon waaraan in 1975 krachtens artikel 27b lid 1 van die wet een vergunning is verleend tot het organiseren van een loterij.
Verweerder is actief in de vastgoedontwikkeling.
Eiser beroept zich in deze procedure op en is houdster van de volgende merken (hierna gezamenlijk ook: de “Merken”):
(a) het woordmerk LOTTO, op 27 september 1991 gedeponeerd in de Benelux voor waren en diensten in de klassen 28, 35 en 41 (inschrijvingsnummer 501326);
(b) het woordmerk LOTTO, op 23 maart 1994 gedeponeerd in de Benelux voor waren en diensten in de klassen 28, 36 en 41 (inschrijvingsnummer 547197);
(c) het woord/beeldmerk LOTTO., op 4 september 2006 gedeponeerd in de Benelux voor waren en diensten in de klassen 28, 35 en 41 (inschrijvingsnummer 806955);
(d) het woord/beeldmerk LOTTO 4/5, op 27 september 1991 gedeponeerd in de Benelux voor waren en diensten in de klassen 28, 35 en 41 (inschrijvingsnummer 501314);
(e) het woordmerk LOTTO LOT, op 6 juli 1998 gedeponeerd in de Benelux voor waren en diensten in de klassen 28, 35 en 41 (inschrijvingsnummer 634789);
(f) het woordmerk LOTTO SYSTEEM, op 23 maart 1994 gedeponeerd in de Benelux voor waren en diensten in de klassen 28, 36 en 41 (inschrijvingsnummer 547196);
(g) het woordmerk LOTTO WEEKEND MILJONAIRS, op 24 oktober 2000 gedeponeerd in de Benelux voor waren en diensten in de klassen 28, 35 en 41 (inschrijvingsnummer 685286);
(h) het woordmerk LOTTO.LIVE!, op 19 september 2003 gedeponeerd in de Benelux voor waren en diensten in de klassen 28, 35 en 41 (inschrijvingsnummer 738506);
(i) het woordmerk LOTTO. HET GROOTSTE RISICO OM MILJONAIR TE WORDEN, op 8 juni 2000 gedeponeerd in de Benelux voor waren en diensten in de klassen 28, 35 en 41 (inschrijvingsnummer 679452);
(j) het woordmerk LUCKY LOTTO, op 1 september 1993 gedeponeerd in de Benelux voor waren en diensten in de klassen 28, 35, 36 en 41 (inschrijvingsnummer 539364);
(k) het woordmerk LUCKY LOTTO, op 24 februari 1994 gedeponeerd in de Benelux voor waren en diensten in de klassen 28, 36 en 41 (inschrijvingsnummer 545077);
(l) het woordmerk LUCKY LOTTO LIVE, op 6 oktober 1994 gedeponeerd in de Benelux voor waren en diensten in de klassen 28, 35 en 41 (inschrijvingsnummer 557289);
(m) het woordmerk LUCKY JACKPOT, op 24 februari 1994 gedeponeerd in de Benelux voor waren en diensten in de klassen 28, 36 en 41 (inschrijvingsnummer 545081);
(n) het woordmerk ABONNEE-LOTTO, op 27 september 1991 gedeponeerd in de Benelux voor waren en diensten in de klassen 28, 35 en 41 (inschrijvingsnummer 501315); en
(o) het woordmerk ABONNEE-LOTTO, op 15 maart 1984 gedeponeerd in de Benelux voor waren en diensten in de klasse 16 (inschrijvingsnummer 396865).
Eiser beroept zich tevens op een handelsnaamrecht ter zake van de aanduiding “De Lotto”, onder welke handelsnaam Eiser stelt al sinds 1961 in het maatschappelijk verkeer op te treden (“de Handelsnaam”).
De Domeinnaam is voor het eerst geregistreerd op 23 februari 2007. Op 5 november 2009 en in ieder geval tot 10 december 2009 stond de Domeinnaam op naam van de heer W. Spoor. Thans staat de Domeinnaam op naam van Verweerder. De heer W. Spoor is enig bestuurder van Verweerder.
De gemachtigde van Eiser heeft de heer Spoor bij brief van 10 december 2009 meegedeeld dat het gebruik van de Domeinnaam inbreuk maakt op de merkrechten van Eiser. Partijen hebben vervolgens onderhandeld over de overdracht van de Domeinnaam. Verweerder bood deze te koop aan voor EUR 25.000. Na weigering van Eiser om dit bedrag te betalen bood Verweerder op een later moment de Domeinnaam voor EUR 6.250 te koop aan. Eiser was slechts bereid om EUR 1.500 te betalen.
Verweerder heeft op 20 april 2011 de volgende acht domeinnamen geregistreerd: <lottohetgrootsterisicoommiljonairteworden.nl>, <lottolot.nl>, <lottosdecembermarathon.nl>, <lotto6uit41.nl>, <lottosuperzaterdag.nl>, <luckylottolive.nl>, <totodivisie.nl> en <totodaagtjeuit.nl>.
Eiser vordert in overeenstemming met artikel 1 van de Regeling wijziging van de domeinnaamhouder zodat zij in plaats van Verweerder domeinnaamhouder zal worden. Deze Eis is gebaseerd op de volgende gronden:
1. Verwarringwekkende Overeenstemming met Merken of Handelsnaam
Eiser stelt rechthebbende te zijn op de Merken.
Volgens Eiser stemt de Domeinnaam verwarringwekkend overeen met de Merken en de Handelsnaam, omdat het gebruik van het kenmerkende bestanddeel “LOTTO” in de Domeinnaam ervoor zorgt dat in auditief, visueel en begripsmatig opzicht sprake is van een zodanige gelijkenis met de Merken en de Handelsnaam, dat bij het relevante publiek verwarring wordt gewekt. Eiser stelt dat dit temeer geldt nu de Merken grote mate van bekendheid genieten. Teneinde de bekendheid van de Merken aan te tonen legt Eiser een zogenaamd Brand Monitor rapport d.d. 30 maart 2011 over, waaruit zou blijken dat de naamsbekendheid van de Merken de laatste jaren rond de 95% schommelt.
Eiser stelt dat het gebruik van het bestanddeel “mijn” niet afdoet aan het voorafgaande. Uit het overzicht van Merken blijkt dat Eiser meerdere merken heeft geregistreerd die bestaan uit een combinatie van “LOTTO” met een ander bestanddeel. Eiser verwijst bijvoorbeeld naar de Merken LOTTO SYSTEEM, LOTTO LOT en LOTTO.LIVE!. Eiser stelt dat het bestandsdeel “mijn” gezien voornoemde opsomming van merken door het relevante publiek zal worden opgevat als een nieuw merk van Eiser. Eiser stelt verder dat er daardoor verwarringsgevaar ontstaat.
2. Gebrek aan Recht of Legitiem Belang bij de Domeinnaam
Verweerder heeft volgens Eiser geen recht op of een legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam.
Eiser stelt dat Verweerder voor het gebruik van het teken MIJNLOTTO niet over een geldig recht beschikt; Verweerder heeft voormeld teken niet als merk geregistreerd en gebruikt het teken evenmin als handelsnaam. Eiser stelt voorts dat Verweerder niet onder de Domeinnaam bekend is of is geweest.
Volgens Eiser wordt de Domeinnaam al sinds de registratie niet actief gebruikt door Verweerder.
3. Kwade Trouw bij de Registratie en/of het Gebruik van de Domeinnaam
Volgens Eiser is de registratie en het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw.
Eiser stelt dat de Merken in Nederland grote bekendheid genieten en dat het onaannemelijk is dat Verweerder de activiteiten van Eiser niet kende toen hij de Domeinnaam registreerde.
Voorts stelt Eiser dat Verweerder, op herhaald verzoek van Eiser, slechts bereid was tot overdracht tegen betaling van (aanvankelijk) EUR 25.000 (ex. BTW) en (naderhand) EUR 6.250.
Volgens Eiser kan de Domeinnaam daarom alleen zijn geregistreerd om Eiser te beletten de Domeinnaam te gebruiken, althans Eiser in haar activiteiten te storen, althans commercieel voordeel uit de verwarring met de Merken te behalen (conform artikel 3.2 onder b, c en d van de Geschillenregeling). Eveneens wijst Eiser op artikel 2.20 lid 1 sub c en d van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom.
Verweerder antwoordt op de stellingen en beweringen van Eiser en verzoekt de ingestelde vordering af te wijzen op de volgende gronden:
Verweerder erkent dat hij op de hoogte is van het feit dat Eiser rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermd merk voor kansspelen.
Verweerder stelt dat de ondeelbare naam “Mijnlotto” letters bevat waarmee onder andere een woord en/of familienaam kan worden gevormd niet impliceert dat “Mijnlotto” iets met kansspelen te maken heeft, noch met andere woordmerken zoals Lotto Sport en/of met woordmerken met Mijn.
Verweerder stelt voorts actief te zijn in de vastgoedontwikkeling; een geheel andere branche dan die waarin Eiser actief is. Voorts stelt Verweerder deelneming in het bestuur van een onderneming met de handelsnaam Mijnlotto te hebben.
Eveneens stelt Verweerder op 5 maart 2009 bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom voorbereidingen te hebben getroffen om van Mijnlotto een woordmerk te maken. Verweerder geeft daarbij aan dat gezien de ‘algehele economische malaise’ met name in de vastgoedsector zijn project nog niet ‘tot volledige wasdom’ heeft mogen komen, maar dat wel al een bedrag van meer dan EUR 30.000 in het project is geïnvesteerd.
Verweerder heeft voorts twee verklaringen van getuigen overgelegd ter onderbouwing van deze stellingen.
Verweerder geeft aan de website nog niet online geplaatst te hebben ‘omdat nog niet alles uitontwikkeld is’. In de tussentijd is de webpagina doorgelinkt naar websites van relaties.
Verweerder bevestigt een koopprijs van EUR 25.000 voor de Domeinnaam te hebben gevraagd, welk bedrag naar een goed doel overgemaakt zou moeten worden.
Voorts stelt Verweerder dat hij zich bereid heeft gesteld ‘een andere koers te varen’ door een andere naam te hanteren, indien er enige kosten vergoed worden. Verweerder stelt daartoe sinds maart 2011 een aangepaste som van EUR 6.250 ter compensatie te willen ontvangen.
Verweerder stelt voorts nog nooit in domeinnamen te hebben gehandeld en tevens dat Eiser nalatig is met het registeren van domeinnamen. Om de nalatigheid van Eiser aan te tonen heeft Verweerder op 21 april 2011 aan de gemachtigde van Eiser de mededeling verzonden dat hij de acht domeinnamen zoals hierboven genoemd onder “Feiten” heeft geregistreerd. Verweerder gaf daarbij aan dat “deze domeinnamen tot gisteren voor een ieder ‘kwaadwillende’ [waren] te registreren”.
Verweerder concludeert dat hij heeft aangetoond dat Eiser de Domeinnaam zelf wenst te gebruiken, ondanks dat Eiser niet over een exclusief recht beschikt, noch dat Verweerder enig misbruik pleegt.
Op grond van artikel 2.1 Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
a. de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt;
b. Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.
De Merken en de Domeinnaam stemmen verwarringwekkend overeen. Het dominante element “lotto” in de Domeinnaam is identiek aan, althans komt voor in de Merken van Eiser. De toevoeging “mijn” is een beschrijvend woord, dat aan de verwarringwekkende overeenstemming niet afdoet. Het toplevel domein “.nl” moet bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing worden gelaten (onder meer Roompot Recreatie beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).
De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat is voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a van de Regeling.
Verweerder heeft erkend dat hij met zijn vastgoedproject waarvoor hij de Domeinnaam wilde gebruiken – wat daar overigens van zij – niet naar buiten is getreden, anders dan het beweerdelijk treffen van voorbereidende handelingen. Daarmee staat vast dat, zoals Eiser stelt, Verweerder niet bekend was onder de Domeinnaam. Tevens heeft Eiser onweersproken gesteld dat Verweerder geen met de Domeinnaam overeenstemmend merk of handelsnaam heeft en dat Eiser Verweerder geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het merk LOTTO of een van de andere Merken.
Daarmee heeft Eiser voorshands aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen eigen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.
Verweerder stelt dat hij voorbereidende handelingen heeft getroffen voor zijn vastgoedproject voordat hij op de hoogte was van het geschil. Kennelijk doet Verweerder daarmee een beroep op artikel 3.1 sub a van de Regeling dat bepaalt dat een legitiem belang (onder meer) aanwezig wordt geacht indien blijkt dat de domeinnaamhouder voorafgaand aan het geschil de Domeinnaam gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of daarvoor aantoonbare voorbereidingen trof.
De Geschillenbeslechter is van mening dat, ook als zou vaststaan dat Verweerder inderdaad voordat hij op de hoogte was van het geschil voorbereidingen heeft getroffen voor gebruik van de Domeinnaam, deze handelingen geen betrekking hadden op het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten. Verweerder heeft immers erkend ten tijde van de registratie van de Domeinnaam op de hoogte te zijn geweest van de Merken van Eiser, welke Merken bovendien, naar Eiser heeft aangetoond, in Nederland grote bekendheid genieten. Onder deze omstandigheden moet worden aangenomen dat Verweerder bewust het element LOTTO van de Merken heeft overgenomen. Onder die omstandigheden is het voorgenomen gebruik door Verweerder van de Domeinnaam niet te goeder trouw in de zin van artikel 3.1 sub a van de Regeling.
Ten overvloede overweegt de Geschillenbeslechter dat het argument van Verweerder dat de Domeinnaam beschikbaar was (naar de Geschillenbeslechter begrijpt: in de zin dat die door de merkhouder nog niet was geregistreerd) – hetgeen Verweerder kennelijk eveneens ten grondslag legt aan de registratie van acht andere domeinnamen op 20 april 2011 welke elementen bevatten die overeenstemmen met door de Eiser gehouden merken – op zich geen legitiem belang van de domeinnaamhouder oplevert. Dit geldt immers voor iedere domeinnaam die nog niet is geregistreerd en houdt, anders dan Verweerder kennelijk meent, in beginsel geen vrijbrief in voor een derde om een domeinnaam die verwarringwekkend overeenstemt met een merk van een derde te registreren zonder recht of legitiem belang.
Voor zover Verweerder met de registratie van de domeinnamen op 20 april 2011 zou willen aantonen dat, zoals hij stelt, Eiser “zelf [een] zorgplicht [heeft] te dragen voor haar belangen en grove nalatigheid […] hiermee op zijn minst [is] aan te rekenen”, daargelaten wat Verweerder daarmee bedoelt en of daarvan in dit geval sprake zou zijn, wijst de Geschillenbeslechter er op dat een merkhouder niet verplicht is om domeinnamen te registreren, en kwalificeert registratie door Verweerder in zulke omstandigheden niet als een legitiem belang.
De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat is voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling.
De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd, nu de Domeinnaam kennelijk hoofdzakelijk is geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen aan Eiser (artikel 3.2 sub a van de Regeling). Verweerder heeft erkend dat hij de Domeinnaam aan Eiser te koop heeft aangeboden voor een bedrag van aanvankelijk EUR 25.000, terwijl zijn finale bod EUR 6.250 was.
Daarvoor is niet relevant dat, zoals Verweerder stelt, daarin de kosten zouden zijn begrepen die hij zou hebben gemaakt voor de voorbereiding van zijn vastgoedproject. Uit de overlegde communicatie blijkt niet dat Verweerder bij zijn vraagprijs ooit onderscheid heeft gemaakt tussen de kosten van de Domeinnaam en de overige kosten, terwijl de Domeinnaam ook niet afzonderlijk te koop is aangeboden, zodat Verweerder deze kennelijk alleen wilde verkopen als het gehele bedrag zou worden betaald. Verweerder heeft in een later stadium aangegeven dat de koopprijs ten goede zou komen aan een goed doel. Daargelaten dat dit gebeurde nadat de procedure was gestart, maakt de bestemming van de koopprijs onder de omstandigheden van dit geval geen verschil voor het aannemen van kwade trouw.
Ten overvloede wijst de Geschillenbeslechter er op dat gezien de bekendheid van de Merken, niet goed voorstelbaar is dat de Domeinnaam gebruikt kan worden voor een rechtmatig doel. Gebruik voor een vastgoedproject, zoals Verweerder kennelijk van plan was, zou naar alle waarschijnlijkheid gebruik te kwader trouw opleveren, daar Verweerder door zulk gebruik commercieel voordeel zou kunnen behalen door internetgebruikers naar diens website te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Merken van Eiser (artikel 3.2 onder d van de Regeling).
De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd conform artikel 2.1 sub c van de Regeling.
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <mijnlotto.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter
Datum: 6 juni 2011