Eiser is Vliegtickets.nl B.V. uit Haarlem, Nederland, vertegenwoordigd door Certa Legal advocaten, Nederland.
Verweerder is E-Pepper AG uit Baar, Zwitserland, vertegenwoordigd door Wenckebach Bax Brunt Advocaten, Nederland.
De onderhavige domeinnaam <vliegticket.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via XS4ALL Internet B.V.
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 4 augustus 2011. Het Instituut heeft op 5 augustus 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 8 augustus 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 8 augustus 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 28 augustus 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 27 augustus 2011.
Op 31 augustus 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 8 september 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Wolter Wefers Bettink op 22 september 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Bij Procedurele Order Nr. 1 van 6 oktober 2011 heeft de Geschillenbeslechter Eiser en Verweerder nadere vragen gesteld. Op 13 oktober 2011 hebben Eiser en Verweerder hun antwoorden aan het Instituut gestuurd. Het Instituut heeft op 14 oktober 2011 partijen elkaars nadere stukken toegestuurd. Op 18 oktober 2011 heeft de Geschillenbeslechter beslist dat het niet noodzakelijk was partijen in de gelegenheid te stellen op elkaars nadere stukken te reageren.
Volgens artikel 17.2 van de Regeling zal de behandeling van de aanhangig gemaakte procedure in de Engelse taal geschieden indien de eiser of de verweerder niet in Nederland woonachtig of gevestigd is. In bijzondere omstandigheden kan de geschillenbeslechter echter beslissen dat het Nederlands de procestaal is, bijvoorbeeld wanneer beide partijen kennelijk de Nederlandse taal machtig zijn. De Geschillenbeslechter beslist dat het Nederlands de procestaal is. Weliswaar is Verweerder niet gevestigd in Nederland, maar uit de door Verweerder ingediende stukken blijkt dat ook Verweerder de Nederlandse taal machtig is, hetgeen daarnaast geldt voor Verweerders vertegenwoordiger in deze zaak.
De Eis is ingesteld door Vliegtickets.nl B.V. Eiser is actief in de online verkoop van vliegtickets.
Eiser beroept zich op het Benelux beeldmerk VLIEGTICKETS, op 22 november 2005 gedeponeerd onder nummer 0779316, het Benelux beeldmerk VLIEGTICKETS.NL, op 22 november 2005 gedeponeerd onder nummer 0780359 en het Benelux woordmerk VLIEGTICKETS.NL, op 7 april 2009 gedeponeerd onder nummer 0864746, (de “Merken”). Tevens beroept Eiser zich op de handelsnaam “vliegtickets.nl” (de “Handelsnaam”).
De Domeinnaam is op 14 september 1999 geregistreerd door Anton Jan Elsink (“Elsink”). Op 29 januari 2009 is de Domeinnaam geregistreerd op naam van Verweerder. In de periode daarna was de Domeinnaam gekoppeld aan een internetportal met rubrieken zoals “Vliegtickets”, “Vakantiehuizen”, “Autoverhuur” en “Vliegvakanties”, alsmede andere reis- en vakantiegerelateerde rubrieken. Elke rubriek bevatte links naar websites waarop de betreffende producten en diensten werden aangeboden. De Domeinnaam is gedurende een periode in 2011 doorgelinkt geweest naar de website “www.biedengeniet.nl”. Op deze website worden verblijven in hotels, huisjes en appartementen in Nederland en andere landen aangeboden, waar de bezoekers een bod op konden uitbrengen. Nadat de Eis was ingediend, heeft de website onder de Domeinnaam enige tijd geen inhoud gehad. Op het moment van deze Uitspraak leidt de Domeinnaam wederom naar een internetportal, die grote gelijkenis vertoont met de internetportal waarmee de Domeinnaam vanaf 2009 was verbonden.
Eiser beroept zich op zijn rechten op de Merken en op de Handelsnaam en stelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Merken en de Handelsnaam. “Vliegtickets.nl” is volgens Eiser een zeer bekend begrip in de reisbranche. Eiser voert aan dat zij jaarlijks “miljoenen euro’s” besteedt aan reclame, dat de website onder <vliegtickets.nl> in 2011 in de periode t/m 18 mei ruim 7,6 miljoen unieke bezoekers trok en dat bijna 162.000 klanten zijn geabonneerd op de nieuwsbrief van “vliegtickets.nl”. Voorts is “vliegtickets.nl” lid van thuiswinkel.org, stond zij in 2008 op de 14e plaats van de Twinkle top 100 van grootste webwinkels van Nederland en heeft zij in 2009 de Thuiswinkel Award van thuiswinkel.org gewonnen.
Voorts stelt Eiser dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden. Volgens Eiser werd de Domeinnaam gebruikt om door te linken naar de website “www.biedengeniet.nl”, op welke site volgens Eiser geen vliegtickets worden aangeboden. Eiser stelt vervolgens dat Verweerder de website behorende bij de Domeinnaam gedurende het opstellen van de Eis heeft gewijzigd, en legt een niet-gedateerd screenshot over van een webpagina behorende bij de Domeinnaam met een foto van een tropisch eiland en daarboven “vliegticket.nl” en daaronder onder meer de mededeling dat de website “in aanbouw” is. Volgens Eiser heeft Verweerder ook na deze wijziging geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, omdat Verweerder als onderneming niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam. Voorts heeft Eiser Verweerder geen toestemming gegeven om gebruik te maken van de Domeinnaam.
Eiser stelt dat Verweerder de Domeinnaam louter gebruikt om consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> te lokken en daarmee commercieel voordeel te behalen. Volgens Eiser zullen consumenten in de veronderstelling zijn dat zij een website onder <vliegtickets.nl> bezoeken, maar worden zij vervolgens op verwarringwekkende wijze doorgeleid naar de website onder de Domeinnaam. De Merken, Handelsnaam en domeinnaam van Eiser zouden hierdoor worden beschadigd en aangetast.
Ten slotte stelt Eiser dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt door internetgebruikers naar de website onder de Domeinnaam te leiden om, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Merken, de Handelsnaam en de domeinnaam van Eiser, commercieel voordeel te behalen. Eiser stelt voorts, zo begrijpt de Geschillenbeslechter, dat Verweerder een geschiedenis heeft met betrekking tot .nl domeinnaamgeschillen. In dat verband verwijst Eiser naar een vonnis van 3 maart 2011 van de Voorzieningenrechter te Amsterdam tegen de onderneming Bied&Geniet B.V. Ook stelt Eiser dat de Domeinnaam hoofdzakelijk is geregistreerd om deze aan Eiser te verkopen voor een bedrag dat vele malen hoger ligt dan de registratiekosten. In dat verband verwijst Eiser naar e-mailcorrespondentie die zij heeft gevoerd met Verweerder. Daarin noemt Verweerder, nadat Eiser heeft voorgesteld de Domeinnaam over te nemen voor een bedrag van EUR 200.000,-, een vraagprijs van EUR 750.000,-.
Antwoorden naar aanleiding van Procedurele Order Nr. 1
Naar aanleiding van de vragen van de Geschillenbeslechter stelt Eiser dat de domeinnaam <vliegtickets.nl> op 29 juni 1999 is geregistreerd door Vliegtarieven B.V. i.o. Daarna is deze domeinnaam enkele keren overgedragen aan een andere entiteit. Op 24 mei 2011 is de domeinnaam <vliegtickets.nl> overgedragen aan Eiser. Volgens Eiser maken alle voormalige houders van de domeinnaam <vliegtickets.nl> en Eiser deel uit van dezelfde groep.
Eiser geeft voorts aan dat de domeinnaam <vliegtickets.nl> vanaf mei 2005 wordt gebruikt voor de verkoop van vliegtickets. Ter onderbouwing van deze stelling legt Eiser kopieën van advertenties in een aantal kranten over.
Eiser stelt voorts dat de aan hem gelieerde onderneming Vliegtarieven.nl B.V. vanaf medio 2006 tot en met oktober 2009 heeft geadverteerd op de Domeinnaam.
Tot slot stelt Eiser dat hij op verschillende momenten voor en na de overgang van de Domeinnaam naar Verweerder heeft onderhandeld met Elsink over de overname van de Domeinnaam. Eiser is door uitlatingen en gedragingen van Elsink altijd in de veronderstelling geweest dat hij bestuurder en aandeelhouder was van Verweerder en in die hoedanigheid bevoegd was de onderhandelingen te voeren.
Verweerder stelt dat Eiser heeft gehandeld in strijd met de overeenkomstig artikel 24 van de Regeling door hem afgelegde verklaring dat hij naar eer en geweten complete en accurate informatie heeft verstrekt. Volgens Verweerder zou Eiser bewust bepaalde informatie hebben verzwegen en ten onrechte hebben gesuggereerd dat Verweerder een geschiedenis heeft met betrekking tot .nl domeinnaamgeschillen.
Verweerder stelt voorts dat Eiser niet over een merk beschikt op basis waarvan de Eis als ingediend kan worden gebaseerd, omdat VLIEGTICKETS.NL de aard van de aangeboden waren zou beschrijven en om die reden niet geschikt zou zijn als merk. Het woordmerk VLIEGTICKETS.NL staat volgens Verweerder bloot aan vernietiging en een eventueel beroep op inburgering zou niet slagen.
De Domeinnaam is op 14 September 1999 geregistreerd door Elsink. Verweerder brengt naar voren dat Elsink al 15 jaar als internetondernemer actief is “rondom het fenomeen vakantie” en dat hij verschillende domeinnamen heeft geregistreerd die met vakanties verband houden. Verweerder stelt dat Elsink met ingang van juli 2005 onder de Domeinnaam een internetportal “vliegticket.nl” heeft gelanceerd, een webpagina voor reizen waarop onder meer links naar internetondernemingen die vliegtickets aanbieden werden gepresenteerd. Ter onderbouwing van deze stelling heeft Verweerder screenshots van de website (verkregen via de Wayback Machine via “www.web.archive.org”) overgelegd. Verweerder stelt op rechtmatige wijze de website behorende bij de Domeinnaam te exploiteren en dat zij dit al deed voor het tijdstip van registratie van de Merken. Verweerder wijst op een advertentie van “vliegtarieven.nl” op een aantal van de screenshots uit de periode 2003 tot 2009. Dit zou een aan Eiser gelieerde onderneming zijn. Tevens stelt Verweerder dat de domeinnaam <vliegtickets.nl> pas in 2007 is gekoppeld aan een zelfstandige website. In 2008 zijn diverse vormen van samenwerking onderzocht en voorts is in 2009, 2010 en 2011 onderhandeld over het kopen van de Domeinnaam door een aan Eiser gelieerde onderneming.
Verweerder stelt recht op en een legitiem belang bij de Domeinnaam te hebben omdat hij, vóórdat Eiser de Handelsnaam is gaan gebruiken en de Merken heeft gedeponeerd, een internetportal onder de Domeinnaam exploiteerde. Door te adverteren op die website en met Elsink te onderhandelen over samenwerking zou Eiser dit legitieme belang hebben erkend.
Voorts zouden Elsink en Verweerder algemeen bekend zijn onder de Domeinnaam. Verweerder stelt dat de Domeinnaam wegens gesprekken met Eiser en onderzoek naar nadere exploitatiemogelijkheden tijdelijk geen inhoud heeft, maar dat Elsink onderzoek doet naar nadere exploitatiemogelijkheden en dat hij “in ieder geval voorlopig” de startpagina <vliegticket.nl> zal voortzetten. Verweerder stelt dat het feit dat de Domeinnaam enige tijd heeft doorgelinkt naar een website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> niet betekent dat hij geen legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De op die website aangeboden diensten vallen volgens Verweerder onder het refererende karakter van de Domeinnaam. Het feit dat gedurende enige tijd op de website onder de Domeinnaam geen producten of diensten zijn aangeboden betekent volgens Verweerder evenmin dat hij geen legitiem belang meer zou hebben bij de Domeinnaam.
Verweerder stelt de Domeinnaam te goeder trouw in 1999 te hebben geregistreerd en de Domeinnaam vanaf dat moment te goeder trouw te hebben gebruikt. Voorts stelt Verweerder dat het onjuist is dat Elsink de Domeinnaam hoofdzakelijk heeft geregistreerd om een hoge vergoeding van Eiser te kunnen vragen. Voorstellen voor een koopprijs kwamen volgens Verweerder op verzoek van Eiser en Eiser heeft ook zelf voorstellen voor een hoge koopprijs gedaan. Verweerder betwist dat hij met gebruik van de Merken van Eiser commercieel voordeel wil behalen door internetgebruikers naar haar website te leiden met gebruikmaking van verwarring die kan ontstaan. De Domeinnaam trekt volgens Verweerder door haar beschrijvende karakter op eigen kracht bezoekers. Verweerder merkt op dat de aan hem gelieerde onderneming Bied&Geniet B.V. slechts in één procedure is verwikkeld, namelijk met betrekking tot de domeinnaam <vakantieveiling.nl>.
Verweerder concludeert dat al het door haar gestelde moet leiden tot afwijzing van de Eis.
Antwoorden naar aanleiding van Procedurele Order Nr. 1
Naar aanleiding van de vragen van de Geschillenbeslechter stelt Verweerder - in aanvulling op en ter correctie van het eerder gestelde - dat de Domeinnaam op 14 september 1999 is geregistreerd door Elsink h.o.d.n. Reclamestudio Elsink en dat de Domeinnaam op of omstreeks 21 januari 2009 is overgedragen aan Verweerder.
Volgens Verweerder was de Domeinnaam aanvankelijk doorgelinkt naar de website onder de domeinnaam <vakantienet.nl> (tot en met 2001) en vervolgens naar de website onder de domeinnaam <vakantie.nl> en vanaf juli 2005 tot 2011, met enkele korte onderbrekingen, naar de bovenomschreven internetportal.
Tevens stelt Verweerder dat de Domeinnaam in de periode maart tot begin augustus 2011 was doorgelinkt naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl>, om die website plaatsvervangende traffic te bezorgen, nadat Verweerder ingevolge een vonnis van de Rechtbank Amsterdam was verboden nog gebruik te maken van de domeinnaam <vakantieveiling.nl>, die tot dat moment was gekoppeld aan de domeinnaam <biedengeniet.nl>. Verweerder heeft, toen hij kennis kreeg van het geschil, de Domeinnaam korte tijd “under construction” geplaatst en vanaf eind augustus 2011 wordt de Domeinnaam - volgens Verweerder “in ieder geval voorlopig” - weer gebruikt voor de portal “vliegticket.nl”. Tenslotte heeft Verweerder meegedeeld dat hij “onderzoek doet naar andere exploitatiemogelijkheden van de Domeinnaam”.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:
I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.
De Geschillenbeslechter voegt hier aan toe dat de Regeling is gebaseerd op de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) van ICANN. De UDRP biedt een procedure om evidente gevallen van domeinnaamkaping (cybersquatting) op een effectieve en efficiënte wijze tegen relatief beperkte kosten aan te pakken. Hoewel de Regeling een wat ruimere strekking heeft dan de UDRP - onder meer omdat de Regeling naast merken ook rechten op (handels)namen beschermt - heeft de Regeling hetzelfde oogmerk. De procedure is daarop toegesneden en biedt partijen één schriftelijke kans hun zaak te bepleiten. Dat betekent dat niet alle domeinnaamgeschillen onder de Regeling kunnen worden beslecht, maar dat in een voorkomend geval het beoordelingskader van het civiele (proces-)recht - en dus de civiele rechter - meer geëigend kan zijn om een domeinnaamgeschil te beslechten. Dat kan zich voordoen als het geschil ook civielrechtelijke elementen heeft, bijvoorbeeld omdat partijen ook strijden over de vraag of een licentie-overeenkomst op goede gronden is beëindigd. Maar ook kan de feitelijke complexiteit van een zaak een uitgebreider processueel instrumentarium vereisen (zoals de mogelijkheid getuigen te horen of de zaak mondeling te bepleiten) dan de Regeling kan bieden.
De drie Benelux merken waar Eiser zich op beroept staan op naam van Montys Travel B.V. De Geschillenbeslechter leidt uit het door Eiser overgelegde online uittreksel van de Handelsregisterhistorie af dat de naam van deze onderneming sinds 2010 Vliegtickets.nl B.V. is en dus dat Eiser houder is van de Merken .
Eiseres heeft als bewijs van haar handelsnaamrecht een online uittreksel uit het handelsregister overgelegd, waaruit blijkt dat Vliegtickets.nl B.V. is ingeschreven in het handelsregister met onder meer de handelsnaam “vliegtickets.nl”. Volgens vaste rechtspraak geldt een inschrijving van een handelsnaam in het Handelsregister niet als bewijs van een handelsnaamrecht. Daarvoor is vereist dat wordt aangetoond dat de handelsnaam daadwerkelijk voor de onderneming wordt gevoerd in het handelsverkeer. Uit andere door Eiser overgelegde stukken leidt de Geschillenbeslechter evenwel af dat “vliegtickets.nl” als (onderdeel van de) handelsnaam wordt gevoerd:
- Vliegtickets.nl B.V. staat in het door Eiser overgelegde online uittreksel van de WhoIs genoemd als houder van de domeinnaam <vliegtickets.nl>;
- Vliegtickets.nl B.V. staat vermeld bij de contactgegevens van D. Rus, directeur, onderaan een van de door Eiser overgelegde e-mails.
De Geschillenbeslechter gaat er daarom in dit kader van uit dat Eiser ook beschikt over een recht op de handelsnaam “Vliegtickets.nl B.V.”
In de twee beeldmerken is het woord “vliegtickets” het dominante element. Daarnaast is Eiser houder van het woordmerk VLIEGTICKETS.NL. Het gemeenschappelijke, dominante element “vliegtickets” van de Merken en de Handelsnaam komt - met uitzondering van de laatste “s” - voor in de Domeinnaam. In twee van de Merken en in de Handelsnaam komt de toevoeging “.nl” voor, terwijl overigens het toplevel domein “.nl” van de Domeinnaam bij de beoordeling van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing kan worden gelaten (onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).
De Geschillenbeslechter is dan ook van oordeel dat Domeinnaam en Merken en Domeinnaam en handelsnaam verwarringwekkend overeenstemmen, zodat is voldaan aan de eerste grond verwoord in artikel 2.1 (a) van de Regeling.
Op grond van artikel 2.1 onder b van de Regeling moet Eiser aantonen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Daarbij is het uitgangspunt dat voldoende is dat Eiser daarvan prima facie bewijs levert, waarna Verweerder in de gelegenheid is om aan te tonen dat hij wel beschikt over een recht of legitiem belang (onder meer Accor v. Eren Atesmen, WIPO Case No. D2009-0701, <accorreviews.com>).
In deze zaak heeft Eiser gesteld dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft, omdat hij de Domeinnaam zou gebruiken om door te linken naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl>, op welke website volgens Eiser geen vliegtickets worden aangeboden. Volgens Eiser zou dat betekenen dat Verweerder zich niet kan beroepen op het gestelde in artikel 3.1 onder a van de Regeling dat de domeinnaamhouder voordat hij kennis kreeg van het geschil de domeinnaam te goeder trouw gebruikte om producten of diensten aan te bieden of daarvoor aantoonbare voorbereidingen trof. Voorts stelt Eiser dat Verweerder evenmin voldoet aan het in artikel 3.1 onder b gestelde dat de domeinnaamhouder als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend is onder de domeinnaam. Het verweer van Verweerder komt hierna aan de orde voor zover dat voor de beoordeling van belang is.
Vooropgesteld moet worden dat artikel 3.1 van de Regeling, zoals ook blijkt uit de titel, voorbeelden bevat van mogelijke bewijslevering door partijen. Ook andere gronden dan daar genoemd kunnen een recht of legitiem belang opleveren.
Uitgangspunt is dat de Domeinnaam bestaat uit de beschrijvende aanduiding “vliegticket”. Het daaraan koppelen van een internetportal met links naar (onder meer) websites waarop vliegtickets worden verkocht kan een bona fide gebruik van de Domeinnaam opleveren (onder meer Terroni Inc. v. Gioacchino Zerbo, WIPO Case No. D2008-0666, <terroni.com>). Als echter blijkt dat de links hoofdzakelijk zijn gekozen om in het kielzog te kunnen varen van de Merken of de Handelsnaam, dan is sprake van domeinnaamkaping en is er geen legitiem belang (zie onder meer mVisible Technologies, Inc. v. Navigation Catalyst Systems, Inc., WIPO Case No. D2007-1141 en Champagne Lanson v. Development Services/MailPlanet.com Inc., WIPO Case No. D2006-0006). Om te kunnen vaststellen welke situatie zich voordoet zijn naar het oordeel van de Geschillenbeslechter de volgende factoren van belang:
(a) de reputatie en bekendheid van het Merk;
(b) of Verweerder andere domeinnamen met beschrijvende aanduidingen heeft geregistreerd;
(c) of de Domeinnaam wordt gebruikt voor een doel dat verband houdt met de betekenis van de beschrijvende aanduiding; en zo niet,
(d) of er aanwijzingen zijn dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken.
Ad (a) Reputatie en bekendheid Merken en Handelsnaam
Bij het beoordelen van de bekendheid en reputatie van een merk dient de Geschillenbeslechter rekening te houden met alle relevante omstandigheden van het geval. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, die in dit geschil tussen twee in Nederlandse partijen mede als richtinggevend kan worden beschouwd, kan worden afgeleid dat bewijs van de bekendheid onder meer betrekking kan hebben op het marktaandeel van de gemerkte waren of diensten, de aard van het publiek waarvoor de waren of diensten bestemd zijn, en van het publiek waarbij het merk bekend is, de intensiteit, de geografische omvang, de bevolking en het economisch gewicht van een en ander, de duur van het gebruik van het merk, alsmede de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om bekendheid aan het merk te geven (in het bijzonder het reclamebudget)1.
De Geschillenbeslechter stelt vast dat Eiser op dit punt zeer beperkt bewijs van haar stellingen omtrent de bekendheid van de Merken heeft overgelegd. Bovendien heeft een aantal stellingen betrekking op de (reputatie van) de webwinkel van Eiser en niet (zonder meer) op de Merken. Eiser heeft geen stellingen gewijd aan, althans geen bewijs overgelegd van het marktaandeel van de onder de Merken verkochte producten en diensten, noch van de duur, omvang en intensiteit van het merkgebruik of het reclamebudget.
Van de genoemde aantallen websitebezoekers en nieuwsbriefabonnees (voorzover in dit verband relevant) is geen bewijs overgelegd.
Aan de andere kant kan uit het feit dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in 2009 het - op zich beschrijvende - woordmerk VLIEGTICKETS.NL als Beneluxmerk heeft ingeschreven worden afgeleid dat daarbij kennelijk zodanig bewijs is overgelegd van de toenmalige bekendheid van “vliegtickets.nl” dat het door het BBIE als ingeburgerd werd beschouwd en als woordmerk is geregistreerd.
De slotsom is dat er in het kader van dit geschil van uit moet worden gegaan dat de Merken op zijn minst voldoende onderscheidend vermogen hebben om te worden geregistreerd, maar dat op basis van de in deze zaak overgelegde stukken van een bijzondere bekendheid of reputatie niet is gebleken.
Ad (b) Heeft Verweerder andere domeinnamen met beschrijvende aanduidingen geregistreerd?
Verweerder stelt dat Elsink onder meer de domeinnamen <vakantie.nl>, <vakantieveiling.nl> en <vliegreizen.nl> heeft geregistreerd. Uit controle via de WhoIs is de Geschillenbeslechter gebleken dat de domeinnamen <vakantieveiling.nl> en <vliegreizen.nl> (nog) op naam van Verweerder of een aan Verweerder gelieerde onderneming staan.
Ad (c) Wordt de Domeinnaam gebruikt voor een doel dat verband houdt met de betekenis van de beschrijvende aanduiding?
Hier doet zich een opmerkelijke situatie voor. Uit de door partijen verstrekte informatie blijkt dat de Domeinnaam nadat deze in 2009 op naam van Verweerder was gesteld, aanvankelijk werd gebruikt voor een internetportaal waarop links werden aangeboden naar (onder veel meer) een website waarop vliegtickets werden verkocht. Dit lijkt een voortzetting te zijn geweest van een situatie die, zo blijkt uit de door partijen overgelegde documenten, al sinds ongeveer 2003 bestond. In 2011 is dat gebruik gewijzigd en heeft Verweerder de Domeinnaam doorgelinkt naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl>. Vast staat dat daarop geen vliegtickets worden aangeboden, maar uitsluitend aanbiedingen voor (meerdaags) verblijf in hotels en appartementen, waar bezoekers op kunnen bieden. Volgens Verweerder deed hij dit “om [de door Elsinks] onderneming Bied&Geniet B.V. [geëxploiteerde website “www.biedengeniet.nl”] plaatsvervangende traffic te kunnen bezorgen”, waartoe “bezoekers van vliegticket.nl [werden] doorgeleid naar biedengeniet.nl”. De reden daarvoor was, aldus Verweerder, dat de domeinnaam <vakantieveilingen.nl>, die kennelijk eerst die functie vervulde, op last van de rechter was geblokkeerd.
Vervolgens heeft Verweerder, toen hij op de hoogte werd gesteld van de Eis, de link met <biedengeniet.nl> opgeheven en aan de Domeinnaam een webpagina verbonden met onder meer de mededeling dat de website “in aanbouw” is. Vervolgens heeft Verweerder de Domeinnaam wederom gekoppeld aan een internetportal met links naar websites waarop (onder veel meer) vliegtickets worden verkocht. Deze vertoont qua vormgeving grote gelijkenis met de internetportal waarmee de Domeinnaam voor 2011 was verbonden.
Tenslotte heeft Verweerder in antwoord op vragen van de Geschillenbeslechter meegedeeld dat hij “onderzoek doet naar andere exploitatiemogelijkheden van de Domeinnaam”.
Tussenconclusie
Uit het bovenstaande blijkt dat het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder, na aanvankelijke voortzetting van het gebruik van zijn rechtsvoorganger, in 2011 is gewijzigd om bezoekers om te leiden naar de website “www.biedengeniet.nl”, waar geen vliegtickets worden verkocht. Dat is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter geen gebruik voor een doel dat verband houdt met de betekenis van de beschrijvende aanduiding. Verweerders uitlating dat hij “onderzoek doet naar andere exploitatiemogelijkheden van de Domeinnaam” is een verdere indicatie dat de Domeinnaam in de toekomst op een dergelijke wijze kan worden gebruikt. Nu het antwoord op vraag (c) is dat de Domeinnaam niet steeds is gebruikt voor een doel dat verband houdt met de betekenis van de beschrijvende aanduiding moet ook vraag (d) worden beantwoord.
Ad (d) Zijn er aanwijzingen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken?
De Geschillenbeslechter stelt voorop dat het onderhavige geschil geen typisch geval van domeinnaamkaping is, omdat de Domeinnaam en de domeinnaam <vliegtickets.nl> van Eiser al meer dan 12 jaar naast elkaar bestaan en er over en weer veel contact is geweest en ook enige vorm van samenwerking. Weliswaar kan ook in een dergelijk geval van jarenlange coëxistentie een situatie ontstaan die het mogelijk maakt een eis in te dienen en daarop de criteria van de Regeling toe te passen, maar dan moet er sprake zijn van (nieuwe) feiten die er op wijzen dat (alsnog) sprake is van misbruik van de domeinnaam op een wijze die gelijk te stellen valt met domeinnaamkaping. Dat vereist dat de eiser met de eis overtuigend bewijs van de relevante feiten overlegt, nu immers op hem de bewijslast rust. Voldoet het overgelegde bewijs niet, dan sluit dat uiteraard niet uit dat de eiser alsnog bij de civiele rechter zijn gelijk haalt. Artikel 20.1 en 21 van de Regeling houden uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat de eiser het geschil (ook) aan de gewone rechter voorlegt.
In dit geval heeft Eiser gesteld dat Verweerder de Domeinnaam (naar de Geschillenbeslechter begrijpt: in 2011) gebruikt om consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> te lokken en daarmee commercieel voordeel te halen. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is het enkele feit dat Verweerder gedurende een zekere periode in 2011 (vijf à zes maanden) de Domeinnaam heeft doorgelinkt naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> in dit geval onvoldoende om te concluderen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Eiser heeft geen aanvullend bewijs overgelegd waaruit de gestelde intentie of het effect van het handelen van Verweerder blijkt.
Op grond van het bovenoverwogene concludeert de Geschillenbeslechter dat Eiser er niet in is geslaagd aan te tonen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Bijgevolg heeft Eiser in dit geval onvoldoende bewijs geleverd dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
De Geschillenbeslechter oordeelt dat aldus niet is voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 (b) van de Regeling.
Nu niet is voldaan aan de tweede grond komt de Geschillenbeslechter niet toe aan de behandeling van de derde grond.
Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.
Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter
Datum: 23 oktober 2011
1 Vgl.: HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG (General Motors/Yplon; Chevy), ov. 27; conclusie A-G Sharpston, HvJEG 30 april 2009, C-301/07 (PAGO/Tirolmilch), IER 2009, nr. 86, p. 347, m.nt. Gielen. Zie hierover voorts T. Cohen Jehoram, Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief, p. 271 e.v.