Eiser is CoolEnergy B.V. uit St. Michielsgestel, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland.
Verweerder is V.O.F. Huijbregts Koeltechniek lndustrie & AGF uit Breda, Nederland, vertegenwoordigd door Buntsma Van Dooren Stoof Advocaten, Nederland.
De onderhavige domeinnaam <coolenergy.nl>, hierna ‘Domeinnaam’, is geregistreerd bij SIDN via TransIP BV.
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 25 september 2013. Het Instituut heeft op 25 september 2013 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 26 september 2013 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 2 oktober 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 22 oktober 2013. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 18 oktober 2013.
Op 25 oktober 2013 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 5 december 2013 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 24 december 2013. Op 20 december 2013 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Richard C.K. van Oerle op 10 januari 2014 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
De Domeinnaam is op 14 november 2005 geregistreerd door Van Hezik Koel- en Elektrotechniek B.V.
Op 17 november 2005 heeft Van Hezik Koel- en Elektrotechniek B.V. het woord/beeldmerk COOLENERGY.NL in de Benelux gedeponeerd (voor waren in klasse 11); het merk werd ingeschreven op 6 april 2006 en zal hierna het ‘Beneluxmerk’ worden genoemd.
Op 11 december 2008 heeft CoolEnergy GmbH, gevestigd te Affing, Duitsland (kennelijk een zustervennootschap van Eiser), het woord/beeldmerk COOLENERGY als Gemeenschapsmerk gedeponeerd (voor waren en diensten in klassen 9, 11, 19, 35, 37, 40, 42); dit merk werd op 21 juli 2009 ingeschreven en zal hierna het ‘Gemeenschapsmerk’ worden genoemd.
Bij vonnis van 26 februari 2013 werd Van Hezik Koel- en Elektrotechniek B.V. in staat van faillissement verklaard. De curator in dit faillissement heeft bij overeenkomst van 14 maart 2013 “alle aan Van Hezik toebehorende, immateriële activa, waaronder onder andere wordt verstaan de handelsnamen, domeinnamen, (…), en de overige intellectuele eigendomsrechten” verkocht en geleverd aan Huijbregts Holding B.V. De Domeinnaam is op 12 juli 2013 op naam van Verweerder geregistreerd.
Huijbregts Holding B.V. en V.o.f. Huijbregts Koeltechniek Industrie & AGF behoren tot dezelfde groep vennootschappen.
Eiser, opgericht op 6 mei 2010, is specialist op het gebied van koeltechniek. Als onderdeel van de ICS Group biedt zij oplossingen om koeling op maat te leveren. Zij verhuurt, verkoopt en onderhoudt koelinstallaties.
Eiser heeft een volmacht gekregen van CoolEnergy GmbH, om namens haar op te treden in deze procedure. CoolEnergy GmbH is een zustervennootschap van Eiser in de ICS Group en houder van het hierboven genoemde Gemeenschapsmerk COOLENERGY.
De Domeinnaam is identiek aan het woord Coolenergy in het Gemeenschapsmerk respectievelijk het kenmerkende deel er van.
De domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam omdat de Domeinnaam doorlinkt naar de website “www.huijbregtskoeltechniek.nl”, alwaar met die van Eiser concurrerende producten en diensten worden aangeboden. Dat leidt tot nodeloze verwarring bij het publiek.
De registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam is te kwader trouw. Met 12 vestigingen in Europa, 25.000 geïnstalleerde koelinstallaties en een sinds 2009 geregistreerd merk, is CoolEnergy geen onbekende term voor Verweerder. Verweerder hecht kennelijk waarde aan dit merk, omdat hij daarmee bezoekers naar zijn website lokt. Daardoor trekt hij ongerechtvaardigd voordeel uit het gebruik van het merk. Verweerder heeft aan Eiser meermaals gevraagd een bod te doen op de Domeinnaam.
Van Hezik Koel- en Elektrotechniek B.V. heeft Coolenergy als handelsnaam gebezigd en de Domeinnaam gebruikt voor de website van haar bedrijf, dat zich richtte op het leveren van koeltechnische installaties en het verlenen van service. Na het faillissement van Van Hezik Koel- en Elektrotechniek B.V. en de overdracht van de intellectuele eigendom aan Huijbregts Holding B.V., wordt de Domeinnaam, met instemming van laatstgenoemde, gebruikt door haar dochtervennootschappen en Verweerder en is de Domeinnaam op naam van Verweerder overgeschreven.
Verweerder betwist dat Eiser in Nederland rechthebbende is op het merk Coolenergy. Coolenergy was immers reeds op 6 april 2006 ingeschreven ten name van Van Hezik Koel- en Elektrotechniek B.V., de rechtsvoorganger van Verweerder. Daarnaast is er van verwarring tussen de beide groepen van ondernemingen geen sprake.
Verweerder heeft daarom recht op en legitiem belang bij de Domeinnaam. Verweerder was niet bekend met het bestaan van Eiser en CoolEnergy GmbH tot het moment dat de directeur van Eiser een bod uitbracht op de Domeinnaam. De (ex-)directeur van Van Hezik Koel- en Elektrotechniek B.V. is afgelopen jaren meermaals benaderd door Eiser met de vraag of hij niet bereid was de Domeinnaam over te dragen aan Eiser; partijen hebben echter geen overeenstemming bereikt.
Van kwader trouw is dus absoluut geen sprake. Eiser is pas sinds 2010 actief op de Nederlandse markt. Eiser had de Domeinnaam ook uit het faillissement kunnen verwerven, maar heeft dat nagelaten.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil gemotiveerd te stellen dat cumulatief aan de volgende drie eisen is voldaan:
a) de Domeinnaam is identiek aan of zodanig overeenstemmend dat er verwarring kan ontstaan met een:
I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b) de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.
De Domeinnaam is auditief zowel als begripsmatig identiek, althans overeenstemmend met het Gemeenschapsmerk. De Geschillenbeslechter stelt dan ook vast dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Gemeenschapsmerk in de zin van artikel 2.1 van de Regeling,
Daarmee is aan het eerste vereiste voldaan.
Vast staat dat de Domeinnaam en het Beneluxmerk van oudere datum zijn dan het Gemeenschapsmerk. Om kwade trouw van de rechtsvoorganger van Verweerder aan te nemen, zou tenminste aannemelijk moeten worden gemaakt, dat de rechtsvoorganger van Verweerder reeds in november 2005 op de hoogte was van het gebruik van het merk door de groep waartoe Eiser behoort (hetgeen op zich overigens nog niet zondermeer voldoende zou zijn om kwade trouw aan te nemen). Over bekendheid in de Benelux van dat merk in november 2005 is niets gesteld of gebleken. Derhalve is niet komen vast te staan dat de rechtsvoorganger van Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw was.
Ook indien de datum van het verwerven van de Domeinnaam uit het faillissement dan wel de datum van registratie van de Domeinnaam op naam van Verweerder in aanmerking worden genomen, is er naar het oordeel van de Geschillenbeslechter geen sprake van kwade trouw. Hoewel er blijkbaar contact is geweest over een eventuele verkoop van de Domeinnaam, is niet gebleken dat Verweerder de Domeinnaam hoofdzakelijk heeft geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen aan Eiser.1 Voldoende aannemelijk binnen het beperkte kader van deze zaak onder de Regeling is dat Verweerder de Domeinnaam te goeder trouw heeft verworven voor gebruik daarvan in kennelijk legitiem (mogelijk beschrijvend) verband met de bedrijfsactiviteiten van Verweerder en gelieerde vennootschappen. In de omstandigheden van deze zaak is het recht of legitiem belang van Verweerder bij de Domeinnaam daarmee gegeven.
Gezien deze conclusie gaat de Geschillenbeslechter verder niet in op stellingen van Verweerder met betrekking tot het Gemeenschapsmerk.
Nu aan het tweede vereiste niet is voldaan, behoeft het derde vereiste geen bespreking.
Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.
Richard C.K. van Oerle
Geschillenbeslechter
Datum: 21 januari 2014
1 De Geschillenbeslechter merkt hierbij op dat niet duidelijk is geworden welke partij het contact omtrent de verkoop van de Domeinnaam heeft geïnitieerd.