Eiser is Havenbedrijf Amsterdam N.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Kennedy Van der Laan, Nederland.
Verweerder is Europarcs B.V. uit Apeldoorn, Nederland, vertegenwoordigd door Dirkzwager advocaten en notarissen N.V., Nederland.
De onderhavige domeinnaam <poortvanamsterdam.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via WebNet Studio.
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 4 december 2015. Het Instituut heeft op 4 december 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 7 december 2016 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd.
Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 17 december 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 6 januari 2016. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 5 januari 2016.
Op 3 februari 2016 en 25 april 2016 heeft Verweerder nadere stukken bij het Instituut ingediend.
Op 11 januari 2016 heeft SIDN het mediationproces laten aanvangen. Op 29 januari 2016 heeft SIDN het mediationproces verlengd tot 11 maart 2016. Op 11 maart 2016 heeft SIDN het mediationproces verlengd tot 10 april 2016. Op 13 april 2016 heeft SIDN partijen ingelicht dat het geschil niet door middel van het mediationproces is opgelost.
Het Instituut heeft Willem J. H. Leppink op 18 april 2016 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
De volgende feiten zijn onweersproken.
Eiser ontwikkelt, exploiteert en beheert de haven en haventerreinen van Amsterdam met als doel het stimuleren van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid. De Amsterdamse haven is – naar eigen zeggen – de vierde haven van Europa. Eiser biedt in dit kader diensten aan gerelateerd aan zeevaart, zeecruises, binnenvaart, riviercruises en pleziervaart. Eiser is in 2013 geprivatiseerd.
Eiser is onder meer houder van het Uniemerk (woordmerk) PORT OF AMSTERDAM, ingeschreven op 16 mei 2011 onder nummer 009547209.
Verweerder ontwikkelt en exploiteert vakantieparken.
De datum van registratie van de Domeinnaam door Verweerder is 26 mei 2015. De Domeinnaam wordt gebruikt in verband met een vakantiepark met de naam "Marina Resort Poort van Amsterdam".
Eiser stelt dat de Domeinnaam (nagenoeg) identiek is aan, althans in hoge mate overeenstemt met het merk van Eiser. Auditief en visueel wijken enkel de tussenvoegsels "van", respectievelijk "of" af. Conceptueel zijn beide tussenvoegsels echter identiek omdat het een vertaling betreft. Eiser benadrukt voorts dat "poort" (in het Nederlands) en "port" (in het Engels) op dezelfde wijze worden uitgesproken en dus eveneens auditief identiek zijn. Visueel zijn "poort" en "port" nagenoeg identiek omdat slechts één letter is toegevoegd en een dergelijke toevoeging eenvoudig aan de aandacht kan ontsnappen.
Volgens Eiser heeft Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Eiser voert aan dat Verweerder niet algemeen bekend was onder de Domeinnaam of een daarmee overeenstemmende naam ten tijde van de registratie van de Domeinnaam en Verweerder heeft, voor zover Eiser kan nagaan, geen geregistreerde rechten ten aanzien van de Domeinnaam. In dit licht heeft Verweerder dan ook geen legitiem belang bij het uitbaten van een vakantiepark onder de Domeinnaam. Doordat Verweerder voor een met het merk verwarringwekkende overeenstemmende naam heeft gekozen biedt Verweerder zijn diensten niet aan op een bona fide wijze.
Eiser voert tevens aan dat Verweerder handelt in strijd met de Uniemerkenverordening (voorheen Gemeenschapsmerkenverordening) en met de Handelsnaamwet.
Eiser stelt tenslotte dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. Ten eerste moet Verweerder van het nagenoeg identieke merk en handelsnaam van Eiser hebben geweten en probeert Verweerder door de Domeinnaam te registreren en te gebruiken bezoekers naar zich toe te trekken. Ten tweede vormt de Domeinnaam "typosquatting". Ten slotte maakt Verweerder bij dit alles willens en wetens inbreuk op de rechten van Eiser.
Verweerder stelt dat Eiser zich beroept op een beschrijvend merk dat wordt gebruikt om de haven van Amsterdam mee aan te duiden. Voorts stelt Verweerder dat ook de Domeinnaam uitsluitend beschrijvend is, maar dat de Domeinnaam een geheel andere betekenis heeft dan het merk van Eiser. De Domeinnaam wordt gebruikt voor een website voor het ontwikkelen van en het verkopen van huizen gelegen in een vakantiepark met de naam "Marina Resort Poort van Amsterdam" gelegen in Uitdam ten noorden van Amsterdam. Volgens Verweerder heeft deze naam een historische en tegelijk moderne lading die voortvloeit uit de cultuur-historische waarde van de hoofdstad.
Verweerder is van mening dat de Domeinnaam niet identiek is aan noch verwarringwekkend overeenstemt met enig geldig recht van Eiser. Integendeel, de Domeinnaam wijkt ruim voldoende af van het merk van Eiser. Volgens Verweerder is van auditieve overeenstemming geen sprake. Het Engelse woord "port" wordt duidelijk anders uitgesproken dan het Nederlandse woord "poort". Ook de woorden "of" en "van" kennen een duidelijk verschillende uitspraak en verschillende klank(kleur). Auditief klinkt "port of Amsterdam" zeer duidelijk verschillend van "poort van Amsterdam".
Visueel is slechts sprake van een zeer geringe mate van overeenstemming. Volgens Verweerder wijkt de Domeinnaam begripsmatig en conceptueel ook sterk af van "port of Amsterdam".
Verweerder stelt dat hij recht op en legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder voert aan dat er bona fide gebruik van de Domeinnaam wordt gemaakt. Verweerder is door Eiser voor het eerst in juli 2015 op de hoogte gebracht van de vermeende rechten van Eiser. Verweerder maakte toen reeds op een bona fide manier gebruik van de door zijn geregistreerde Domeinnaam. In dit verband stelt Verweerder de Domeinnaam te gebruiken als adres voor een informatiepagina over de verkoop van zijn recreatiewoningen. Daarbij is ook de term "poort van" een volstrekt logische, beschrijvende term voor hetgeen de locatie van Verweerder is, namelijk een toegangspoort tot Amsterdam. Er wordt vermeld op de website van Verweerder dat Amsterdam op nog geen kwartier rijden ligt.
Ten slotte stelt Verweerder dat de Domeinnaam niet te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt. Volgens Verweerder heeft Eiser niet bewezen dat er sprake is van kwade trouw, terwijl de bewijslast op Eiser rust. Eiser heeft op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat Verweerder wist of had moeten weten van het bestaan van enige rechten van Eiser. Deelname aan SAIL Amsterdam na de registratie van de Domeinnaam is daarvoor niet voldoende. De aanduiding "port of Amsterdam" is ook niet in de broncode van de website van Verweerder verwerkt. Hiernaast vermeldt de website onder de Domeinnaam duidelijk dat Internetgebruikers van doen hebben met de website van Verweerder. Ten slotte stelt Verweerder dat partijen (inclusief hun websites) op geen enkele wijze met elkaar concurreren.
De Geschillenbeslechter stelt allereerst vast dat ten aanzien van de domeinnamen <poortvanamsterdam.com> en <poortvanamsterdam.eu> administratieve procedures zijn gestart en dat daarin reeds beslissingen zijn genomen door de aangewezen geschillenbeslechters. In beide domeinnaamgeschillen, waarvan de feiten (nagenoeg) identiek zijn, heeft de betreffende geschillenbeslechter geoordeeld dat de klacht moet worden afgewezen.
Hoewel de huidige uitspraak om redenen van doelmatigheid, waar gerechtvaardigd, tekstueel mede gebruik heeft gemaakt van voornoemde beslissingen, heeft de Gechillenbeslechter de onderhavige zaak als zelfstandig beoordeeld, inclusief op de punten waar de Regeling verschilt van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy procedure.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
a. de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:
I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b. Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
Eiser heeft aangetoond dat hij rechthebbende is met betrekking tot het Gemeenschapsmerk PORT OF AMSTERDAM.
Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling kan aan het Top-Level Domein ".nl" voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en het merk van Eiser anderzijds.
Aangezien de Domeinnaam niet identiek is aan het merk van Eiser, dient onderzocht te worden of er verwarringwekkende overeenstemming bestaat tussen het merk van Eiser enerzijds en de Domeinnaam anderzijds. De Geschillenbeslechter overweegt op dit punt het volgende.
Tussen het merk van Eiser en de Domeinnaam bestaan slechts kleine visuele en auditieve verschillen. Tussen "port" in het merk en "poort" in de Domeinnaam bestaat het verschil uit de toevoeging van de letter "o"; de twee woorden klinken praktisch gelijk. Het woord Amsterdam komt zowel in het merk als in de Domeinnaam voor. Het Engelse woord "of" en het Nederlandse woord "van" verschillen maar beide woorden spelen in het merk en de Domeinnaam een ondergeschikte rol en zijn bovendien beide beschrijvend van aard. Visuele en auditieve verwarringwekkende overeenstemming is derhalve waarschijnlijk.
Ter vermijding van mogelijk misverstand merkt de Geschillenbeslechter op dat onder de Regeling verwarringwekkende overeenstemming vooral een ontvankelijkheidscriterium is en niet verward kan worden met het begrip in het merkenrecht.
Aldus is aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling voldaan.
Op grond artikel 3.1 van de Regeling moet Eiser aantonen dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
Als onbetwist staat vast dat Verweerder de Domeinnaam voor het indienen van de Klacht op 4 december 2015 heeft gebruikt voor een uitgebreide in de Nederlands taal gestelde website voor het ontwikkelen van en het verkopen van huizen gelegen in een vakantiepark met de naam "Marina Resort Poort van Amsterdam". Uit de door partijen geproduceerde stukken is het niet duidelijk dat de website "www.poortvanamsterdam.nl" al werd gebruikt voordat Eisers merkengemachtigde Verweerder op 3 juli 2015 sommeerde het gebruik van het merk te staken en de Domeinnaam en de verder door Verweerder verkregen gerelateerde domeinnamen <poortvanamsterdam.eu> en <poortvanamsterdam.com> over te dragen. Hierbij speelt een rol dat de merkengemachtigde van Eiser in zijn sommatie verwees naar het gebruik door Verweerder van de woorden "Marina Resort Poort van Amsterdam" op Facebook. Los van de door partijen overlegde stukken blijkt uit de publiek toegankelijke website "www.archive.org" dat Verweerder op 6 en 10 juli 2015 reeds gebruik maakte van de website achter de Domeinnaam. Hoe dit ook zij, de Geschillenbeslechter merkt op dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt voor een uitsluitend in de Nederlandse taal gestelde website gericht op het promoten van het vakantiepark genaamd "Marina Resort Poort van Amsterdam" zonder daarbij in te haken op het merk van Eiser of daaraan kennelijk afbreuk te doen; dit gebruik hangt samen met de beschrijvende betekenis van de drie woorden waaruit de Domeinnaam bestaat.
De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Eiser niet heeft aangetoond dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Aldus is niet aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan.
Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is er ook geen sprake van het te kwader trouw registreren of gebruiken van de Domeinnaam. Eiser heeft geen bewijs overgelegd dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
Gezien de feiten is het onaannemelijk dat de Domeinnaam hoofdzakelijk is geregistreerd of verworven om deze voor een hoog bedrag aan Eiser of diens concurrenten te verkopen. Ook is er geen sprake van dat de Domeinnaam is geregistreerd om Eiser te beletten deze te gebruiken of diens activiteiten te verstoren. Gelet op de beschrijvende betekenis van de drie woorden waaruit de Domeinnaam bestaat valt verder niet in te zien dat Internetgebruikers met opzet naar de website van Verweerder worden geleid door het scheppen van mogelijke verwarring qua oorsprong of anderszins met het merk van Eiser.
Er is ook geen sprake van door Eiser gestelde "typosquatting" en evenmin is door Eiser aangetoond dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het merk van Eiser voor zo ver relevant in deze zaak.
De Geschillenbeslechter oordeelt dan ook dat niet is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling.
Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.
Willem J. H. Leppink
Geschillenbeslechter
Datum: 26 april 2016