La Reclamante es Facebook, Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Hogan Lovells (Paris) LLP.
El Titular es Peter Malandrinos, Estados Unidos.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <facebook.net.pe> (el “Nombre de Dominio”), registrado con NIC.PE.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de septiembre de 2021. El 27 de septiembre de 2021 el Centro envió a NIC.PE por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de septiembre de 2021, NIC.PE envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículos 2.A y 4.1 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 29 de septiembre de 2021. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Solicitud era el 19 de octubre de 2021. El Titular no presentó ningún Escrito de contestación. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 20 de octubre de 2021.
El Centro nombró a Cristian, L. Calderón Rodríguez como único miembro del Grupo de Expertos (GRE) el 29 de octubre de 2021 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El GRE considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 17 y 20 del Reglamento el GRE declaró el cierre del trámite de presentación trasladando el caso a estado de resolución.
- La reclamante, Facebook, Inc., es una empresa proveedora de servicios de redes sociales online fundada en 2004, que cuenta con registro de marca de producto FACEBOOK en Perú, con número de registro 147585, registrada el 19 de enero de 2009; y marca de servicio FACEBOOK en Perú, con número de registro 54662, registrada el 19 de enero de 2009.
- El Titular del Nombre de Dominio es Peter Malandrinos, con dirección en Estados Unidos, habiéndose registrado el Nombre de Dominio el 6 de noviembre de 2020 tal y como fue confirmado por NIC.PE..
1. El Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
1.1 Marcas registradas en el Perú, sobre la que la Reclamante tiene derechos:
- FACEBOOK es el titular en Perú de la marca peruana No. 147585, FACEBOOK, registrada el 19 de enero de 2009; y la Marca peruana No. 54662, registrada el 19 de enero de 2009.
- El Nombre de Dominio reproduce la marca notoriamente conocida FACEBOOK sin ninguna alteración ni elemento adicional, el sufijo “.net.pe”, es generalmente irrelevante a la hora de valorar si un nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca, ya que se trata de un elemento funcional, por lo tanto, el Nombre de Dominio es idéntico a la marca de la Reclamante.
1.2 El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio
- El Titular no es un licenciatario de la Reclamante ni ha obtenido la autorización o el permiso de ésta para utilizar su marca FACEBOOK, ni en un nombre de dominio ni de ninguna otra forma.
- El Titular no puede alegar que, antes de haber recibido cualquier aviso de la presente controversia, estaba utilizando, o había hecho preparativos demostrables para utilizar, el Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- El Titular no puede alegar de forma creíble que es conocido de manera regular y común por la marca de la Reclamante.
- El Titular no está haciendo un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro, pues este no parece estar haciendo ningún tipo de uso activo del Nombre de Dominio. Por lo tanto, el Nombre de Dominio se está manteniendo de forma pasiva y el Titular no tiene derechos ni intereses legítimos en el mismo.
1.3 El Nombre de Dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe
- La marca FACEBOOK de la Reclamante tiene un elevado carácter distintivo, el Titular no puede alegar de manera creíble que no tenía conocimiento previo de las marcas de la Reclamante en el momento en el que registró el Nombre de Dominio.
- El Titular registró el Nombre de Dominio, que reproduce de forma idéntica la marca FACEBOOK de la Reclamante sin elemento adicional alguno, con el fin de impedir a la Reclamante reflejar su bien conocida marca FACEBOOK en el nombre de dominio correspondiente bajo la extensión del código de país para Perú.
- El Titular anteriormente ha registrado varios nombres de dominio que contienen marcas de terceros y al estar involucrado en procedimientos de la UDRP anteriores en relación con nombres de dominio que incluyen marcas de la filial de la Reclamante o de terceros, ha incurrido en una conducta de mala fe.
El Titular no contestó a las alegaciones de la Reclamante
Conforme a lo dispuesto en el acápite 1 inciso a) del artículo 1 de la Política, las circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la transferencia del dominio al reclamante son las siguientes:
“1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
a. Marcas registradas en el Perú, sobre la que el reclamante tenga derechos.
b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú.
c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú.
d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú.
e. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas.
2. El titular de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.
3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”
A los fines de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el GRE se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso.
La Reclamante es titular de la marca denominativa FACEBOOK registrada como marca peruana desde 19 de enero de 2009.
Ahora bien, debe analizarse si entre la marca de la Reclamante y el nombre de dominio en disputa <facebook.net.pe> existe identidad o semejanza al grado de producir confusión.
El GRE considera que el Nombre de Dominio reproduce en su integridad la marca registrada de la Reclamante FACEBOOK.
En la medida que el sufijo “.pe” hace referencia a un dominio de nivel superior correspondiente al código de un país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) resulta un requisito de carácter técnico, por lo que el GRE constata que existe identidad entre el Nombre de Dominio y la marca de la Reclamante. En efecto, es bien sabido que el ccTLD no tiene relevancia alguna a los efectos de concluir sobre la identidad entre el nombre de dominio y la marca registrada (Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), sección 1.11).).
Adicionalmente, el GRE considera que la marca FACEBOOK se considera marca notoria según el artículo 61 bis del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y el artículo 2332 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Por las consideraciones antes expuestas, el GRE considera que la Reclamante ha cumplido con acreditar el primer requisito establecido en el artículo I.a.1. de la Política.
El segundo de los requisitos establecido en el artículo I.a.2. de la Política se refiere a que el Titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
El GRE considera que corresponde a la Reclamante demostrar al menos prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular en el nombre de dominio en disputa, en cuyo caso el Titular del nombre de dominio debe demostrar que en su condición de solicitante de un nombre de dominio tenía un derecho o interés legítimo o sobre el nombre de dominio solicitado.
En la Política no se exige al solicitante de un nombre de dominio que demuestre, pruebe o exhiba algún derecho o interés legítimo al momento de solicitar el nombre de dominio. Sin embargo, ocurrida una controversia, quien debe demostrar que sí tiene un derecho o interés legítimo es el Titular.
En este orden de ideas, el Titular no ha respondido los argumentos realizados por la Reclamante, por lo que procederemos a analizar los argumentos vertidos por este último.
La Reclamante alega que el titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio puesto que no es un licenciatario del Reclamante ni ha obtenido la autorización o el permiso de este para utilizar su marca FACEBOOK, ni en un nombre de dominio ni de ninguna otra forma.
La Reclamante alega que el Titular no tiene intereses legítimos puesto que la página a la fecha no es usada para el ofrecimiento de servicios, por lo que el Nombre de Dominio no se encuentra relacionado con una oferta de buena fe de productos o servicios, no existiendo prueba de ningún uso activo de la página, lo cual implica que el Titular efectúa una tenencia pasiva del Nombre de Dominio, por consiguiente, no puede constituir una oferta de buena fe de bienes o servicios de acuerdo con la Política.
El Titular no puede alegar de forma creíble que es conocido de manera regular y común por la marca del Reclamante, pues el Nombre de Dominio está registrado a nombre de Peter Malandrinos, que no guarda similitud alguna con el Nombre de Dominio.
Respecto a los intereses legítimos que debe tener el Titular, la Política establece en el artículo I (i) una serie de circunstancias concretas que, debidamente probadas, acreditan la existencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio, a saber:
“Asimismo podrá acreditarse la existencia de intereses legítimos o derechos sobre el nombre de dominio, a los fines de lo establecido en la sección I (a) 2 de este documento, cuando se presenten las siguientes circunstancias:
i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido de manera regular y común por el nombre dominio, aun cuando no haya adquirido derechos previamente registrados;
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre del reclamante con ánimo de lucro.”
De la revisión de los argumentos de la Reclamante, se desprende que el Titular no ha demostrado que haya hecho en el pasado o esté haciendo actualmente un uso legítimo y leal del Nombre de Dominio. Por el contrario, el GRE ha podido comprobar que el Nombre de Dominio no conduce a ninguna página web que ofrezca algún producto o servicio del Titular, sino por el contrario, al ingresar al mencionado Nombre de Dominio, éste se muestra en blanco.
Adicionalmente, la Reclamante ha podido demostrar que es conocida de manera regular y común por el Nombre de Dominio.
De otro lado, de las alegaciones de la Reclamante y de las pruebas aportadas, se desprende que el Titular no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Reclamante que le permita utilizar la marca FACEBOOK o aplicarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Reclamante para registrar o utilizar el Nombre de Dominio <facebook.net.pe>.
Por el contrario, con la Solicitud actual, la Reclamante demuestra que requiere de la Titular la transferencia del Nombre de Dominio a su favor.
Por las consideraciones anteriores, el GRE considera que la Reclamante ha demostrado un caso prima facie de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el Nombre de Dominio, y dicho caso no ha sido rebatido por el Titular, ya que no se ha demostrado la existencia de un derecho o interés legítimo del Titular en el Nombre de Dominio.
Según el texto del acápite 3, inciso a) artículo 1 de la Política, el GRE deberá determinar si ha existido uno de los siguientes supuestos:
a) Mala fe en el registro del nombre de dominio, o
b) Uso de mala fe del nombre de dominio.
Bastará, por tanto, acreditar uno de los dos supuestos antes mencionados para dar por cumplido el tercer requisito establecido en la Política.
a) Mala fe en el registro del nombre de dominio
La buena fe, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales3 radica en el convencimiento en quien realiza un acto o hecho jurídico de que éste es verdadero, lícito y justo. En contraposición, la mala fe debe entenderse como la ausencia de este convencimiento en la persona que realiza un acto o hecho jurídico.
Este requisito tiene una naturaleza esencialmente subjetiva, por lo que no se puede exigir a la Reclamante una prueba absoluta de su existencia. Si se siguiera otro parecer, se estaría exigiendo a la Reclamante una especie de probatio diabólica, puesto que las pruebas a su alcance en relación con este requisito son muy limitadas. Asimismo, las presunciones deben jugar un papel importante a la hora de entender haber cumplido este requisito (ver Aventis Holdings, Inc. v. Domain admin., Caso OMPI No. D2011 0031).
Esta figura se encuentra recogida en el ordenamiento jurídico peruano, en el artículo 1362 del Código Civil, el cual es concordante con el numeral 3 acápite 1 inciso a) de la Política.
La Política de manera enunciativa y no taxativa resalta algunas circunstancias como actos de mala fe, a saber:
“i) Aquellas circunstancias que demuestren que se haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al reclamante o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio;
ii) que se haya registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del nombre de dominio se haya realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio por su titular; o
iii) que se haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) que se haya utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del dominio o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea”.
Ahora bien, el acápite de “probanza de mala fe” reseña circunstancias que el GRE puede tomar en cuenta en su valoración final, no es mandatorio. Ello significa que el listado de circunstancias es enunciativo o ilustrativo para un mejor criterio del juzgador. Ello es así, porque es imposible que la Política abarque todos los supuestos de la conducta humana. La ratio legis de las circunstancias descritas en la Política busca relevar conductas clásicas de mala fe e incorporarlas como actos no deseables en el marco legal de nombres de dominio.
Siendo ello así, las conductas de mala fe pueden revestir diversas formas pero siempre con la misma intención de perjuicio, en este caso, a la Reclamante. Probablemente en otros marcos legales algunas conductas como las descritas en este texto normativo como actos de mala fe, no lo sean, pero el Titular al registrar su Nombre de Dominio bajo estas reglas, declara conocerlas y aceptarlas.
La Reclamante comprueba la mala fe del Titular, en el entendido que este cuenta con diversos procesos arbitrales por el dominio de marcas conocidas conforme acreditó la Reclamante (véase por ejemplo Instagram, LLC v. Peter Malandrinos, Caso OMPI No. D2021-1335). En opinión del GRE, ciertamente, es difícil comprender que el Titular eligiera literalmente la denominación FACEBOOK, cuya marca es multitudinariamente conocida, que viene siendo utilizada desde el año 2004, y que constituye un término acuñado por los creadores de este portal y la registrara como nombre de dominio, sin conocimiento previo del signo distintivo que conforma la marca registrada.
b) Uso de mala fe del nombre de dominio.
Fluye de los actuados y ha sido comprobado por este GRE que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio para alguna actividad o para ofrecer sus productos o servicios. Por el contrario, desde su inscripción, el Titular mantiene la página en blanco y sin uso aparente.
De otro lado, el GRE ha podido comprobar que, en la fecha de registro del Nombre de Dominio, la Reclamante ya tenía actividad comercial en Internet. Por tanto, para el GRE existe la convicción que el Nombre de Dominio es susceptible de perturbar la imagen comercial de la Reclamante puesto que muchos usuarios de Internet resultarían confundidos y asumirían erróneamente que el Nombre de Dominio es propiedad de la Reclamante o que de cualquier otra forma está respaldado por la misma, cuando lo cierto es que el Titular no tiene autorización de la Reclamente.
Podemos afirmar que en este proceso existen circunstancias que demuestran que se ha mantenido la tenencia del Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de aprovecharse de su identidad con la marca de la Reclamante, y sin que la página web sea usada para ningún fin. También, en aplicación mutatis mutandi del segundo acápite de probanza de mala fe podemos afirmar que la Titular utiliza el Nombre de Dominio con el fin de impedir que la Reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un Nombre de Dominio correspondiente, toda vez que el uso del Nombre de Dominio se realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un Nombre de Dominio por la Reclamante, lo cual incluso es susceptible de ocasionar una confusión respecto al respaldo y/u administración de dicho Nombre de Dominio.
De este conjunto de circunstancias, el GRE concluye que ha existido mala fe en el registro, así como en el uso del Nombre de Dominio por parte del Titular (dada la tenencia pasiva del Nombre de Dominio), habiéndose acreditado la concurrencia de la tercera de las condiciones previstas por el artículo I.a.3. de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos Ia de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el GRE ordena que el nombre de dominio en disputa <facebook.net.pe> sea transferido a la Reclamante.
Cristian Leonardo Calderón Rodríguez
Experto
En Lima, 8 de noviembre de 2021.
1 Artículo 6bis [Marcas: marcas notoriamente conocidas]
1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.
2 Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.
3 Manuel Ossorio. Trigésima Edición Edit.Heliasta. Isbn: 9789508850553