WIPO Arbitration and Mediation Center

DECIZIA JURIULUI ADMINISTRATIV

Heinz Kettler GmbH & Co. KG prin WELLNESS SOLUTIONS INC S.R.L. c. SC Tohami Sport S.R.L.

Cazul nr. DRO2012-0005

1. Părţile

Reclamantul sunt Heinz Kettler GmbH & Co. KG din Ense-Parsit, Germania, prin WELLNESS SOLUTIONS INC S.R.L. din Bucuresti, Romania, reprezentat de către Dan & Asociatii, Romania.

Pârâtul este SC Tohami Sport S.R.L. din Bucuresti, Romania, reprezentat de către avocat Ciprian, Romania.

2. Nume de domeniu şi Registratorul

Nume de domeniu în litigiu este <kettler.ro> înregistrat la ROTLD.

3. Procedura

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI (Centrul) la data de 22 iunie 2012. La data la care plângerea a primit număr de caz 22 iunie 2012, Centrul a trimis prin e-mail către ROTLD o cerere prin care acestuia îi este solicitată o verificare cu privire la nume de domeniu în litigiu. La data 4 iulie 2012, ROTLD a transmis Centrului prin e-mail răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâtul este înregistrat ca titular al nume de domeniu şi furnizând datele de contact ale acestuia. Ca răspuns la notificarea Centrului prin care Reclamantului îi era adus la cunoştinţă faptul că plângerea avea deficienţe de ordin administrativ, Reclamantul a depus o rectificare la plângere la data de 9 iulie 2012.

Centrul a verificat ca plângerea împreună cu rectificările făcute acesteia să indeplinească cerinţele de formă ale Politicii de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Politica”), ale Regulilor pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Regulile”), şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Regulile Suplimentare”).

În conformitate cu Regulile, paragrafele 2(a) şi 4(a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului plângerea şi procedurile au fost începute la data de 11 iulie 2012. Conform Regulilor, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea întâmpinării a fost 31 iulie 2012. Pâratul a formulat un răspuns informal la data de 9 iulie 2012 intitulat “Punct de Vedere”. Acest Punct de Vedere deşi nu îmbracă forma modelului de Răspuns postat pe web site-ului Centrului conţine, în opinia Completului Administrativ elementele esenţiale indicate în paragraful 5 din Reguli şi va fi considerat în cuprinsul prezentei proceduri, în aplicarea paragrafului 10 lit (b) din Reguli pentru asigurarea tratării cu egalitate a Părţilor şi a dreptului fiecărei Părţi de a-şi prezenta în mod echitabil apărările. Prin notificarea din 1 august 2012, Centrul a considerat că data limită a Răspunsului este 31 iulie 2012 şi a procedat la numirea Completului Administrativ.

Centrul a numit Beatrice Onica Jarka ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 17 august 2012. Completul Administrativ a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declaraţia de acceptare şi Declaraţia de Imparţialitate şi Independentă, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 7.

Completul Administrativ a emis Ordinul Procedural nr. 1 din 29 august 2012, prin care li s-a pus în vedere părţílor să îşi prezinte în scris poziţia cu privire la apărările făcute de Pârât în această cauză, la paginele 4 si 5 din răspunsul informal depus de acesta, potrivit cărora înregistrarea numelui de domeniu în litigiu de către Pârât s-a făcut cu acordul Reclamantului şi că Reclamantul a promovat numele de domeniu în litigiu pe site-ul său ca element de identificare a Pârâtului, în acest sens acesta depunând în anexa 4 la răspunsul său o captură de pe site-ul Reclamantului din aprilie 2011.

Ambele părţi s-au conformat solicitării Completului Administrativ din Ordinul Procedural nr. 1 din 29 august 2012, exprimându-şi poziţia astfel Reclamantul pe 31 august 2012, respectiv 3 septembrie 2012, iar Pârâtul pe 3 septembrie 2012, respectiv 4 septembrie 2012.

Conform răspunsului Registratorului numelui de domeniu în litigiu, limba în care a fost încheiat contractul de înregistrare este limba română. Totodată Plângerea a fost formulata in limba română împotriva unor persoane juridice de drept român. Pentru aceste considerente, Completul Administrativ decide ca limba de desfăşurare a prezentelor proceduri administrative să fie limba română (A se vedea, spre exemplu, în acest sens Harald Georg Muller c. SC Toalete Ecologice S.R.L. si Veres loan, Cazul OMPI nr. DRO2011-0009.

4. Situaţia de fapt

Reclamantul este o persoană juridică de drept german, care deţine mai multe marci figurative (ulterior denumite “Mărcile” cu element dominant verbal “Kettler”.

Astfel, Reclamantul deţine:

- marca individuală figurativă K KETTLER înregistrată comunitar sub numărul 010463354 din 27 aprilie 2012 pentru clasele de produse/servicii 12, 20, 25 şi 28, marcă înregistrată în sistemul protocolului de la Madrid sub nr. 462184 pentru clasele de produse 12, 20, 25 şi 28, cu data de înregistrare România fiind ţară desemnată;

- marca individuală figurativă K KETTLER înregistrată comunitar sub numărul 010463305 din 27 aprilie 2012, pentru clasele de produse/servicii 12, 20, 25 şi 28;

- marca individuală figurativă K KETTLER înregistrată în sistemul protocolului de la Madrid sub numărul 462183 pentru clasele de produse 12, 20, 25 şi 28, cu data de înregistrare 29 iunie 1981.

România fiind ţară desemnată:

- marca individuală figurativă KETTLER e SYS înregistrată comunitar sub numărul 005202916 din 21 iunie 2007, pentru clasele de produse/servicii 9 şi 28

- marca individuală figurativă KETTLER EDITION MADE IN GERMANY înregistrată comunitar sub numărul 003520996 din 6 mai 2005, pentru clasele de produse/servicii 9 şi 28.

Aceasta marca este cunoscută în producerea şi vânzarea echipamentelor de fitness, meselor de tenis, bicicletelor, jucăriilor pentru copii şi mobilierului de agrement. Heinz Kettler a înfiinţat întreprinderea ce stă la baza titularului mărcilor de astăzi încă din 1949. În prezent Reclamantul este prezent în mai multe tări.

Pârâtul este o societate comercială de drept român care a înregistrat numele de domeniu în litigiu în 2005.

5. Susţinerile Părţilor

A. Reclamantul

Prin plângerea formulată, Reclamantul susţine că:

- Numele de domeniu în litigiu este identic cu Mărcile (sau cel puţin similar producând confuzie), fiind format în întregime din cuvântul “Kettler” ca element verbal dominant şi distinctiv ai Mărcilor şi termenul pe care consumatorii îl folosesc cu referire la Reclamant;

- Pârâtul nu deţine drepturi sau interese legitime asupra numelui de domeniu în litigiu, întrucât nu are licenţă pentru utilizarea Mărcilor şi nu este distribuitor oficial al Reclamantului;

- Pârâtul nu este cunoscut în general sub Numele “Kettler”;

- Pârâtul nu are drepturi asupra vreunei mărci de produse sau servicii care să fie identică, similară sau care să poată fi relaţionată cu numele de domeniu în litigiu;

- Pârâtul nu utilizează legitim în activităţi necomerciale sau conforme bunelor uzanţe numele “Kettler”, iar numele de domeniu în litigiu este folosit exclusiv în activitatea comercială a Pârâtului;

- Pârâtul nu a utilizat numele de domeniu pentru a face oferte de produse şi servicii cu bună credinţă. Web-site-ul asociat numelui de domeniu în litigiu este în prezent funcţional, prin intermediul sau fiind comercializate de către Pârât (în calitate de re-vânzător) si produse purtând Mărcile;

- Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat si este folosit cu rea-credinţă;

- prin utilizarea Numelui de Domeniu în litigiu Pârâtul a intenţionat să atragă utilizatorii de Internet pe web-site-ul asociat numelui de domeniu în litigiu, în vederea obţinerii de câştiguri comerciale, prin crearea unei posibilităţi de confuzie cu Mărcile în ce priveşte sursa, afilierea sau aprobarea web-site-ului sau a unor produse;

- Pârâtul afişează pe web-site –ul asociat numelui de domeniu în litigiu sintagma „unicul reprezentant oficial KETTLER în România”, ceea ce conduce la perceperea Pârâtului de către utilizatori ca fiind reprezentantul direct ai Reclamantului, ceea ce este eronat;

- Pârâtul comercializează pe web-site-ui asociat numelui de domeniu în litigiu şi produse ale altor mărci concurente, ceea ce dovedeşte reaua-credinţă.

B. Pârâtul

Pâratul a formulat un răspuns informal la data de 9 iulie 2012 sub titlul “Punct de Vedere”.

Prin acest Punct de Vedere, Pârâtul a afirmat că:

- Societatea comercială Emma Investment SRL înfiinţată în 1992 a fost în anii 1995 şi 1996 distribuitorul unic al produselor KETTLER în România, fiind dizolvată în 2005.

- Actionarul majoritar de la Emma Investment S.R.L. Zion Tohami a înffinţat în 1997 o societate comercială denumită Ketter Impex S.R.L. care în 1998 a devenit Tohami Sport SRL, actualul Pârât.

- Începând cu data înfiinţării. Tohami Sport S.R.L. a devenit partenerul Reclamantului în vederea importului şi distribuirii de produse sub marca KETTLER, şi că există recunoaşteri ale reclamantului în acest sens.

- Actionând ca distribuitor recunoscut al produselor sub marca KETTLER, Pârâtul a fost de bună credinţă la înregistrarea numelui de domeniu în litigiu.

- Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat cu acordul Reclamantului, acesta din urmă promovând pe site-ul propriu numele de domeniu în litigiu ca element de identificare al Pârâtului.

- Schimbarea distribuitorului principal al produselor sub marca KETTLER nu transformă Pârâtul în comercianţi de rea credinţă, întrucât până în 2011 singurele magazine KETTLER din România erau deţinute de Pârât, care este cunoscut ca distribuitor al produselor sub marca KETTLER.

C. Susţineri suplimentare ale Părţilor

Ca urmare a Ordinului Procedural nr. 1 din 29 august 2012 emis de Completul Administrativ, prin care li s-a pus în vedere părţílor să îşi prezinte în scris poziţia cu privire la apărările făcute de Pârât în această cauză, la paginele 4 si 5 din răspunsul informal depus de acesta, potrivit cărora înregistrarea numelui de domeniu în litigiu de către Pârât s-a făcut cu acordul Reclamantului şi că Reclamantul a promovat numele de domeniu în litigiu pe site-ul său ca element de identificare a Pârâtului, în acest sens acesta depunând în anexa 4 la răspunsul său o captură de pe site-ul Reclamantului, Reclamantul, pe 31 august 2012, respectiv 3 septembrie 2012 a făcut următoarele precizări:

- Între Reclamant şi Pârât nu a existat un acord pentru înregistrarea numelui de domeniu în litigiu, iar Pârâtul nu a avut niciodată licenţă asupra Mărcilor Reclamantului, fiind un simplu Revânzător.

- Indicarea Pârâtului a fost făcută exclusiv în scopul de a prezenta consumatorilor posibilitatea cumpărării produselor KETTLER în România, fiind o modalitate de promovare a produselor.

- În luna aprilie 2011, când este realizată captura de pe site-ul Reclamantului depusă de Pârât în susţinerea afirmaţiilor sale, distribuitor oficial al produselor KETTLER în Romania era o altă persoană juridică, iar indicarea Pârâtului ca fiind distribuitor în România este o simplă eroare tehnică.

Ca urmare a acelui Ordin Procedural nr. 1 din 29 august 2012 emis de Completul Administrativ precum şi ca urmare a poziţiei exprimate de Reclamant ca răspuns, Pârâtul pe 3 septembrie 2012, respectiv 4 septembrie 2012, apreciază că:

- Înregistrarea numelui de domeniu în litigiu a fost făcută cu bună credinţă, întrucât la data înregistrării şi ulterior, Reclamantul a făcut o serie de recunoaşteri implicite ale acestei înregistrări prin referirea la numele de domeniu în litigiu pe site-ul său, prin indicarea Pârâtului pentru efectuarea reparatiilor produselor KETTLER în Romania, s.a.m.d.

6. Discuţii şi Constatări

A. Identică sau suficient de similara astfel încât să producă confuzie

Este dicolo de orice dubiu, că numele de domeniu în litigiu este identic cu elementul verbal dominant al Mărcilor deţinute de Reclamant – KETTLER. Comparând numele de domeniu in litigiu si marca asupra căreia au fost dovedite drepturi, singurele diferenţe faţă de aceasta sunt nereproducerea elementelor figurative ale mărcii si adăugarea sufixului “.ro”.

În ceea ce priveşte adăugarea codului de ţară pentru domeniile de nivel superior (ccTLD), Completul Administrativ consideră, conform jurisprudenţei anterioare a Completelor Administrative din cadrul Centrului, ca nu asigură distinctivitatea numelui de domeniu prin raport la marca Reclamantului – KETTLER a se vedea, spre exemplu Billa Aktiengesellschaft c. Ganea Nicolae, Cazul OMPI nr. DRO2002-0001; Inter-IKEA Systems B.V. c. SC Agis International Sport S.R.L., Cazul OMPI nr. DRO2006-0001; Auchan c. Web4comm Srl Romania, Cazul OMPI nr. DRO2005-0001).

Dealtfel, în apărările formulate în prezenta cauză, Pârâtul nu neagă că numele de domeniu în litigiu nu ar reproduce elementul verbal al Mărcilor, chiar dimpotrivă susţine că ar avea un drept sau un interes legitim în folosirea acestui element verbal al Mărcilor Reclamantului.

Faţă de aceste considerente, Completul Administrativ decide că Reclamantul a făcut dovada îndeplinirii primei cerinţe a Politicii.

B. Drepturi şi interese legitime

Reclamantul afirmă că Pârâtul nu deţine drepturi şi interese legitime în legătură cu numele de domeniu în litigiu întrucât nu este cunoscut sub numele de domeniu respectiv, nu are licenţă pe marca KETTLER şi nici nu este distribuitor oficial al Reclamantului.

Completul Administrativ este de acord cu aceste afirmaţii ale Reclamantului. Într-adevăr, nicio probă depusă la dosarul cauzei nu susţine că Pârâtul este cunoscut sub numele de KETTLER sau că Pârâtul este distribuitor oficial al Reclamantului sau că acesta l-ar fi autorizat în mod expres să îi utilizeze Mărcile în vreun fel.

Pârâtul afirmă că a fost distribuitorul produselor KETTLER în România, întrucât ar fi vândut produse KETTLER în România pe web - site-ul asociat cu numele de domeniu în litigiu şi prezintă în acest sens corespondenţă cu Reclamantul. Corespondenţa indicată cuprinde referi la calitatea de partener in distribuţie a produselor KETTLER abia din 2010 (a se vedea corespondenta email depusă în anexa la “Punct de Vedere”, corespondenţă datata 10 iunie 2010).

Pârâtul afirmă că Înregistrarea numelui de domeniu în litigiu a fost făcută cu acordul Reclamantului, fără a prezenta un acord în acest sens. Pârâtul îşi fundamentează apărările pe o serie de pretinse recunoaşteri implicite ale înregistrării numelui de domeniu în litigiu de către Reclamant prin referirea la numele de domeniu în litigiu pe site-ul său sau prin indicarea Pârâtului pentru efectuarea reparatiilor produselor KETTLER în Romania.

Din toate aceste dovezi prezentate de către Pârât, Completul Administrativ nu poate să deducă existenţa unui acord comercial de distribuţie a produselor KETTLER în Romania care să indice autorizarea Pârâtului de a înregistra numele de domeniu în litigiu. Probele administrate de către Pârât dovedesc, în opinia Completului Administrativ, că acesta a fost un revânzător agreat de către Reclamant al produselor sale într-o perioadă începând cu 2010

În ceea ce priveşte captura de web site-ul Reclamantului din aprilie 2011 unde la Romania apar indicate Pârâtul şi numele de domeniu în litigiu, în pofida afirmaţiilor aparent contradictorii şi insuficient documentate ale reprezentanţilor Reclamantului, Completul Administrativ nu poate să o considere ca probând autorizarea Pârâtului de a înregistra numeie de domeniu în litigiu, pe care ar fi avut-o Pârâtul la momentul rînregistrării, atâta vreme cât ea nu este corelată cu alte elemente de fapt sau convenţionale care să indice acest drept.

Mai mult, Completul Administrativ apreciază că, nici prin raport la condiţiile minime potrivit cu care, conform opiniei majoritare exprimate în practica Completelor Administrative indicată în WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), sectiunea 2.3, un distribuitor sau revânzător poate face, dacă îndeplineşte anumite condiţii o oferta cu bună credinţă de bunuri si servicii, dovedind astfel drepturi sau interese legitime în înregistrarea unei mărci ca nume de domeniu. Totuşi în această cauză, cerinţele acestui test (altfel spus, testul OKI DATA, Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc., Cazul OMPI nr. D2001-0903, <okidataparts.com>) nu sunt îndeplinite întrucât Pârâtul nu poate justifica drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domeniu în litigiu.

Conform testului OKI DATA un distribuitor sau revânzător poate face, o oferta cu bună credinţă de bunuri si servicii, dovedind astfel drepturi sau interese legitime în înregistrarea unei mărci ca nume de domeniu dacă îndeplineşte anumite condiţii:

- face o ofertă efectivă de bunuri şi servicii pe web-site-ul asociat numelui de domeniu în litigiu;

- utilizează web-site-ul asociat numelui de domeniu în litigiu numai pentru vânzarea produselor din marca respectivă;

- pe web-site-ul asociat numelui de domeniu în litigiu este indicată într-un mod corect si proeminent relaţia titularului numelui de domeniu în litigiu cu proprietarul mărcii;

- Pârâtul nu trebuie să încerce să confişte utilizarea mărcii ca nume de domeniu, deprivându-l pe titularul mărcii de dreptul de a-şi reflecta marca într-un nume de domeniu.

În prezenta cauză, Completul Administrativ apreciază că Pârâtul a eşuat în aplicarea testului menţionat, întrucât, conform web-site-ului asociat numelui de domeniu în litigiu, dintr-o simpla cercetare a acestuia, reiese că Pârâtul vinde produse similare cu cele produse de Reclamant, aparţinând unor competitori ai Reclamantului cum sunt produsele sport cu mărcile Sponeta, Nativ Sport, Puky. De asemenea pe web-site-ul asociat numelui de domeniu în litigiu nu este indicată în nici un fel relaţia titularului numelui de domeniu în litigiu cu proprietarul Mărcilor KETTLER.

Mai mult la înfiinţarea sa, Pârâtul actualmente Tohami Sport S.R.L. s-a numit Ketter Impex S.R.L., nume ce reproduce într-o variantă deceptivă elementul verbal dominant existent în mărcile Reclamantului - KETTLER, ceea ce, coroborat cu celelalte elemente prezentate anterior formează opinia Completului Administrativ în sensul nedovedirii de către Pârât a drepturilor sau intereselor sale legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu.

Faţă de aceste considerente, Completul Administrativ decide că Reclamantul a făcut dovada îndeplinirii şi celei de –a doua cerinţe a Politicii.

C. Înregistrat si utilizat cu rea-credinţă

Paragraful 4(a)(iii) al Politicii stabileşte că Reclamantul trebuie sa facă dovadă că numele de domeniu în litigiu “a fost înregistrat şi este folosit cu rea-credinţă” cele doua elemente trebuind să fie îndeplinite cumulativ.

În prezenta cauză, Completul Administrativ apreciază că înregistrarea şi utilizarea numelui de domeniu s-a făcut cu rea credinţă de către Pârât.

La data înregistrării numelui de domeniu în litigiu, Pârâtul nu face dovadă că a înregistrat numele de domeniu cu acordul Reclamantului. Există corespondenţă din partea Reclamantului cu privire la calitatea de revânzător agreat al produselor marca Kettler, dar niciunde în această corespondenţă nu se precizează că Pârâtul are dreptul să transpună Mărcile în nume de domeniu în vederea revânzării produselor KETTLER. Dealtfel, corespondenţa electronică depusă de către Pârât datează din 2008, şi nu acoperă perioada înregistrării numelui de domeniu în litigiu. Mai mult aşa cum am arătat anterior, la înfiinţarea sa, Pârâtul, actualmente Tohami Sport S.R.L. s-a numit Ketter Impex S.R.L., nume ce reproduce într-o varianta deceptivă elementul verbal dominant existent în mărcile Reclamantului - KETTLER, ceea ce, coroborat cu celelalte elemente prezentate anterior formează, in considerarea echilibrata a probabilităţilor, opinia Completului Administrativ şi în sensul înregistrării cu rea credinţă a numelui de domeniu în litigiu.

Mai mult, utilizarea de către Reclamant a web-site-ului asociat numelui de domeniu în litigiu, pentru a vinde produse similare cu cele produse de Reclamant, aparţinând unor competitori ai Reclamantului cum sunt produsele sport cu mărcile Sponeta, Nativ Sport, Puky, nu poate reprezenta un aspect asupra căruia acordul Reclamantului ar trebui prezumat sau dedus din acţiuni ale acestuia, interpretate de către Pârât ca recunoaşteri implicite

Completul Administrativ nu ignoră referirile Reclamantului la numele de domeniu în litigiu ca element de identificare al Pârâtului în anii 2010, 2011, invocate şi dovedite de către Pârât în prezenta cauză. Totuşi, aceste referiri nu legitimează în mod necesar o utilizare cu bună credinţă a numelui de domeniu înregistrat de către Pârât. În prezent, aşa cum s-a reţinut anterior, web-site-ul asociat numelui de domeniu în litigiu, este utilizat pentru a vinde produse similare cu cele produse de Reclamant, aparţinând unor competitori ai Reclamantului cum sunt produsele sport cumărcile Sponeta, Nativ Sport, Puky, iar acesta reprezintă o probă puternică care susţine utilizarea cu rea credinţă a numelui de domeniu în litigiu, în sensul Politicii, paragraf 4(b)(iv).

Politica nu circumstanţiază utilizarea cu rea credinţă a numelui de domeniu în litigiu la o anumită perioadă de timp care ar trebui să curgă neîntrerupt de la înregistrare, iar la dispoziţia Completului Administrativ nu s-au făcut afirmaţii şi nu au fost făcut disponibil probatoriu decât în legătură cu utilizarea actuală a web-site-ului asociat numelui de domeniu în litigiu, asupra căreiaia Completul a conchis anterior.

Faţă de aceste considerente, Completul Administrativ decide că Reclamantul a făcut dovada îndeplinirii şi a celei de –a treia şi ultime cerinţe a Politicii.

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică şi paragraful 15 din Reguli, Completul Administrativ decide ca nume de domeniu în litigiu <kettler.ro> să fie transferat Reclamantului.

Beatrice Onica Jarka
Unic Membru
Data: 10 Septembrie 2012