Позивачем є Купервіжн Інтернешнл Холдінг Компані ЛП, Барбадос, якого представляє Petoševic, Україна.
Відповідачем є Тетяна Зарова (Tetiana Zharova), Україна, яку представляє Андрій Раєцький, Україна.
Оспорюване доменне ім’я <biofinity.com.ua> зареєстроване через ТОВ “Центр Інтернет-Імен України” (далі - “Реєстратор”).
Позов було подано 17 січня 2020 року до Центру з арбітражу та медіації ВОІВ (далі - “Центр”). 20 січня 2020 року Центр надіслав електронною поштою запит до Реєстратора для встановлення реєстранта оспорюваного доменного імені. 23 січня 2020 року Реєстратор надіслав електронною поштою Центру свою відповідь на підтвердження, розкриваючи реєстранта та контактну інформацію для спірних доменних імен, що відрізнялися від названого Відповідача та контактної інформації у Скарзі. Центр надіслав повідомлення електронною поштою Скаржнику 28 січня 2020 року, з наданням реєстратору та контактною інформацією, розголошеною Секретарем, та запросивши скаржника подати поправку до скарги. 28 січня 2020 року Позивач подав до Центру доповнений Позов із врахуванням інформації про контактні дані реєстранта доменного імені, отриманої від Реєстратора. Відповідач надіслав один електронний лист скаржнику 20 січня 2020 року та один електронний лист до Центру 4 лютого 2020 року. 30 січня 2020 року Центр надіслав електронною поштою повідомлення Сторонам, вказавши, що угода про реєстрацію оспорюваного доменного імені викладена українською мовою, та запропонував Сторонам повідомити їх побажання щодо мови розгляду справи.
Центр встановив, що Позов відповідає формальним вимогам Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі - “Політика .UA”), Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі - “Правила .UA “), а також Додаткових правил ВОІВ до Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі - “Додаткові правила ВОІВ”).
Відповідно до пункту 4(с) Правил .UA Центр формально повідомив Відповідача про Позов, і провадження було відкрито 30 січня 2020 року. Відповідно до пункту 5(а) Правил .UA Відповідач повинен був надіслати Заперечення до 19 лютого 2020 року. Заперечення у формі Відповіді було надіслано Відповідачем до Центру 19 лютого 2020 року.
У той же день, 19 лютого 2020 року, Позивач підтвердив отримання Заперечення (Відповіді) та повідомив про те, що ним готується Відзив на Відповідь Відповідача та додаткові аргументи, які були надіслані Позивачем до Центру 2 березня 2020 року.
Центр призначив Ганну Прохорову у якості одноосібного члена Комісії у цій справі. Комісія встановила, що вона була призначена належним чином 5 березня 2020 року. Комісія надала Заяву про прийняття та Декларацію про неупередженість та незалежність, як цього вимагає Центр на виконання Правил, параграф 7.
Позивач є власником знаків для товарів і послуг BIOFINITY за міжнародною реєстрацією № 879877 від 1 грудня 2005 року та BIOFINITY ENERGYS за міжнародною реєстрацією № 1266714 від 11 червня 2015 року, які зареєстровані для товарів 9 класу МКТП, переважно очних, контактних лінз, офтальмологічних лінз, окулярів та супутніх товарів. Вказані знаки Позивач використовує на власних товарах, переважно контактних лінзах, з 2007 року, у маркетингових та рекламних цілях, у назвах доменних імен, зокрема, <biofinity.eu> та <biofinity.ru>.
Спірне доменне ім’я <biofinity.com.ua> було зареєстроване 3 травня 2014 року та веде до україномовного веб-сайту, на якому пропонуються для продажу контактні лінзи під знаком для товарів і послуг Позивача, а також супутня продукція (розчини для лінз, краплі для очей, аксесуари та системи очистки) інших виробників.
Позивач вважає, що спірне доменне ім’я тотожне з його знаком для товарів і послуг. Спірне доменне ім’я повністю включає в себе словесний елемент “biofinity”, що є ідентичним до знаку для товарів і послуг BIOFINITY Позивача за міжнародною реєстрацією № 879877. Позивач також вказує, що словесний елемент “biofinity” також є тотожним з розрізняльним елементом іншого знаку Позивача BIOFINITY ENERGYS за міжнародною реєстрацією № 1266714.
За твердженням Позивача його знаки для товарів і послуг мають значну репутацію у світі, включно з Україною, де вони добре відомі споживачам. Позивач використовує знаки для товарів і послуг на власних товарах, переважно контактних лінзах, з 2007 року, у маркетингових та рекламних цілях, у назвах доменних імен, на веб-сайтах та сторінках соціальних мереж, що належать Позивачу, зокрема: “www.coopervision.com”, “www.biofinity.eu” (переадресація на “www.coopervision.co.uk”), “www.biofinity.ru” (переадресація на “www.coopervision.com.ru”), “www.facebook.com/CooperVisionGlobal”.
Продукція Позивача під знаком для товарів і послуг BIOFINITY активно реалізується в Україні в різних магазинах.
Позивач вважає, що у Відповідача немає прав чи законних інтересів стосовно спірного доменного імені, оскільки він не надавав Відповідачу жодних повноважень, дозволів або ліцензій̆ на використання своїх знаків для товарів і послуг, у тому числі BIOFINITY.
Позивач здійснив ряд дій, спрямованих на виявлення інформації стосовно Відповідача, однак не знайшов жодних відомостей, що Відповідач відомий під позначенням “biofinity”.
Позивач стверджує, що використання Відповідачем спірного доменного імені стосовно комерційного веб-сайту, а саме онлайн-магазину, вказує на те, що використання знаків для товарів і послуг Позивача не носить некомерційний характер.
Позивач зазначає, що Відповідач ніде на веб-сайті за спірним доменним іменем не ідентифікує себе у чіткий спосіб, який дозволяє споживачу чітко зрозуміти, що він не має справу з самим власником знака чи авторизованим продавцем.
Позивач також вказує, що окрім продукції під знаком BIOFINITY Відповідач також реалізує товари під знаками для товарів і послуг інших виробників, що є конкурентами Позивача, зокрема, виробів за доглядом за очима (розчини для лінз, пінцети, контейнери, зволожуючі краплі, засоби для ополіскування).
Позивач також вважає, що спірне доменне ім’я було зареєстроване та використовується недобросовісно. Позивач стверджує, що на дату реєстрації спірного доменного імені та створення веб-сайту Відповідачу було відомо про Позивача, його знак для товарів і послуг BIOFINITY та продукцію під цим знаком. А відтак, на думку Позивача, реєстрація спірного доменного імені, яке є тотожним із його відомим знаком, що має більш ранню дату реєстрацію, носило свідомий характер та мало комерційну мету приваблення користувачів Інтернету на веб-сайт Відповідача.
Відповідач не є та не був авторизованим дистриб’ютором чи бізнес-партнером Позивача. Позивач не поставляв та не поставляє напряму Відповідачу продукцію під знаком для товарів і послуг BIOFINITY, що реалізується на веб-сайті “www.biofinity.com.ua”.
Позивач також стверджує, що авторизовані дистриб’ютори Позивача є прямими конкурентами Відповідача. А відтак реєстрація спірного доменного імені була здійснена з метою перешкоджання Позивачу або авторизованій ним особі відобразити знак у доменному імені та створити веб-сайт в найбільшій доменній зоні “.com.ua”, а також з метою порушити звичний хід бізнесу конкурента.
Позивач також наводить інші комерційні веб-сайти Відповідача, що на його думку мають схожий дизайн, та доменні імена яких є ідентичними або схожими до ступеню змішування із знаками для товарів і послуг різних компаній-виробників.
Позивач також вказує, що перед зверненням із позовом до Центру він неодноразово намагався врегулювати спір мирним шляхом. За цей період після отримання чергових листів-претензій дизайн веб-сайту “www.biofinity.com.ua” було змінено (Відповідач припинив використання комбінованого знаку для товарів та послуг CooperVision за міжнародною реєстрацією № 1098671 Позивача на сторінках веб-сайту). Окрім того, Відповідач виставляв спірне доменне ім’я на продаж на спеціалізованому аукціоні доменних імен, що, на думку Позивача, підтверджує недобросовісність реєстрації та використання Відповідачем доменного імені.
Відповідач є реєстрантом спірного доменного імені <biofinity.com.ua>, дата реєстрації 3 травня 2014 року.
Відповідач вважає, що він має права та законні інтереси на спірне доменне ім’я, яке відкрито і добросовісно використовується ним протягом майже 6 років з наміром продажу оригінальних товарів.
Відповідач стверджує, що зареєстрував та використав знак для товарів і послуг BIOFINITY у доменному імені лише тому, що його бізнес справді продає оригінальні контакті лінзи під цим знаком, законно розповсюджені та імпортовані в Україну.
Відповідач зазначає, що сайт “www.biofinity.com.ua” використовується ним для продажу лише товарів Позивача.
Відповідач не згадується як “уповноважений”, “офіційний” або “сертифікований” тощо дилер або агент Позивача, його дизайн не копіює дизайн офіційних сайтів останнього, а також не породжує у відвідувача/споживача відчуття офіційного зв’язку з останнім.
Відповідач стверджує, що він не намагався монополізувати ринок доменних імен, які відтворюють знак для товарів і послуг Позивача.
Спірне доменне ім’я не було зареєстроване або придбане в першу чергу для продажу, здачі в оренду або передачі його реєстрації іншим способом Позивачу, що є правовласником знака для товарів та послуг, або конкуренту Позивача за грошову суму, що перевищує підтверджені витрати, що прямо відносяться до доменного імені. Спірне доменне ім’я ніколи не використовувалося для того, щоб завдати шкоди та репутації Позивачу.
Відповідач не вживав і не вживає дій щодо недобросовісної конкуренції та введення споживача в оману, підміни у споживачів понять і змішання брендів.
Відповідно до пункту 12 Правил .UA, Комісія може на власний розсуд вимагати від будь-якої із Сторін подання подальших заяв або документів. Незважаючи на те, що Правила .UA безпосередньо не містять механізму дій адміністративної комісії щодо доказів, поданих сторонами за своєю ініціативою, пункт 10(а) Правил .UA наділяє Комісію правом на ведення адміністративного провадження таким чином, яким вона вважає за доцільне відповідно до Політики .UA та Правил .UA.
При розгляді цього доменного спору Комісія вбачає за необхідне звернутися до сформованої практики розгляду доменних спорів Центром ВОІВ за аналогічною процедурою Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені (“UDRP”) , що викладена в огляді практики UDRP центру Огляду ВОІВ позицій комісій ВОІВ щодо окремих питань, оскільки Політика .UA є варіацією та натхненною UDRP. третє видання (“Огляд ВОІВ 3.0”).
Так, загальноприйнята у практиці розгляду доменних спорів точка зору на допустимість додаткових заяв або документів, що відображена у розділі 4.6 Огляду ВОІВ 3.0, полягає в наступному: адміністративна комісія може на свій власний розсуд визначати допустимість доказів, поданих сторонами за своєю ініціативою. Зазвичай, у випадках, коли заяви або документи були отримані від сторони за власною ініціативою останньої, Центр підтверджує отримання таких матеріалів та направляє їх Комісії для вирішення питання про їх допустимість. На розсуд адміністративної комісії незатребувані додаткові заяви або документи будь-якої зі сторін можуть бути прийняті нею до розгляду з огляду на необхідність процедурної ефективності і при дотриманні комісією обов’язків рівноправного ставлення до обох сторін і забезпечення кожної зі сторін реальної можливості представити свою позицію.
У всіх таких випадках адміністративні комісії неодноразово стверджували, що сторона, яка подає або від якої вимагається подання додаткових заяв або документів повинна чітко вказати на їх приналежність до справи і зазначити причини, чому вона не могла надати інформацію, що міститься у цих заявах або документах, у позові (скарзі) чи запереченні (відповіді) (наприклад, через якусь “виняткову” обставину). Якщо про такі виняткові обставини заявником не зазначено, а сама заява обґрунтовується аргументами, які бути доступні заявнику при поданні позову або заперечення, або якщо така заява не містить принципово важливої та суттєвої інформації та відповідних фактів, Комісія приймає рішення про недоцільність додаткових заяв та документів, поданих стороною за власною ініціативою (див. Welcomemat Services, Inc. v. Michael Plummer Jr., MLP Enterprises Inc., WIPO Case No. D2017-0481; Fashion Design Council of India v. Ashish Pawaskar, Internet Wizards, WIPO Case No. D2015-2296). Залежно від змісту будь-якої допущеної додаткової заяви комісія може надавати сторонам подальші вказівки, включаючи можливість спростування / надання відповіді.
Більшість адміністративних комісій приймає заяви або документи, подані за власною ініціативою сторони, коли така сторона заявляє про виняткові обставини. При прийнятті додаткових матеріалів від однієї сторони адміністративні комісії зазвичай дають іншій стороні можливість подачі відповіді на такі додаткові матеріали.
У цій справі Позивач подав додаткові матеріали і аргументи до раніше поданих позовних вимог у формі Відзиву на Відповідь Відповідача та додаткові аргументи без запиту з боку Комісії. Однак, подаючи зазначений Відзив, Позивач не обґрунтував наявність виняткових обставин, що вимагають надання таких матеріалів, і не вказав причини, за якими подані додаткові аргументи і докази не могли бути включені у Позов. Більше того, детально ознайомившись із поданим Позивачем Відзивом, Комісія вбачає, що додаткові документи не містять принципово важливої та визначальної інформації та відповідних фактів, а тому приймає рішення не брати Відзив на Відповідь Відповідача та додаткові аргументи, подані Позивачем, до розгляду по суті.
У зв’язку з відмовою в прийнятті та розгляді по суті додаткових матеріалів Позивача, необхідність надання Відповідачу можливості для направлення відповіді на зазначені додаткові матеріали відсутня.
Відповідно до пункту 4(а) Політики .UA Позивач для обґрунтування передачі йому доменного імені повинен довести наступне:
(і) доменне ім’я є тотожним або оманливо подібним до знака для товарів та послуг, на який позивач має права;..i
(іі) відповідач не має прав або законних інтересів щодо доменного імені; і
(ііі) доменне ім’я було зареєстровано і використовується недобросовісно.
У цій справі Центр вжив усіх необхідних і обґрунтованих заходів, доступних для Центру, для фактичного повідомлення Відповідача про позовні вимоги Позивача відповідно до пункту 2(а) Правил .UA, і Відповідачу була дана справедлива можливість для представлення його позиції.
Відповідно до пункту 5(с)(i) Правил .UA від Відповідача очікується, що він надасть відповідь, яка буде містити “конкретні заперечення щодо тверджень, що містяться в позовних вимогах, враховувати всі підстави Відповідача (реєстранта доменного імені) для збереження права на реєстрацію та використання оскаржуваного доменного імені [...]”. У разі ненадання Відповідачем відповіді відповідно до пункту 14 (b) Правил .UA “Якщо Сторона … не дотримується будь-яких положень або вимог, передбачених цими Правилами…, Комісія може робити такі висновки, які вважає доцільними». Відповідно до пункту 15(а) Правил .UA “Комісія виносить рішення на підставі поданих заяв та документів відповідно до Політики .UA, цих Правил та будь-яких правил та принципів права, які вважає доцільними”.
Комісія визнає, що спірне доменне ім’я є тотожним до знака для товарів та послуг, на який Позивач має права.
Оскільки відповідно до пункту 4(а)(i) Політики .UA встановленню підлягає тотожність або схожість до ступеня змішування (оманлива подібність) між спірним доменним іменем і знаком для товарів і послуг, права на які належать Позивачу, спочатку необхідно визначити приналежність знака Позивачу.
З поданих Позивачем доказів очевидно, що Позивачу належать права на знак для товарів і послуг BIOFINITY за міжнародною реєстрацією № 879877, що зареєстрована Позивачем 1 грудня 2015 року – майже на 9 років раніше, ніж Відповідач зареєстрував спірне доменне ім’я 15 травня 2014 року.
Комісія також звертає увагу на те, що спірне доменне ім’я <biofinity.com.ua> повністю включає в себе словесний елемент “BIOFINITY”, що є тотожним із знаком для товарів і послуг Позивача BIOFINITY за міжнародною реєстрацією № 879877.
Загальновідомим та підтвердженим практикою розгляду доменних спорів, є факт, що частина доменного імені, що відноситься до доменної зони (.COM.UA), не береться до уваги при оцінці тотожності або схожості (оманливої подібності) між доменом і знаком для товарів і послуг. Відповідно до розділу 1.7 Огляду Практики ВОІВ 3.0, у випадках, коли доменне ім’я повністю включає в себе знак для товарів і послуг, то таке доменне ім’я зазвичай буде вважатися ідентичним або схожим до ступеня змішування. Дана позиція підтверджується рядом UDRP рішень, винесених при розгляді доменних спорів (Ice House America, LLC v. Ice Igloo, Inc., WIPO Case No. D2005-0649; Fondation Le Corbusier v. Monsieur Bernard Weber and Madame Heidi Weber, WIPO Case No. D2003-0251).
У свою чергу Відповідач не заперечував проти аргументів Позивача щодо доведення цього елементу.
Приймаючи до уваги викладене, Комісія вважає, що доменне ім’я Відповідача <biofinity.com.ua> є тотожним із знаком для товарів і послуг Позивача.
З огляду на тотожність спірного доменного імені із знаком для товарів і послуг Позивача, присутність першого елементу згідно з п. 4(а)(і) Політики .UA Позивачем доведена.
Комісія вбачає, що Відповідач не має прав або законних інтересів щодо спірного доменного імені.
У той час, як в основному тягар доведення в процесах, що розглядаються відповідно до Політики .UA, лежить на позивачеві, практика визнає, що доведення відсутності прав або законних інтересів відповідача щодо доменного імені може породити в результаті часто неможливу задачу “доведення протилежного” і затребування інформації, яка нерідко спочатку не відома або не підконтрольна позивачу. У справах, у яких позивач виходить з prima facie підходу, що у відповідача відсутні права або законні інтереси, тягар доведення цього елементу Політики .UA переходить до відповідача, який повинен надати відповідні докази приналежності йому прав або законних інтересів щодо доменного імені. Якщо відповідач не виконав обов’язок з надання відповідних доказів, позивач визнається таким, що виконав вимоги з доведення другого елементу Політики .UA (див. розділ 2.1 Огляду Практики ВОІВ 3.0).
Позивач стверджує, що Відповідач не має прав або законних інтересів на спірне доменне ім`я, оскільки він не був уповноважений використовувати знак BIOFINITY, а будь-який зв’язок між Позивачем і Відповідачем відсутній, та наводить ряд аргументів та доказів на обґрунтування своєї позиції. Відповідач стверджує протилежне та наводить ряд аргументів та доказів у своїй Відповіді (Запереченні).
При розгляді аргументів Сторін стосовно доведення відсутності/ наявності прав або законних інтересів Відповідача та доказів на їх підтвердження, Комісія керується пунктом 4 (с) Політики .UA. Так, пункт 4 (с) Політики .UA визначає обставини, що підтверджують права або законні інтереси відповідача щодо доменного імені, а саме: (i) відповідач використовував доменне ім’я у зв’язку з добросовісним наданням товарів або послуг; або (іі) відповідач відомий загалу за доменним іменем, навіть якщо він не набував жодних прав на знаки для товарів та послуг; або (ііі) відповідач використовує доменне ім’я з некомерційною метою або правомірно без наміру отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів або завдання шкоди репутації знака для товарів та послуг.
Детально дослідивши всі аргументи, подані Сторонами, та докази на їх підтвердження, а також враховуючи, що Відповідач жодним чином не пов’язаний із Позивачем, а сам Позивач не надавав Відповідачу жодних повноважень, дозволів або ліцензій на використання знаку BIOFINITY, зокрема, у спірному доменному імені, Комісія робить висновок, що Відповідач не використовує спірне доменне ім’я для добросовісної пропозиції товарів згідно з пунктом 4(c)(i) Політики .UA.
Обидві Сторони у своїх аргументах посилаються на розділ 2.8.1 Огляду Практики ВОІВ 3.0 (“тест Oki Data”), де зазначено перелік обставин, які у їх сукупності підтверджують добросовісність використання спірного доменного імені відповідачем, що є реселером, дистриб’ютором товарів або надавачем послуг під знаком позивача.
Проте Комісія критично ставиться до застосування тесту “Oki Data” у даній справі, оскільки, як правильно відмічено у розділ 2.8.2 Огляду Практики ВОІВ 3.0, справи, у яких даний тест застосовується, зазвичай включають доменне ім’я, що містить знак для товарів і послуг та описовий термін (e.g., “parts”, “repairs”, or “location). У той же час, попередні комісії прийшли до висновку, що відповідач не має прав або законних інтересів у випадках, коли спірне доменне ім’я є тотожним із знаком для товарів і послуг Позивача. У таких спорах тест “Oki Data” зазвичай не застосовується.
Комісія звертає увагу на те, що, як вже було встановлено у даній справі, доменне ім’я <biofinity.com.ua> Відповідача є тотожним із знаком для товарів і послуг BIOFINITY, зареєстрованим Позивачем майже за дев’ять років до реєстрації спірного доменного імені. Відтак, необхідність застосування до спірних правовідносин тесту “Oki Data” є сумнівною.
Більше того, попри те, що Відповідач фактично пропонує товари на веб-сайті “www.biofinity.com.ua” (“продає оригінальні контактні лінзи під знаком BIOFINITY”), Комісія звертає увагу на те, що Відповідач на веб-сайті не ідентифікує себе у чіткий спосіб, який дозволив би споживачу зрозуміти, що він не має справу з самим власником знака чи його авторизованим продавцем. . Навпаки, сам характер спірного доменного імені вводить в оману користувачів, створюючи помилкове враження про потенційну приналежність веб-сайту під оспорюваним доменним іменем Позивача (див. Розділ 2.5.1 Огляду практики ВОІВ 3.0). (див. розділ 2.5.1 Огляду Практики ВОІВ 3.0).
Комісія також звертає увагу на те, що Відповідач використовує спірне доменне ім’я для комерційного веб-сайту, на якому пропонує для продажу продукцію, яка відноситься до тієї самої та дотичної до сфери діяльності Позивача. При цьому веб-сайт “www.biofinity.com.ua” не містить будь-яких відомостей про зв’язок між Відповідачем та Позивачем. Відповідно до розділу 2.5 Огляду Практики ВОІВ 3.0, використання Відповідачем доменного імені не буде вважатися “добросовісним”, якщо воно неправдиво натякає на приналежність до власника знаку для товарів і послуг, а співвідношення між доменним іменем та знаком Позивача є часто центральним у цьому питанні.
Позивач здійснив ряд дій, спрямованих на виявлення інформації стосовно Відповідача, однак не знайшов жодних відомостей, що Відповідач відомий під позначенням “biofinity”. Відтак, тягар доведення цієї обставини лякає на Відповідача. Разом з тим, Комісія звертає увагу, що Відповідач не заперечував стосовно цього аргументу Позивача. Розділ 2.3 Огляду Практики ВОІВ 3.0 вказує, що відповідач має надати конкретні достовірні докази, які підтверджують, що він широко відомий під спірним доменним іменем (див. Red Bull GmbH v. Harold Gutch, WIPO Case No. D2000-0766; World Natural Bodybuilding Federation, Inc. v. Daniel Jones TheDotCafe, WIPO Case No. D2008-0642). З огляду на вищенаведене, Комісія вважає, що Відповідач не відомий під спірним доменним іменем, що могло б свідчити про його права або законні інтереси відповідно до пункт 4(c)(iі) Політики .UA.
Окрім того, Відповідач використовує спірне доменне ім’я стосовно комерційного веб-сайту – онлайн-магазину. Як вказує сам Відповідач, він “зареєстрував та використав знак biofinity у доменному імені лише тому, що його бізнес справді продає оригінальні контакті лінзи BIOFINITY”. Таким чином, Комісія звертає увагу на те, що використання Відповідачем знаку Позивача не носить некомерційний характер, що могло б свідчити про його права або законні інтереси відповідно до пункт 4 (c) (iіі) Політики .UA.
Комісія також вважає, що інші твердження Сторін у підтримку своїх позицій щодо питання відсутності/ наявності прав або законних інтересів за другим елементом Політики .UA не мають значення для аналізу у цій справі.
З огляду на доведення Позивачем відсутності прав або законних інтересів Відповідача щодо спірного доменного, присутність другого елементу згідно з пункт 4(а)(іі) Політики .UA доведена.
Комісія визнає, що доменне ім’я було зареєстровано, а також використовується Відповідачем недобросовісно.
Відповідач займається онлайн торгівлею засобами догляду за очима, у тому числі контактними лінзами під знаком для товарів і послуг “BIOFINITY”, що належить Позивачу. Оскільки Відповідач не є та не був авторизованим дистриб’ютором чи бізнес-партнером Позивача, останній не поставляв та не поставляє напряму Відповідачу продукцію під знаком BIOFINITY, що реалізується на веб-сайті “www.biofinity.com.ua”.
Факти цієї справи, зокрема, використання Відповідачем доменного імені <biofinity.com.ua> з метою пропонування для продажу продукції Позивача, показують, що під час реєстрації цього спірного доменного імені Відповідач знав чи, щонайменше, повинен був знати про існування раніше зареєстрованого знака для товарів і послуг BIOFINITY Позивача, що підтверджує недобросовісність реєстрації (The Gap, Inc. v. Deng Youqian, WIPO Case No. D2009-0113).
Відповідно до розділу 3.1 Огляду Практики ВОІВ недобросовісність у широкому розумінні має місце, коли відповідач отримує несправедливу перевагу за рахунок знаку для товарів і послуг позивача або іншим чином незаконно її експлуатує. Щоб полегшити завдання із визначення, чи мала така недобросовісність місце, і пам’ятаючи, що тягар доказування лежить на позивачеві, пункт 4 (b) Політики .UA встановлює чотири альтернативні обставини, які вважаться доказом недобросовісної реєстрації або використання доменного імені, серед яких:
(i) обставини, що вказують на те, що відповідач зареєстрував доменне ім’я в першу чергу з метою продажу доменного імені позивачеві, який є власником знака для товарів та послуг, або конкурентові такого позивача, за ціною, що перевищує документовані витрати, безпосередньо пов’язані з доменним ім’ям; або
(іі) відповідач зареєстрував доменне ім’я, щоб перешкодити власнику знака відобразити його у відповідному доменному імені, за умови, що відповідач задіяв схему такої поведінки; або
(iii) відповідач зареєстрував доменне ім’я в першу чергу з метою порушення звичного ходу бізнесу конкурента; або
(iv) використовуючи доменне ім’я відповідач навмисно намагався з комерційною метою привабити користувачів Інтернету на свій веб-сайт, створюючи оманливу подібність із знаком позивача в контексті приналежності або схвалення його веб-сайту.
Доведення принаймні однієї такої обставини свідчитиме про недобросовісність реєстрації або використання доменного імені відповідачем. При цьому, положення пункту 4 (b) Політики .UA не є вичерпними, і Комісія має право знайти інші докази недобросовісної реєстрації або використання доменного імені, які вона може вважати задовільними.
Зважаючи на викладене, Комісія прийшла до висновку, що щонайменше четверта із наведених обставин має місце у даній справі, що свідчить про недобросовісність дій Відповідача. На думку Позивача на дату реєстрації спірного доменного імені та створення веб-сайту Відповідачу було відомо про Позивача, його знак BIOFINITY та продукцію під цим знаком. А відтак, реєстрація спірного доменного імені, яке є тотожним із відомим знаком Позивача, зареєстрованим майже на 9 років раніше, носило свідомий характер та мало комерційну мету приваблення користувачів Інтернету на веб-сайт Відповідача. Дослідивши всі матеріали справи, Комісія із цим погоджується. Цей висновок підтримує твердження Позивача про те, що Відповідач зареєстрував спірне доменне ім’я недобросовісно.
Також Комісія позитивно оцінює намагання Позивача врегулювати спір мирним шляхом та докази на підтвердження цієї обставини. При цьому, Комісія також звернула увагу на те, що після отримання чергових листів-претензій дизайн веб-сайту “www.biofinity.com.ua” було змінено. У розділі 3.2.1 Огляду Практики ВОІВ 3.0 зазначається, що додатковими факторами, що підтверджують недобросовісність Відповідача, можуть слугувати, зокрема, контент веб-сайту за спірним ім’ям та його зміна, часовий проміжок та обставини внесення даних змін, повна відсутність прав чи законних інтересів у поєднанні із відсутністю правдоподібного пояснення вибору Відповідачем спірного доменного імені тощо. Таким чином, Комісія приходить до висновку, що Відповідач знав та усвідомлював, що Позивач не погоджується із реєстрацією спірного доменного імені та класифікує дії Відповідача як недобросовісні.
Комісія також вважає, що пересвідчившись у наявності принаймні однієї обставини, інші твердження Сторін у підтримку своїх позицій щодо недобросовісності/ добросовісності дій Відповідача при реєстрації або використанні доменного імені за третім елементом Політики .UA, не мають значення для вирішення цієї справи. Оскільки навіть якщо Комісія встановить, що Позивач не довів наявність обставин, передбачених пункт 4 (b)(і),(іі),(ііі) Політики .UA, це не вплине на рішення стосовно недобросовісності реєстрації та використання спірного доменного імені.
На основі вищевказаного, оскільки Комісія прийшла до висновку, що спірне доменне ім’я було зареєстровано і використовується недобросовісно, присутність третього елементу, вказаного у пункту 4(а)(iіi) Політики .UA, Позивачем доведена.
Враховуючи вищенаведене, відповідно до пункту 4(і) Політики .UA та параграфу 15 Правил .UA Колегія вирішила, що спірне доменне ім’я <biofinity.com.ua> має бути переделеговане Позивачу.
Ганна Прохорова
Одноосібний член Комісії
Дата: 30 березня 2020 р.