Заявителем по настоящему делу является Payoneer, Inc., Соединенные Штаты Америки (“CШA”), представленная SafeNames Ltd., Соединенное Королевство.
Ответчиком по настоящему делу является Короленко Роман Анатольевич / Korolenko Roman, Украина, Украина
Спорным доменным именем является <payoneer.com.ua>. Регистратором доменного имени является Hosting Ukraine LLC (ua.ukraine) (”Регистратор”).
Настоящая Жалоба была подана Заявителем в Центр ВОИС по Арбитражу и Посредничеству («Центр») 25 января 2021 г. 26 января 2021 г. Центр направил по электронной почте Регистратору запрос о подтверждении в связи со спорным доменным именем. 27 января 2021 г. Регистратор передал по электронной почте Центру свой ответ, раскрывая, что имя регистранта и контактная информация о спорном доменном имени отличаются от имени ответчика и контактной информации в Жалобе. Регистратор также проинформировал Центр о том, что языком регистрационного соглашения является русский.
5 февраля 2021 г. Центр направил по электронной почте Заявителю имя регистранта и контактную информацию, раскрытые Регистратором, и предложил Заявителю внести изменения в Жалобу. Заявитель подал измененную Жалобу 8 февраля 2021 г.
Центр подтвердил, что Жалоба вместе с измененной жалобой отвечает формальным требованиям Политики рассмотрения споров в сфере доменных имен в домене .UA («Политика .UA»), Правилам Политики рассмотрения споров в сфере доменных имен в домене .UA («Правила .UA»), и Дополнительным правилам ВОИС для рассмотрения споров в сфере доменных имен в домене .UA («Дополнительные правила ВОИС»).
В соответствии с параграфами 2(а) и 4(а) Правил .UA Центр формально уведомил Ответчика о Жалобе, и разбирательство началось 16 февраля 2021 г. В соответствии с параграфом 5(а) Правил .UA установлен срок для представления Ответа до 8 марта 2021 г. Ответчик предоставил ответ 4 марта 2021 г.
15 марта 2021 г. Центр назначил Катерину Олейник в качестве Административной Комиссии. Административная Комиссия считает такое назначение правомерным. Административная Комиссия предоставила Заявление о согласии и Декларацию о беспристрастности и независимости, как это требуется Центром в соответствии с параграфом 7 Правил .UA.
Заявитель является компанией, предоставляющей финансовые услуги, которая специализируется на денежных переводах онлайн и цифровых платежах. Заявитель является владельцем ряда регистраций торговых марок серии PAYONEER, действующих в ряде стран. В частности, Заявитель является владельцем регистрации торговой марки PAYONEER в США No. 3380029 для услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг (“МКТУ”), международной регистрации знака PAYONEER No. 1303506 для товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ.
Основной веб-сайт Заявителя находится по адресу "www.payoneer.com", на котором он предлагает свои услуги клиентам. Коммерческие предложения и услуги Заявителя предоставляются пользователям в различных странах посредством страниц, ориентированных на конкретную страну. У Заявителя создана отдельная страница "www.payoneer.com/ua/" для предложения своих коммерческих услуг клиентам, находящимся в Украине. Заявитель владеет значительным портфелем доменных имен. Список доменных имен включает регистрации, содержащие знак Заявителя с расширениями кода страны домена высшего уровня (ccTLD) (например, <payoneer.ua>, который производит перенаправление на "www.payoneer.com/ua/", а также регистрации с расширениями общего домена высшего уровня (gTLD) (например, <payoneer.cash>).
Заявитель также обеспечил свое присутствие в ведущих социальных сетях (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube) и использует знак PAYONEER для продвижения своих услуг под этим наименованием.
Спорное доменное имя было зарегистрировано на Ответчика 6 октября 2020 г. и ведет к веб-странице, сообщающей, что сайт не настроен на сервере.
Заявителем 25 ноября 2020 г. отправлено Ответчику письмо-предупреждение о нарушении прав интеллектуальной собственности. Ответчик ответа не предоставил.
Заявитель считает, что спорное доменное имя тождественно с его торговой маркой, которая обладает высокой различительной способностью, не является общеупотребимой или видовой в отношении услуг, для которых используется торговая марка PAYONEER. Спорное доменное имя включает торговую марку Заявителя. Домен верхнего уровня ”com.ua” не влияет на сходство, так как является неизбежным техническим требованием.
Заявитель считает, что у Ответчика нет прав или законных интересов в отношении спорного доменного имени. Ответчик не обладает правами на товарный знак PAYONEER. Ответчик не известен в отношении спорного доменного имени. Заявитель не уполномочивал и не лицензировал Ответчика использовать спорное доменное имя. Ответчик знал о торговой марке Заявителя регистрируя спорное доменное имя.
Заявитель также считает, что спорное доменное имя было зарегистрировано или используется недобросовестно. Ответчик привлекает пользователей потенциальных клиентов Заявителя, которые ищут информацию о Заявителе в сети Интернет. Ответчик в любое время может разместить информацию, нарушающую права Заявителя на веб-сайте, к которому будет вести спорное доменное имя. Не существует какого-либо действительного или потенциального способа использования спорного доменного имени, который бы не нарушал права Заявителя.
Ответчик утверждает, что доменное имя было зарегистрировано с добросовестными намерениями с целью участия в "Партнерской программе" Заявителя. Ответчик планировал распространять официально одобренные рекламные материалы Заявителя с индивидуальной реферальной ссылкой.
Поскольку в соответствии с пунктом 4(а)(i) Политики .UA установлению подлежит идентичность или схожесть до степени смешения спорного доменного имени с торговой маркой, права на которую принадлежит заявителю, сначала необходимо определить принадлежность торговой марки заявителю.
Административная Комиссия установила наличие у Заявителя прав на его торговую марку. Общепринято, что наличие национальной или международной регистрации расцениваться как достаточное доказательство prima facie для обоснования наличия прав на торговую марку при установлении данного критерия (см., например, Fonbet Corp. v. Геннадія П. Пастушенка, Дело ВОИС No. DUA2020-0010).
Если доменное имя полностью включает торговую марку, то такое доменное имя обычно считается идентичным или сходным до степени смешения для целей Политики .UA (см., например, Facebook Inc. v. Private Registration / Denis Khakimov, Дело ВОИС No. DUA2019-0002). Предыдущие Административные комиссии пришли к выводу, что доменные имена, идентичные товарному знаку заявителя, несут в себе высокий риск презюмировавния наличия связи с торговой маркой. Административная Комиссия установила, что в данном деле спорное доменное имя полностью включает торговую марку Заявителя.
Национальный домен верхнего уровня “.com.ua” рассматривается как стандартное регистрационное требование и не учитывается при установлении сходства (см., например, Facebook Inc. v. Private Registration / Denis Khakimov, Дело ВОИС № DUA2019-0002).
С учетом изложенного Административная Комиссия установила, что спорное доменное имя является идентичным с торговой маркой Заявителя, соответственно, Жалоба удовлетворяет требованиям параграфа 4(a)(i) Политики .UA.
Согласно общепризнанному подходу, если заявитель заявит prima facie отсутствие прав или законных интересов у ответчика в отношении спорного доменного имени, то бремя доказывания существования такого права или интереса переходит на ответчика (см., например, Michael Kors (Switzerland) International GmbH. v. Minakova Maria, Дело ВОИС № DUA2020-0002). Административная Комиссия констатирует, что такое prima facie заявление было сделано Заявителем. Также свои доводы по этому вопросу привел Ответчик. Административная Комиссия оценила позиции сторон и установила следующее.
Ответчик никогда не использовал спорное доменное имя. Ответчик не предоставил доказательств в подтверждение использования доменного имени согласно задекларированному в Ответе намерению использовать исключительно для целей участия в Партнерской программы Заявителя. Таким образом, Ответчик не может продемонстрировать наличие у него прав или законных интересов как это предусмотрено параграфом 4(с) Политики .UA, в частности, продемонстрировать подготовку к использованию, использование или известность в отношении спорного доменного имени.
Административная Комиссия отдельно дала надлежащую правовую оценку тому факту, что Заявитель для участия в партнерской и/или реферальной программах предоставил граничный и исчерпывающий перечень способов и форм использования торговой марки PAYONEER. Право использования торговой марки PAYONEER в доменных именах для участия в партнерской и/или реферальной программах Заявителем не предоставлялось.
Соответственно, Заявитель не предоставлял лицензию и никаким иным способом не предоставлял согласия на использование Ответчиком ранее зарегистрированных торговых марок Заявителя в доменных именах, что свидетельствует об отсутствии прав или законных интересов Ответчика на спорное доменное имя (см., например, Володимир Михальчук v. Олександра Шев’якова, Дело ВОИС No. DUA2020-0008).
Учитывая изложенное, Административная Комиссия установила, что Ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении спорного доменного имени. Следовательно, Жалоба удовлетворяет требованиям параграфа 4(a)(ii) Политики .UA.
Предыдущие комиссии отметили, что, неиспользование доменного имени не препятствует заключению о недобросовестном поведении в соответствии с доктриной пассивного владения (см., например, Володимир Михальчук v. Олександра Шев’якова, Справа No. DUA2020-0008).
Для установления недобросовестности Административная Комиссия должна учитывать все обстоятельства дела, которые могут свидетельствовать о недобросовестности действий со стороны ответчика, которые могут включать следующие обстоятельства: заявитель обладает хорошо известным знаком, отсутствие ответа на жалобу, скрытие лица и невозможность установления обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать о добросовестном использовании доменного имени.
С учетом направления письма-предупреждения Заявителем и с учетом содержания Ответа, во время регистрации спорного доменного имени Административная Комиссия приходит к заключению, что Ответчик знал или, по крайней мере, должен был знать о существовании ранее зарегистрированной известной торговой марки Заявителя, что подтверждает недобросовестность регистрации (см., например, Facebook Inc. v. Private Registration / Denis Khakimov, Дело ВОИС No. DUA2019-0002).
В то же время Ответчик не предоставил каких-либо подтверждений касательно его намерений по фактическому использованию спорного доменного имени, о которых он заявляет в своем Ответе. В любом случае, как установлено Административной Комиссией, Заявитель предоставляет право участия пользователям своей системы принять участие в партнерской программе. Механика участия предполагает возможность регистрации по ссылке с тем, чтобы получить аффилированную ссылку которую можно разместить в блоге, социальных сетях или в других местах где у вас есть аудитория с выплатой вознаграждения за нового привлеченного пользователя.
Вместе с тем, участие в такой партнерской программе не предусматривает какой-то либо аффилированности, спонсирования или санкционирования деятельности пользователя сервиса PAYONEER Заявителем.
Таким образом участие в партнерской/реферальной программе не наделяет Ответчика правом использования торговой марки PAYONEER Заявителя вне согласованных Заявителем маркетинговых инструментов в рамках партнерской/реферальной программы.
Таким образом материалы административно дела не содержат каких-либо сведений, подтверждающий намерений Ответчика к некоммерческому или иному добросовестному использованию торговой марки Заявителя.
Административная Комиссия также отмечает, что отсутствие ответа от Ответчика на письмо-предупреждение Заявителя о нарушении прав интеллектуальной собственности также расценивается как еще один фактор отсутствия доказательств в пользу добросовестности намерений Ответчика при регистрации спорного доменного имени. В предыдущих решениях Административных комиссий отмечается, что непредоставление ответчиком ответа на письмо-предупреждение о нарушении прав интеллектуальной собственности может быть расценено как фактор при принятии решения о недобросовестной регистрации и использовании (см. AB Electrolux v. Name Servis, Александр Шевчук, WIPO Case No. DUA2020-0011).
С учетом сказанного выше, в отношении неиспользования спорного доменного имени и, учитывая известность торговой марки Заявителя, Административная Комиссия установила, что не существует какого-либо действительного или потенциального способа будущего использования спорного доменного имени, который бы не нарушал права Заявителя. При этом Ответчик не привел каких-либо убедительных доводов об обратном. Такие обстоятельства свидетельствуют о недобросовестном пассивном удержании спорного доменного имени (см., например, AB Electrolux v. Захаров Евгений, Дело ВОИС No. DUA2020-0006).
Учитывая изложенное, Административная Комиссия пришла к выводу, что спорное доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно. Соответственно, Жалоба удовлетворяет требованиям параграфа 4(a)(iii) Политики .UA.
По вышеуказанным соображениям и в соответствии с параграфом 4(i) Политики и параграфом 15 Правил требование Заявителя о передаче спорного доменного имени <payoneer.com.ua> удовлетворяется.
Катерина Олейник
Административная Комиссия
Дата: 29 марта 2021 г.