Informe Final de la OMPI sobre la Administración de Casos en virtud de la Política de Oposición de los Titulares de Marcas en el Período Inicial de Registro de Nombres de Dominio en .biz

Tabla de Contenido

Resumen
1. Información general
2. El servicio de reivindicación de derechos de propiedad intelectual del dominio .biz
3. La Política de Oposición de los Titulares de Marcas en el Período Inicial de la Solicitud de Registro del Nombre de Dominio .biz
4. Pluralidad de reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual y Política STOP
5. Base de datos de NeuLevel sobre la Política STOP
6. Presentación de casos
7. Distribución geográfica de las Partes
8. Idiomas
9. Resultados
10. Tasas
11. Cuestiones procesales
12. Información
13. Evaluación
Anexos

Entre diciembre de 2001 y septiembre de 2002, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) tramitó 338 casos con arreglo a la Política de Oposición de los Titulares de Marcas en el Período Inicial de Registro de Nombres de Dominio en .biz (“STOP”), adoptada por NeuLevel, administrador del registro del dominio .biz, y aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (“ICANN”). En el presente Informe se ofrece una reseña de las actividades del Centro en la administración de casos con arreglo a esa Política, con un doble propósito:

En primer lugar, informar acerca del funcionamiento de una de las opciones destinadas a proteger las marcas durante la fase de introducción de un nuevo dominio genérico de nivel superior (“gTLD”). Se recuerda que uno de los criterios aplicados por la ICANN para seleccionar los nuevos gTLD fue la posibilidad de que sirvieran como “prueba preliminar” aplicable a las eventuales adiciones al sistema de nombres de dominio y sus modalidades de implementación, lo cual incluye una adecuada protección por propiedad intelectual. Al introducir nuevos gTLD será necesario examinar atentamente la experiencia adquirida en los distintos casos;

En segundo lugar, analizar la interpretación de la Política STOP a la luz de sus decisiones, en tanto pueda ser interesante a efectos comparativos para las decisiones adoptadas en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”).

En particular, cabe destacar las secciones 9 (Resultados) y 13 (Evaluación) del presente Informe.

1. Información general

El dominio .biz es uno de los siete nuevos gTLD aprobados por la ICANN en noviembre de 2000. (Los demás son .aero, .coop, .info, junto con .museum, .name y .pro.) Todos los registros efectuados en esos nuevos gTLD están sujetos a la Política Uniforme vigente, aunque existan otros dos tipos de políticas de solución de controversias. En primer lugar, para cada gTLD “restringido” y “patrocinado” se prevé un mecanismo de solución de controversias aplicable a las violaciones de las condiciones propias de registro de ese dominio (por ejemplo, la Política de Solución de Controversias en materia de Restricciones para el dominio .biz, destinado a las “actividades comerciales o empresariales de buena fe”). En segundo lugar, los administradores de registro de los nuevos gTLD han instaurado políticas específicas destinadas a resolver las controversias que se produzcan durante la fase inicial o “período de arranque”; se trata de mecanismos que dan a los titulares de marcas un margen adicional de acción para proteger sus derechos en la primera fase de funcionamiento de dichos dominios.

La Política STOP está incluida en esta segunda categoría. En combinación con el “servicio de reivindicación de derechos de propiedad intelectual” del .biz, la Política STOP establece un sistema complejo que habilita a los titulares de marcas a reivindicar sus derechos sobre ciertos nombres de dominio y a rectificar el registro de estos últimos o su utilización de mala fe por terceros.

Afilias, el administrador del registro del gTLD .info, adoptó para la fase inicial un mecanismo distinto. La experiencia del Centro en relación con ese mecanismo se resume en el Informe Final de la OMPI relativo a la Administración de Casos en virtud de la Política Afilias de Impugnación de Registros efectuados en el Período de Arranque para el Dominio .info.

2. El servicio de reivindicación de derechos de propiedad intelectual del dominio .biz

Como ya se indicó, la Política STOP está directamente en relación con el servicio de reivindicación de derechos de propiedad intelectual. A diferencia del esquema adoptado por el dominio .info para el período de arranque, el servicio de reivindicación de derechos de propiedad intelectual habilitó el registro anticipado basado en derechos de marca (invocados), sino que los nombres de dominio se atribuyeron en forma aleatoria durante la fase inicial del .biz, que duró del 25 de junio al 21 de septiembre de 2001.

En el marco del sistema de reivindicación de derechos de propiedad intelectual, y mediante el pago de una tasa, los titulares de marcas pudieron inscribir una reivindicación de derechos de propiedad intelectual entre el 21 de mayo y el 6 de agosto de 2001 con el fin de reivindicar derechos de marca en relación con una secuencia alfanumérica que fuese idéntica a su marca. No obstante, ni NeuLevel ni otro registrador verificaron si se cumplía esta condición. Además, puesto que podía presentarse un número ilimitado de reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual para una determinada secuencia alfanumérica, podían presentarse muchas reivindicaciones respecto del mismo nombre de dominio, y podían hacerlo tanto un único reivindicante como varios.

Si durante la fase inicial se presentaba una solicitud de nombre de dominio que era objeto de una reivindicación de derechos de propiedad intelectual, en primer lugar, NeuLevel se ponía en contacto con el solicitante de nombre de dominio, proporcionaba detalles acerca de todas las reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual presentadas respecto de ese nombre de dominio (incluyendo los datos de los reivindicantes y sus marcas) y pedía al solicitante que confirmara su intención de registrar el nombre de dominio.

Si el solicitante registraba el nombre de dominio a pesar de las reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual, NeuLevel transmitía los datos del titular del nombre de dominio a los reivindicantes. Si se había presentado más de una reivindicación con respecto al nombre de dominio controvertido, NeuLevel establecía un orden de prioridad entre esas reivindicaciones, también en este caso, en forma aleatoria (Política STOP, párrafo 4.1)i)).

El reivindicante contaba a partir de entonces con un plazo de 20 días para iniciar un procedimiento en virtud de la Política STOP; en caso de no iniciarse el procedimiento, NeuLevel notificaba al reivindicante siguiente en orden de prioridad de su derecho a presentar una demanda en virtud de la Política STOP.

Los nombres de dominio que eran objeto de reivindicaciones quedaban bloqueados (es decir, no podían utilizarse) durante un período de 30 días a partir de la fecha de entrada en funcionamiento de la fase inicial de los nombres de dominio .biz. Una vez cumplido ese período de 30 días, el nombre de dominio ya podía utilizarse, pero no transferirse, hasta tanto no se hubieran resuelto todas las reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual que estuvieran en trámite.

Por lo tanto, el mecanismo de reivindicación de derechos de propiedad intelectual ofrecía fundamentalmente una suerte de “servicio de vigilancia” para los titulares de marca, quienes para obtener un nombre de dominio debían presentar de todos modos una solicitud de nombre de dominio y pagar la tasa correspondiente.

3. La Política de Oposición de los Titulares de Marcas en el Período Inicial de la Solicitud de Registro del Nombre de Dominio .biz

Además de su conexión con el sistema de reivindicación de derechos de propiedad intelectual, el procedimiento y los requisitos de fondo de la Política STOP también diferían de la Política Uniforme en los siguientes aspectos básicos:

- conforme a la Política STOP, el demandante debía demostrar que el nombre o nombres de dominio controvertidos eran idénticos –y no simplemente similares hasta el punto de crear confusión– a su marca de fábrica o de servicio; Política STOP, párrafo 4.a)i);

- conforme a la Política STOP bastaba con probar o bien el registro o bien la utilización de mala fe –y no ambos; Política STOP, párrafo 4.a)iii);

- el único recurso disponible conforme a la Política STOP era la transferencia, no estaba prevista la cancelación; Política STOP, párrafo 4.i);

- las partes no podían optar por grupos de expertos compuestos por tres miembros; en el ámbito de la Política STOP las controversias fueron dirimidas exclusivamente por un único experto; Política STOP, párrafo 4.e).

(Véase el Anexo 1, Política y Reglamento STOP.)

Tal como se observó, sólo podían presentar demandas en el marco de la Política STOP los reivindicantes de derechos de propiedad intelectual que hubieran sido notificados por NeuLevel acerca de su situación de prioridad. Para garantizar que las demandas en virtud de la Política STOP sólo fueran presentadas por reivindicantes prioritarios de derechos de propiedad intelectual, se exigía a los proveedores de servicios de solución de controversias que verificaran la situación de los reivindicantes en el marco de la Política STOP. Esa verificación se efectuaba mediante un “número de ticket”, es decir, un código que NeuLevel había asignado a los reivindicantes prioritarios y que debía indicarse en la demanda. Así pues, cada vez que se recibía una demanda, los proveedores de servicios de solución de controversias debían verificar el número de ticket. No se aceptaban las demandas que no estuvieran acompañadas de un número válido de ticket.

Como lo dispone el propio párrafo 5, la Política STOP era prioritaria a la Política Uniforme en cuanto a su aplicación, de manera que si un nombre del dominio .biz estaba o podía estar sujeto a un procedimiento en virtud de la Política STOP, un tercero no podía presentar una demanda en virtud de la Política Uniforme en lo relativo a ese nombre de dominio. Por lo tanto, se exigía a los proveedores de servicios de solución de controversias que al recibir una demanda en virtud de la Política Uniforme relativa al dominio .biz, verificaran si el nombre de dominio en cuestión era objeto de una reivindicación de derechos de propiedad intelectual, en cuyo caso debían rechazar la demanda presentada en virtud de la Política Uniforme.

4. Pluralidad de reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual y Política STOP

Otras diferencias entre la Política STOP y la Política Uniforme resultaron del hecho de que NeuLevel no limitó el número de reivindicaciones de propiedad intelectual que podían presentarse respecto de una determinada secuencia alfanumérica, por lo que los reivindicantes que no gozaran de prioridad aun podían interponer una demanda conforme a la Política STOP si el procedimiento anterior terminaba sin decisión o si la demanda era desestimada.

Cada vez que un nombre de dominio controvertido fue objeto de una pluralidad de reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual, el experto encargado de decidir el caso debiá determinar la procedencia de un nuevo procedimiento STOP iniciado por el siguiente reivindicante en el orden de prioridad. Esta determinación debía realizarse según los criterios siguientes, que están enumerados en la Política STOP, párrafo 4.1)ii) y en el Reglamento relativo a la Política STOP, párrafo 15.e):

- si el demandante había resultado vencedor, no se permitían otras impugnaciones en virtud de la Política STOP para el nombre de dominio controvertido;

- si demandante no había resultado vencedor, y el demandado había podido demostrar un derecho o un interés legítimo sobre el nombre de dominio controvertido, no se admitían nuevas impugnaciones en virtud de la Política STOP con respecto a ese nombre de dominio;

- si el demandante no había resultado vencedor (por no ser titular de una marca idéntica o por no poder demostrar mala fe), pero el demandado tampoco había podido demostrar un derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio controvertido, el grupo de expertos admitía otras impugnaciones respecto de ese nombre de dominio. En ese caso, el proveedor de servicios de solución de controversias notificaba a NeuLevel, que a su vez notificaba al reivindicante siguiente en orden de prioridad sobre su derecho de interponer una demanda en virtud de la Política STOP, en el plazo de 20 días.

Con el fin de salvaguardar el derecho que eventualmente pudieran tener los demás reivindicantes de derechos de propiedad intelectual para iniciar un procedimiento en virtud de la Política STOP, NeuLevel decidió no hacer efectiva ninguna transferencia pactada entre entre un reivindicante y un demandado en virtud de la Política STOP si el nombre de dominio en cuestión era objeto de múltiples reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual (Política STOP, párrafo 8 y Reglamento relativo a la Política STOP, párrafo 17.a)).

5. Base de datos de NeuLevel sobre la Política STOP

Con el fin de armonizar la administración de las demandas en virtud de la Política STOP con el sistema de reivindicación de derechos de propiedad intelectual, se solicitó a los proveedores que en distintos momentos de la administración de una demanda interactuaran con la base de datos sobre la Política STOP de NeuLevel. En primer lugar se les solicitó que verificaran la situación de los demandantes, sobre la base de los números de ticket asignados por NeuLevel para la demanda. Además, los proveedores actualizaban la base de datos cada vez que se iniciaba, suspendía, terminaba o decidía un procedimiento en el marco de la Política STOP. Sobre la base de esas actualizaciones, NeuLevel notificaba a los reivindicantes no prioritarios sobre la evolución del procedimiento en cuestión, es decir, del hecho de que se había presentado una demanda, de que el procedimiento había sido terminado (por un error no subsanado) o que se había pronunciado una decisión, y si esa decisión permitía impugnaciones futuras respecto del nombre de dominio controvertido o no.

6. Presentación de casos

El Centro recibió en total 338 demandas en el marco de la Política STOP respecto de 355 nombres de dominio. En 333 casos, las demandas se referían a un único nombre de dominio; en los restantes casos, las demandas se refirieron a dos, tres, cuatro, cinco y ocho nombres de dominio.

Debido a que el método de asignación del nombre de dominio .biz durante la fase inicial fue impugnado ante los tribunales, NeuLevel decidió posponer la entrada en funcionamiento de la fase inicial de los nombres de dominio para los que se hubiera presentado más de una solicitud de nombre de dominio y que, por lo tanto, hubieran sido asignados de manera aleatoria. Como consecuencia, en el marco de la Política STOP, los casos se presentaron en dos etapas.

La “primera etapa” comenzó el 19 de noviembre de 2001, cuando NeuLevel notificó a los reivindicantes prioritarios de derechos de propiedad intelectual respecto de nombres de dominio que sólo habían sido objeto de una solicitud de nombre de dominio, y al menos de una reivindicación de derechos de propiedad intelectual. De conformidad con la información recibida de NeuLevel, esta primera etapa incluyó 25.000 nombres de dominio. Los reivindicantes prioritarios podían interponer una demanda en el marco de la Política STOP entre el 24 de noviembre y el 14 de diciembre de 2001. En la mayoría de esos casos, el reivindicante de derechos de propiedad intelectual y el solicitante del registro del nombre de dominio eran la misma persona, de manera que sólo muy pocas reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual desembocaron luego en demandas en virtud de la Política STOP; hasta diciembre de 2001, el Centro recibió 53 demandas en virtud de la Política STOP. Otras tres fueron presentadas en enero de 2002 por reivindicantes no prioritarios notificados ulteriormente. Se presentaron ante la OMPI en total 56 casos en la primera etapa.

La “segunda etapa” comenzó en abril de 2002, cuando NeuLevel notificó a los reivindicantes prioritarios de derechos de propiedad intelectual respecto de nombres de dominio controvertidos en la fase inicial, es decir, nombres de dominio para los que se hubiera presentado más de una solicitud. Según NeuLevel, esta etapa incluyó unos 58.000 nombres de dominio. El plazo para presentar demandas en virtud de la Política STOP para esos reivindicantes de derechos de propiedad intelectual fue del 8 al 28 de abril de 2002. Tan sólo en abril de 2002, se presentaron 225 demandas en virtud de la Política STOP. Un número más reducido de demandas fue presentado posteriormente por los reivindicantes no prioritarios de derechos de propiedad intelectual invitados a presentar demandas después de que el reivindicante prioritario o bien no había presentado demanda alguna, o bien había perdido el caso sin que el demandado hubiese podido probar un derecho o un interés legítimo respecto del nombre de dominio controvertido. En esta segunda etapa, se presentaron en total 282 casos ante la OMPI en el marco de la Política STOP.

Tal como se observó, en la mayoría de los casos ante la OMPI, las demandas en virtud de la Política STOP fueron presentadas por reivindicantes prioritarios. Éstos impugnaron 295 nombres de dominio .biz sujetos a los procedimientos de la Política STOP administrados por el Centro (el 83% del total). Los reivindicantes de derechos de propiedad intelectual en el segundo orden de prioridad iniciaron demandas en virtud de la Política STOP contra 39 nombres de dominio (el 11%), 14 nombres de dominio (el 4%) fueron impugnados por reivindicantes de derechos de propiedad intelectual con tercer orden de prioridad, y las cifras fueron inferiores para los órdenes de prioridad siguientes.

En el cuadro siguiente se ofrece un panorama completo del número de reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual presentadas con respecto a los nombres de dominio que fueron objeto de procedimientos administrados por el Centro.

La relación que se desprende del cuadro demuestra que en la mayoría de los casos los procedimientos en virtud de la Política STOP concluyeron con la atribución final del nombre de dominio controvertido o bien al reivindicante prioritario (en el caso de una decisión de transferencia) o bien al demandado (si éste pudo demostrar un derecho o un interés legítimo respecto del nombre de dominio). En 107 casos se produjo la transferencia. En el cuadro siguiente se demuestra la importancia relativa de los dos tipos de demandas desestimadas.

Ello significa que en 225 (107+118) de los 338 casos (el 66,57%), como consecuencia de un procedimiento en virtud de la Política STOP se atribuyó el nombre de dominio o bien al reivindicante o bien al demandado, sin que se permitiera a los reivindicantes no prioritarios presentar impugnaciones.

7. Distribución geográfica de las Partes

La distribución geográfica de las demandas presentadas en virtud de la Política STOP se extendió a demandantes de 28 países y a demandados de 32; en total intervinieron partes procedentes de 40 países.

En el cuadro siguiente figuran los países que intervinieron con mayor frecuencia, en lo que respecta tanto a los demandantes como a los demandados.

(En el Anexo 2 se indica en mayor detalle la distribución geográfica de las partes en los procedimientos de la Política STOP.)

Esas estadísticas no son muy diferentes de las que se registran en el marco de la Política Uniforme, con dos excepciones: desde el punto de vista del domicilio de los demandantes, Alemania se encuentra en el quinto lugar en el marco de la Política Uniforme y en el segundo lugar en la Política STOP; y en cuanto al domicilio de los demandados, la República de Corea se encuentra en el segundo lugar en la Política STOP y en el cuarto lugar en la Política Uniforme.

8. Idiomas

Al igual que para la Política Uniforme, los procedimientos en virtud de la Política STOP debían llevarse a cabo en el idioma del acuerdo de registro, a menos que las partes hubieran acordado otra cosa, o salvo determinación en contrario del Grupo de Expertos, conforme al párrafo 11.a) del Reglamento relativo a la Política STOP. Además, esta disposición permitía a los proveedores de servicios de solución de controversias determinar que un procedimiento en virtud de la Política STOP pudiera realizarse en un idioma distinto de aquel en que se había celebrado el acuerdo de registro, “en atención a las circunstancias del procedimiento administrativo”. Sin embargo, esta facultad quedaba sujeta a lo que dispusiera el Grupo de Expertos.

Antes del comienzo de las tramitaciones, NeuLevel había indicado que todos los acuerdos de registro se celebrarían en inglés. Sin embargo, cuando se presentaron las primeras demandas en virtud de la Política STOP, se puso en evidencia que muchos nombres de dominio se habían registrado mediante formularios en otros idiomas, de manera que un número considerable de procedimientos en virtud de la Política STOP debía realizarse en esos idiomas. La distribución de los distintos idiomas es similar a la de la Política Uniforme, con excepción del coreano que, en consonancia con su posición más elevada en la lista de países de procedencia de los demandados, tuvo mayor representación en el marco de la Política STOP.

*Los casos en que el idioma es “indeterminado” se dieron por terminados antes de que pudiera determinarse el idioma correspondiente.

Como en el caso de la Política Uniforme, el Centro envío a los registradores solicitudes de verificación que incluían la petición de confirmar el idioma del acuerdo de registro. Si resultaba que éste se había celebrado en un idioma distinto del de la demanda, el Centro notificaba de ello al demandante y solicitaba una traducción o una prueba de que había acuerdo con el demandado para seguir adelante en el idioma de la demanda. Como alternativa, el demandante podía exponer los motivos por los que el procedimiento debía realizarse en el idioma de la demanda. Con respecto a esos motivos, el Centro adoptó un enfoque cauto. La simple comodidad para el demandante no se aceptó como motivo, y en algunos casos ese rechazo hizo que el demandante retirara su demanda. En otros casos, cuando existían pruebas de que el demandado había entendido la demanda, el Centro no solicitó una traducción de la misma, sino que permitió al demandado presentar la contestación en un idioma distinto al del acuerdo de registro. Esta práctica fue aceptada por los Grupos de Expertos que decidieron en esos casos.

9. Resultados

Al igual que los procedimientos en el marco de la Política Uniforme, las demandas en virtud de la Política STOP se decidieron por expertos externos designados por el Centro. Tal como ya se indicó, los criterios fueron fundamentalmente los mismos que los aplicados en el marco de la Política Uniforme, con la excepción de que la marca en la que se fundaba la demanda debía ser idéntica al nombre de dominio controvertido, y no simplemente similar hasta el punto de causar confusión, y que era suficiente probar o bien el registro, o bien la utilización de mala fe, pero no ambos. Además, los reivindicantes sólo podían solicitar la transferencia y no la cancelación.

Hay diferencias entre el resultado de los procedimientos administrados por el Centro en virtud de la Política STOP y en virtud de la Política Uniforme. De las 338 demandas presentadas en virtud de la Política STOP, 107 (el 31,66%) se decidieron a favor del demandante, mientras que 159 (el 47,04%) se desestimaron y 71 (el 21%) casos se dieron por terminados. Un caso se suspendió (0,30%), en espera del resultado de una acción judicial relativa al nombre de dominio controvertido. En comparación, de las 990 demandas en virtud de la Política Uniforme recibidas en el mismo período (de diciembre de 2001 a septiembre de 2002), 661 (el 66%) se decidieron a favor del demandante, 137 (el 14%) fueron desestimadas y 192 (el 20%) se retiraron o se dieron por terminados.

Cabe observar que los casos administrados por el Centro en virtud de la Política STOP fueron resueltos por expertos de la OMPI, quienes también deciden los casos administrados por la OMPI en virtud de la Política Uniforme. (El índice relativamente elevado de demandas desestimadas puede verse como una confirmación de que las decisiones adoptadas por los expertos de la OMPI son consecuencia de la aplicación a cada uno de los casos de las políticas correspondientes, de manera neutral e imparcial.) Los siguientes elementos específicos de la Política STOP pueden haber contribuido al índice relativamente elevado de demandas desestimadas en el marco de esa política:

i) Gran cantidad de términos genéricos, descriptivos o sugestivos. Una proporción importante de los 355 nombres de dominio impugnados en virtud de la Política STOP consistían en términos que pueden considerarse genéricos, descriptivos o, al menos, sugestivos, como , , , , , , , , , , , , <4sale.biz>, o . Un porcentaje mucho menor de casos se refirió a marcas notoriamente conocidas, como , , , , , , , , , o . Un número menor se refirió a términos geográficos, como , , , , , o .

(En el Anexo 3 figura una lista de todos los nombres de dominio impugnados en virtud de la Política STOP.)

La gran cantidad de nombres genéricos que fueron objeto de procedimientos en virtud de la Política STOP puede haber sido consecuencia, por una parte, del valor comprobado de esos términos en otros dominios de nivel superior y, por la otra, de un malentendido bastante generalizado: varios demandantes en virtud de la Política STOP parecen haber dado por supuesto que el simple hecho de ser titulares de una marca correspondiente al nombre de dominio y de haber inscrito una reivindicación de derechos de propiedad intelectual a cambio de un pago adicional bastaría para obtener una decisión a su favor.

Si el nombre de dominio podía considerarse genérico, descriptivo o sugestivo, por lo general los expertos manifestaron reticencia a dictaminar mala fe, puesto que podían existir otras explicaciones para su registro sin que se tratara de mala fe por parte del demandado (por ejemplo, Network Associates Technology, Inc. contra Lenow International, Inc., Caso OMPI N.º DBIZ2001-00043 ; New York Stock Exchange, Inc. contra Manuela Lemmel, Caso OMPI N.º DBIZ2001-00044 ; The Boots Company Plc contra Challenge Services, Inc. (CSI), Caso OMPI N.º DBIZ2002-00096 ; Rodale, Inc. contra Kelly Britt, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00152 ; Prisma Presse contra Orlik Software, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00177 ; Consignia Plc and Post Office Limited contra Aly Ramzan, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00180 ; Admiral Insurance Services Limited contra Diamond Trust Consultancy (UK) Limited, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00232 ; Mohawk Brands, Inc. contra iSMER, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00242 ; Dan Zuckerman contra Vincent Peeris, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00245 ; AB Electrolux contra International Newcastle, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00260 ; Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V. contra eDesign Japan, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00261 ; target software solution GmbH contra NetVirtue, Inc. Caso OMPI N.º DBIZ2002-00277 ).

ii) Dificultad para probar la mala fe. Los nombres de dominio que fueron objeto de una reivindicación de derechos de propiedad intelectual quedaron bloqueados durante 30 días a partir de la fecha de entrada en funcionamiento. Sin embargo, los reivindicantes prioritarios contaban con un plazo de 20 días a partir de esa fecha para presentar sus demandas en virtud de la Política STOP, lo cual significó que en la mayoría de los casos, los reivindicantes no sólo debían recabar las pruebas necesarias en un plazo muy breve, sino que además les resultaba imposible basarse en pruebas relativas a la utilización del nombre de dominio. Por lo tanto, la “utilización” de mala fe no tuvo peso en las decisiones. En algunas demandas, se esgrimió el argumento del caso Telstra, elaborado en el marco de la Política Uniforme, según el cual la titularidad pasiva de un nombre de dominio podía considerarse, en ciertas circunstancias, como indicación de utilización de mala fe (véase Telstra Corporation Limited contra Nuclear Marshmallows, Caso OMPI N.º D2000-0003), pero nunca fue aceptado por los expertos, puesto que la falta de utilización de los nombre de dominio .biz en su fase inicial derivaba de limitaciones técnicas, y no de una decisión consciente del titular del registro. Por lo tanto, en la mayoría de los casos los demandantes alegaron registro de mala fe, pero a menudo no estaban en condiciones de ofrecer pruebas convincentes.

Los demandantes tuvieron éxito cuando su marca no sólo era altamente distintiva, sino también notoriamente conocida en la jurisdicción del demandado. En esos casos, el registro de mala fe podía probarse sin presentar pruebas circunstanciales adicionales, puesto que sólo podía entenderse que el nombre de dominio se refería al titular de la marca y no podían imaginarse otros usos legítimos (véase, por ejemplo, AUDI AG contra vitty Inc, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00027 ; Fiat Auto contra Italienska, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00030 ; Mastercard International Incorporated contra Greg Tieu, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00124 ).

En algunos casos, como indicación de mala fe, los expertos tuvieron en cuenta el hecho de que el demandado hubiera registrado el nombre de dominio a pesar de haber sido notificado de la existencia de una reivindicación de derechos de propiedad intelectual (Rodale, Inc. contra Cass Foster, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00148, ). Sin embargo, en decisiones posteriores se aclaró que la notificación tenía poco peso cuando el nombre de dominio controvertido consistía en una palabra genérica o descriptiva y si no había pruebas de que la marca del demandante fuese notoriamente conocida o al menos conocida para el demandado (Mohawk Brands, Inc. contra iSMER, Caso OMPI N.º DBIZ2002–00242 ; Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V. contra eDesign Japan, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00261 ).

iii) Falta de identidad entre la marca y el nombre de dominio. A diferencia de la Política Uniforme, la Política STOP exigía que hubiera identidad entre la marca del demandante y el nombre del dominio controvertido. Por lo general, los expertos consideraron suficiente que la marca fuese idéntica en los elementos textuales del nombre de dominio controvertido que pudiesen reproducirse técnicamente como nombre de dominio. No se tuvo en cuenta la eventual divergencia en elementos que no podrían incluirse en un nombre de dominio, como el signo & (AT&T Corp. contra Swarthmore Associates LLC, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00077 ) o un espacio (por ejemplo, Fiat Auto S.p.A contra Italienska bil, Caso OMPI N.º DBIZ2001-00030 ). Sin embargo, los expertos no consideraron que hubiera identidad cuando ciertos elementos de las marcas no se incluyeron en el nombre de dominio aunque ello hubiera sido técnicamente posible (por ejemplo, Hotel Lotte Co., Ltd. contra Morris Communications Company, LLC, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00024 , comparado con la marca THE CHARLOTTE SUITE; H&M Systems Software, Inc. contra dotPartners LLC, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00063 , comparado con ARGOS GAMEWEAR; Dan Zuckerman contra Vincent Peeris, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00245 , comparado con SHOES.COM; Asociación de Usuarios de Internet contra WorldWide Media Inc., Caso OMPI N.º DBIZ2002-00204 , comparado con INTERNET’99; Osborne Clarke contra Blacker Media, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00262 , comparado con GAMESBIZ).

Definir si existía identidad resultó algo más problemático en los casos relativos a marcas figurativas, cuando los elementos gráficos u ornamentales no podían reproducirse en un nombre de dominio. Algunos expertos fueron reticentes en dictaminar la identidad en esos casos, dejando así las marcas figurativas al margen de la protección de la Política STOP (Qtech Business Systems Pty Ltd. contra Coldwell Banker Burnet, Caso OMPI N.º DBIZ2001-00004 ; The Boots Company Plc contra Challenge Services, Inc. (CSI), Caso OMPI N.º DBIZ2002-00096 ; Souza Cruz S.A. contra. Null, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00116 ). Sin embargo, en ningún caso esa cuestión se consideró decisiva, puesto que las demandas en cuestión se desestimaron por otros motivos.

iv) Controversias entre titulares de derechos en pugna. Ya se dijo que algunos demandantes parecían dar por descontado que la titularidad de una marca junto con una reivindicación de derechos de propiedad intelectual bastaría para resultar vencedores en un procedimiento en virtud de la Política STOP. Tal vez por ello se presentaron varias demandas contra demandados que eran titulares de derechos sobre el término registrado (por ejemplo, Actebis Holding GmbH contra peacock.com Corporation, Caso OMPI N.º DBIZ2001-00005 ; Standard Knitting Ltd contra Toyota Motor Sales, USA, Caso OMPI N.º DBIZ2001-00011 ; BUSS GmbH & Co. KG Fertiggerichte contra Steven Buss, Caso OMPI N.º DBIZ2001-00034 ; Brose Fahrzeugteile GmbH & Co KG contra Brose Systeme GmbH, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00143 ; Ricardo Plc contra QXL Ricardo Plc, Caso OMPI N.º DBIZ2002-00240 ; Hay & Robertson International Licensing AG contra Admiral Insurance Services Ltd., Caso OMPI N.º DBIZ2002-00254 ).

10. Tasas

En el marco de la Política STOP el Centro cobró tasas equivalentes a las de la Política Uniforme. En el cuadro siguiente figura una reseña del baremo de tasas aplicable a la Política STOP:

11. Cuestiones procesales

A. Procedimiento. Las etapas principales de la administración de casos en virtud de la Política STOP fueron las siguientes:

i) presentación de una demanda en virtud de la Política STOP, en formato electrónico, con copia en papel, acompañada del número de ticket de NeuLevel;

ii) envío automático por el Centro de acuse de recibo en formato electrónico;

iii) verificación por el Centro de las condiciones del demandante para iniciar una demanda en virtud de la Política STOP, controlando el número de ticket en la base de datos central de NeuLevel sobre la Política STOP;

iv) inscripción de los datos por el Centro en su sistema de Administración de Casos en virtud de la Política STOP, y asignación de un número de caso de la OMPI;

v) inscripción de los datos por el Centro en el sistema central de NeuLevel de gestión de casos en virtud de la Política STOP: número de caso de la OMPI, fecha de presentación de la demanda, número de ticket de NeuLevel. Actualización en NeuLevel de los datos sobre la situación del caso, que pasa a figurar “en trámite”;

vi) asignación del caso a los administradores de casos en virtud de la Política STOP (dos administradores en la primera etapa, ocho en la segunda);

vii) solicitud al registrador para la verificación de ciertos datos de registro (como el idioma del acuerdo de registro);

viii) verificación por los administradores del caso del cumplimiento de las formalidades (incluyendo el pago de tasas, el idioma de los procedimientos);

ix) notificación de la demanda al demandado;

x) acuse de recibo de la contestación o notificación de ausencia de contestación a la demanda;

xi) designación de un experto único (23 expertos en la primera etapa, 60 en la segunda);

xii) notificación de la decisión del experto;

xiii) actualización por el Centro del sistema de NeuLevel de gestión de casos en virtud de la Política STOP, para reflejar el resultado del procedimiento: “transferencia del nombre,” “decisión de pasar al siguiente,” “decisión final.”

B. Expertos. El Centro dio a los expertos material de información e instrucciones procesales detalladas sobre la Política STOP. Durante la primera etapa, el Centro trabajó con 23 expertos procedentes de 11 países. Esta cifra se amplió durante la segunda etapa hasta alcanzar el número de 60 expertos procedentes de 22 países.

C. Interacción con la base de datos NeuLevel. La administración de los casos en virtud de la Política STOP hizo necesaria la interacción del Centro con la base de datos de NeuLevel sobre la Política STOP, en cada una de las etapas críticas de un caso. Por lo general, y aunque incrementó el volumen de trabajo, esta interacción funcionó bastante bien, una vez resueltos algunos problemas iniciales. Además, NeuLevel había previsto personal de apoyo (“apoyo STOP”) que asistiría en caso de problemas. En lo relativo a la verificación centralizada de los números de ticket de NeuLevel, en 22 de los casos planteados ante el Centro el número de tickets no existía o era inválido. En todos los casos, excepto uno, esa carencia se resolvió dentro del plazo de 20 días para la presentación de una demanda en virtud de la Política STOP.

D. Sistema de la OMPI de administración de casos en virtud de la Política STOP. La OMPI ideó y creó un sistema de administración de casos dedicado exclusivamente a la Política STOP que incluyó la información relacionada con los casos, de manera que el personal del Centro pudo elaborar listas según el nombre de dominio, la fecha de presentación, el número de caso y el administrador del mismo; seguir la evolución y el resultado de cada uno de los casos; y, a los fines de información interna y externa, elaborar varios informes estadísticos, incluyendo el índice de presentaciones, la distribución geográfica y el resultado de los casos.

E. Duración. La duración media de los casos planteados en virtud de la Política STOP fue de 83 días. Una parte de ese tiempo se debió a complicaciones añadidas, es decir, a la necesidad de interactuar con la base de datos de NeuLevel sobre la Política STOP, el hecho de que la mayoría de las demandas en virtud de la Política STOP se presentara durante un lapso de tiempo relativamente breve (53 en diciembre de 2001, 225 en abril de 2002, véase más arriba), la elevada cantidad de consultas (debido al desconocimiento del sistema por las partes o los usuarios potenciales), así como la necesidad, impuesta por el Reglamento, de exigir a ciertas partes que presentaran traducciones de los documentos al idioma del procedimiento.

12. Información

El Centro elaboró formularios tipo de demanda y de contestación en virtud de la Política STOP, y creó mecanismos en línea para la presentación, tanto de las demandas como de las contestaciones. Además, en el sitio Web del Centro se publicó información destinada a asistir a las partes en la presentación de demandas y contestaciones, así como otros detalles, entre ellos, una lista de todos los casos y las decisiones pronunciadas en el marco de la Política STOP. Todas las decisiones pronunciadas en virtud de esa política también se incluyeron en la notificación diaria por correo electrónico enviada por el Centro a tal efecto.

(En el Anexo 4 figuran los formularios tipo de demanda y de contestación en virtud de la Política STOP, la página de información general del sitio Web del Centro para el servicio de solución de controversias de la OMPI en el marco de la Política STOP para el dominio .biz, y las Directrices de presentación de demandas y de contestaciones para la Política STOP).

13. Evaluación

Tal como se observó, mediante el presente Informe se pretende reunir un conjunto adicional de pruebas preliminares para la introducción de nuevos gTLD, cumpliendo así con el objetivo de la ICANN y demás partes interesadas de conocer, en particular, las opciones disponibles para proteger eficazmente las marcas durante la fase inicial.

A. Cuestiones de política. NeuLevel creó el servicio de reivindicación de derechos de propiedad intelectual y la Política STOP con el fin de proteger a los titulares de marcas del registro abusivo de sus marcas durante la introducción del dominio .biz. El sistema establecido fue relativamente complejo y en distintas etapas hizo necesaria la interacción, gracias a las tecnologías de la información, de los proveedores de servicios de solución de controversias, el administrador de registro y los reivindicantes de derechos de propiedad intelectual.

Además, el sistema resultó relativamente costoso para los titulares de marcas, que no sólo debieron pagar las tasas de presentación de una demanda en virtud de la Política STOP, sino que cargaron con los gastos adicionales que supuso participar en el servicio de reivindicación de derechos de propiedad intelectual. Al obtener una reivindicación de derechos de propiedad intelectual, los titulares de marcas no adquirían necesariamente el derecho a entablar una demanda en virtud de la Política STOP, porque en caso de existir varias reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual, la prioridad de la impugnación se determinó de manera aleatoria; tampoco se aseguraron el éxito en un procedimiento en virtud de la Política STOP, debido a las dificultades para probar la mala fe en el ámbito de una fase inicial como la que se diseño. Por los gastos extraordinarios de tomar parte en el servicio de reivindicación de derechos de propiedad intelectual, los titulares de marcas:

- recibieron una notificación automática si un tercero registraba el nombre de dominio sobre el que ellos habían reivindicado derechos; y

- pudieron entablar una demanda en virtud de la Política STOP antes que los titulares de marcas que no hubieran presentado una reivindicación de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, en caso de haberse presentado varias reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual respecto de un determinado nombre de dominio, la prioridad para la impugnación se determinó de forma aleatoria.

El elevado número de demandas en virtud de la Política STOP desestimadas indica que en el ámbito de una fase inicial como la que se diseñó era difícil probar los tres criterios enumerados en el párrafo 4.a) de la Política STOP, a pesar de que la Política STOP había fijado un umbral más bajo, al exigir probar la mala fe sólo con respecto al registro o a la utilización del nombre de dominio. Sin embargo, en la práctica, los demandantes sólo pudieron intentar probar el registro de mala fe, puesto que en casi todos los casos el nombre de dominio controvertido, por razones técnicas, no había sido utilizado. Debido al breve plazo disponible para preparar y presentar las demandas, los demandantes no pudieron valerse de pruebas circunstanciales de mala fe. En consecuencia, el sistema resultó eficaz sólo para proteger las marcas notoriamente conocidas en casos claros de ocupación ilegítima del ciberespacio (véase el párrafo 9 del presente documento).

De hecho, como ya se dijo, es posible que varios demandantes en virtud de la Política STOP ignoraran esas limitaciones, e interpretaran erróneamente que el sistema constituía un medio para hacer valer el “mejor derecho”. El sistema recibió muchas críticas por parte de los titulares de marcas que comprendieron esas limitaciones sólo tras haber entablado una demanda en virtud de la Política STOP.

Teniendo en cuenta que se vendió un gran número de reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual, el número de demandas presentadas en virtud de la Política STOP no fue el esperado, probablemente debido a los elementos siguientes:

- el sistema de reivindicación de derechos de propiedad intelectual era independiente de la atribución de nombres de dominio, y varios titulares de marcas que habían presentado una solicitud de nombre de dominio y adquirido una reivindicación de derechos de propiedad intelectual obtuvieron el nombre de dominio respecto del que alegaban tener derechos;

- en varios casos, un único titular de marca había adquirido varias reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual con respecto a un único nombre de dominio;

- en la mayoría de los casos en que un nombre de dominio fue objeto de varias reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual, la demanda entablada en virtud de la Política STOP por el reivindicante prioritario concluyó con una decisión final, de manera que no se permitieron otras impugnaciones por otros reivindicantes;

- en varios casos, el reivindicante de derechos de propiedad intelectual pudo haberse dado cuenta de que el solicitante del registro del nombre de dominio tenía derechos sobre el nombre de dominio controvertido y se abstuvo de presentar una demanda en virtud de la Política STOP;

- al recibir la notificación de la existencia de una reivindicación de derechos de propiedad intelectual, los solicitantes de registro de nombres de dominio pudieron haber decidido no llevar adelante el trámite de solicitud;

- la mera existencia del sistema de reivindicación de derechos de propiedad intelectual puede haber frenado los registros de mala fe.

Las consideraciones anteriores deben ponderarse junto con los beneficios potenciales de mecanismos alternativos, entre los que figuran un plazo previo al registro para los titulares de marcas, tras haber examinado los certificados correspondientes o las bases de datos sobre marcas o bien, a título de ejemplo, un sistema que permita a los titulares de marcas efectuar registros defensivos que pueden ser refutados. Por lo general, la Política Uniforme ha demostrado dar protección eficaz en los casos evidentes de ciber-ocupación ilegítima y, de hecho, por no limitarse a los nombres idénticos, incluyendo también los nombres similares que puedan inducir a confusión, tiene un alcance más amplio que la Política STOP para proteger las marcas. Sin embargo, en el contexto de los mecanismos de introducción, cabe tener en cuenta que la Política Uniforme exige probar no sólo el registro, sino también la utilización de mala fe.

En el presente Informe y en el Informe Final de la OMPI relativo a la Administración de Casos en virtud de la Política de Afilias de Impugnación de Registros efectuados en el Período de Arranque para el Dominio .info, se resumen las ventajas y desventajas de los dos mecanismos de protección. Además, el Centro se ha sumado a los esfuerzos de los administradores de registros para introducir mecanismos de protección adecuados a los nuevos dominios. Esta experiencia sugiere varias conclusiones preliminares:

- los derechos preferenciales para los titulares de marcas deberían referirse al propio registro del nombre de dominio, y no a una mera opción para entablar una demanda. En particular, esto es válido cuando esos derechos exijan el pago de una tasa;

- debería concederse un registro previo sobre la base de, como mínimo, un primer examen somero de los certificados de marcas o las bases de datos. Ese examen debería realizarse aunque no existan impugnaciones y, en principio, tendría lugar antes del registro, pero también podría realizarse posteriormente, como condición para asignar el nombre al solicitante de registro;

- un sistema de registro preventivo podría ser adecuado para los gTLD patrocinados o restringidos, en los que es posible que los titulares de marcas no reúnan las condiciones necesarias para obtener el registro de un nombre de dominio.

B. Cuestiones procesales. La mayoría de las diferencias procesales entre la Política STOP y la Política Uniforme se deben al sistema de reivindicación de derechos de propiedad intelectual y al hecho de que haya sido posible presentar un número ilimitado de reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual para un determinado nombre de dominio. Como consecuencia, fue necesario establecer un orden de prioridad entre varios reivindicantes, controlar los plazos de presentación de las demandas, verificar la condición de los reivindicantes en virtud de la Política STOP, seguir la evolución de cada una de las demandas en virtud de esa política y enviar las notificaciones correspondientes.

Sin embargo, este sistema centralizado sólo pudo funcionar sobre la base de plazos estrictos de presentación de las demandas. Como se ha dicho, esos plazos comenzaban a correr para los reivindicantes prioritarios al entrar en funcionamiento la fase inicial de los nombres de dominio. De ahí que pudiera preverse que la mayoría de las demandas en virtud de la Política STOP se presentarían dentro de ese plazo de 20 días. Antes de la fecha de entrada en funcionamiento, NeuLevel indicó que se habían presentado unas 80.000 reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual que podían eventualmente dar origen a otras tantas demandas en virtud de la Política STOP. Sin embargo, por no existir información acerca del nivel de coincidencia entre los reivindicantes de derechos de propiedad intelectual y los solicitantes de registro de nombres de dominio, los proveedores de servicios de solución de controversias no estaban en condiciones de anticipar la cantidad de casos en virtud de la Política STOP que de hecho podrían haberse entablado durante los primeros 20 días. Ello generó bastante incertidumbre y dificultades de organización que podrían haber perjudicado a todos los interesados. La implementación de mecanismos eficaces de protección de las marcas se vio trabada además por la introducción prácticamente simultánea de mecanismos de solución de controversias por distintos administradores de registros aprobados por la ICANN.