Rapport final de l'OMPI sur l'administration des litiges selon les Principes directeurs concernant les oppositions à des enregistrements préliminaires dans le domaine .biz

Table des matières

Introduction
1. Généralités
2. Service chargé de l’enregistrement des revendications de propriété intellectuelle relatives à des noms de domaine en .biz
3. Principes directeurs concernant les oppositions à des enregistrements préliminaires en .biz
4. Dépôt de revendications de propriété intellectuelle multiples dans le cadre des principes STOP
5. Base de données de NeuLevel relative aux procédures STOP
6. Litiges administrés
7. Répartition géographique des parties
8. Langues
9. Issue des litiges
10. Taxes
11. Questions de procédure
12. Information
13. Évaluation
Annexes

Introduction

Entre décembre 2001 et septembre 2002, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (ci-après dénommé “Centre”) a été saisi de 338 litiges au total en vertu des Principes directeurs concernant les oppositions à des enregistrements préliminaires en .biz (ci-après dénommés “principes STOP”), qui ont été adoptés par NeuLevel, administrateur du service d’enregistrement pour le domaine .biz, et approuvés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Le présent rapport contient un résumé de l’action menée par le Centre pour traiter ces litiges en application des principes STOP et vise deux objectifs distincts.

Il s’agit tout d’abord de faire le point sur le fonctionnement de l’un des mécanismes mis en place pour assurer la protection des marques lors du lancement d’un nouveau domaine générique de premier niveau (“gTLD”). Il convient de rappeler ici que l’ICANN a choisi les nouveaux gTLD notamment en vue de valider la possibilité de créer de nouveaux domaines dans le système des noms de domaine et les moyens à mettre en œuvre à cet égard, y compris pour assurer la protection de la propriété intellectuelle. Il convient donc d’examiner soigneusement les incidences des différentes options avant d’envisager l’introduction de gTLD supplémentaires.

Le présent rapport vise en outre à donner un aperçu des tendances des décisions rendues conformément aux principes STOP aux fins de comparaison avec les décisions adoptées en application des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “principes UDRP”).

À cet égard, on se reportera notamment aux sections 9 (Résultats) et 13 (Évaluation) du présent rapport.

1. Généralités

Le domaine .biz est l’un des sept nouveaux gTLD approuvés par l’ICANN en novembre 2000 (les autres étant .aero, .coop, .info, .museum, .name et .pro). Tous les enregistrements effectués dans ces nouveaux domaines relèvent des principes UDRP en vigueur. On dénombre également deux autres procédures de règlement des litiges. Il existe en effet pour chaque gTLD “réservé” ou “parrainé” un mécanisme de règlement en cas de non-respect des conditions d’enregistrement propres à ce domaine (par exemple les Principes directeurs concernant le règlement des litiges relatifs aux restrictions à l’enregistrement en .biz, domaine réservé aux noms utilisés “à des fins commerciales honnêtes”). En outre, certains administrateurs de services d’enregistrement dans les nouveaux gTLD ont instauré des procédures particulières de règlement des litiges survenant au cours d’une phase préliminaire. Ces mécanismes ont pour but de donner aux propriétaires de marques des moyens supplémentaires de faire valoir leurs droits lors de la mise en service du domaine.

Les principes STOP relèvent de cette seconde catégorie. Outre le “service chargé de l’enregistrement des revendications de propriété intellectuelle” pour les noms de domaine en .biz, les principes STOP instaurent un système complexe visant à donner aux propriétaires de marques la possibilité de faire valoir des droits sur certains noms de domaine et d’obtenir réparation si ceux-ci sont enregistrés ou utilisés de mauvaise foi par des tiers.

Un mécanisme préliminaire différent a été adopté par Afilias, service d’enregistrement chargé de l’administration du gTLD .info. Le Rapport final de l’OMPI sur l’administration des litiges selon les Principes directeurs d’Afilias concernant les contestations d’enregistrement préliminaire en .info présente dans un document séparé un bilan de l’action menée par le Centre dans le cadre de ce mécanisme.

2. Service chargé de l’enregistrement des revendications de propriété intellectuelle relatives à des noms de domaine en .biz

Comme indiqué ci-dessus, les principes STOP sont liés au service chargé de l’enregistrement des revendications de propriété intellectuelle pour .biz. À la différence du système adopté dans le cas du domaine .info, ce service ne permettait pas l’enregistrement préliminaire d’un nom de domaine sur la base de droits (certifiés) attachés à une marque. Tous les noms de domaine ont au contraire été attribués de façon aléatoire pendant la phase préliminaire du processus, qui s’est déroulée du 25 juin au 21 septembre 2001.

En vertu du système des revendications de propriété intellectuelle, les propriétaires de marques pouvaient, moyennant le versement d’une taxe et pendant une période comprise entre le 21 mai et le 6 août 2001, déposer une revendication de propriété intellectuelle afin de revendiquer des droits sur une chaîne alphanumérique identique à leur marque. Mais ni NeuLevel ni les unités d’enregistrement ne s’assuraient que cette condition était effectivement remplie. En outre, compte tenu du fait que le nombre de revendications pouvant être déposées pour une chaîne alphanumérique donnée n’était pas limité, un même nom de domaine pouvait faire l’objet de plusieurs revendications de propriété intellectuelle déposées par plusieurs personnes, voire par une seule.

Si, au cours de la phase préliminaire, une demande était déposée pour un nom de domaine faisant déjà l’objet d’une revendication de propriété intellectuelle, NeuLevel se mettait en rapport avec le demandeur du nom de domaine, lui communiquait le détail de toutes les revendications de propriété intellectuelle déposées à l’égard de ce nom de domaine (notamment les coordonnées des déposants, ainsi que les données relatives à la marque revendiquée) et lui demandait de confirmer son intention d’enregistrer le nom de domaine en question.

Si le demandeur poursuivait la procédure d’enregistrement du nom de domaine malgré les revendications de propriété intellectuelle enregistrées, NeuLevel communiquait ses coordonnées aux déposants concernés. Si le nom de domaine en litige faisait l’objet de plusieurs revendications de propriété intellectuelle, NeuLevel établissait un ordre de priorité parmi les déposants, là encore de façon aléatoire (paragraphe 4.1)i) des principes STOP).

Le déposant prioritaire pouvait alors former une opposition en vertu des principes STOP. S’il ne saisissait pas cette possibilité dans un délai de 20 jours, NeuLevel informait le déposant placé en deuxième position qu’il pouvait à son tour engager une procédure.

Les noms de domaine faisant l’objet d’une revendication de propriété intellectuelle sont restés inutilisables pendant une période de 30 jours après la mise en service du domaine .biz. Une fois ce délai écoulé, les noms de domaine sont devenus opérationnels mais n’ont pu être transférés avant que toutes les revendications de propriété intellectuelle encore pendantes aient été traitées.

En définitive, le service chargé de l’enregistrement des revendications de propriété intellectuelle a assuré une sorte de surveillance automatique à l’intention des propriétaires de marques, qui devaient toutefois, pour obtenir le nom de domaine correspondant, présenter une demande d’enregistrement moyennant le versement d’une taxe distincte.

3. Principes directeurs concernant les oppositions à des enregistrements préliminaires en .biz

Les principes STOP se distinguent des principes UDRP non seulement du fait de l’existence du service chargé de l’enregistrement des revendications de propriété intellectuelle mais aussi de par les aspects de fond ou de procédure suivants :

- dans le cas des principes STOP, le requérant devait apporter la preuve que le ou les noms de domaine en litige étaient identiques – et non pas simplement semblables au point de prêter à confusion – à sa marque de produits ou de services (paragraphe 4.a)i) des principes STOP);

- en vertu des principes STOP, il suffisait de démontrer que le nom de domaine avait été enregistré ou – et non pas “et” – utilisé de mauvaise foi (paragraphe 4.a)iii) des principes STOP);

- la seule réparation prévue en vertu des principes STOP était le transfert du nom de domaine, sans possibilité de radiation (paragraphe 4.i) des principes STOP);

- les parties ne pouvaient bénéficier des services d’une commission de trois membres; les litiges relevant des principes STOP étaient tranchés dans tous les cas par des commissions constituées d’un seul membre (paragraphe 4.e) des principes STOP).

(Voir à l’annexe 1 les principes et règles STOP)

Comme indiqué précédemment, les déposants ne pouvaient former une opposition au titre des principes STOP que s’ils avaient reçu de NeuLevel une notification les informant de leur statut prioritaire. Afin de garantir que les oppositions formées n’étaient engagées que par des déposants prioritaires, les institutions de règlement des litiges étaient tenues de vérifier leur rang dans l’ordre de priorité. Cette vérification a été effectuée sur la base d’un numéro de revendication assigné par NeuLevel aux déposants prioritaires et qui devait figurer dans la plainte. Ainsi, pour chaque plainte reçue, les institutions de règlement devaient vérifier le numéro mentionné. Les plaintes déposées par des requérants dépourvus de numéro valable ont été rejetées.

En application du paragraphe 5 des principes STOP, ces derniers prévalaient sur les principes UDRP dans la mesure où, tant qu’un nom de domaine en .biz faisait ou pouvait faire l’objet de procédures en vertu des principes STOP, aucune plainte ne pouvait être déposée par des tiers au sujet du même nom en vertu des principes UDRP. Lorsqu’elle recevait une opposition relative à un nom de domaine en .biz formée en vertu des principes UDRP, l’institution de règlement devait donc vérifier si le nom de domaine en question faisait l’objet d’une revendication de propriété intellectuelle, auquel cas elle devait refuser de l’examiner.

4. Dépôt de revendications de propriété intellectuelle multiples dans le cadre des principes STOP

Plusieurs autres différences entre les principes STOP et les principes UDRP découlent du fait que NeuLevel n’a pas restreint le nombre des revendications de propriété intellectuelle pouvant être déposées pour une chaîne alphanumérique donnée et que des déposants non prioritaires pouvaient former une opposition si la première procédure avait été abandonnée ou tranchée aux dépens du requérant précédent.

Dans le cas de noms de domaine faisant l’objet de plusieurs revendications, l’expert chargé du règlement du litige devait déterminer si les déposants non prioritaires étaient habilités à former une opposition. Cette décision devait se fonder sur les principes suivants, qui figurent au paragraphe 4.1)ii) des principes STOP et au paragraphe 15.e) des règles STOP :

- si le requérant obtenait gain de cause, aucune autre opposition ne pouvait être formée au sujet du nom de domaine en litige;

- si le requérant était débouté et que le défendeur parvenait à attester son droit ou son intérêt légitime sur le nom de domaine en litige, aucune autre opposition ne pouvait être formée au sujet du nom de domaine en litige;

- si le requérant n’obtenait pas gain de cause (soit qu’il n’était pas propriétaire d’une marque identique, soit qu’il n’était pas parvenu à apporter la preuve de la mauvaise foi du défendeur, mais que ce dernier n’était pas non plus parvenu à apporter la preuve de son droit ou de son intérêt légitime sur le nom de domaine en litige), la commission pouvait autoriser la formation d’autres oppositions au sujet du même nom de domaine. Dans ce cas, et après notification de l’institution de règlement des litiges, NeuLevel informait le déposant suivant dans l’ordre de priorité qu’il était autorisé à former une opposition au titre des principes STOP dans un délai de 20 jours.

Afin de préserver le droit éventuel des déposants non prioritaires de former une opposition, NeuLevel a décidé de ne procéder à aucun transfert sur la base d’une transaction intervenue entre un requérant et un défendeur lorsque le nom de domaine en litige faisait l’objet de plusieurs revendications de propriété intellectuelle (paragraphe 8 des principes STOP et paragraphe 17.a) des règles STOP).

5. Base de données de NeuLevel relative aux procédures STOP

Afin d’assurer la cohérence entre le traitement des oppositions formées au titre des principes STOP et le système des revendications de propriété intellectuelle, les institutions de règlement ont été amenées, à différentes étapes de l’administration des plaintes STOP, à interroger et à mettre à jour la base de données de NeuLevel relative aux procédures STOP. Pour commencer, elles devaient vérifier que les requérants étaient habilités à former une opposition, en se fondant sur le numéro de revendication délivré par NeuLevel et figurant dans la plainte. Elles devaient en outre mettre à jour la base de données chaque fois qu’une procédure avait été engagée, suspendue, abandonnée ou menée à terme. Sur la base de ces mises à jours, NeuLevel avertissait les éventuels déposants non prioritaires de l’état d’avancement de la procédure, par exemple pour les informer qu’une opposition avait été formée, que le dossier avait été clos (en cas d’irrégularité non rectifiée) ou qu’une décision avait été rendue, en précisant si cette décision autorisait ou non la formation d’autres oppositions au sujet du nom de domaine en litige.

6. Litiges administrés

Le Centre a été saisi au total de 338 oppositions formées au titre des principes STOP, portent sur 355 noms de domaine. Parmi ces plaintes, 333 concernaient un nom de domaine seulement, les autres portant sur deux, trois, quatre, cinq et huit noms de domaine respectivement.

Du fait de plusieurs actions en justice relatives à la méthode d’attribution des noms de domaine en .biz introduites pendant la phase préliminaire, NeuLevel a décidé de reporter la date de mise en service des noms de domaine ayant fait l’objet de plusieurs demandes et qui avaient par conséquent été attribués de façon aléatoire. De ce fait, les plaintes STOP ont été traitées en deux temps.

Le “premier tour” a débuté le 19 novembre 2001, lorsque NeuLevel a envoyé une notification aux déposants prioritaires intéressés par un nom de domaine faisant l’objet d’une seule demande et d’au moins une revendication de propriété intellectuelle. Selon les informations communiquées par NeuLevel, ce cas de figure concernait quelque 25 000 noms de domaine. Les déposants prioritaires étaient habilités à former une opposition entre le 24 novembre et le 14 décembre 2001. Dans la majorité de ces cas, le déposant de la revendication de propriété intellectuelle et le demandeur du nom de domaine ne faisaient qu’un, si bien que très peu de revendications de propriété intellectuelle ont effectivement débouché sur une procédure d’opposition. À la fin du mois de décembre 2001, le Centre n’avait ainsi enregistré que 53 oppositions. Trois autres oppositions ont été formées en janvier 2002 par des déposants non prioritaires ayant reçu une notification à un stade ultérieur. Au cours de ce premier tour, le nombre de procédures d’opposition administrées par l’OMPI au titre des principes STOP s’est donc élevé à 56.

Le “deuxième tour” a commencé en avril 2002, lorsque NeuLevel a envoyé une notification aux déposants prioritaires au sujet de noms de domaine disputés pendant la phase préliminaire, c’est-à-dire ceux pour lesquels plusieurs demandes avaient été enregistrées. Selon NeuLevel, ce cas de figure concernait quelque 58 000 noms de domaine. La période pendant laquelle les déposants intéressés pouvaient former une opposition s’étendait du 8 au 28 avril 2002. Pour le seul mois d’avril 2002, 225 plaintes ont été déposées. Quelques plaintes moins nombreuses ont été déposées par la suite par des déposants non prioritaires qui avaient été invités à se manifester, soit parce que le déposant prioritaire avait renoncé à former une opposition, soit parce qu’il avait été débouté sans que le défendeur ne soit parvenu à apporter la preuve de son droit ou de son intérêt légitime sur le nom de domaine en litige. L’OMPI a donc été saisie au total de 282 oppositions au titre des principes STOP pendant ce deuxième tour.

Comme indiqué précédemment, la plupart des oppositions dont l’OMPI a été saisie au titre des principes STOP ont été formées par les déposants prioritaires. Tel a été le cas de 295 (83%) des noms de domaine en .biz ayant fait l’objet d’une procédure STOP administrée par le Centre. Les déposants de revendications de propriété intellectuelle figurant au deuxième rang dans l’ordre de priorité ont formé des oppositions contre 39 noms de domaine (11%), alors que 14 noms de domaine (4%) ont fait l’objet d’oppositions formées par des déposants placés en troisième position. Pour les déposants occupant des rangs inférieurs, les chiffres sont encore moins importants.

Le tableau ci-dessous indique le nombre de revendications de propriété intellectuelle portant sur des noms de domaine ayant fait l’objet d’une procédure administrée par le Centre.

Les pourcentages ci-dessus montrent que la plupart des procédures ont débouché sur l’attribution définitive du nom de domaine en litige au déposant prioritaire (décision de transfert) ou au défendeur (lorsque celui-ci est parvenu à apporter la preuve de son droit ou de son intérêt légitime sur le nom de domaine). Des décisions de transfert ont été rendues dans 107 cas. Le tableau ci-dessous montre l’importance respective des deux cas de figure qui pouvaient se présenter lorsque le requérant prioritaire était débouté.

Ces chiffres montrent que dans 225 cas (107+118) sur 338 (66,57%), la procédure STOP a débouché sur l’attribution définitive du nom de domaine au requérant ou au défendeur sans que les déposants non prioritaires soient autorisés à former une nouvelle opposition.

7. Répartition géographique des parties

Les oppositions formées au titre des principes STOP ont mis en présence des requérants issus de 28 pays et des défendeurs issus de 32 pays, l’ensemble des parties engagées dans de telles procédures étant issues de 40 pays au total.

Le tableau suivant montre les pays qui sont apparus le plus souvent comme pays du requérant ou comme pays du défendeur.

(L’annexe 2 indique de façon plus détaillée la répartition géographique des parties aux procédures STOP)

Ces statistiques ne sont pas très éloignées de celles qui concernent les plaintes déposées en vertu des principes UDRP, à deux exceptions près cependant : pour ce qui touche au domicile du requérant, l’Allemagne occupe le cinquième rang seulement dans le cas des principes UDRP mais le deuxième dans le cas des principes STOP; et, en ce qui concerne le domicile du défendeur, la République de Corée occupe le quatrième dans les procédures UDRP et le deuxième rang dans les procédures STOP.

8. Langues

Comme dans le cas des principes UDRP, les procédures STOP devaient se tenir dans la langue du contrat d’enregistrement sauf accord des parties ou décision contraire de la commission administrative (paragraphe 11.a) des règles STOP). Cette même disposition prévoyait en outre que l’institution de règlement des litiges pouvait décider de conduire la procédure dans une autre langue que celle du contrat d’enregistrement “compte tenu des circonstances particulières relatives à la procédure administrative”. Toutefois, cette décision ne préjugeait pas de celle de la commission.

Au départ, NeuLevel avait indiqué que tous les contrats d’enregistrement seraient rédigés en anglais. Cependant, lorsque les premières oppositions ont été formées, il est apparu que de nombreux noms de domaine en litige avaient été enregistrés au moyen de formulaires rédigés dans d’autres langues, qu’il a par conséquent fallu utiliser dans l’administration d’un bon nombre de procédures. La répartition des différentes langues correspond dans une large mesure à celle qui prévaut dans le cas des procédures UDRP, à l’exception du coréen, utilisé plus fréquemment dans le cas des principes STOP compte tenu du rang occupé par ce pays dans la liste relative au domicile des défendeurs présentée ci-dessus.

* La mention “indéterminée” signifie que le litige a été classé avant la détermination de la langue applicable.

Comme dans le cas des procédures UDRP, le Centre a envoyé aux unités d’enregistrement des formulaires de vérification en vue notamment d’obtenir confirmation de la langue du contrat d’enregistrement. Dans le cas de contrats d’enregistrement rédigés dans une autre langue que celle de la plainte, le Centre en a informé le requérant en lui demandant de fournir une traduction ou de lui apporter la preuve qu’il était convenu avec le défendeur de conduire la procédure dans la langue de la plainte. À défaut, le requérant pouvait exposer les raisons pour lesquelles la procédure devait être menée dans la langue de la plainte. À cet égard, le Centre s’est montré prudent. Il a notamment rejeté les raisons de simple commodité pour le requérant, ce qui a parfois conduit celui-ci à retirer sa plainte. Dans d’autres cas, lorsqu’il ne faisait pas de doute que le défendeur avait saisi la teneur de la plainte, le Centre n’a pas exigé de traduction de la plainte et a autorisé le défendeur à répondre dans la langue du contrat d’enregistrement. Cette pratique a été acceptée par les commissions chargées de statuer sur les litiges en question.

9. Issue des litiges

De même que les procédures conduites en application des principes UDRP, les oppositions formées au titre des principes STOP ont été examinées par des experts extérieurs désignés par le Centre. Comme indiqué précédemment, les critères appliqués par ces derniers étaient pour l’essentiel identiques à ceux qui prévalent dans le cas des principes UDRP, si ce n’est que la marque invoquée dans la plainte devait être identique, et non pas simplement semblable au point de prêter à confusion, au nom de domaine en litige et qu’il suffisait d’apporter la preuve d’un enregistrement ou d’une utilisation de mauvaise foi, et non pas de ces deux éléments à la fois. En outre, les requérants pouvaient demander uniquement le transfert du nom de domaine en litige, mais non sa radiation.

L’issue des procédures administrées par le Centre conformément aux principes STOP diffère de celle des procédures administrées en application des principes UDRP. Sur 338 oppositions formées en vertu des principes STOP, 107 (31,66%) ont abouti à une décision en faveur du requérant, 159 (47,04%) ont été rejetées et 71 (21,00%) ont été abandonnées. Une procédure a été suspendue (0,30%) dans l’attente de l’issue d’une procédure judiciaire engagée au sujet du nom de domaine en litige. Par comparaison, sur les 990 plaintes déposées au titre des principes UDRP pendant la même période (de décembre 2001 à septembre 2002), 661 (66%) ont abouti à une décision favorable au requérant, 137 (14%) ont été rejetées et 192 (20%) ont été retirées ou abandonnées.

Il convient de souligner que les litiges administrés par le Centre au titre des principes STOP ont été examinés par les mêmes experts appelés à statuer sur les litiges administrés conformément aux principes UDRP. À cet égard, le pourcentage relativement élevé de plaintes rejetées montre bien que les décisions rendues par les experts de l’OMPI résultent d’une application neutre et impartiale des principes applicables compte tenu des circonstances de l’espèce. Cela étant, les éléments suivants, propres aux litiges relevant des principes STOP, peuvent avoir contribué à cet important pourcentage de rejets :

i) Nombre élevé de termes génériques, descriptifs ou évocateurs. Sur les 355 noms de domaine ayant fait l’objet d’une opposition au titre des principes STOP, un bon nombre étaient composés de termes pouvant être considérés comme des termes génériques, descriptifs ou, du moins, évocateurs, notamment : , , , , , , , , , , , , <4sale.biz> ou . Quelques litiges beaucoup moins nombreux portaient sur des marques notoirement connues, avec des noms de domaine tels que : , , , , , , , , ou . Les noms géographiques étaient également représentés, mais dans une bien moindre mesure : , , , , ou .

(On trouvera à l’annexe 3 la liste des noms de domaine ayant fait l’objet d’un litige relevant des principes STOP)

Si la part des noms de domaine génériques ayant fait l’objet d’une opposition au titre des principes STOP est si importante, c’est sans doute parce que l’intérêt de tels termes a déjà été prouvé dans le cas d’autres TLD mais aussi à cause d’un malentendu relativement fréquent. En effet, un certain nombre des requérants ayant formé une opposition étaient semble-t-il partis du principe qu’il leur suffirait, pour obtenir gain de cause, d’être propriétaire de la marque correspondant au nom de domaine et d’avoir déposé une revendication de propriété intellectuelle contre le versement d’une taxe supplémentaire.

Lorsqu’on pouvait considérer que le nom de domaine en litige était générique, descriptif ou évocateur, les commissions administratives ont généralement refusé de conclure à la mauvaise foi du défendeur, estimant que d’autres éléments pouvaient justifier l’enregistrement par ce dernier du nom de domaine en litige (par exemple, Network Associates Technology, Inc. c. Lenow International, Inc., dossier OMPI n° DBIZ2001-00043 ; New York Stock Exchange, Inc. c. Manuela Lemmel, dossier OMPI n° DBIZ2001-00044 ; The Boots Company Plc c. Challenge Services, Inc. (CSI), dossier OMPI n° DBIZ2002-00096 ; Rodale, Inc. c. Kelly Britt, dossier OMPI n° DBIZ2002-00152 ; Prisma Presse c. Orlik Software, dossier OMPI n° DBIZ2002-00177 ; Consignia Plc and Post Office Limited c. Aly Ramzan, dossier OMPI n° DBIZ2002-00180 ; Admiral Insurance Services Limited c. Diamond Trust Consultancy (UK) Limited, dossier OMPI n° DBIZ2002-00232 ; Mohawk Brands, Inc c. iSMER, dossier OMPI n° DBIZ2002-00242 ; Dan Zuckerman c. Vincent Peeris, dossier OMPI n° DBIZ2002-00245 ; AB Electrolux c. International Newcastle, dossier OMPI n° DBIZ2002-00260 ; Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V. c. eDesign Japan, dossier OMPI n° DBIZ2002-00261 ; target software solution GmbH c. NetVirtue, Inc., dossier OMPI n° DBIZ2002-00277 ).

ii) Difficulté de prouver la mauvaise foi du défendeur. Les noms de domaine faisant l’objet d’une revendication de propriété intellectuelle sont restés inutilisables pendant 30 jours à compter de la date d’entrée en service du système. Cependant, les déposants prioritaires ne pouvaient former une opposition que pendant les 20 jours suivant cette même date. De la sorte, dans la plupart des cas, les requérants intéressés ont dû rassembler les éléments de preuve nécessaires dans un délai très court et ont en outre été empêchés de facto d’utiliser des arguments relatifs à l’utilisation du nom de domaine. L’argument selon lequel le nom de domaine avait été “utilisé” de mauvaise foi n’apparaît donc pratiquement jamais dans les décisions considérées. L’argument Telstra développé dans le cadre de litiges relevant des principes UDRP, selon lequel la détention passive d’un nom de domaine peut dans certaines circonstances être considérée comme le signe d’une utilisation de mauvaise foi (voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, dossier OMPI n° D2000-0003), a été invoqué par certains défendeurs mais n’a jamais été retenu par les experts. En effet, la non-utilisation des noms de domaine en .biz pendant la phase préliminaire découlait de contraintes techniques et non pas de la seule volonté des demandeurs. La plupart des requérants considérés ont donc dénoncé un enregistrement de mauvaise foi, sans toujours parvenir à présenter des éléments de preuve suffisants à cet égard.

Les requérants ont systématiquement obtenu gain de cause lorsque leur marque non seulement avait un caractère éminemment distinctif mais aussi était notoirement connue dans le domicile du défendeur. Dans les cas considérés, les requérants n’ont pas eu besoin d’élément supplémentaire pour prouver que l’enregistrement avait été effectué de mauvaise foi puisqu’il ne faisait aucun doute que le nom de domaine renvoyait à leur marque et qu’aucune autre utilisation légitime du terme ne pouvait être imaginée (voir par exemple AUDI AG c. vitty Inc, dossier OMPI n° DBIZ2002-00027 ; Fiat Auto.c. Italienska, dossier OMPI n° DBIZ2002-00030 ; Mastercard International Incorporated c. M. Greg Tieu, dossier OMPI n° DBIZ2002-00124 ).

Dans certains cas, les experts ont estimé que le fait que le défendeur demande l’enregistrement d’un nom de domaine alors même qu’il avait été informé que celui-ci avait fait l’objet d’une revendication de propriété intellectuelle constituait un élément tendant à prouver la mauvaise foi de l’intéressé (Rodale, Inc. c. Cass Foster, dossier OMPI n° DBIZ2002-00148, ). Les décisions rendues par la suite ont toutefois montré que le fait que le défendeur avait été informé du dépôt d’une revendication était peu pertinent lorsque le nom de domaine en litige était un terme générique ou descriptif et que rien ne permettait de conclure que la marque du requérant jouissait d’une notoriété suffisante ou, du moins, qu’elle était connue du défendeur (Mohawk Brands, Inc c. iSMER, dossier OMPI n° DBIZ2002-00242 ; Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V. c. eDesign Japan, dossier OMPI n° DBIZ2002-00261 ).

iii) Défaut d’identité entre la marque et le nom de domaine. Contrairement aux principes UDRP, les principes STOP prévoient qu’il doit y avoir identité entre la marque du requérant et le nom de domaine en litige. Dans l’ensemble, les experts ont estimé que l’on pouvait conclure à une telle identité dès lors que le nom de domaine en litige reprenait les éléments textuels de la marque pouvant être reproduits dans un nom de domaine compte tenu des contraintes techniques en la matière. Les arguments relatifs à des éléments impossibles à intégrer dans un nom de domaine, tels que l’esperluète (&) (AT&T Corp. c. Swarthmore Associates LLC, dossier OMPI n° DBIZ2002-00077 ) ou l’espace (par exemple Fiat Auto S.p.A c. Italienska bil, dossier OMPI n° DBIZ2001-00030 ) n’ont pas été jugés pertinents. Dans les cas où certains éléments de la marque ne figuraient pas dans le nom de domaine alors qu’il aurait été techniquement possible de les intégrer, les experts ont refusé de conclure à l’identité de la marque avec le nom de domaine (par exemple Hotel Lotte Co., Ltd., c. Morris Communications Company, LLC, dossier OMPI n° DBIZ2002-00024 par rapport à la marque THE CHARLOTTE SUITE; H&M Systems Software, Inc. c. dotPartners LLC, dossier OMPI n° DBIZ2002-00063 par rapport à ARGOS GAMEWEAR; Dan Zuckerman c. Vincent Peeris, dossier OMPI n° DBIZ2002-00245 par rapport à SHOES.COM; Asociaci?n de Usuarios de Internet c. WorldWide Media Inc., dossier OMPI n° DBIZ2002-00204 par rapport à INTERNET’99; Osborne Clarke c. Blacker Media, dossier OMPI n° DBIZ2002-00262 par rapport à GAMESBIZ).

Conclure à l’identité de la marque avec le nom de domaine a été moins aisé dans le cas des marques figuratives, dont les éléments graphiques ou ornementaux ne peuvent être reproduits dans un nom de domaine. Certains experts ont refusé de conclure à une identité avec le nom de domaine dans ce cas de figure, excluant de fait les marques figuratives de la protection fournie par les principes STOP (Qtech Business Systems Pty Ltd c. Coldwell Banker Burnet, dossier OMPI n° DBIZ2001-00004 ; The Boots Company Plc c. Challenge Services, Inc. (CSI), dossier OMPI n° DBIZ2002-00096 ; Souza Cruz S.A. c. Null, dossier OMPI n° DBIZ2002-00116 ). Cependant, cet aspect n’a été déterminant pour aucune des décisions relatives aux oppositions concernées, qui ont toutes été rejetées pour d’autres motifs.

iv) Litiges entre des titulaires de droits en concurrence. Il a déjà été indiqué plus haut que certains requérants semblaient avoir présumé que, du fait qu’ils possédaient une marque et qu’ils avaient revendiqué les droits de propriété intellectuelle correspondants, ils pouvaient s’attendre à obtenir gain de cause s’ils formaient une opposition au titre des principes STOP. C’est sans doute pour cette raison qu’un certain nombre d’oppositions ont été formées contre des défendeurs possédant eux-mêmes des droits sur les termes enregistrés (par exemple Actebis Holding GmbH c. peacock.com Corporation, dossier OMPI n° DBIZ2001-00005 ; Standard Knitting Ltd c. Toyota Motor Sales, USA, dossier OMPI n° DBIZ2001-00011 ; BUSS GmbH & Co. KG Fertiggerichte c. Steven Buss, dossier OMPI n° DBIZ2001-00034 ; Brose Fahrzeugteile GmbH & Co KG c. Brose Systeme GmbH, dossier OMPI n° DBIZ2002-00143 ; Ricardo Plc c. QXL Ricardo Plc, dossier OMPI n° DBIZ2002-00240 ; Hay & Robertson International Licensing AG c. Admiral Insurance Services Ltd, dossier OMPI n° DBIZ2002-00254 ).

10. Taxes

Le Centre a appliqué les mêmes taxes que celles prévues dans le cadre des principes UDRP. Le tableau ci-dessous présente le barème des taxes applicables dans le cas des oppositions formées au titre des principes STOP :

11. Questions de procédure

A. Procédure On trouvera ci-dessous les principales étapes de l’administration d’un litige au titre des principes STOP :

(i) dépôt de la plainte sous forme électronique et sur papier, avec mention du numéro de revendication attribué par NeuLevel;

(ii) envoi automatisé, par le Centre, d’un accusé de réception sous forme électronique;

(iii) le Centre vérifie que le requérant est bien habilité à former une opposition au titre des principes STOP, en vérifiant le numéro de revendication dans la base de données centrale de NeuLevel relative aux procédures STOP;

(iv) le Centre saisit les données dans son propre système d’administration des litiges selon les principes STOP et attribue au litige un numéro de dossier OMPI;

(v) le Centre saisit les données dans le système central mis en place par NeuLevel pour l’administration des litiges relevant des principes STOP en indiquant les informations suivantes : numéro de dossier OMPI, date de dépôt de la plainte, numéro de revendication attribué par NeuLevel. Mise à jour du fichier de NeuLevel sur l’état d’avancement des procédures moyennant l’inscription “en instance”;

(vi) le dossier est confié aux responsables de l’administration des litiges relevant des principes STOP (deux personnes au cours du premier tour, huit au cours du second);

(vii) envoi à l’unité d’enregistrement d’une demande de vérification portant sur certaines données d’enregistrement (langue du contrat d’enregistrement notamment);

(viii) le responsable du dossier vérifie l’observation des formalités (versement des taxes, langue de la procédure, etc.);

(ix) le défendeur reçoit notification de l’opposition;

(x) accusé de réception de la réponse ou notification par défaut;

(xi) un expert unique est désigné (23 experts pour le premier tour, 60 pour le second);

(xii) notification de la décision rendue par la commission administrative;

(xiii) le Centre met à jour le système de NeuLevel pour l’administration des litiges relevant des principes STOP en indiquant l’issue de la procédure (“transfert du nom de domaine”, “décision rendue à l’issue de l’examen d’une opposition non prioritaire”, “décision n’autorisant pas la formation d’oppositions supplémentaires”).

B. Experts Le Centre a fourni aux experts des documents d’information et des instructions détaillées sur les procédures d’administration des litiges en vertu des principes STOP. Pour les oppositions traitées au cours du premier tour, le Centre a mis à contribution 23 experts de 11 pays. Les oppositions du deuxième tour ont été examinées par 60 experts de 22 pays.

C. Utilisation de la base de données de NeuLevel À chacune des grandes étapes de l’administration des litiges relevant des principes STOP, le Centre devait consulter ou mettre à jour la base de données de NeuLevel. Bien que créant un surcroît de travail, cette obligation n’a pas entraîné de problèmes majeurs une fois résolues les difficultés initiales. En outre, NeuLevel avait prévu du personnel d’appui en cas de nécessité. En ce qui concerne la vérification centralisée des numéros de revendication attribués par NeuLevel, le Centre a dénombré 22 plaintes dans lesquelles ce numéro était manquant ou non valable. Dans tous ces cas à l’exception d’un seul, il a été remédié au problème dans le délai de 20 jours fixé pour la formation d’une opposition au titre des principes STOP.

D. Système de l’OMPI pour l’administration des litiges relevant des principes STOP L’OMPI a conçu et mis en place un système spécifique pour l’administration des litiges relevant des principes STOP. Les données relatives aux litiges ont été introduites dans ce système de façon à permettre au personnel du Centre de classer les dossiers par nom de domaine, date d’enregistrement, numéro de dossier et responsable du dossier, de suivre l’état d’avancement des différentes procédures et de garder la trace des décisions prononcées pour chaque litige et, enfin, d’établir à des fins internes et externes différents rapports statistiques sur ces litiges, concernant notamment le nombre de dépôts, la répartition géographique des parties et l’issue des litiges.

E. Durée La durée moyenne d’administration des litiges relevant des principes STOP s’est élevée à 83 jours, en raison notamment des facteurs suivants : nécessité de consulter et de mettre à jour la base de données de NeuLevel relative aux procédures STOP, concentration des dépôts de plaintes sur une période relativement limitée (53 en décembre 2001, 225 en avril 2002, comme cela a été indiqué plus haut), nombreuses demandes de renseignements (du fait de la méconnaissance du système par les parties potentielles ou effectives) et nécessité, en application des règles STOP, de demander à certaines parties de remettre une traduction de leurs communications dans la langue de la procédure.

12. Information

Le Centre a mis au point une plainte et une réponse types pour les litiges relevant des principes STOP et un mécanisme de dépôt en ligne des plaintes et des réponses. En outre, des conseils à l’intention des parties concernant le dépôt des plaintes et des réponses et d’autres renseignements, parmi lesquels la liste des litiges et des décisions rendues en application des principes STOP, ont été publiés sur le site Web du Centre. Toutes les décisions rendues conformément aux principes STOP ont également fait l’objet d’une notification du Centre diffusée quotidiennement par courrier électronique.

(On trouvera à l’annexe 4 la plainte et de la réponse types susmentionnées, la page d’informations générales du site Web du Centre concernant le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine en .biz selon les principes STOP, ainsi que les directives concernant le dépôt d’une plainte STOP ou la présentation d’une réponse STOP.)

13. Évaluation

Comme indiqué précédemment, le présent rapport vise à permettre à l’ICANN et à d’autres parties intéressées d’évaluer les difficultés soulevées par l’introduction de nouveaux gTLD et les moyens d’assurer la protection préalable des marques.

A. Questions de fond NeuLevel a mis au point les principes STOP et le service chargé de l’enregistrement des revendications de propriété intellectuelle pour protéger les propriétaires de marques contre l’enregistrement de leurs marques en tant que noms de domaine lors du lancement du TLD .biz. Le système mis en place à cet effet était relativement complexe et supposait que les institutions de règlement des litiges, l’administrateur du service d’enregistrement et les déposants de revendications de propriété intellectuelle échangent des communications électroniques à différentes étapes de la procédure.

En outre, le système s’est révélé relativement coûteux pour les propriétaires de marques, qui devaient non seulement s’acquitter d’une taxe pour former une opposition mais également payer une taxe supplémentaire pour le dépôt d’une revendication de propriété intellectuelle. Cela étant, le dépôt à titre onéreux d’une revendication de propriété intellectuelle ne garantissait pas la possibilité de former une opposition au titre des principes STOP. En effet, si plusieurs revendications étaient déposées pour un même nom de domaine, l’ordre de priorité des déposants était déterminé de façon aléatoire. Rien ne garantissait non plus l’issue de la procédure compte tenu de la difficulté à apporter la preuve de la mauvaise foi du défendeur au cours de la phase préliminaire. Le versement d’une taxe supplémentaire au service chargé de l’enregistrement des revendications de propriété intellectuelle conférait aux propriétaires de marques les avantages suivants :

- ils étaient informés automatiquement de tout enregistrement par un tiers du nom de domaine sur lequel ils avaient fait valoir des droits;

- ils étaient habilités à former une opposition au titre des principes STOP avant les propriétaires de marques qui n’avaient pas déposé de revendication de propriété intellectuelle. Cependant, lorsque plusieurs revendications avaient été déposées pour un même nom de domaine, l’ordre de priorité des déposants était établi de façon aléatoire.

Le nombre élevé d’oppositions rejetées tient à la difficulté qu’il y avait à réunir les trois conditions énoncées au paragraphe 4.a) des principes STOP au cours de la phase préliminaire, même si le requérant n’était plus tenu de prouver la mauvaise foi du défendeur qu’à l’égard de l’enregistrement ou de l’utilisation du nom de domaine, et non dans les deux cas. Dans la pratique cependant, les requérant pouvaient espérer prouver uniquement l’enregistrement de mauvaise foi car, pour des raisons techniques, les noms de domaine en litige n’avaient dans la grande majorité des cas jamais été utilisés. Compte tenu du délai fixé pour l’établissement et le dépôt des plaintes, il était quasiment impossible que les requérants parviennent à réunir des preuves de la mauvaise foi du défendeur. De ce fait, le système ne s’est révélé vraiment efficace que pour la protection des marques notoirement connues et dans les cas de cybersquattage manifestes (voir la section 9).

Il semble en fait, pour reprendre une considération déjà présentée plus haut, que bon nombre de requérants, ignorant ces contraintes, ont estimé à tort que le système visait à garantir l’application des “droits prioritaires”. Les propriétaires de marques qui n’ont pris conscience de ces contraintes qu’après avoir engagé une procédure au titre des principes STOP n’ont donc pas été avares de critiques à l’encontre du système.

Le nombre des oppositions effectivement formées peut sembler limité par rapport au nombre des revendications de propriété intellectuelle enregistrées. Cette situation doit sans doute être mise au compte des facteurs suivants :

- comme l’enregistrement des revendications de propriété intellectuelle était indépendant de l’attribution des noms de domaine, un certain nombre de propriétaires de marques qui avaient demandé l’enregistrement d’un nom de domaine tout en présentant par ailleurs une revendication de propriété intellectuelle ont obtenu en définitive le nom de domaine sur lequel ils avaient revendiqué des droits;

- il est arrivé également qu’un même propriétaire de marque dépose plusieurs revendications de propriété intellectuelle sur un seul et même nom de domaine;

- dans les cas où un même nom de domaine faisait l’objet de plusieurs revendications de propriété intellectuelle, les oppositions formées par le déposant prioritaire ont débouché la plupart du temps sur une décision définitive, si bien que les autres déposants intéressés n’ont pas été autorisés à former à leur tour une opposition;

- dans plusieurs cas, le déposant d’une revendication de propriété intellectuelle semble avoir pris conscience du fait que le demandeur pouvait lui aussi posséder des droits sur le nom de domaine en litige, et avoir renoncé dès lors à former une opposition au titre des principes STOP;

- certains demandeurs semblent avoir renoncé après avoir été informés de l’existence d’une revendication de propriété intellectuelle sur le nom de domaine visé;

- l’existence même du système d’enregistrement des revendication de propriété intellectuelle a peut-être dissuadé les demandeurs de mauvaise foi.

Il convient de remettre ces considérations en perspective compte tenu des avantages que pourraient présenter d’autres mécanismes visant par exemple à permettre aux propriétaires de marques d’obtenir un enregistrement au cours d’une phase préliminaire sur la base de l’examen de certificats ou de bases de données sur les marques ou encore à autoriser les propriétaires de marques à procéder à un enregistrement défensif réfragable. L’expérience a montré que les principes UDRP assuraient aux marques une protection appropriée en cas de cybersquattage manifeste. En outre, cette protection est plus large que celle offerte par les principes STOP puisqu’elle concerne non seulement les noms identiques aux marques mais aussi ceux qui sont semblables au point de prêter à confusion. S’agissant de la phase préliminaire du lancement d’un domaine, il convient toutefois de garder à l’esprit que, selon les principes UDRP, le requérant doit démontrer que le nom en litige a été non seulement enregistré mais aussi utilisé de mauvaise foi.

Le présent rapport et le Rapport final de l’OMPI sur l’administration des litiges selon les Principes directeurs d’Afilias concernant les contestations d’enregistrements préliminaires en .info font le point sur les avantages et inconvénients de ces mécanismes de protection. En outre, le Centre s’est tenu informé des mesures adoptées par d’autres administrateurs de services d’enregistrement pour mettre en place des mécanismes de protection adaptés au domaine placé sous leur responsabilité. Ces éléments permettent de suggérer les conclusions préliminaires suivantes :

-les droits préférentiels accordés aux propriétaires de marques devraient porter sur l’enregistrement du nom de domaine à proprement parler plutôt que sur la simple possibilité de former une opposition. Ce principe s’impose d’autant plus que l’obtention des droits en question suppose le versement d’une taxe;

-le droit d’effectuer un enregistrement préliminaire devrait être subordonné au moins à un examen à première vue des certificats de marque ou des bases de données relatives aux marques. Un tel examen devrait être effectué même en l’absence de contestation par un tiers. Il devrait se dérouler en règle générale avant l’enregistrement mais pourrait aussi avoir lieu par la suite et constituer dès lors un préalable à la mise à disposition du nom au requérant;

- un système d’enregistrement défensif peut convenir en revanche s’agissant des gTLD parrainés ou réservés, dans lesquels les propriétaires de marques peuvent ne pas être habilités à obtenir l’enregistrement d’un nom de domaine.

B. Questions de procédure Les principales différences de procédure entre les principes STOP et les principes UDRP découlent de l’existence du service chargé de l’enregistrement des revendications de propriété intellectuelle et du fait que le nombre de revendications pouvant être déposées pour un même nom de domaine n’était pas limité. De ce fait, il a fallu établir un ordre de priorité entre les différents déposants, vérifier l’observation des délais fixés pour la formation des oppositions, s’assurer que les requérants étaient bien habilités à former une opposition, suivre l’état d’avancement de chaque procédure et, enfin, envoyer les notifications correspondantes.

Ce système centralisé ne pouvait toutefois fonctionner que si le dépôt des plaintes était soumis à des délais stricts. Comme indiqué précédemment, ces délais commençaient à courir, dans le cas des déposants prioritaires, au moment où les noms de domaine concernés sont devenus opérationnels. Il fallait donc s’attendre à ce que la plupart des plaintes STOP soient déposées pendant cette période de 20 jours. Avant la date d’entrée en service, NeuLevel avait signalé que quelque 80 000 revendications de propriété intellectuelle avaient été enregistrées, ce qui pouvait laisser présager qu’un nombre équivalent d’oppositions seraient formées en vertu des principes STOP. Cependant, faute d’informations disponibles sur le nombre de cas dans lesquels le requérant et le demandeur ne faisaient qu’un, les institutions de règlement compétentes ne pouvaient prévoir le nombre de procédures qui seraient effectivement engagées pendant cette période de 20 jours. Cette particularité a été source d’une grande incertitude et a posé des problèmes d’ordre logistique qui auraient pu porter préjudice à toutes les parties en présence. La mise en œuvre de mécanismes efficaces pour la protection des marques a encore été entravée par l’introduction quasi simultanée d’autres mécanismes de règlement des litiges par d’autres administrateurs de services d’enregistrement agréés par l’ICANN.