OMPI

      WIPO logo

      MM/WG/1/2
      ORIGINAL:       anglais
      DATE: 9 août 2000

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET AU PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT

Genève, 9 - 13 octobre 2000

NOTES RELATIVES AUX PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À L'ARRANGEMENT ET AU PROTOCOLE DE MADRID

Document établi par le Bureau international

 

I. INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. Le règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid a été adopté par l'Assemblée de l'Union de Madrid en janvier 1996 et est entré en vigueur le 1er avril 1996. Comme l'indique son titre, le règlement d'exécution commun régit à la fois les procédures relevant de l'Arrangement et du Protocole, et son entrée en vigueur a marqué le début de la mise en _uvre du Protocole. Il est le fruit des discussions menées dans le cadre du Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid, qui a tenu six réunions entre 1990 et 1994. Plusieurs modifications mineures du règlement d'exécution commun ont été adoptées par l'Assemblée en septembre 1997 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 1998. Une nouvelle proposition de modification va être soumise à l'Assemblée de l'Union de Madrid à sa 32e session, en septembre-octobre 2000 (voir le document MM/A/32/1). Cependant, le règlement d'exécution n'a fait l'objet d'aucune révision générale depuis son entrée en vigueur il y a plus de quatre ans.

2. Dans l'ensemble, le règlement d'exécution commun donne satisfaction. Néanmoins, l'expérience montre que certaines de ses dispositions mériteraient une révision de fond et que d'autres gagneraient à être clarifiées et simplifiées. Il est donc opportun que le Bureau international étudie, en coopération avec les Offices des membres de l'Union de Madrid et en prenant en considération les vues des organisations représentant les utilisateurs du système de Madrid ainsi que celles des observateurs d'Offices de parties contractantes potentielles, quelles modifications il conviendrait de lui apporter.

3. Des propositions concrètes du Bureau international en vue de la modification du règlement d'exécution commun figurent dans le document MM/WG/1/3. Les raisons de ces propositions sont exposées dans les paragraphes ci-après, complétés par des explications et commentaires en notes de bas de page rattachées au texte du document MM/WG/1/3. Bien entendu, les Offices et les utilisateurs auront peut-être aussi des suggestions à faire, compte tenu de leur propre pratique du règlement d'exécution commun.

4. En outre, certains problèmes concernant l'application des règles relatives à la notification d'un refus de protection sont exposés dans le document MM/WG/1/4, mais sans proposition concrète de modification du règlement d'exécution à ce stade.

 

II. PRÉSENTATION AU BUREAU INTERNATIONAL DE DEMANDES ET AUTRES COMMUNICATIONS : "OFFICE INTÉRESSÉ"

Introduction

5. Le règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid prévoit que certaines demandes et autres communications doivent être présentées au Bureau international par l'intermédiaire d'un Office intéressé. L'expression "Office intéressé" est expliquée dans l'introduction de la partie B.III du Guide de l'enregistrement international des marques en ces termes :

L'expression "Office intéressé" n'est cependant pas définie dans le règlement d'exécution commun, ce qui a été source de malentendus, aussi bien de la part des utilisateurs que des Offices, sur le point de savoir quel est l'Office qui peut ou qui doit présenter telle ou telle demande ou communication au Bureau international. C'est pourquoi le Bureau international a examiné, dans un but de clarification du règlement d'exécution, toutes les références à l'expression "Office intéressé" contenues dans le règlement d'exécution. On en a profité pour revoir les principes sous-jacents aux dispositions concernant la présentation des demandes au Bureau international.

Rappel historique

6. Pour comprendre les dispositions de l'Arrangement de Madrid qui ont trait à la présentation des demandes au Bureau international, il est nécessaire d'examiner brièvement l'évolution de l'Arrangement. Avant l'Acte de Nice, qui a été adopté en 1957 et est entré en vigueur en 1966, un enregistrement international était considéré comme une extension de l'enregistrement de la marque effectué dans le pays d'origine. Une modification (par exemple un changement de titulaire) apportée à l'enregistrement de base, ou toute radiation de celui-ci, avait par conséquent automatiquement l'effet correspondant sur l'enregistrement international. Dans la version originale de l'Arrangement (1891), le premier alinéa de l'article 9 était ainsi libellé :

7. Cette dépendance à l'égard de l'enregistrement de base durait aussi longtemps qu'existait l'enregistrement international. À partir de l'Acte de Washington (1911), il est devenu possible de transmettre un enregistrement international à un nouveau propriétaire d'un autre pays contractant. Dans ce cas, toutefois, le nouveau propriétaire devait posséder dans le pays en question un enregistrement national de la marque dont l'enregistrement international devenait dépendant.1 Ce pays était alors considéré comme le pays d'origine aux fins de l'application des dispositions de l'Arrangement et de son règlement d'exécution.

8. L'Acte de Londres (1934) de l'Arrangement a atténué cette dépendance en permettant d'effectuer une transmission partielle de l'enregistrement international. Ainsi, l'article 9.1) de l'Acte de Londres a été modifié comme suit :

9. L'Acte de Nice (qui est la révision la plus récente des dispositions de fond de l'Arrangement de Madrid)3 a considérablement réduit la dépendance d'un enregistrement international à l'égard de l'enregistrement de base. Tout d'abord, à l'article 6.2), il limite la durée de la dépendance à cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international4. En second lieu, à l'article 6.3) et 4), il restreint l'effet de la dépendance au seul cas où la marque nationale enregistrée dans le pays d'origine cesse de jouir de la protection légale dans ce pays. En conséquence, sauf dans le cas où cette situation s'applique, les modifications portées dans le registre national n'ont plus d'incidence sur l'enregistrement international. En outre, avant l'Acte de Nice, "pays d'origine" signifiait le pays du titulaire inscrit, de sorte que le pays d'origine changeait lorsqu'une transmission était inscrite au profit d'une personne établie dans un autre pays. Depuis l'Acte de Nice, toutefois, "pays d'origine" désigne simplement le pays de l'Office par l'intermédiaire duquel la demande internationale a été initialement déposée; le pays d'origine ne change donc plus avec le titulaire de l'enregistrement international. En particulier, même si l'enregistrement international est transmis à une personne dans un pays autre que le pays d'origine, il continue d'être dépendant (pour ce qui reste à courir du délai de cinq ans) de l'enregistrement de base initial, et non d'un enregistrement effectué dans le pays du nouveau titulaire.5

10. La Conférence de Nice a apporté plusieurs modifications à l'Arrangement afin de tenir compte de ce changement fondamental dans la nature d'un enregistrement international. Malheureusement, toutes les conséquences de ce changement n'ont pas été prises en compte dans ces modifications. Par exemple, on s'est contenté pour modifier l'article 9.1), cité au paragraphe 8, d'y remplacer les mots "pays d'origine" par "pays du titulaire", de sorte qu'il se lit à présent comme suit :

Cette modification tient compte du fait que le pays d'origine ne change plus en cas de transmission transfrontalière. En revanche, elle ne tient pas compte du fait qu'une modification portée au registre national (que ce soit du pays d'origine ou du pays du nouveau titulaire) n'a plus d'incidence sur l'enregistrement international6; autrement dit, au sens littéral du texte, il n'y a aucune circonstance dans laquelle l'article 9.1) ait un effet quelconque. En fait, ce qui manque dans le texte de l'Arrangement, c'est une disposition, correspondant à l'article 9bis du Protocole, qui traite du cas normal où le titulaire demande l'inscription d'une modification de l'enregistrement international.

11. Une autre disposition pour laquelle on peut penser que la Conférence de Nice n'a pas pris en considération toutes les incidences de ce changement est l'article 3ter.2). Ce dernier exige qu'une demande d'extension territoriale formulée postérieurement à l'enregistrement international soit présentée "par l'entremise de l'Administration du pays d'origine". Comme cela est mentionné au paragraphe 9, si le pays d'origine correspondait auparavant au pays du titulaire inscrit, ce n'est plus le cas depuis l'Acte de Nice. Pris à la lettre, l'article 3ter.2) exige que, même dans le cas où il y a eu transmission transfrontalière - qui peut remonter à plusieurs décennies - une désignation postérieure doit néanmoins être présentée par l'Office auprès duquel la demande internationale a été initialement déposée, même si le titulaire actuel n'est en rien rattaché à cet Office et bien que l'enregistrement international ne soit plus depuis longtemps dépendant de l'enregistrement effectué auprès de cet Office.

12. Ce n'était probablement pas le but recherché. Il semble plus probable que la Conférence de Nice, lorsqu'elle a adopté l'article 3ter.2) n'ait pas pris toute la mesure de ce qu'impliquait le changement de sens de l'expression "pays d'origine". Telle est l'approche pragmatique adoptée dans le règlement d'exécution de l'Acte de Nice (et ultérieurement de l'Acte de Stockholm) de l'Arrangement. Dans la version du règlement d'exécution qui était en vigueur avant le 1er avril 1996 (c'est-à-dire jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun), la règle 20.1) stipulait que les demandes d'inscription de modifications, y compris les désignations postérieures, devaient être "présentées en un exemplaire, daté et signé par l'Administration nationale du pays du titulaire"7. Autrement dit, nonobstant les termes de l'article 3ter.2), après une transmission transfrontalière, une désignation postérieure devait être présentée par l'intermédiaire de l'Office du pays du nouveau titulaire et non par l'intermédiaire de l'Office d'origine (auquel le nouveau titulaire n'était en rien rattaché).

Présentation de demandes en vertu du règlement d'exécution commun

13. Par contre, comme cela a déjà été mentionné, le règlement d'exécution commun prévoit la présentation de diverses demandes ou communications par l'intermédiaire de l'Office d'origine ou d'un autre Office intéressé. L'expression "Office intéressé" n'est jamais utilisée dans l'Arrangement; elle apparaît pour la première fois à l'article 9 du Protocole qui dispose que :

Le règlement d'exécution commun ne définit pas l'expression "Office intéressé", bien qu'il eût été envisagé lors de la Conférence de Madrid que ce serait le cas.

Propositions de modification du règlement d'exécution commun

14. Même si l'insertion d'une telle définition a bien été étudiée, une difficulté réside dans le fait que l'Office qui est "intéressé" varie selon les cas. L'approche suivie dans le document MM/WG/1/3 consiste donc a ce que, au lieu d'utiliser l'expression "Office intéressé", chaque disposition pertinente du règlement d'exécution précise par l'intermédiaire de quel Office telle ou telle demande ou communication peut ou doit être présentée. À cet effet, il est proposé d'utiliser l'expression "la partie contractante du titulaire" et d'incorporer une définition correspondante à la règle 1.

15. On en a profité pour réexaminer les principes qui sous-tendent le rôle de l'Office d'origine lorsque le règlement d'exécution y fait référence. L'approche suivie peut se résumer comme suit : premièrement, il est proposé de laisser aux utilisateurs du système la plus grande liberté possible pour décider s'ils préfèrent communiquer directement avec le Bureau international ou envoyer des communications par l'intermédiaire d'un Office; le règlement d'exécution ne devrait donc exclure la voie directe que dans les cas où les dispositions de l'Arrangement ou du Protocole rendent inévitable qu'une communication soit faite par l'intermédiaire d'un Office. Deuxièmement, un Office ne devrait pas avoir à servir d'intermédiaire lorsque le titulaire de l'enregistrement international concerné ne dispose d'aucun rattachement avec cet Office, par exemple lorsqu'il y a eu transmission de la marque à une personne n'ayant aucun rattachement (par la nationalité, un domicile ou un établissement) avec la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine.

16. On notera que la Conférence de Nice avait débattu de l'opportunité de prévoir que le titulaire puisse adresser directement au Bureau international des notifications concernant des modifications dans l'enregistrement international, mais a décidé de ne pas le faire. Elle avait relevé que certaines de ces notifications nécessiteraient des vérifications que les Offices nationaux - mais non le Bureau international - étaient parfaitement à même d'effectuer. Cependant, étant donné que ces considérations de la Conférence de Nice remontent à plus de 40 ans, il semble aujourd'hui opportun que le groupe de travail réexamine la question.

17. S'il est vrai que nul n'était mieux qualifié que l'Office du pays du titulaire pour vérifier des modifications affectant l'enregistrement international lorsque celles-ci résultaient de modifications dans le registre national, il n'y a aucune raison que ce soit le cas lorsque la modification demandée est indépendante de l'enregistrement national. Il est parfois suggéré qu'en particulier une demande d'inscription d'un changement de titulaire devrait être présentée par l'intermédiaire d'un Office parce que cet Office est à même de vérifier, avant de transmettre la demande au Bureau international, que le changement de titulaire de l'enregistrement international a bien eu lieu. Il n'est pas sûr toutefois que ce soit généralement le cas. Même si l'Office demande des pièces justificatives, par exemple un extrait du contrat concerné, rares sont les Offices - s'il en existe - qui ont les compétences ou les ressources pour se prononcer sur la validité de la transmission, d'autant qu'un Office ne peut pas percevoir une taxe pour la transmission d'une demande de cette nature au Bureau international. En outre, en vertu de l'article 11 du Traité sur le droit des marques (TLT), qui lie actuellement 26 États dont 19 membres de l'Union de Madrid, un Office ne peut pas exiger une copie du contrat ou un extrait du contrat pour inscrire au registre national un changement de titulaire. Même si la personne qui demande l'inscription du changement peut, si elle le souhaite, remettre une copie ou un extrait du contrat, elle peut, à la place, remettre un simple certificat de cession ou un document de cession dont le contenu correspond au formulaire international type n° 5 ou n° 6 figurant dans le règlement d'exécution du TLT et qui soit signé par le titulaire et le nouveau propriétaire. À cet égard, on notera que la règle 25.1)c) du règlement d'exécution commun exige déjà que si une demande est présentée directement au Bureau international, elle soit signée par le titulaire. Il peut ainsi être estimé que c'est une sauvegarde suffisante dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international.

18. Aucune disposition du Protocole ne s'oppose à ce que toutes les demandes (autres que la demande d'enregistrement international) soient présentées directement au Bureau international. En ce qui concerne l'Arrangement, comme cela est mentionné au paragraphe 10, si l'article 9.1) de l'Arrangement prévoit que des modifications doivent être notifiées au Bureau international par un Office, il concerne uniquement des modifications consécutives à des modifications dans le registre national et ne fait pas mention de modifications affectant seulement l'enregistrement international. Sur le plan des principes, il n'y a aucune raison de distinguer entre les changements de titulaire qui se rapportent aux désignations faites en vertu de l'Arrangement et ceux qui concernent les désignations faites en vertu du Protocole.

19. S'agissant des demandes d'inscription d'une limitation ou d'une radiation, l'article 9.3) de l'Arrangement dispose que : "On procédera de même lorsque le titulaire de l'enregistrement international demandera à réduire la liste des produits ou services auxquels il s'applique." Il y a une ambiguïté quant au point de savoir si l'expression "on procédera de même" se réfère uniquement à la procédure visée à l'alinéa 2), concernant l'inscription, la notification et la publication de la modification par le Bureau international, ou si elle inclut également la notification au Bureau international par l'Office national conformément à l'alinéa 1). Étant donné toutefois que, comme cela a été mentionné au paragraphe 18, l'alinéa 1) ne concerne que les modifications consécutives à des modifications dans le registre national (sur lesquelles l'Office serait qualifié pour donner des renseignements) et non les modifications faites à la demande du titulaire, on peut logiquement considérer que l'article 9.3) ne vise que la procédure à suivre par le Bureau international. En ce qui concerne une renonciation, l'article 8bis de l'Arrangement prévoit que la demande doit être présentée par l'intermédiaire de l'Office du pays du titulaire. Sur le plan des principes toutefois, il y a encore moins de raison que dans le cas d'un changement de titulaire pour justifier qu'un Office ait à intervenir pour demander l'inscription d'une limitation, d'une renonciation ou d'une radiation de l'enregistrement international, étant donné qu'il n'y a tout simplement rien qu'il puisse vérifier.

20. En matière de liberté d'action donnée aux utilisateurs, c'est en assouplissant les règles relatives à la présentation des demandes d'inscription d'un changement de titulaire que l'on obtiendrait le plus grand impact. En effet, le Bureau international reçoit actuellement environ 5 000 demandes de cette nature par an, contre environ 300 pour chaque catégorie de demandes concernant une limitation, une renonciation ou une radiation. Étant donné que la plupart des enregistrements internationaux concernés sont "mixtes" (c'est-à-dire qu'ils contiennent des désignations faites en vertu de l'Arrangement et des désignations faites en vertu du Protocole), ces demandes doivent aujourd'hui être présentées par l'intermédiaire d'un Office, ce qui complique la tâche des utilisateurs, alourdit la charge de travail des Offices et suscite des divergences de vues quant à savoir si oui ou non un Office a la qualité d'"Office intéressé".

21. Des propositions de modifications du règlement d'exécution commun pour donner effet aux changements exposés dans les paragraphes ci-dessus, ainsi que des modifications corrélatives, sont présentées dans le document MM/WG/1/3 pour les dispositions suivantes : règles 1.xxvibis), 3.2)b), 7.1), 16.2), 17.5), 18.1)c), 19.2), 24.2)a), 25.1)b), 27.1) et 3), 34.1) et 5)b) et 35.1). Des explications sur certaines propositions sont données dans des notes de bas de page dudit document. Pour la règle 25.1)c), plusieurs variantes sont proposées.

 

III. LE TRAITÉ QUI RÉGIT UNE DÉSIGNATION DONNÉE

22. Les alinéas xvii) et xviii) de la règle 1 définissent, respectivement, la "partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement" et la "partie contractante désignée en vertu du Protocole". Ces définitions établissent si une partie contractante donnée est désignée en vertu de l'Arrangement ou en vertu du Protocole au moment où la désignation est faite, que ce soit dans la demande internationale ou postérieurement. Elles ne tiennent cependant pas compte du fait que le traité qui régit une désignation donnée peut changer à la suite d'un changement de titulaire de l'enregistrement international. Imaginons, par exemple, une demande internationale pour laquelle l'Office d'origine est celui de l'Allemagne (partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole) et qui désigne la Chine, la Suède, la Suisse et la Turquie. La Chine et la Suisse y sont désignées en vertu de l'Arrangement et la Suède et la Turquie en vertu du Protocole. Si l'enregistrement international correspondant est ultérieurement transmis à une société établie au Royaume Uni (partie uniquement au Protocole), la transmission peut tout de même être inscrite en ce qui concerne les désignations de la Chine et de la Suisse, puisque ces pays sont aussi partie au Protocole. De l'avis du Bureau international, ces désignations doivent désormais être considérées comme relevant du Protocole.

23. Il est par conséquent proposé d'ajouter aux définitions données à la règle 1)xvii) et xviii) des définitions de "partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement" et "partie contractante dont la désignation relève du Protocole" (voir la règle 1.)xviibis) et xviiibis)). Ces définitions seraient pertinentes pour déterminer si une demande d'inscription de modification ou de radiation peut ou non être notifiée directement au Bureau international conformément à la règle 25.1) (sous réserve de l'éventuelle modification de la règle 25.1) - voir les paragraphes 15 à 21). Ces définitions seraient également pertinentes pour déterminer si oui ou non une taxe individuelle doit être payée au moment du renouvellement. Par exemple, pour reprendre la situation évoquée au paragraphe précédent, les désignations de la Chine et de la Suisse ont initialement été effectuées en vertu de l'Arrangement et n'ont donc pas donné lieu au paiement d'une taxe individuelle. Toutefois, à la suite de la transmission à une société britannique, ces désignations relèvent désormais du Protocole, de sorte qu'au moment du renouvellement il y aura des taxes individuelles à payer à l'égard de ces deux pays. (Ce serait l'inverse si l'enregistrement international considéré avait été initialement fait au nom d'une société britannique puis transmis à une société allemande.)8

 

IV. INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

24. D'autres traités d'enregistrement administrés par l'OMPI ont un règlement d'exécution complété par des instructions administratives. C'est le cas du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et de l'actuel règlement d'exécution de l'Arrangement de La Haye. Des instructions administratives sont également prévues dans le règlement d'exécution de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye (qui n'est pas encore entré en vigueur). Dans chaque cas, le règlement d'exécution considéré contient une règle qui habilite le directeur général à établir des instructions administratives et à les modifier après consultation des Offices intéressés et qui précise que, en cas de divergence entre les instructions administratives et le traité ou son règlement d'exécution, ces derniers priment.

25. De telles instructions administratives traitent normalement de questions qui nécessitent d'être précisées, dans l'intérêt de la transparence et de la sécurité juridique, mais qui sont trop détaillées et pas suffisamment substantielles pour figurer dans le règlement d'exécution lui-même. En outre, étant donné la nature des questions traitées dans les instructions administratives, il est commode et approprié de pouvoir en modifier les dispositions à l'initiative du Bureau international sans avoir besoin de saisir officiellement l'Assemblée. Toutefois, l'Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives et le Directeur général est tenu d'agir en conséquence.

26. Actuellement, il n'existe aucune disposition relative à des instructions administratives visant à compléter le règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid. Il en résulte que le règlement d'exécution est encombré de points de détail qui, dans les autres cas mentionnés, sont relégués dans de telles instructions. Un exemple typique est l'indication détaillée, à la règle 9.4)a)i), ii) et iii), de la manière dont il convient d'indiquer le nom et l'adresse du déposant ou du mandataire. La majeure partie de la règle 2 (Communications avec le Bureau international) et les exigences relatives à la numérotation des enregistrements internationaux, ou encore à la forme et à la distribution de la gazette, qui figurent présentement aux règles 27 et 32, constituent d'autres exemples de dispositions qu'il serait plus approprié de faire figurer dans les instructions administratives que dans le règlement d'exécution.

27. Établir des instructions administratives présenterait l'avantage de permettre la simplification du texte du règlement d'exécution commun tout en rendant plus facile, si nécessaire, la modification de ces dispositions essentiellement à caractère non substantiel. Il est par conséquent proposé d'ajouter une règle nouvelle à cet effet, la règle 41. Une disposition correspondante serait en même temps ajoutée aux définitions de la règle 1 (voir la règle 1.xxxi)).

 

V. CONSTITUTION DE MANDATAIRE

28. La règle 3.2)b) dispose que la constitution d'un mandataire peut être faite dans une communication distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés, ou à toutes les demandes internationales futures et à tous les enregistrements internationaux futurs, du même déposant ou titulaire. Les mots cités en italiques donnent toutefois une fausse impression; même si le Bureau international peut recevoir une communication indiquant que le mandataire est constitué pour toutes les demandes internationales futures et pour tous les enregistrements internationaux futurs au nom d'un déposant ou titulaire donné, il n'est pas en mesure d'agir en conséquence étant donné que rien n'existe en regard de quoi consigner la constitution de mandataire dans le registre international ou dans la base de données électronique tenue par le Bureau international. En outre, le dépôt d'une telle communication ne dispense pas de donner dans chaque demande internationale les précisions relatives au mandataire constitué, conformément à la règle 9.4)a)iii).

29. La faculté de communiquer une constitution générale de mandataire pour des demandes futures présenterait un intérêt pour les utilisateurs si, faute d'une telle constitution, le mandataire était tenu de remettre, pour chaque demande, un pouvoir ou un document similaire signé par le déposant. Or, ce n'est pas le cas; tout ce qui est exigé est que le nom et l'adresse du mandataire constitué soient indiqués dans la demande internationale. Il est par conséquent proposé de supprimer de la règle 3.2)b) la référence à toutes les demandes internationales futures et à tous les enregistrements internationaux futurs.

 

VI. CONDITIONS RELATIVES À LA DEMANDE INTERNATIONALE

Généralités

30. La règle 9 (Conditions relatives à la demande internationale) est la plus longue du règlement d'exécution. Une raison en est que, comme cela a déjà été mentionné au paragraphe 26, elle contient une quantité considérable de détails qui trouveraient mieux leur place dans des instructions administratives. Une autre raison est que cette règle se répète beaucoup car elle contient des dispositions distinctes pour les demandes internationales relevant exclusivement de l'Arrangement, les demandes internationales relevant exclusivement du Protocole et les demandes internationales relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole. Or les conditions ne diffèrent pas énormément selon les trois sortes de demandes internationales. La principale différence concerne l'indication du droit du déposant de déposer la demande internationale étant donné que, dans le cas d'une demande relevant (exclusivement ou en partie) de l'Arrangement, la cascade s'applique pour déterminer l'Office d'origine tandis que, dans le cas d'une demande relevant exclusivement du Protocole, le déposant qui a un rattachement avec plusieurs parties contractantes est libre de choisir son Office d'origine. Une version plus claire et plus concise de la règle 9 est proposée dans le document MM/WG/1/3.

Revendication de la couleur à titre d'élément distinctif de la marque

31. Actuellement, la règle 9.4)a)vii) prévoit la possibilité pour un déposant de revendiquer la couleur à titre d'élément distinctif de la marque conformément à l'article 3.3) de l'Arrangement et du Protocole. En vertu de la règle 9.5)b)v) et 6)b)v), lorsque la demande internationale contient une telle revendication, l'Office d'origine doit certifier que la revendication est la même que dans la demande de base ou l'enregistrement de base. Cela signifie, d'une part, que le déposant peut choisir de ne pas revendiquer la couleur à titre d'élément distinctif de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international, bien que la couleur ait été revendiquée en ce qui concerne la marque de base; d'autre part, que le déposant ne peut pas revendiquer la couleur dans l'enregistrement international si cela n'a pas été fait en ce qui concerne la marque de base.

32. Cependant, une déclaration selon laquelle la couleur est un élément distinctif de la marque est généralement considérée comme une limitation de la protection conférée par l'enregistrement. Par exemple, si la marque consiste en une couronne de couleur or sur fond bleu, sans que les couleurs soient revendiquées à titre d'élément distinctif, le titulaire peut faire valoir que l'utilisation d'une couronne de couleur argent sur fond vert porte atteinte à sa marque. Si, en revanche, il a revendiqué le fait que la couronne de couleur or et le fond bleu contribuent au caractère distinctif de la marque, il ne pourrait pas faire valoir cet argument. Il s'ensuit que, si la revendication est faite à l'égard de la marque de base mais non à l'égard de la marque internationale, cette dernière jouira d'une protection plus large. Inversement, le titulaire peut ne pas avoir jugé nécessaire de faire une telle revendication dans le pays d'origine (où, peut-être, la marque a déjà acquis par l'usage son caractère distinctif), mais souhaiter le faire dans l'enregistrement international afin de prévenir des objections quant au défaut de caractère distinctif dans les parties contractantes désignées; il ne semble pas y avoir de raison sur le plan des principes pour l'en empêcher. De surcroît, il peut arriver que la législation du pays d'origine, tout en autorisant le dépôt de la marque en couleur, ne prévoie pas la possibilité de faire une revendication de couleur.

33. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de modifier la règle 9.4)a)v) de façon à ce que la demande internationale comporte obligatoirement une revendication de couleur si cette revendication était incluse dans la demande de base ou l'enregistrement de base et de laisser au déposant la faculté de revendiquer la couleur dans la demande internationale, même lorsque cela n'avait pas été fait pour la marque de base, à condition que la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base soit bien dans la ou les couleurs revendiquées dans la demande internationale. La disposition relative à la déclaration de l'Office d'origine serait aussi modifiée de façon à ce que cet Office certifie que, si la demande de base ou l'enregistrement de base contient une revendication de couleur, la même revendication figure dans la demande internationale ou que, lorsque la couleur est revendiquée dans la demande internationale sans l'avoir été dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la marque est bien dans les couleurs revendiquées9.

34. Une proposition analogue avait été présentée à l'Assemblée de l'Union de Madrid lors de sa session de septembre 1997. Elle a été retirée à la suite d'une objection de la délégation de l'Allemagne qui a fait valoir que, selon sa jurisprudence, une revendication de couleur conduisait à une protection plus large. Cependant, le manque de temps n'a pas permis à cette délégation d'expliquer son objection ni à l'Assemblée de débattre du bien-fondé de la proposition; le groupe de travail est à présent invité à le faire.

Description de la marque

35. Selon le libellé actuel de la règle 9.4)a)xi), lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base contient une description de la marque exprimée par des mots, la même description doit figurer dans la demande internationale.

36. Si la description contient des données qui ne sont pas évidentes au vu de la reproduction de la marque, il peut être indispensable de l'inclure dans la demande internationale. Si, en revanche, la description ne fait que décrire la reproduction de la marque, et figurait dans la demande de base ou l'enregistrement de base pour la seule raison qu'il s'agit d'une exigence de forme de l'Office d'origine, le déposant peut considérer que la description serait superflue en ce qui concerne l'enregistrement international si aucun des Offices désignés ne l'exige. Dans un tel cas, inclure une description dans la demande internationale ne fait qu'entraîner des frais supplémentaires inutiles - frais de traduction et de publication - pour le Bureau international et, en définitive, pour les utilisateurs du système.

37. Il est par conséquent proposé de modifier la règle 9.4)a)xi) pour permettre au déposant de choisir d'inclure ou non une description de la marque dans la demande internationale. Si toutefois le déposant choisit d'inclure une description dans la demande internationale, il restera obligatoire que l'Office d'origine certifie que la même description figure aussi dans l'enregistrement de base ou la demande de base.

38. Une proposition analogue avait été présentée à l'Assemblée de l'Union de Madrid lors de sa session de septembre 1997. Elle a été retirée à la suite d'une objection de la délégation de la France. Le manque de temps n'a pas permis à l'Assemblée de débattre du bien-fondé de cette proposition; le groupe de travail est à présent invité à le faire.

 

VII. DATE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DANS DES CAS PARTICULIERS

39. La règle 15.1)a) énumère sept éléments dont l'absence peut entraîner le report de la date de l'enregistrement international. Un tel report est bien évidemment préjudiciable aux droits du déposant et peut, en particulier, entraîner la perte d'un droit de priorité. Cela peut être une conséquence trop lourde au regard du non-respect d'une condition de forme, d'autant que l'omission peut résulter d'une erreur de l'Office d'origine qui échappait au contrôle du déposant. En outre, les exigences de cette disposition vont au delà de celles permises à un Office par l'article 5.1) du TLT. Il est donc proposé que seulement quatre de ces éléments soient considérés comme essentiels pour établir la date de l'enregistrement, à savoir des indications qui permettent d'établir l'identité du déposant et qui soient suffisantes pour entrer en relation avec lui ou son mandataire, les parties contractantes qui sont désignées, une reproduction de la marque et la liste des produits et services. Cela suffit pour établir immédiatement quelle est l'étendue de la protection demandée et l'identité de celui qui la demande. Rien ne semble en revanche justifier que les autres éléments qui sont présentement énumérés à la règle 15.1)a) (indication selon laquelle le déposant est habilité à déposer la demande internationale, informations concernant la marque de base et déclaration de l'Office d'origine) ne puissent pas être remis ultérieurement, conformément à la règle 11.4), sans que la date en soit affectée. (Bien entendu, si ces éléments faisant défaut ne sont pas remis avant l'expiration du délai de trois mois visé dans la disposition en question, la demande internationale sera considérée comme abandonnée.)

40. Par la même occasion, il est proposé de simplifier le texte de la règle 15. L'objet des alinéas 1)b) et 2) du texte actuel est de préciser clairement que la date de l'enregistrement international n'est pas affectée par une irrégularité autre que l'absence d'un élément mentionné à l'alinéa 1)a). Toutefois, les références du texte actuel au fait que ces irrégularités aient été corrigées ou non à temps ne sont pas pertinentes et prêtent à confusion. Si les irrégularités ne sont pas corrigées à temps, la demande internationale est considérée comme abandonnée. La question de sa date ne se pose donc pas. Le nouveau libellé proposé pour l'alinéa 2 vise à énoncer la situation plus clairement et de manière plus concise. Le titre de la règle 15 deviendrait simplement "Date de l'enregistrement international".

 

VIII. RESTRICTION DU DROIT DU TITULAIRE DE DISPOSER DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

41. La règle 20.1) dispose que l'Office d'une partie contractante désignée peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint sur le territoire de cette partie contractante. Cette restriction peut, par exemple, résulter du fait que l'extension de l'enregistrement international pour cette partie contractante a été donnée en gage ou fait l'objet d'un droit in rem, ou encore qu'il y a eu une décision de justice (jugement de faillite par exemple) affectant la possibilité pour le titulaire de disposer de ses biens.

42. Le Bureau international reçoit parfois, des demandes d'inscription au registre international de restrictions concernant le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international en tant que tel, à la suite d'une procédure juridique ou d'un contrat conclu avec un tiers dans le pays d'origine. Actuellement, le Bureau international n'est pas habilité à inscrire une telle information. Or, même si l'enregistrement international n'a pas d'effet dans le pays considéré, il fait partie des biens d'une personne basée dans ce pays. Il semblerait raisonnable que, pour l'information du public, il soit possible d'inscrire au registre international une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international en tant que tel. En conséquence, il est proposé de modifier la règle 20.1) pour permettre à l'Office de la partie contractante du titulaire de communiquer cette information au Bureau international.

43. Une proposition analogue avait été présentée à l'Assemblée de l'Union de Madrid lors de sa session de septembre 1997. Elle a été retirée à la suite d'une objection de la délégation de l'Italie. Le manque de temps n'a pas permis à l'Assemblée de débattre du bien-fondé de cette proposition; le groupe de travail est à présent invité à le faire.

44. Lors de la même réunion, la délégation de l'Italie avait suggéré de supprimer l'alinéa 4) de la règle 20 afin de permettre l'inscription de licences se rapportant à des enregistrements internationaux. Le groupe de travail est donc invité à examiner s'il y a lieu de rendre possible l'inscription de licences et, dans l'affirmative, quelles données devraient être inscrites et quelles données devraient être publiées. (Naturellement, l'ampleur de l'inscription et de la publication influeraient sur le montant de la taxe à payer pour l'inscription d'une licence.) Cet examen devrait tenir compte de la proposition de recommandation commune concernant les licences de marque qui a été élaborée dans le cadre du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques pour être soumise à l'Assemblée de l'Union de Paris et à l'Assemblée générale de l'OMPI et qui contient des dispositions sur, notamment, le contenu d'une demande d'inscription d'une licence et les effets du défaut d'inscription d'une licence.10 Il faudrait aussi garder à l'esprit que permettre l'inscription de licences n'aurait de sens que dans la mesure où les parties contractantes qui l'exigeraient seraient disposées à accepter l'inscription au registre international comme suffisante aux fins de leur législation nationale.

 

IX. FUSION DES DEMANDES DE BASE OU DES ENREGISTREMENTS DE BASE

45. La règle 23 prévoit que l'Office d'origine notifie au Bureau international toute division de la demande de base ou de l'enregistrement de base intervenant au cours de la période de dépendance de cinq ans. Cette information, qui peut intéresser un tiers envisageant une "attaque centrale" sur l'enregistrement international, est inscrite au registre international et publiée dans la gazette.

46. Il peut également arriver que plusieurs demandes ou enregistrements servant de base à un enregistrement international soient fusionnés. (C'est le cas en particulier lorsque l'Office d'origine est passé d'un système d'enregistrement monoclasse à un système d'enregistrement multiclasse.) Il est donc proposé de modifier la règle 23 afin de permettre la notification et l'inscription (et donc la publication) de cette information.

 

X. DÉSIGNATIONS POSTÉRIEURES

47. Il est proposé de profiter de l'insertion d'une définition de la "partie contractante du titulaire" (voir le paragraphe 14) pour simplifier la règle 24.1)b) et c). Le nouveau libellé proposé stipule avec concision dans quelles circonstances une partie contractante donnée peut faire l'objet d'une désignation postérieure et si cette désignation est effectuée en vertu de l'Arrangement ou en vertu du Protocole (compte tenu de la clause de sauvegarde).

48. Le sous-alinéa a) a également été modifié; en effet, les références qu'il contient au titulaire habilité, en vertu des articles 1.2) et 2 de l'Arrangement ou de l'article 2 du Protocole, à désigner une partie contractante donnée ne sont pas appropriées car ces dispositions concernent uniquement le droit de déposer une demande internationale et non le droit de faire une désignation donnée. En conséquence, le renvoi à l'article 9sexies du Protocole devient redondant et a été supprimé.

49. La partie finale de l'actuelle règle 24.1)c), selon laquelle une désignation postérieure ne peut être effectuée en vertu de l'Arrangement que si la marque de base a été enregistrée, n'a pas été conservée. En effet, il est considéré que ce point est couvert de façon adéquate par la règle 24.3)d). Cette dernière disposition a été modifiée pour préciser que cette restriction s'applique uniquement lorsque la désignation postérieure est faite en vertu de l'Arrangement.

 

XI. FUSION D'ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

50. La règle 27.3) prévoit que la fusion de deux ou plus de deux enregistrements internationaux sera inscrite au registre international. Il est cependant étonnant qu'aucune obligation ne soit faite de notifier cette information aux parties contractantes désignées qui sont concernées, ni de la publier. Il est donc proposé de modifier la règle 27.3) et la règle 32.1)a)xi) pour prévoir cela.

 

XII. DÉCLARATION SELON LAQUELLE UNE LIMITATION
OU UNE RADIATION EST SANS EFFET

51. Une limitation de la liste des produits et services ou une radiation pour une partie seulement des produits et services peut être exprimée de manière à ce que certains produits ou services soient supprimés de la liste; dans ce cas, il est clair que l'étendue de la protection de la marque est réduite. Par ailleurs, une limitation ou une radiation partielle peut être exprimée en déclarant que certains termes de la liste des produits ou services sont remplacés par d'autres; dans ce cas, en principe, les termes nouveaux devraient avoir une portée plus restreinte que ceux qu'ils remplacent. Cependant il n'appartient pas au Bureau international de déterminer si c'est effectivement le cas ou non.

52. Il arrive que l'Office d'une partie contractante désignée informe le Bureau international que, selon lui, la liste des produits et services qui résulte d'une limitation ou d'une radiation partielle est plus large que la liste initiale. Il n'existe cependant aucun mécanisme qui lui permette de faire valoir cette objection. Il est par conséquent proposé de modifier la règle 27.4) qui prévoit actuellement la possibilité pour l'Office d'une partie contractante désignée de déclarer qu'un changement de titulaire est sans effet dans cette partie contractante, pour permettre à un Office de faire une déclaration similaire en ce qui concerne une limitation ou une radiation partielle. Lorsque l'objection vise seulement certains des termes introduits par la présumée limitation ou radiation partielle, cela devrait être indiqué dans la déclaration. La déclaration sera inscrite au registre international, notifiée au titulaire et publiée dans la gazette. Si, à la suite d'arguments présentés par le titulaire, l'Office concerné revient sur cette déclaration par une décision définitive, il devra notifier cette décision au Bureau international, qui l'inscrira et la publiera de même.

53. La même question peut se poser dans le cadre d'une radiation partielle demandée par l'Office d'origine conformément à la règle 22 à la suite d'une cessation partielle des effets de l'enregistrement de base ou d'un refus partiel de la demande de base. En effet, même si un Office d'origine peut considérer que les modifications qu'il est proposé d'apporter à la liste des produits et services ont l'effet de restreindre cette liste, l'Office d'une partie contractante désignée peut avoir une opinion différente. Aucune proposition de modification de la règle 22 n'est faite pour l'instant. Toutefois, le groupe de travail est invité à examiner l'opportunité de modifier cette règle.

 

XIII. RECTIFICATIONS APPORTÉES AU REGISTRE INTERNATIONAL

54. En vertu de la règle 23 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid qui était en vigueur avant le 1er avril 1996, une erreur dans le registre international qui était imputable à un Office national et qui était susceptible de porter atteinte aux droits découlant de l'enregistrement international ne pouvait être rectifiée que si sa correction était demandée dans un délai de six mois à compter de la publication de l'erreur. Il n'y a aucune restriction de cet ordre dans la règle 28 du règlement d'exécution commun. Or il arrive parfois qu'une rectification soit demandée et apportée longtemps après que l'erreur ait été faite et cela a donné lieu à des protestations de la part d'Offices de parties contractantes dans lesquelles la rectification a effet.

55. Le délai prévu dans le règlement d'exécution précédent se justifiait apparemment par le fait qu'il incombait au titulaire ou à son mandataire de vérifier que ce qui était inscrit au registre international et publié dans la gazette correspondait à ce qui avait été demandé, et qu'un délai de six mois était adéquat pour cela. Bien qu'aucune proposition visant à réintroduire un tel délai ne soit faite pour l'instant pour modifier la règle 28, le groupe de travail souhaitera peut-être examiner l'opportunité d'une telle modification.

 

XIV. LA GAZETTE

56. La règle 32.2)v) fait obligation au Bureau international de publier dans la gazette les informations qui lui ont été communiquées concernant les jours où il est prévu que les Offices des parties contractantes ne seront pas ouverts au public. Il est douteux que ce type d'information, dont la collecte et l'actualisation représentent un travail considérable, soit particulièrement utile. Il est par conséquent proposé de supprimer cette obligation.

57. La règle 32.3) fait obligation au Bureau international de publier un index annuel de la gazette indiquant, par ordre alphabétique, les noms des titulaires d'enregistrements internationaux à l'égard desquels une inscription a été portée au registre international pendant l'année considérée. Or, depuis le début de l'année 1999, la gazette est publiée à la fois sur CD-ROM et sur papier. L'édition sur CD-ROM est cumulative et se prête à la recherche, de sorte qu'il est facile d'y trouver toutes les publications faites dans l'année considérée en ce qui concerne un enregistrement international donné, ou tous les enregistrements internationaux au nom d'un titulaire donné. Un index annuel distinct devient donc superflu. L'édition sur papier de l'index, qui était d'un emploi peu pratique et dont la production exigeait des ressources considérables, n'est plus publiée; à la place, les abonnés à l'édition sur papier de la gazette reçoivent, dans le cadre de leur abonnement et en même temps que le dernier numéro de l'édition sur papier d'une année donnée, un exemplaire du dernier CD-ROM (cumulatif) pour l'année en question. Il est par conséquent proposé de modifier l'alinéa 3) de façon à laisser aux instructions administratives le soin de réglementer la forme de publication de la gazette.

58. La règle 32.4) fixe le nombre d'exemplaires de la gazette auxquels un Office a droit gratuitement ou à moitié prix. Il est proposé de supprimer cette disposition et de traiter cette question dans les instructions administratives.

[Fin du document]

1 Pour l'application de cette condition, l'article 9bis.1) faisait obligation au Bureau international de demander l'assentiment de l'Office du pays du nouveau propriétaire avant d'inscrire le changement de titulaire. Voir toutefois la note de bas de page 5.

2 La traduction anglaise des mots "les annulations, radiations, etc.", à l'article 9 de l'Acte de 1891, était "annulments, cancellations, etc.". Cependant, après l'Acte de Washington (1911), cette disposition a été traduite par "all (toutes) annulments, cancellations, etc.", alors que le libellé français a continué à se lire "les annulations, radiations, etc."; c'est toujours le cas.

3 L'Acte de l'Arrangement de Madrid qui est présentement en vigueur est l'Acte de Stockholm (1967). Toutefois, les modifications faites lors de la Conférence de Stockholm ont été limitées à des modifications résultant de l'institution de l'OMPI; les dispositions de l'Acte de Stockholm qui ont trait à l'enregistrement international sont donc les mêmes que celles qui ont été adoptées à Nice en 1957.

4 On notera avec intérêt qu'il n'est jamais énoncé dans aucun Acte de l'Arrangement que l'enregistrement international d'une marque est dépendant de l'enregistrement de base. Au lieu de cela, il est mentionné à l'article 6.2) de l'Acte de Nice (et donc de l'Acte de Stockholm) qu'après cinq ans, il devient indépendant. Cela illustre que, dans le cadre de l'Arrangement, cette dépendance était simplement considérée comme allant de soi.

5 Il n'y a donc plus lieu (même pendant la période de dépendance) que le Bureau international demande l'assentiment de l'Office du pays du nouveau titulaire avant d'inscrire un changement de titulaire. Aussi, l'Assemblée de l'Union de Madrid a-t-elle décidé en 1995 que le Bureau international ne devait pas appliquer la dernière phrase de l'article 9bis.1).

6 Sauf lorsque la marque cesse d'être protégée dans le pays d'origine au cours de la période de dépendance. Cette situation est toutefois traitée à l'article 6.3) et 4) et ne relève pas de l'article 9.

7 Le "pays du titulaire" était défini à la règle 1.1)xiv) comme étant "le pays contractant où le titulaire d'un enregistrement international a son établissement industriel ou commercial ou, à défaut, son domicile ou, à défaut, le pays contractant dont il a la nationalité". Ainsi, la "cascade", qui détermine le pays d'origine d'une demande internationale conformément à l'article 1.3) de l'Arrangement, était aussi appliquée pour déterminer le pays du titulaire lorsqu'il y avait eu un changement de titulaire. Depuis l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun le 1er avril 1996, la cascade ne s'applique plus à des faits postérieurs au dépôt de la demande internationale.

8 Cette vue pragmatique concernant les circonstances dans lesquelles une taxe individuelle est due lors du renouvellement d'un enregistrement international avait été avancée par le Bureau international dans un document contenant des observations sur le règlement d'exécution commun, qui avait été distribué aux membres de l'Assemblée avant l'adoption du règlement d'exécution (voir le paragraphe 43 du document GT/PM/VI/10). Dans le même document, il était également suggéré que pour déterminer si, à l'égard d'une partie contractante désignée donnée, le délai applicable à l'Office pour émettre un refus et les taxes à payer en ce qui concerne la durée de protection initiale sont ceux qui s'appliquent en vertu de l'Arrangement ou ceux qui s'appliquent en vertu du Protocole, il fallait considérer la situation à la date du dépôt de la demande internationale et qu'un changement ultérieur de titulaire serait sans incidence sur ces questions; c'est pourquoi la règle 18.1) et 2) fait toujours référence aux parties contractantes désignées en vertu de l'Arrangement ou en vertu du Protocole. Les vues énoncées dans le document précité n'ont jamais été mises en question.

9 Dans la version révisée qui est proposée pour la règle 9, la disposition pertinente est l'alinéa 5)d)v).

10 La dernière version de la proposition de recommandation commune se trouve dans le document SCT/5/4.