OMPI
SCT/1/6
ORIGINAL: Inglés/francés
FECHA: 5 de noviembre de 1998
OMPI |
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SCT/1/6 |
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA
Primera sesión
Ginebra, 13 a 17 de julio de 1998
preparado por la Oficina Internacional
DISPOSICIONES SOBRE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS
INTRODUCCIÓN |
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1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante denominado "el Comité Permanente") celebró su primera sesión en Ginebra, del 13 al 17 de julio de 1998.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Brasil, Burundi, Camerún, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Japón, Kenya, Letonia, Libia, Lituania, Madagascar, Malasia, Malta, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Rumania, Senegal, Singapur, Siria, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Ucrania y Uruguay (74).
3. De conformidad con la decisión del Comité Permanente (véase el párrafo 16), las Comunidades Europeas (CE) participaron en la reunión en calidad de miembro, sin derecho de voto.
4. Las siguientes organizaciones intergubernamentales participaron en la reunión en calidad de observadores: la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Oficina de Marcas del Benelux (BBM) y la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV).
5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), la Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), la Asociación Francesa de Profesionales del Derecho de Marcas y Modelos (APRAM), el Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial (CEIPI), la Asociación de Industrias de Marca (AIM), las Asociaciones de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), la Cámara de Comercio Internacional (CCI), la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), la Liga Internacional del Derecho de Competencia (LIDC), la Asociación Internacional de Marcas (INTA), la Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), la Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), la Asociación Japonesa de Marcas (JTA), la Unión de Profesionales Europeos en Propiedad Industrial (UPEPI) y la Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa (UNICE) (16).
6. La lista de los participantes figura en el Anexo II del presente informe.
7. Los debates se basaron en los siguientes documentos elaborados por la Oficina Internacional de la OMPI: "Orden del día" (documento SCT/1/1), "Cuestiones de organización y panorama de las cuestiones que ha de examinar el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas" (documento SCT/1/2), "Protección de las marcas notoriamente conocidas" (documento SCT/1/3) y "Proyecto de Artículos sobre licencias de marcas" (documento SCT/1/4).
8. La Secretaría tomó nota de las intervenciones y las grabó en cintas. Este informe sintetiza los debates sin por ello reflejar todas las observaciones realizadas.
DEBATE GENERAL |
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Tema 1 del Orden del día: Apertura de la sesión |
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9. El Sr. Albert Tramposch, Director de la División del Derecho de la Propiedad Industrial, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes.
Tema 2 del Orden del día: Elección de un Presidente y de dos Vicepresidentes |
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10. El Comité Permanente eligió por unanimidad a la Sra. Lynne G. Beresford (Estados Unidos de América) como Presidenta y a la Sra. Elizabeth Owiredu-Gyampoh (Ghana) y al Sr. Ricardo García Rojas Alarcón (México) como Vicepresidentes. El Sr. Albert Tramposch (OMPI) actuó como Secretario de la reunión del Comité Permanente.
Tema 3 del Orden del día: Aprobación del Orden del día |
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11. El Orden del día (documento SCT/1/1) fue aprobado sin modificaciones, sobreentendiéndose que el breve resumen del Presidente (Tema 9 del Orden del día) se presentaría por escrito al Comité Permanente.
Tema 4 del Orden del día: Reglamento |
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12. El Comité Permanente examinó cuestiones de organización y de procedimiento, contenidas en la Parte II del documento SCT/1/2.
13. La Delegación de Austria, haciendo uso de la palabra en su calidad de titular de la Presidencia de las Comunidades Europeas y en nombre de sus Estados miembros declaró que la CE ha desempeñado una importante función en la labor realizada hasta la fecha en la OMPI en los sectores que competen al Comité Permanente. En particular, se refirió a las contribuciones de la CE al reciente Comité de Expertos sobre marcas notoriamente conocidas, las consultas sobre los nombres de dominio de Internet y la Conferencia Diplomática sobre el Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. El interés que ha demostrado la CE por la labor del Comité Permanente dimanaba de la legislación de la Comunidad en los sectores pertinentes, incluida una directiva del Consejo destinada a aproximar las leyes de los Estados miembros relativas a las marcas, el reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria y varios reglamentos del Consejo relativos a la protección de las indicaciones geográficas en el ámbito de la agricultura. Además, se esperaba que el Consejo de la CE aprobase, en septiembre, una directiva relativa a la armonización de las leyes de los Estados miembros de la CE sobre dibujos o modelos industriales. En el ordenamiento jurídico de la CE, la legislación aprobada a nivel comunitario sentaba las bases para otorgar a la CE la autoridad necesaria con el fin de establecer relaciones internacionales en las áreas cubiertas por dicha legislación. Por dichas razones, se concedió a la CE la calidad de delegación miembro en el contexto de los anteriores Comités de Expertos y Conferencias Diplomáticas de la OMPI. Teniendo en cuenta la competencia particular de la CE en las cuestiones que examinaría el Comité Permanente y el rango de la Delegación de la CE en reuniones anteriores de varios Comités de Expe rtos y conferencias de la OMPI en este ámbito, la CE y sus Estados miembros consideraban apropiada y justificada la concesión a la CE de la calidad de miembro del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. Por consiguiente, la Delegación propuso que se aprobase una regla especial para permitir a la CE participar como delegación miembro en el Comité Permanente.
14. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que, si bien reconocía la contribución aportada por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros a la causa de la protección internacional de los derechos de propiedad intelectual, le preocupaba que la calidad de miembro del Comité Permanente diese a las Comunidades Europeas un derecho de voto suplementario a los de sus Estados miembros, situación a la que se oponían los Estados Unidos de América.
15. La Delegación de Australia, con el apoyo de otras cuatro delegaciones, sugirió que, siguiendo el ejemplo del Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT), se concediese a las Comunidades Europeas la calidad de miembro del Comité Permanente sin derecho de voto.
16. Atendiendo a la invitación contenida en el párrafo 11 del documento SCT/1/2, el Comité Permanente adoptó el reglamento especial propuesto en el párrafo 5 de dicho documento. Además, el Comité Permanente adoptó una regla adicional, a saber, que la calidad de miembro en el Comité Permanente también se extendería a las Comunidades Europeas, siempre y cuando no tuvieran derecho de voto.
17. El Comité Permanente tomó nota de los arreglos de trabajo descritos en los párrafos 6 a 10 de dicho documento, con los siguientes entendidos:
18. Se examinó la cuestión de los idiomas en lo relativo a la interpretación y traducción de documentos (párrafo 7 del documento SCT/1/2), y se revisaría durante una reunión futura del Comité Permanente, en vista de cualquier decisión que fuera tomada por las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI sobre la materia.
19. Respecto de la distribución del proyecto de informe para comentarios después de las sesiones del Comité Permanente (párrafo 8 del documento SCT/1/2), la Oficina Internacional, de ser posible, distribuiría un primer proyecto en tres idiomas dentro de las dos semanas siguientes a la reunión y haría lo necesario para que los participantes tuvieran la oportunidad de formular comentarios sobre los propuestos cambios al informe. El plazo para la presentación de comentarios sobre el proyecto de informe contaría a partir de la fecha en la que se hubieran distribuido todas las versiones lingüísticas, tomando en consideración los períodos de vacaciones.
20. El Comité Permanente estuvo de acuerdo en que no habría declaraciones generales al principio de sus sesiones, pero las delegaciones y representantes tendrían la oportunidad de formular declaraciones de orden general al inicio de los debates sobre cada una de las cuestiones a examen. Los resúmenes de estas declaraciones generales, el resumen de los debates relativos a las cuestiones que se examinen y las referencias a reservas específicas expresadas por las delegaciones miembros quedarían plasmados en el informe.
21. Se establecerá un Fórum electrónico del SCT antes de la segunda sesión del Comité Permanente, para la distribución y transmisión electrónica de comentarios sobre los proyectos preliminares de los documentos de trabajo para la segunda sesión, relativos a la utilización de marcas en Internet. Se seguirían por el momento los procedimientos adoptados por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en relación con el Fórum electrónico del SCP, y el Comité Permanente revisaría los procedimientos para el Fórum electrónico del SCT durante su próxima reunión.
22. Cualquier decisión sobre los idiomas para la interpretación y traducción de documentos, y la financiación de la participación de delegados en cualquier futura reunión del Grupo de Trabajo del Comité Permanente (párrafo 10 del documento SCT/1/2) se ajustaría al procedimiento que fuera decidido por las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI sobre estas cuestiones y, de ser posible, las reuniones del Grupo de Trabajo se programarían en fechas que coincidieran con las fechas de reuniones del Comité Permanente.
Tema 5 del Orden del día: Cuestiones que ha de examinar el Comité Permanente |
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23. El Comité Permanente examinó las cuestiones que le competen, contenidas en la Parte III del documento SCT/1/2, de la siguiente manera:
Disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas
24. En relación con esta cuestión (párrafos 14 a 19 del documento SCT/1/2), varias delegaciones y representantes de organizaciones observadoras sostuvieron la importancia de que se finalice de manera expeditiva la labor sobre las disposiciones relativas a las marcas notoriamente conocidas. Algunas de estas delegaciones y representantes señalaron que existía cierta duplicación entre los problemas abordados en el proyecto de Artículo 6 de las Disposiciones (es decir, "Protección de marcas notoriamente conocidas contra nombres de dominio conflictivos") y la cuestión del uso de marcas en Internet. En respuesta a la intervención de dos delegaciones, la Oficina Internacional explicó que el Comité Permanente tenía facultad para formular una recomendación a la Asamblea General de la OMPI sobre la forma en que deberían aprobarse las disposiciones y, considerando la fase avanzada en que se encontraban las disposiciones, el momento parecía haber llegado para formular dicha recomendación.
25. Se convino que las disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas se examinarían con prioridad máxima durante la primera sesión del Comité Permanente y que deberían ser incluidas en el Orden del día de la sesión siguiente.
26. El Comité Permanente examinó esta cuestión (párrafos 20 a 23 del documento SCT/1/2) y estuvo de acuerdo en que debería ser examinada con segunda prioridad durante su primera sesión (véase el párrafo 108) y que debería incluirse en el Orden del día de la tercera sesión.
27. El Comité Permanente examinó esta cuestión (párrafos 24 a 27 del documento SCT/1/2). La mayoría de las delegaciones y representantes de las organizaciones observadoras que tomaron la palabra insistieron en la necesidad de examinar esta cuestión con la mayor urgencia y se pidió a la Oficina Internacional que emprendiese la labor lo antes posible. Se acordó que la cuestión fuese incluida en el Orden del día de la próxima sesión con prioridad máxima. En preparación a dicha reunión, la Oficina Internacional elaboraría un estudio, con la ayuda de consultores, sobre las dos cuestiones siguientes para ser examinadas por el Comité Permanente: i) ¿cómo puede determinarse una relación entre un signo o marca que se utiliza en Internet y bienes o servicios particulares? y ii) ¿cómo puede determinarse una relación entre un signo o marca que se utiliza en Internet y un país o territorio determinado?
28. En relación con esta cuestión (párrafos 28 a 32 del documento SCT/1/2), cuatro delegaciones recordaron que continuaban los trabajos relativos a la protección de las indicaciones geográficas en el marco del Consejo de los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que, a fin de evitar toda duplicación innecesaria, el Comité Permanente debería abstenerse de examinar la cuestión. Una de dichas delegaciones declaró que, en su opinión, las indicaciones geográficas estaban mejor protegidas por la legislación relativa a las marcas y a la competencia desleal. Además, la misma delegación afirmó que los derechos de marcas adquiridos de buena fe debían salvaguardarse frente a las indicaciones geográficas conflictivas.
29. Tres delegaciones opinaron que el Comité Permanente debería conceder una prioridad más elevada a la labor relativa a las indicaciones geográficas paralelamente a la labor de la OMC en este ámbito. Dos delegaciones dijeron que, si bien la labor de la OMC no impedía al Comité Permanente examinar esta cuestión, ambas Organizaciones podrían beneficiarse de sus experiencias respectivas y debería continuar la cooperación entre ambas Organizaciones.
30. El Representante de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV) se refirió a los vínculos existentes entre su organización y la OMPI e hizo un resumen del estado actual de la labor de la OIV en el campo de las indicaciones geográficas para el vino. De conformidad con las recomendaciones adoptadas en varias reuniones de su Asamblea General, la OIV había creado una base de datos electrónica para publicar indicaciones geográficas. Actualmente, esta base de datos contenía 1.761 indicaciones geográficas compuestas, con frecuencia, por uno o varios nombres protegidos, alcanzándose más de 4.000 entradas pertinentes. Para cada nombre, la base de datos contiene una referencia al texto oficial en el que se protege el nombre, el sistema de protección nacional o internacional aplicable y, según el caso, la región de protección y el tipo y color del vino producido. Esta base de datos era objeto de revisión para garantizar su precisión y de actualización regular. El Representante finalizó expresando el deseo de su organización de establecer una colaboración entre la OIV y la OMPI en relación con la labor de protección de las indicaciones geográficas, colaboración que permitiría a la OMPI aprovechar los resultados alcanzados por la OIV en dicho campo.
31. Se acordó volver a revisar la cuestión de las indicaciones geográficas en la próxima sesión. Mientras tanto, la Oficina Internacional continuaría supervisando los avances en la materia y los preparativos, previstos en el Programa y Presupuesto para el bienio 1998-99, para la celebración de un simposio mundial durante el bienio.
32. El Comité Permanente examinó esta cuestión (párrafos 33 a 36 del documento SCT/1/2).
33. La Representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que su Organización siempre había procurado la colaboración con sus Estados miembros y otras organizaciones intergubernamentales a fin de reducir los problemas relativos a la nomenclatura de los fármacos. Los posibles conflictos entre las denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas (DCI) y las marcas fueron examinados, entre otros, en una Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, adoptada en 1993. Atendiendo a la petición de sus Estados miembros, la OMS estableció directrices de política a fin de desalentar el uso de nombres derivados de DCI y minimizar el riesgo para los usuarios de sustancias farmacéuticas. Para ilustrar la seriedad del problema, la Representante dijo que, durante el año pasado, la Secretaría de la OMS notificó que tenía conocimiento de más de 200 casos de posibles conflictos entre DCI y marcas. Desde esta perspectiva, la Representante agradeció a la OMPI la posibilidad de colaborar en este asunto y anunció que apoyaba, en nombre de la Secretaría de la OMS, la propuesta de realizar la encuesta.
34. Se convino en que la Oficina Internacional realizaría la encuesta mencionada en el párrafo 36 del documento SCT/1/2 y que presentaría los resultados de la misma al Comité Permanente durante su tercera sesión.
DISPOSICIONES SOBRE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS |
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Tema 6 del Orden del día: Proyecto de disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas |
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35. El Comité Permanente examinó el documento relativo al Proyecto de disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas (documento SCT/1/3).
36. El Comité convino en que se tomaría una decisión durante esta sesión sobre el texto de cada disposición, para determinar si dicha disposición era adoptada, adoptada con modificaciones, suprimida, se la reservaba para debates adicionales o se la remitía a la Oficina Internacional para examen adicional, con el entendimiento de que las disposiciones que fueran adoptadas o adoptadas con modificaciones o suprimidas quedarían cerradas a cualquier debate adicional, a menos que por razones excepcionales fuese necesario reabrir el debate.
37. En lo tocante a la cuestión de las marcas notoriamente conocidas en general, la Delegación del Japón afirmó que la Oficina Japonesa de Patentes estaba actualmente recopilando información sobre marcas de compañías japonesas y extranjeras, información que tenía previsto publicar en Internet en el curso de 1998. No obstante, la información publicada junto a las marcas no era exhaustiva ni concluyente respecto de la situación de dicha marca y cada marca tendría que examinarse caso por caso para determinar si se trata de una marca notoriamente conocida. No obstante, la Oficina Japonesa de Patentes consideraba la publicación de dichas listas como un primer paso para reforzar la protección de las marcas notoriamente conocidas.
38. La Delegación de la República de Corea se refirió a la importancia que revestían para su país las inversiones internacionales y, en este contexto, expresó su deseo de que se completasen de manera expeditiva los trabajos sobre el proyecto de Disposiciones para la protección de las marcas notoriamente conocidas. Propuso que la protección de las marcas notoriamente conocidas en territorios extranjeros no requiriese su registro o utilización en los casos en que hubiera una intención desleal de obstruir la entrada al mercado al verdadero titular de la marca notoriamente conocida, o diluir de manera desleal el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. No obstante, en otros casos, las marcas notoriamente conocidas deberían protegerse únicamente cuando la marca se hubiera convertido en notoriamente conocida mediante su promoción en el territorio en cuestión.
39. La Delegación de Sudáfrica expresó su apoyo a las Disposiciones sobre las marcas notoriamente conocidas en su conjunto. No obstante, reservó su posición en lo tocante a todos los posibles efectos retroactivos de las Disposiciones.
40. El Representante de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) expresó su convicción de que la protección del sistema mundial de comercio mediante la prevención de la piratería y de la competencia desleal de las marcas notoriamente conocidas revestía gran importancia para el comercio contemporáneo y que competía al Comité Permanente examinar las medidas que fomentarían un mayor nivel de justicia jurídica, lealtad comercial y protección del consumidor. Insistió especialmente en la importancia del elemento de mala fe y estimó que, de producirse una similitud sustancial entre la marca notoriamente conocida y la marca infractora (y el hecho de que se hubiera determinado que la marca era notoriamente conocida), la carga de la prueba y la presunción de mala fe debían imputarse al demandado, quien podía justificar con facilidad la coincidencia o similitud entre su marca y la marca notoriamente conocida.
41. Punto i). Se adoptó este punto en la forma propuesta.
42. Punto ii). Adoptado, con sujeción a la supresión del término "contractante" en el texto en francés.
43. Punto iii). Se adoptó este punto en la forma propuesta.
44. Punto iv). Se señaló que el término "empresa" en la versión española del texto resultaba ambiguo, ya que no permitía saber si el negocio lo dirigía una persona natural o jurídica. No obstante, también se señaló que si se añadieran los términos "de una persona natural o jurídica" se omitirían las actividades empresariales de las organizaciones sin ánimo de lucro, que en algunos países no se consideran personas jurídicas. Además, se propuso reemplazar el término "destinado" por "utilizado" para suprimir todo elemento subjetivo. En conclusión, se decidió volver a redactar el punto iv) de la siguiente manera: "se entenderá por "identificador comercial" cualquier signo utilizado para identificar una empresa, ya pertenezca a una persona natural o jurídica, una organización o una asociación." Se convino asimismo transferir a las notas la lista de ejemplos de signos que pueden considerarse identificadores comerciales contenida en el presente proyecto de artículo.
44bis. El representante de una organización observadora señaló que, en lo relativo al ejemplo utilizado en la Nota 1.4, la ortografía correcta en inglés debería ser "The Coca-Cola Company" y "Coca-ColaTM".
45. Punto v). Este punto se adoptó en la forma propuesta, con sujeción a la sustitución, en el texto en español, del término "sarta" por "serie". Una delegación preguntó si la expresión "nombre de dominio" abarcaba también un nombre de dominio de tercer nivel así como los términos que aparecen a la derecha del nombre de dominio de nivel superior en un localizador uniforme de recursos (URL). En respuesta a la delegación, la Secretaría señaló que la definición relacionaba el "nombre de dominio" con una dirección numérica en Internet y que, por consiguiente, abarcaría cualquier nombre que corresponda a un sitio identificado por una dirección numérica. Otra delegación consideró esencial que los nombres de dominio de segundo y tercer nivel estuvieran comprendidos en la definición.
46. El representante de una organización observadora señaló que el término "círculos comerciales" utilizado en el Artículo 2.3) no estaba definido y que quizás resultaría conveniente hacerlo. Su sugerencia no recibió apoyo.
47. Ambos proyectos de Artículo fueron objeto de un largo debate.
48. Artículo 2.1). La Delegación del Canadá declaró que, si bien apoyaba la propuesta de que se conceda la protección de las marcas notoriamente conocidas sin un requisito, tal como el registro o la utilización en relación con bienes idénticos o similares, este tipo de protección sería demasiado extenso en relación con bienes y servicios diferentes. La Delegación dijo que podría aceptar la protección que ofrece el proyecto de Artículo 4.1)c)i) sin un requisito de registro, pero se opuso a hacerla extensiva a los puntos ii) y iii) de la misma disposición. La Delegación explicó que la protección contra la dilución era un derecho muy amplio que debería estar sujeto al registro de la marca en cuestión puesto que, de no ser así, los legítimos derechos de los anteriores usuarios podrían ser puestos en entredicho. A este respecto, la Delegación sugirió que se suprimiesen los términos "registro o" en el Artículo 2, párrafo 1). Esta propuesta fue apoyada por las Delegaciones de España, Andorra, Brasil y Chile.
49. Una delegación, apoyada por otras dos delegaciones, se opuso al principio de la protección de marcas notoriamente conocidas sin ningún registro o utilización en el territorio en el que deban ser protegidas.
50. Varias delegaciones y representantes de organizaciones observadoras apoyaron el presente texto.
51. La Delegación de España sugirió que se reemplazasen, en el texto en español, los términos "podrá no exigirse" por "no podrá exigirse" y "ha de protegerse" por "haya de ser protegida".
52. La Presidenta explicó que, en cuanto a la protección de las marcas notoriamente conocidas contra el uso o registro no autorizado en relación con bienes y servicios diferentes, no era necesario un requisito de registro para proteger a los usuarios honestos de marcas notoriamente conocidas, puesto que generalmente se investigaban las similitudes de bienes y servicios semejantes y, normalmente, los registros de marcas no especificaban si una marca registrada era considerada notoriamente conocida o no.
53. Artículo 2.2) y 3). Tras un largo debate, se decidió que la Oficina Internacional volvería a redactar dichos párrafos para reexaminarlos en debates ulteriores.
54. Artículo 3. Varias delegaciones y representantes de organizaciones observadoras afirmaron que debería aclararse que la lista de criterios utilizada en este Artículo no debe considerarse exhaustiva ni acumulativa.
55. La Delegación del Brasil declaró que, en virtud de su legislación nacional, las encuestas de consumo se utilizaban para determinar si una marca era notoriamente conocida, y sugirió la inclusión de este criterio.
56. Artículo 3.i). Una delegación afirmó que preferiría reemplazar el término "circunstancias" por "pruebas". Teniendo en cuenta el significado técnico que puede adoptar el término "prueba" de conformidad con los derechos nacionales de algunos países, se decidió no proceder a la modificación. La Delegación de Portugal consideró que el alcance de este punto era demasiado amplio y, por consiguiente, se reservó su posición.
57. Artículo 3.ii). La opinión general fue que este punto no pretendía afectar las normas sustantivas de las legislaciones nacionales en relación con el uso de marcas.
58. Artículo 3.iii). Una delegación propuso suprimir este punto por considerarlo escasamente pertinente.
59. El representante de una organización observadora señaló la importancia de que no se tomaran en cuenta en este punto únicamente los registros existentes, sino también las solicitudes de registro.
60. Se alcanzó un acuerdo sobre el fondo de este punto, sobrentendiéndose que los registros o solicitudes de registro únicamente se tomarían en consideración en la medida en que reflejasen la utilización o el reconocimiento de la marca.
61. Artículo 3.iv). La Delegación de España sugirió que se reemplazasen, en el texto en español, los términos "la marca sea reconocida como notoriamente conocida" por "la marca haya sido declarada como notoriamente conocida". Una delegación aprobó el criterio sugerido, debido a que su Constitución requería que se tomaran en consideración las legislaciones extranjeras. Otra delegación sugirió que se suprimiese el punto.
62. Artículo 3.v). Una delegación declaró que, a la vista de la variedad de métodos existentes para evaluar las marcas, este punto no resultaría útil a menos que existiesen directrices concretas sobre el modo de utilizarlo. Ante la ausencia de directrices, la delegación sugirió que se suprimiese el punto.
63. Otra delegación sugirió que en este punto se remplazase el término "financiero" por el término "económico". También se sugirió, como alternativa, utilizar la expresión "el valor asociado a la marca". Además, dicha delegación apoyó la sugerencia de comenzar a elaborar directrices que podrían utilizarse para evaluar valores intangibles.
64. En conclusión, se acordó volver a redactar el punto de la siguiente manera: "el valor asociado a la marca".
65. Además de los criterios propuestos, el representante de una organización observadora sugirió que se añadiese un criterio adicional a este Artículo, en concreto, los rasgos distintivos, inherentes o adquiridos, de la marca.
66. Una delegación sugirió que, como principio general, una marca notoriamente conocida sólo debería considerarse notoriamente conocida si lo era para un sector sustancial del público. En respuesta a dicha delegación, otra delegación declaró que el término "sustancial" podría elevar de manera indebida los criterios para la protección de las marcas notoriamente conocidas.
67. Tras un largo debate sobre los Artículos 2 y 3, se convino en que la Oficina Internacional los fusionaría en un proyecto de Artículo 2, que se presentaría al Comité Permanente para que lo examinase en la presente reunión. El texto revisado del proyecto de Artículo 2, tal como se presentó al Comité Permanente, se reproduce en el Anexo I de este documento. El debate relativo a dicho texto se resume a continuación.
68. El Representante de la INTA, haciendo uso de la palabra en nombre de un gran número de representantes de organizaciones observadoras, afirmó que dichas organizaciones acogían con agrado el proyecto revisado de Artículo 2 y apoyaban completamente el texto en la forma propuesta.
69. Palabras de introducción. Una delegación propuso que la referencia al Convenio de París y al Acuerdo sobre los ADPIC en la introducción a este Artículo contuviese asimismo un resumen del nivel de protección requerido de conformidad con dichos tratados. En respuesta a la delegación, la Secretaría señaló que la introducción tenía por objeto únicamente reconocer la existencia de una norma internacional de protección para las marcas notoriamente conocidas, sin interpretarlo. Esta propuesta no recogió apoyo alguno.
70. Se adoptaron las palabras introductorias al Artículo 2 revisado, con sujeción a una nueva redacción del texto en francés.
71. Párrafo 1)a), palabras introductorias. La Secretaría explicó que la sustitución, en este proyecto, de los términos "un sector pertinente" por "el sector pertinente" pretendía hacer hincapié en el hecho de que podían ser varios los sectores pertinentes que podrían tomarse en consideración a la hora de determinar si una marca es una marca notoriamente conocida.
72. La Delegación de los Estados Unidos de América sugirió que se modificaran los términos "si la marca es notoriamente conocida en el sector pertinente" por "si la marca es conocida en el sector pertinente", debido a que el Artículo 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a la necesidad de tomar en cuenta "la notoriedad de la marca en el sector pertinente del público", y afirma que, a falta de dicha modificación, se reservaría su posición sobre la disposición. La Oficina Internacional observó que, de conformidad con el proyecto de disposiciones, una Parte podía seguir siendo libre de adoptar la interpretación de "conocida en el sector pertinente del público". La Delegación del Canadá señaló que era apropiado y necesario conservar la actual redacción del texto de modo que la prueba que se aplicaría consista en determinar si una marca es "notoriamente conocida en el sector pertinente del público".
73. Las Delegaciones de Sudáfrica, Brasil, Chile y España también se opusieron a la sugerencia de la Delegación de los Estados Unidos de América. En particular, la Delegación del Brasil, apoyada por la Delegación de España, señaló que en el texto en español del Artículo 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se hacía referencia a "la notoriedad de esta marca," lo que podría traducirse como "well-kown-ness" de la marca. Lo mismo se aplica al texto en francés del Acuerdo sobre los ADPIC ("la notoriété de cette marque").
74. Una delegación sugirió, en aras de claridad, que tras las palabras "sea notoriamente conocida en," se añadiese "al menos un".
75. En conclusión, las palabras introductorias del párrafo 1)a) fueron adoptadas en la forma propuesta, con sujeción a la reserva expresada por la Delegación de los Estados Unidos de América, y la adición de las palabras "al menos un".
76. Punto i). Se adoptó este punto, con sujeción a que la Oficina Internacional volviese a redactarlo para especificar que este sector sólo podría estar constituido por consumidores potenciales.
77. Puntos ii) y) iii). Se adoptaron estos puntos en la forma propuesta.
78. Párrafo 1)b). En respuesta al representante de una organización observadora, la Presidenta explicó que esta disposición pretendía especificar claramente que una Parte tendría libertad para proteger las marcas notoriamente conocidas que no eran notoriamente conocidas en cualquier sector pertinente del público de ese territorio, por ejemplo, aquellas que eran notoriamente conocidas únicamente en otro territorio. Se adoptó el apartado, con sujeción a nueva redacción por parte de la Oficina Internacional, a fin de aclarar el objetivo del apartado, a saber, hacer hincapié en el hecho de que el apartado a) es un requisito máximo.
79. Párrafo 2)a). Se adoptó este apartado en la forma propuesta, con sujeción a la sustitución de la expresión "todas las circunstancias" por "cualquier circunstancia".
80. Párrafo 2)b). Se adoptó este apartado en la forma propuesta, con sujeción a una nueva redacción a fin de aclarar la relación entre este apartado y el apartado a), sobreentendiéndose que el término "autoridad competente" podría incluir asimismo a los tribunales.
81. Párrafo 2)c). Una delegación sugirió enmendar la redacción de esta disposición del modo siguiente: "Los factores enumerados en el Anexo I, que representan una pauta para asistir a la autoridad competente de la Parte a determinar si una marca es notoriamente conocida en su territorio, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la decisión en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos; algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos; ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos. Los factores adicionales que no estén enumerados en el Anexo podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el Anexo".
82. Este párrafo se adoptó en la forma propuesta, con sujeción a una nueva redacción en aras de claridad.
83. Párrafo 3)a), punto i). Se adoptó este punto en la forma propuesta, con sujeción a la adición de una frase que especifique que una Parte no puede requerir que se presente una solicitud de registro de dicha marca en el territorio de la Parte o con respecto al mismo.
84. Punto ii). Se adoptó este punto en la forma propuesta, con sujeción a la adición de una frase que especifique que una Parte no puede requerir que se registre una marca o que se presente una solicitud de registro en cualquier territorio que no sea el territorio de la Parte o con respecto al mismo.
85. Una delegación se mostró preocupada por el hecho de que si ya no se requiriese el registro de una marca notoriamente conocida para proteger dicha marca contra el registro o la utilización para bienes y servicios diferentes, las marcas notoriamente conocidas dejarían de registrarse. Varios representantes de organizaciones observadoras señalaron que los remedios disponibles de conformidad con el proyecto de disposición sólo tenían efecto inter partes y que, a efectos de la ejecución, los titulares de marcas notoriamente conocidas preferirían indefectiblemente basarse en el registro de las marcas, en lugar de demostrar que la marca era notoriamente conocida. No obstante, obtener y mantener registros de marcas notoriamente conocidas en todos los territorios del mundo constituía una tarea prácticamente imposible. Por consiguiente, resultaba absolutamente vital para los intereses de los titulares de marcas notoriamente conocidas que la protección propuesta estuviese disponible sin requisito de registro.
86. Punto iii). Se adoptó este punto en la forma propuesta.
87. Párrafo 3)b). Se adoptó este apartado en la forma propuesta, con sujeción a la supresión de las palabras "en su territorio", que figuran en la tercera línea.
88. Nº 1. Se adoptó este punto en la forma propuesta, con sujeción a mejoras de redacción en el texto en español.
89. Nos. 2 a 6. Se adoptaron estos puntos en la forma propuesta.
90. Una delegación sugirió fusionar los Artículos 4, 5 y 6, a fin de evitar una duplicación innecesaria. El nuevo Artículo, que contendría los tres Artículos mencionados, estaría constituido por dos partes: una relativa al alcance de la protección, y la otra a su ejecución.
91. Párrafo 1)a). La Delegación de la República de Corea, con el apoyo de la Delegación del Japón, afirmó que el mero conocimiento de la existencia de una marca notoriamente conocida en otro territorio no debería bastar para presumir la mala fe por parte de un presunto infractor. La delegación afirmó asimismo que sólo la intención desleal por parte del demandado podría constituir mala fe y, en consecuencia, sugirió que el concepto de "intención desleal" se utilice en lugar de "buena fe" o "mala fe".
92. En lo tocante a la cuestión de quién debería aportar la carga de la prueba a fin de determinar si la parte demandada actuaba de mala fe, varias delegaciones expresaron su preocupación acerca del hecho de imputar dicha carga de la prueba a las partes demandadas. Los representantes de dos organizaciones observadoras opinaron que la cuestión de la carga de la prueba debe dejarse a la discreción del derecho nacional. No obstante, opinaron que, debido a que la mala fe comportaba una cuestión subjetiva, su presencia era imposible de probar y, por consiguiente, debería dejarse al demandado la tarea de justificar toda similitud entre la marca que estaba registrando o utilizando y la marca notoriamente conocida.
93. Tras cierto debate, se decidió suprimir las palabras "[de buena fe]", y añadir lo siguiente al final del párrafo 1): "a menos que la marca haya sido utilizada o registrada, o se haya presentando una solicitud para su registro, de mala fe." Se convino en que la cuestión de qué parte debería aportar la carga de la prueba debería dejarse a discreción del derecho nacional. La disposición se remitió a la Oficina Internacional para que procediera a una nueva redacción, a fin de que fuese más clara y menos redundante.
94. Párrafo 1)b). Se adoptó este apartado en la forma propuesta, con sujeción a la supresión de la coma tras "una traducción", la sustitución en el texto en francés de la palabra "semblables" por "similaires," y a una nueva redacción de los textos en español y francés para garantizar su conformidad con las versiones oficiales del Convenio de París.
95. Párrafo 1)c), palabras introductorias. Gran número de delegaciones y representantes de organizaciones observadoras se manifestaron a favor de suprimir los términos ", que pueda crear confusión,". Una delegación apoyó el texto en la forma propuesta. Las palabras introductorias se adoptaron, con sujeción a la supresión de las palabras ", que pueda crear confusión,".
96. Punto i). Se adoptó este punto en la forma propuesta, con sujeción a correcciones en el texto en español.
97. Puntos ii) y iii). La Delegación del Japón, con el apoyo de la Delegación de la República de Corea, propuso que se añadiesen las siguientes palabras: "y pueda afectar negativamente sus intereses" al final de los puntos ii) y iii). El representante de una organización observadora se opuso a esta sugerencia basándose en que dichos términos se encontraban implícitos en los conceptos de "menoscabo o diluido en forma desleal" y "ventaja desleal".
98. La Delegación del Canadá, con el apoyo de otras delegaciones, propuso que se añadieran las palabras "y se ha registrado la marca notoriamente conocida" a los puntos ii) y iii). Durante el debate, muchas delegaciones y representantes de organizaciones observadoras apoyaron el texto en su forma actual, pero varias delegaciones afirmaron que únicamente podrían aceptar los puntos ii) y iii) si se añadiera como condición separada el registro de la marca notoriamente conocida, y varias delegaciones propusieron que se suprimieran por completo los puntos ii) y iii). Las Delegaciones de la Argentina, el Brasil y México reservaron expresamente su posición con respecto a dichos puntos. En conclusión, los puntos ii) y iii) se adoptaron, con sujeción a las reservas expresas y a modificaciones en el texto en español.
99. Nuevo párrafo 1)d). El representante de una organización observadora sugirió que se añadiese un nuevo apartado al Artículo 4.1) que rezase: "d) la mala fe podría ser considerada como un factor a la hora de evaluar los intereses en conflicto para dar aplicación a los apartados b) y c)". Esta sugerencia fue apoyada por varias delegaciones. Una delegación mostró su preocupación por el hecho de que una Parte pudiera basarse en esa disposición para denegar la protección si no se concluía que había habido mala fe.
100. Se adoptó el nuevo párrafo 1)d), con sujeción a una nueva redacción, y tomando en consideración las preocupaciones planteadas.
101. Párrafo 2). En respuesta a la pregunta de una delegación, la Oficina Internacional explicó que, si bien el Artículo 4 ya no obligaba a las oficinas a rechazar de oficio el registro de una marca notoriamente conocida si dicha marca no había sido presentada por el verdadero titular, las oficinas podrían seguir tomando dichas decisiones siempre que existiese una base jurídica apropiada. Dos delegaciones apoyaron el texto propuesto del párrafo 2).
102. Debido a la falta de tiempo, se aplazó el debate sobre los párrafos restantes de los Artículos 4, 5 y 6.
Forma en que deberían adoptarse las disposiciones relativas a marcas notoriamente conocidas |
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103. El Comité Permanente examinó el tema de la forma en que deberían adoptarse las disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas, tal como figura en el párrafo 16 del documento SCT/1/2.
104. Si bien algunas delegaciones y representantes de organizaciones observadoras expresaron su preferencia por la adopción de las disposiciones en forma de un tratado internacional vinculante, la mayoría de las delegaciones y representantes de delegaciones observadoras se mostraron a favor de la sugerencia de que se adopten las disposiciones en forma de una resolución de la Asamblea General de la OMPI. Quedó entendido que esta última opción no excluía la posibilidad de concertar un tratado sobre esa materia en el futuro, conjuntamente quizás con las disposiciones afines que se examinen y adopten en otros contextos, o en otros foros.
105. El Comité Permanente acordó, con sujeción a la reserva expresada por una delegación, que a corto plazo y una vez que el Comité acordara una versión definitiva de las disposiciones, se recomendaría a la Asamblea General de la OMPI que las disposiciones se convirtieran en una resolución de dicha Asamblea, y que a largo plazo sería preferible que las disposiciones quedaran incorporadas en un tratado.
CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN |
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Tema 7 del Orden del día: Proyecto de artículos sobre licencias de marcas |
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106. Se aplazó el examen de este tema del Orden del día.
Tema 8 del Orden del día: Labor futura |
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107. El Comité Permanente acordó que, en su segunda sesión, dedicaría dos días a finalizar las disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas y tres días a examinar las cuestiones relativas a la utilización de marcas en Internet.
108. Si bien el Comité Permanente había decidido que la cuestión de las licencias de marcas se examinarían con segunda prioridad en su primera sesión, y que volverían a examinarse en su tercera sesión, el Comité Permanente no examinó de hecho esta cuestión en su primera sesión, debido al largo debate que se mantuvo en torno a la cuestión de las marcas notoriamente conocidas. El Comité acordó que volvería a examinar esta cuestión en su tercera sesión.
A título indicativo, se fijó la fecha de la segunda sesión del 18 al 22 de enero de 1999, y se decidió considerar la posibilidad de celebrar una reunión más larga en la tercera sesión del Comité Permanente.
Tema 9 del Orden del día: Breve resumen del Presidente |
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La Presidenta presentó un proyecto de resumen (documento SCT/1/5 Prov.) y recibió los comentarios de los participantes.
Tema 10 del Orden del día: Clausura de la sesión |
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111. La Presidenta clausuró la primera sesión del Comité Permanente.
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1 Con sujeción a la adopción durante la segunda sesión del SCT. A raíz de los comentarios recibidos sobre el Proyecto de Informe (documento SCT/1/6 Prov.1), el párrafo 33 del presente documento fue modificado y se añadió un nuevo párrafo 44bis.
