Trayectoria del Proceso de Registro Internacional de una Marca
La última etapa
Cada año, la OMPI recibe decenas de miles de solicitudes de registro internacional de marcas por conducto del Sistema de Madrid.
Una de las ventajas que ofrece el Sistema de Madrid es la flexibilidad, ya que los usuarios pueden configurar sus solicitudes de registro internacional de marcas a la medida de sus necesidades empresariales y comerciales. Con una sola solicitud, pueden hacer lo siguiente:
- solicitar protección en tantos países (131 en la actualidad) acogidos al Sistema de Madrid como quieran;
- seleccionar los productos y servicios que su registro internacional de marca ha de amparar;
- limitar la protección a determinados productos y servicios en algunos de los países o regiones en los que soliciten protección;
- reivindicar la prioridad de una solicitud de registro de marca anterior; y…
- … ¡mucho más!
No es de extrañar que cada solicitud de registro internacional de marca deba someterse a un riguroso proceso de aprobación antes de obtener protección.
“We start by doing a very basic, preliminary check of the international trademark registrations in which we (Chile) are designated. We then publish the information in our own Gazette. This opens a 30-day public opposition period, at the end of which we perform substantive examination."
Alejandra Zalazar, National Institute of Industrial Property, Chile
“We start by doing a very basic, preliminary check of the international trademark registrations in which we (Chile) are designated. We then publish the information in our own Gazette. This opens a 30-day public opposition period, at the end of which we perform substantive examination." – Alejandra Zalazar, National Institute of Industrial Property, Chile
La última etapa: el examen sustantivo
We help companies of all sizes protect their brands worldwide
La fase culminante de la tramitación de los registros internacionales de marca es el examen sustantivo.
Cada una de las Oficinas de propiedad intelectual (PI) de los países o regiones en los que desee proteger su marca comprueba que su registro internacional se ajusta a todas las formalidades jurídicas vigentes en el plano nacional.
¿Sabía que…? Aunque su solicitud de registro internacional de marca se presente de conformidad con los requisitos y procedimientos previstos en el Protocolo de Madrid (el tratado rector del Sistema de Madrid), el alcance de la protección de su registro internacional de marca se rige con arreglo al marco jurídico nacional de cada uno de los miembros del Sistema de Madrid que haya designado.
Cada una de las Oficinas de propiedad intelectual (PI) de los países o regiones en los que desee proteger su marca comprueba que su registro internacional se ajusta a todas las formalidades jurídicas vigentes en el plano nacional.
¿Sabía que…? Aunque su solicitud de registro internacional de marca se presente de conformidad con los requisitos y procedimientos previstos en el Protocolo de Madrid (el tratado rector del Sistema de Madrid), el alcance de la protección de su registro internacional de marca se rige con arreglo al marco jurídico nacional de cada uno de los miembros del Sistema de Madrid que haya designado.
Motivos de denegación
Las Oficinas de PI pueden denegar la protección de su marca en el territorio correspondiente por motivos absolutos, relativos o ambos, por ejemplo, si la marca no presenta carácter distintivo o descriptivo (absolutos), o si ya se ha registrado otra marca idéntica o similar para los mismos productos y servicios (relativos).
La Oficina de PI de un miembro del Sistema de Madrid puede denegar de forma provisional —e incluso definitiva— la protección en ese territorio si su registro internacional de marca no se atiene a todos los requisitos que exige la legislación nacional.
¡Buenas noticias! La negativa de una Oficina de PI no afecta a la protección en el resto de países o regiones en los que solicite protección.
¡Buenas noticias! La negativa de una Oficina de PI no afecta a la protección en el resto de países o regiones en los que solicite protección.
No todas las Oficinas de PI aceptan los términos y los títulos de las clases —a veces, demasiado genéricos— de la Clasificación de Niza, la clasificación internacional de productos y servicios que se utiliza para el registro de marcas.
El examen sustantivo en primer plano (Oficinas de PI)
Hemos tenido ocasión de hablar con las especialistas en marcas de cuatro Oficinas de PI para conocer mejor sus prácticas y procedimientos de examen sustantivo y descubrir qué preparativos conviene hacer —antes incluso de presentar la solicitud de registro internacional— para que su marca tenga las máximas posibilidades de obtener protección cuanto antes en los mercados objetivo que haya designado a través del Sistema de Madrid.
El consejo fundamental de las cuatro especialistas en marcas:
“¡Investigue cuáles son las exigencias jurídicas de sus mercados objetivo antes de solicitar protección internacional para su marca! Cuanto mejor preparado esté, mayor probabilidad tendrá de conseguir esa protección”. He aquí un sencillo ejemplo que nos han transmitido: “No incluya el símbolo ® en la representación de su marca internacional. Si aparece, nuestra Oficina y muchas otras la denegarán”.
( Los comentarios citados no reflejan necesariamente el punto de vista de la OMPI.)
El consejo fundamental de las cuatro especialistas en marcas:
“¡Investigue cuáles son las exigencias jurídicas de sus mercados objetivo antes de solicitar protección internacional para su marca! Cuanto mejor preparado esté, mayor probabilidad tendrá de conseguir esa protección”. He aquí un sencillo ejemplo que nos han transmitido: “No incluya el símbolo ® en la representación de su marca internacional. Si aparece, nuestra Oficina y muchas otras la denegarán”.
( Los comentarios citados no reflejan necesariamente el punto de vista de la OMPI.)
¿Quiere una recomendación? Consulte toda esta información y muchos más datos en los perfiles de los miembros, disponibles en eMadrid.
Los consejos de Alejandra Zalazar (Chile)
(Phtoto: Alejandra Zalazar)
“Los motivos más habituales por los que denegamos la protección de forma provisional atañen a la traducción o la descripción de los productos y servicios, así como a la similitud con otras marcas ya registradas en Chile”.
Alejandra Zalazar, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Chile
Dato de interés: Chile se incorporó al Sistema de Madrid en julio de 2022.
¿En qué consiste el examen sustantivo de los registros internacionales de marcas en Chile?
“Partimos de una comprobación preliminar muy básica de los registros internacionales de marcas en los que se ha designado a Chile con el fin de cerciorarnos de que toda la información es correcta. A continuación, publicamos la información en nuestra Gaceta. Con la puesta a disposición de este documento, se abre un plazo de oposición pública de 30 días y, a su término, procedemos al examen sustantivo.
Somos cuatro miembros del INAPI a cargo de la tramitación de los registros internacionales de marcas. Revisamos las posibles oposiciones (fundamentadas en motivos absolutos o relativos) y verificamos si existe alguna razón para denegar la protección.
Somos cuatro miembros del INAPI a cargo de la tramitación de los registros internacionales de marcas. Revisamos las posibles oposiciones (fundamentadas en motivos absolutos o relativos) y verificamos si existe alguna razón para denegar la protección.
- En caso afirmativo, examinamos el registro antes de remitirlo a nuestro equipo de oposiciones para que le dé seguimiento.
- Si no hay motivos de peso, procedemos al examen sustantivo y, o bien concedemos la protección, o bien —si encontramos motivos absolutos o relativos que así lo justifiquen— emitimos una denegación provisional”.
“Si su solicitud ha sido objeto de una denegación provisional y no reside en Chile, deberá respondernos en español a través de un representante local en el país”.
Alejandra Zalazar
Los motivos más frecuentes de denegación provisional en Chile
“Los motivos más habituales por los que denegamos la protección de forma provisional atañen a la traducción o la descripción de los productos y servicios, así como a la similitud con otras marcas ya registradas en Chile”, explica Alejandra.
“En cuanto al primero de esos motivos, supongamos que, en la descripción de una solicitud de registro de marca, se incluye el concepto ‘panadería virtual’ y que este servicio se engloba en la clase 43. Los servicios comprendidos en la clase 43 guardan relación con la ‘preparación de alimentos y bebidas para el consumo’. Sin duda, esta definición puede aludir a los servicios que ofrece una panadería. Ahora bien, desde el punto de vista del INAPI, la palabra ‘virtual’ plantea una discordancia, ya que estos servicios son equiparables a los de la clase 41, que quizás tengan más que ver con el entretenimiento a través de la realidad virtual”.
“En cuanto al primero de esos motivos, supongamos que, en la descripción de una solicitud de registro de marca, se incluye el concepto ‘panadería virtual’ y que este servicio se engloba en la clase 43. Los servicios comprendidos en la clase 43 guardan relación con la ‘preparación de alimentos y bebidas para el consumo’. Sin duda, esta definición puede aludir a los servicios que ofrece una panadería. Ahora bien, desde el punto de vista del INAPI, la palabra ‘virtual’ plantea una discordancia, ya que estos servicios son equiparables a los de la clase 41, que quizás tengan más que ver con el entretenimiento a través de la realidad virtual”.
Consejo de la OMPI: Cerciórese de que los términos que utilice en su solicitud de registro internacional de marca para describir sus productos y servicios principales sean aceptables para las Oficinas de PI de cada país en el que desee obtener protección. De lo contrario, es posible que tenga que reformular o incluso suprimir los términos que en algunas jurisdicciones no se consideren lo bastante precisos.
¿La recomendación de Alejandra?
“¡Dedique tiempo a la investigación previa! Aunque todavía no formamos parte del Gestor de Productos y Servicios del Sistema de Madrid, puede utilizar nuestra propia base de datos de términos de productos y servicios para comprobar qué términos no aceptamos en el INAPI, de modo que pueda buscar alternativas y eludir una denegación provisional. Tome nota: la base de datos también recoge ‘localismos’.
Si lo desea, también puede consultar la base de datos de marcas del INAPI para buscar marcas similares registradas en Chile. Por último, pero no por ello menos importante, recuerde que una gran parte de nuestro porfolio nacional de marcas figura en la Base Mundial de Datos sobre Marcas de la OMPI”.
Si lo desea, también puede consultar la base de datos de marcas del INAPI para buscar marcas similares registradas en Chile. Por último, pero no por ello menos importante, recuerde que una gran parte de nuestro porfolio nacional de marcas figura en la Base Mundial de Datos sobre Marcas de la OMPI”.
Próxima parada… la India, con Roopa Bhasker
(Photo: Roopa Bhasker)
“Uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos tiene que ver con las reivindicaciones de prioridad, a saber, el mantenimiento de la primera fecha de registro de las marcas en nuestra jurisdicción. De conformidad con la legislación vigente en nuestro país, no podemos aceptar más de una fecha de prioridad. Solo podemos admitir una única fecha de prioridad para todos los productos y servicios enumerados en un registro internacional de marca”.
Roopa Bhasker, Oficina del Contralor General de Patentes, Diseños y Marcas, India
Dato de interés: en 2023, la Oficina de PI de la India ocupó el décimo lugar entre las más designadas en los registros internacionales de marcas.
“Contamos con un reducido equipo de 12 personas para gestionar todas las cuestiones relacionadas con los registros internacionales de marcas. Cuatro de ellas llevan a cabo el examen sustantivo propiamente dicho y, cada mes, se ocupan de alrededor de un millar de registros. El resto del equipo interviene en distintas fases del proceso, como los procedimientos de oposición y la concesión de la protección”.
Los motivos más frecuentes de denegación provisional en la India
Según cuenta Roopa, el desafío más acuciante en la India no es la clasificación de los productos y servicios, sino las reivindicaciones de prioridad, que consisten en la conservación de la fecha del primer registro de la marca. “De conformidad con la legislación vigente en nuestro país, no podemos aceptar más de una fecha de prioridad. Si el titular tiene la intención de obtener la protección de su registro internacional de marca con varias fechas de prioridad, solo podemos aceptar una de ellas para todos los productos y servicios”.
“De media, podemos conferir protección al 70 % de los registros internacionales de marcas en los que la India figura como país designado”, afirma Roopa. “En cuanto al 30 % restante, las objeciones se plantean por motivos absolutos o relativos o bien se formulan a propósito de reivindicaciones de prioridad”.
Roopa Bhasker
Otro de los problemas de los que nos habla Roopa es que, al recibir una denegación provisional, los titulares no siempre adoptan las medidas adecuadas. “Todo titular que reciba una denegación provisional debe designar a un abogado local en la India”, aclara Roopa. “A veces, tratan de impugnarla de forma directa por sí mismos. Esto no sirve y lo que hacemos es recordarles que designen a un representante local para no demorar aún más la tramitación de su registro”.
“Por otra parte, también está la problemática de las marcas tridimensionales. Atención: en el caso de las marcas tridimensionales, necesitamos disponer de cinco vistas. ¿Qué ocurre si no las recibimos? Le enviaremos una notificación de denegación provisional. Adjuntas a esta comunicación, podrá remitirnos las imágenes que faltan”.
“Por otra parte, también está la problemática de las marcas tridimensionales. Atención: en el caso de las marcas tridimensionales, necesitamos disponer de cinco vistas. ¿Qué ocurre si no las recibimos? Le enviaremos una notificación de denegación provisional. Adjuntas a esta comunicación, podrá remitirnos las imágenes que faltan”.
¿La recomendación de Roopa?
“Adopte una actitud proactiva; infórmese sobre los procedimientos que se aplican en la India y, si es preciso, solicite asistencia bien a nuestro equipo, bien a un representante local de marcas que esté familiarizado con el sistema de marcas del país. Así, evitará gran parte de las objeciones que solemos plantear y tendrá más posibilidades de proteger su marca en la India”.
Ahora, camino de Tailandia al encuentro de Nutcha Sookchayee
(Photo: Nutcha Sookchayee)
“La mayoría de las denegaciones provisionales que emitimos guardan relación directa con los términos utilizados en la clasificación de los productos y servicios”.
Nutcha Sookchayee, Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio (DIP), Tailandia
Dato de interés: Tailandia se adhirió al Sistema de Madrid en 2017.
“El examen sustantivo de los registros internacionales de marcas corre a cargo de un equipo de 17 personas. Examinamos tanto los motivos absolutos (el carácter distintivo, la prohibición de una marca, etc.) como los relativos (marcas similares).
Cada miembro tramita al menos tres registros al día, es decir, unos 55 al mes”.
Cada miembro tramita al menos tres registros al día, es decir, unos 55 al mes”.
¿Cuáles son los problemas más habituales?
“La mayoría de las denegaciones provisionales que emitimos guardan relación directa con los términos utilizados en la clasificación de los productos y servicios.
Las listas de productos y servicios que figuran en los registros internacionales de marcas pueden ser amplísimas (algunos, incluso, pueden contener hasta 5 000 términos). Esta vastedad nos plantea ciertas dificultades, ya que hay algunos términos que no podemos considerar válidos (aquí, en Tailandia, no aceptamos todos los términos de la Clasificación de Niza) o que son imprecisos. Por otro lado, tampoco aceptamos los títulos de las clases de la Clasificación de Niza.
Hay soluciones para muchos de estos escollos, por ejemplo, podemos pedir al titular que utilice términos más específicos o que divida un término en dos”, comenta Nutcha.
“Si le llega una denegación provisional de nuestra parte, dispone de 90 días para responder. Tenga en cuenta que debe enviarnos esa respuesta a través de un representante local en Tailandia y en el idioma oficial del país (tailandés)”.
Las listas de productos y servicios que figuran en los registros internacionales de marcas pueden ser amplísimas (algunos, incluso, pueden contener hasta 5 000 términos). Esta vastedad nos plantea ciertas dificultades, ya que hay algunos términos que no podemos considerar válidos (aquí, en Tailandia, no aceptamos todos los términos de la Clasificación de Niza) o que son imprecisos. Por otro lado, tampoco aceptamos los títulos de las clases de la Clasificación de Niza.
Hay soluciones para muchos de estos escollos, por ejemplo, podemos pedir al titular que utilice términos más específicos o que divida un término en dos”, comenta Nutcha.
“Si le llega una denegación provisional de nuestra parte, dispone de 90 días para responder. Tenga en cuenta que debe enviarnos esa respuesta a través de un representante local en Tailandia y en el idioma oficial del país (tailandés)”.
Recomendaciones
“Para saber qué términos aceptamos en Tailandia, puede utilizar nuestra propia base de datos de productos y servicios (todavía no hemos integrado nuestra base de términos aceptables en el Gestor de Productos y Servicios del Sistema de Madrid). Basta con introducir un término en inglés en el buscador para ver todos los contextos específicos en los que se puede utilizar, así como su equivalente en tailandés”.
“Asimismo, le recomiendo encarecidamente buscar marcas similares en Tailandia en la Base Mundial de Datos sobre Marcas de la OMPI antes de solicitar protección en el país. ¡Puede buscar con gran facilidad por imagen y nombre de país, por ejemplo!”.
“Asimismo, le recomiendo encarecidamente buscar marcas similares en Tailandia en la Base Mundial de Datos sobre Marcas de la OMPI antes de solicitar protección en el país. ¡Puede buscar con gran facilidad por imagen y nombre de país, por ejemplo!”.
Final del trayecto: Trinidad y Tabago en compañía de Anelia Baijoo
(Photo: Anelia Baijoo)
“Utilice nuestro motor de búsqueda de marcas en línea —o la Base Mundial de Datos sobre Marcas de la OMPI— para estar al tanto de las marcas existentes en Trinidad y Tabago. Estas herramientas están a disposición de todo el mundo y conviene consultarlas antes de solicitar la protección de su marca en los mercados objetivo con miras a agilizar el proceso”.
– Anelia Baijoo, Oficina de Propiedad Intelectual, Trinidad y Tabago
Dato de interés: Trinidad y Tabago ha sido el primer país del Caribe en suscribirse al servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid, un sistema digital gestionado por la OMPI y concebido para facilitar a los usuarios esta tarea.
“Trinidad y Tabago, en cuanto centro neurálgico del comercio en el Caribe y en la región de América Latina en general, es un país que recibe cada vez más designaciones en los registros internacionales de marcas. Todos nuestros examinadores están cualificados para la tramitación de registros de marcas nacionales e internacionales de principio a fin (o, como nos gusta decir, “de la cuna a la tumba”). En nuestra Oficina, somos muy partidarios de conceder los registros, por lo que brindamos a nuestros clientes las máximas posibilidades de obtener protección para sus marcas en Trinidad y Tabago”.
A continuación, se enumeran los problemas más comunes que detectamos en la TTIPO.
A continuación, se enumeran los problemas más comunes que detectamos en la TTIPO.
La clasificación de los productos y servicios. “Aunque en Trinidad y Tabago estamos de acuerdo con el sistema de la Clasificación de Niza, consideramos que algunos de los términos utilizados en los registros internacionales de marcas son demasiado generales”, observa Anelia. “Para soslayar esta limitación, recomendamos encarecidamente a los solicitantes que utilicen el Gestor de Productos y Servicios del Sistema de Madrid”.
Los derechos anteriores vigentes de las marcas ya registradas en Trinidad y Tabago.
El uso de símbolos específicos. “No aceptamos símbolos específicos (por ejemplo, el símbolo ®) en las representaciones de las marcas”.
El uso de símbolos específicos. “No aceptamos símbolos específicos (por ejemplo, el símbolo ®) en las representaciones de las marcas”.
Las recomendaciones de Anelia
“Utilice nuestro buscador de marcas en línea para consultar las marcas protegidas en Trinidad y Tabago. ¡Además, también puede acceder a nuestra cartera en la Base Mundial de Datos sobre Marcas de la OMPI! Estas herramientas están a disposición de todo el mundo y conviene consultarlas antes de solicitar la protección de su marca en los mercados objetivo con miras a agilizar el proceso”.
¡Confiera máxima prioridad a la investigación!
Queda claro que los requisitos para el registro internacional de marcas difieren entre las distintas Oficinas de PI, pero las cuatro especialistas en marcas coinciden en la importancia de familiarizarse con las exigencias de cada país desde las primeras fases del proceso.
Con todo, la tarea de informarse sobre los distintos procedimientos y requisitos de las Oficinas de PI de todos los miembros del Sistema de Madrid es desalentadora (¡cuando menos!).
Con todo, la tarea de informarse sobre los distintos procedimientos y requisitos de las Oficinas de PI de todos los miembros del Sistema de Madrid es desalentadora (¡cuando menos!).
No tiene de qué preocuparse, porque tenemos un sistema que le facilitará esta labor
De todas formas, Le animamos a hacer cuantas búsquedas desee en la base de datos de perfiles de los miembros del Sistema de Madrid, disponible en eMadrid (su portal digital para la protección internacional de las marcas), donde podrá obtener toda la información necesaria sobre la legislación y los procedimientos vigentes en todos los miembros del Sistema de Madrid, así como averiguar de forma sencilla cuáles son los requisitos específicos que pueden exigirse en sus mercados objetivo.
Otras herramientas útiles de la OMPI
Gestor de Productos y Servicios del Sistema de Madrid
A través de este programa, podrá seleccionar entre miles de términos para crear y verificar la lista de productos y servicios que abarcará su registro internacional de marca.
Explorador de Términos de Productos y Servicios
¿No logra encontrar un término específico en el Gestor de Productos y Servicios? Busque el término en el Explorador de Términos de Productos y Servicios para averiguar cuántas veces, en los últimos diez años, la OMPI y las principales Oficinas de PI lo han aceptado, en diferentes idiomas.
Estas dos herramientas y muchas otras se encuentran disponibles en eMadrid.