Acuerdos de transferencia de tecnología

Los conocimientos y la información sobre tecnología pueden transferirse de dos maneras: informalmente, mediante la transferencia de conocimiento, y formalmente, mediante acuerdos (contratos) de transferencia de tecnología.

La transferencia informal de conocimientos es cada vez más importante en el entorno académico, ya que la movilidad de investigadores y estudiantes contribuye en gran medida a difundir los conocimientos en todo el mundo. Los conocimientos también pueden transferirse por medio de publicaciones, clases, conferencias, cursos, ponencias, reuniones, intercambios informales y contactos personales entre científicos, el sector académico y las empresas.

En lo referido a los canales oficiales de transferencia de tecnología, no existe un contrato o acuerdo estándar. Aunque las universidades y las instituciones de investigación proponen modelos estándar como parte de sus políticas de PI, dichos modelos no son más que un punto de partida, un soporte o una herramienta, y deben adaptarse a las circunstancias y requisitos específicos de cada caso. Es fundamental consultar a un abogado especialista en PI desde el comienzo de la negociación y, en particular, al firmar el acuerdo.

Businessman and robot shaking hands — (Foto: baona/Getty Images)

¿Cuáles son los tipos de acuerdos de transferencia de tecnología?

Existen diversos tipos de acuerdos de transferencia de tecnología que a menudo se utilizan para transferir tecnologías del laboratorio al mercado.

Acuerdos de concesión de licencias para la transferencia de tecnología

Los acuerdos de concesión de licencias son contratos jurídicamente vinculantes en virtud de los cuales el titular de la propiedad intelectual (PI) sobre una tecnología valiosa (el licenciante) autoriza a otra persona (el licenciatario) a utilizar la PI según la manera (cláusulas) establecida en el acuerdo.

En esas cláusulas se establecen los derechos del licenciatario: una licencia amplia para cualquier fin, sin limitaciones en cuanto al territorio o el campo de aplicación; una licencia limitada, que autoriza la distribución o fabricación únicamente en territorios específicos o con respecto a tecnologías definidas, o algún tipo de arreglo intermedio.

Los acuerdos de concesión de licencias pueden asemejarse a un enorme “pastel” de varias capas que quienes participan en la negociación pueden cortar y dividir para diseñar conjuntamente una solución que redunde en el beneficio de todos. Una licencia es el consentimiento del titular para que un tercero utilice la PI a cambio de dinero o algo de valor (por ejemplo, licencias cruzadas). Se convierte en una transferencia real cuando el licenciante entrega la tecnología y los conocimientos al licenciatario y este aprende a usarlos, adaptarlos y, de ser posible, mejorarlos de manera eficaz.

Infórmese más sobre los acuerdos de concesión de licencias

Regalías sobre licencias

Algunas licencias suponen el pago de regalías y otras están exentas. Algunas se vinculan con el desarrollo de tecnologías y otras permiten acceder a estándares u otorgan derechos de fabricación o distribución. Pese a sus diferencias, los acuerdos de concesión de licencias existen en todo el mundo y rigen numerosos tipos de relaciones centradas en la tecnología, sea entre universidades y empresas, entre empresas, o entre empresas y consorcios, por citar apenas algunos ejemplos. Más allá de sus variedades, los acuerdos de concesión de licencias son una herramienta indispensable en las iniciativas de investigación, desarrollo y comercialización de tecnologías.

Concesión de licencias de PI

La concesión de licencias de PI se produce en el contexto de diversas relaciones comerciales y de colaboración, como las fusiones y adquisiciones, las empresas conjuntas, los acuerdos de colaboración en materia de investigación, los acuerdos de investigación y desarrollo conjuntos, etc. La concesión de licencias de tecnología solo se produce cuando una de las partes es titular de bienes inmateriales valiosos, conocidos como “propiedad intelectual”, cuya titularidad le otorga el derecho jurídico de impedir a la otra parte que los use.

Innovación colectiva

En las economías actuales basadas en el conocimiento, el modelo de colaboración predominante en materia de PI entre las instituciones académicas y las organizaciones empresariales es la “innovación colectiva”, que se basa en acuerdos de concesión de licencias entre diversos socios participantes. Por lo tanto, las partes interesadas en la innovación manifiestan un interés cada vez mayor por adquirir más conocimientos prácticos sobre las licencias como instrumentos útiles para transferir conocimientos y derechos de PI.

Si desea más información sobre las condiciones esenciales de los acuerdos de licencia, su preparación y los principios de negociación en materia de licencias, consulte nuestra guía “Cómo negociar licencias tecnológicas” .

Cesión de derechos de propiedad intelectual

Por cesión de derechos de propiedad intelectual se entiende la transferencia de la titularidad de propiedad intelectual (una patente, un modelo de utilidad, una marca, derechos de autor, técnicas protegidas por el secreto comercial, etc.) del propietario (cedente) al cesionario (una persona física o jurídica) con efecto permanente.

En el contrato de cesión debe identificarse con precisión el bien objeto de la cesión. Por ejemplo, las invenciones patentadas pueden incluir patentes concedidas, así como solicitudes de patente provisionales, en particular solicitudes presentadas en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, o secretos comerciales destinados a permanecer como tales.

La diferencia entre la concesión de licencias y la cesión de derechos de propiedad intelectual es que cuando se concede una licencia se transfiere al licenciatario el derecho de usar temporalmente la PI, a menudo otorgando al licenciante el derecho de seguir explotando la misma PI en un sector de aplicación o territorio diferentes. Si así se acuerda, un contrato de licencia puede rescindirse y todos los derechos revierten al licenciante. Por el contrario, la cesión de derechos de PI tiene carácter definitivo, como sucede en una venta de bienes materiales, por lo que el propietario anterior ya no tiene derecho alguno sobre esa propiedad.

Acuerdos de confidencialidad

Los acuerdos de no divulgación o acuerdos de confidencialidad son acuerdos jurídicamente vinculantes que prohíben la divulgación o el uso de información confidencial obtenida por una parte para fines distintos a los que se especifican en el acuerdo.

Suelen utilizarse antes de que se establezca una licencia de PI u otro tipo de acuerdo cuando el licenciatario desea obtener información más detallada sobre la PI o la tecnología en cuestión. Por ejemplo, en el contexto de un acuerdo de colaboración, ambas partes pueden asumir la obligación de no divulgar ni utilizar la información relativa a los derechos de PI de la otra parte.

Para ser eficaces, es importante que en este tipo de acuerdos se defina con precisión qué se considerará información confidencial, quién podrá acceder a ella y qué medidas se adoptarán para preservar su confidencialidad, y que se establezca un límite de tiempo razonable para dichas obligaciones.

También puede consultar la entrada ¿Qué deben saber los investigadores y los estudiantes de las patentes y la confidencialidad?

Acuerdos de colaboración con fines de investigación

Los acuerdos de colaboración o los acuerdos de colaboración con fines de investigación se celebran entre dos o más partes que desean cooperar para desarrollar y posiblemente comercializar una tecnología nueva.

Las partes invierten sus recursos humanos, materiales y financieros (incluidos los derechos de propiedad intelectual existentes) y sus competencias. Definen conjuntamente los objetivos y el marco jurídico de su colaboración, incluida la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, los derechos de acceso, la distribución de los beneficios y los riesgos y los derechos de comercialización de los resultados de la investigación.

Este tipo de acuerdo puede utilizarse en el contexto de colaboraciones de investigación académica, en particular colaboraciones con fines de investigación, así como para proyectos de investigación conjunta entre universidades y empresas, incluidos proyectos de doctorado.

Acuerdos de consultoría

Los acuerdos de consultoría incluyen las consultorías de los profesores o los investigadores universitarios que ofrecen servicios especializados a un socio comercial a cambio de una retribución, en muchos casos a título personal, si así lo permite la política de la universidad.

En la mayoría de los casos, los derechos de propiedad intelectual resultantes son propiedad de la empresa, mientras que el investigador tiene derechos limitados para publicar los resultados. La titularidad de la PI de los resultados obtenidos también puede compartirse, dependiendo de la política de PI de la institución académica y las condiciones del acuerdo.

Cuando participa en las negociaciones, la universidad se esfuerza por preservar el derecho del investigador de publicar los resultados de su labor, sin dejar de mantener la confidencialidad de la información por un periodo razonable, a fin de permitir a la empresa proteger los derechos de PI y consolidar su posición en el mercado.

Acuerdos de patrocinio de investigación

Los acuerdos de patrocinio de investigación rigen la relación entre una universidad o un centro de investigación y un patrocinador, que puede ser un organismo gubernamental o una entidad comercial con interés en generar resultados científicos en un ámbito pertinente de su actividad.

La institución de investigación y desarrollo (I+D) recibe financiación para que contribuya a la investigación a cambio de acceso preferencial a la PI derivada de la investigación o de derechos sobre ella. A diferencia de lo que ocurre con los acuerdos de colaboración, el patrocinador no necesariamente participa en la investigación, y puede que no esté interesado en la comercialización de los resultados. La universidad o la institución de I+D suele ser titular de la propiedad intelectual y los resultados y otorga una licencia (exclusiva o no exclusiva) al patrocinador.

Acuerdos de transferencia de material

Acuerdos para proyectos de investigación

Acuerdos sobre empresas derivadas del ámbito académico

Acuerdos sobre empresas emergentes basadas en investigaciones universitarias

Una empresa emergente basada en investigaciones universitarias es una compañía creada sobre la base de una licencia otorgada por una universidad para desarrollar una o más tecnologías.

A diferencia de lo que sucede en una empresa derivada, los fundadores de una empresa emergente no están vinculados a la universidad donde se ha desarrollado la nueva tecnología, y los recursos financieros de la compañía proceden de patrocinadores externos.

En el acuerdo celebrado entre una universidad o institución de investigación y una empresa emergente deben tenerse en cuenta algunas consideraciones clave, como las siguientes: la PI, las condiciones financieras, las obligaciones de gestión, las cuestiones relativas a conflictos de intereses, la participación y el apoyo del inventor vinculado a la universidad, el plan empresarial o de comercialización con indicadores de desarrollo y un proyecto para el lanzamiento y la salida al mercado del producto.

Acuerdos de empresas conjuntas

Una empresa conjunta es una entidad mercantil creada por dos o más partes que combinan sus recursos con el objetivo de alcanzar un objetivo comercial común. En general, implica compartir las obligaciones, la administración, los riesgos y los beneficios.

Por ejemplo, una parte puede proporcionar tecnología o conocimientos y la otra parte puede proporcionar capital. A menudo, tal es el caso de las empresas conjuntas que se establecen entre instituciones académicas y socios del sector privado. Un factor importante para el éxito de este tipo de emprendimientos es la adopción inmediata de un conjunto de principios en materia de derechos de propiedad intelectual, que permita regular aspectos tales como el uso de la información de dominio privado y de la PI existente que cada parte haya aportado a la iniciativa de cooperación.

Más información sobre los acuerdos de empresas conjuntas

Existen dos clases fundamentales de empresas conjuntas: las empresas conjuntas de capital social proporcional y las empresas conjuntas de carácter contractual.

Las primeras se basan en un acuerdo mediante el cual se crea una entidad jurídica autónoma que sirve de vehículo para realizar un proyecto y comercializar el resultado final, la PI resultante.

En una empresa conjunta de carácter contractual, las partes se unen para realizar un proyecto comercial concreto y firman un contrato que describe las condiciones de la colaboración. Las partes no establecen una persona jurídica separada para el proyecto, sino que trabajan en asociación, compartiendo los riesgos y las ganancias del emprendimiento en las condiciones establecidas en el contrato.

En cualquiera de las dos clases de empresas conjuntas, pueden utilizarse diversos medios contractuales para la transferencia comercial y la adquisición de tecnología.

Contratos modelo de la OMPI para las instituciones académicas

A fin de apoyar a las instituciones académicas en la redacción y la negociación de acuerdos de transferencia de tecnología, la OMPI suministra modelos de acuerdos entre instituciones académicas y socios del sector privado. Dado que la manera más frecuente de transferir tecnología es la concesión de licencias, en los modelos se brinda información sobre los diferentes tipos de acuerdos de concesión, por ejemplo, la concesión de licencias sobre conocimientos técnicos, licencias exclusivas, licencias de programas informáticos, etc. Los modelos incluyen directrices de personalización sobre los aspectos más problemáticos para las oficinas de transferencia de tecnología, por ejemplo, la negociación de auditorías sobre las tasas de regalía con respecto a las cuantías que los sublicenciatarios pagan a los socios del sector privado.

Acuerdos modelo (DOC)