Preguntas frecuentes: Secretos comerciales

Por lo general, toda información comercial confidencial que otorgue a una empresa una ventaja competitiva y sea desconocida para otros puede estar protegida como secreto comercial. Los secretos comerciales abarcan tanto la información técnica, tal como la información relativa a los métodos de fabricación, los datos de prueba de productos farmacéuticos, los diseños y dibujos de programas informáticos, como la información comercial, tal como los métodos de distribución, la lista de proveedores y clientes y las estrategias publicitarias.

Un secreto comercial también puede ser una combinación de elementos, que por separado forman parte del dominio público, pero cuya combinación, que se mantiene en secreto, constituye una ventaja competitiva.

Otros ejemplos de información que puede estar protegida por secretos comerciales incluyen la información financiera, las fórmulas y las recetas, y los códigos fuente.

En función del sistema jurídico, la protección de los secretos comerciales forma parte del concepto general de protección contra la competencia desleal o se basa en disposiciones específicas o en la jurisprudencia relativa a la protección de la información confidencial.

Aunque la decisión final sobre la existencia o no de violación del secreto comercial depende de las circunstancias de cada caso, por lo general, se considera que el espionaje industrial o comercial, el incumplimiento contractual y el abuso de confianza constituyen prácticas desleales respecto de la información secreta.

El titular de un secreto comercial, no obstante, no puede impedir que otras personas utilicen la misma información técnica o comercial, si estas adquirieron o desarrollaron dicha información de manera independiente por su propia cuenta a través de su labor de I+D, la ingeniería inversa o el análisis de los mercados, etc. Dado que los secretos comerciales no se dan a conocer públicamente, no ofrecen una protección “preventiva”, a diferencia de las patentes, puesto que no forman parte del estado de la técnica. Por ejemplo, si un proceso específico para la producción del Compuesto X se ha protegido mediante un secreto comercial, otra persona puede obtener una patente o un modelo de utilidad respecto de la misma invención, si el inventor llegó a la invención de manera independiente.

A diferencia de las patentes, los secretos comerciales están protegidos sin necesidad de registro, es decir, no están sometidos a requisitos de procedimiento para lograr la protección. Un secreto comercial puede protegerse por un período ilimitado de tiempo, a menos que los descubran o adquieran otras personas y los divulguen en público. Por esos motivos, la protección de los secretos comerciales puede ser especialmente atractiva para algunas empresas. No obstante, existen ciertas condiciones para que la información se considere secreto comercial, y satisfacerlas puede resultar más difícil y oneroso de lo que parece a primera vista.

A fin de que la información sea protegida como secreto comercial deberá cumplir los siguientes criterios. La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en los que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión). No es necesario guardar absoluta reserva. Por ejemplo, varias personas pueden guardar secretos comerciales, siempre y cuando esto no sea de conocimiento de otras personas que trabajen en el mismo ámbito. Debe tener un valor comercial real o potencial por ser secreta. Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto por la persona que legítimamente la controla (por ejemplo, mediante acuerdos de confidencialidad). Si bien las medidas “razonables” pueden depender de las circunstancias de cada caso, marcar los documentos confidenciales, imponer restricciones físicas y electrónicas al acceso a la información sobre los secretos comerciales, introducir un sistema de supervisión sistemática y sensibilizar a los empleados son las medidas adoptadas para salvaguardar los secretos comerciales.

Ejemplo

Una compañía desarrolla un proceso para la fabricación de sus productos que le permite producirlos de manera más rentable. Ese proceso otorga a la empresa una ventaja competitiva con respecto a sus competidores. La empresa en cuestión podría, por consiguiente, valorar sus conocimientos especializados como secreto comercial, e impedir que los competidores sepan de su existencia. Se asegura de que solo un número limitado de personas conozcan el secreto, y de que quienes lo conocen estén al tanto de que es confidencial. Al tratar con terceros o conceder licencias de sus conocimientos especializados, la empresa firma acuerdos de confidencialidad para asegurarse de que todas las partes sepan que la información secreta no debe divulgarse. La compañía debería también adoptar medidas razonables para mantener en secreto los conocimientos especializados, como introducir medidas de control de acceso y de seguridad, y establecer procedimientos internos para la supervisión y el control sistemáticos de la información objeto del secreto comercial. En esas circunstancias, la apropiación de la información por parte de un competidor o un tercero se consideraría una violación del secreto comercial de la empresa. Sin embargo, esas medidas únicamente serán eficaces si los productos no pudieran ser fácilmente objeto de “ingeniería inversa” por parte de los competidores.

Por lo general, la protección de los secretos comerciales confiere a los titulares el derecho de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos comerciales honestos.

Aunque la determinación de dichos usos depende en última instancia de las circunstancias de cada caso, por lo general, se considera que el espionaje industrial o comercial, el incumplimiento contractual, el abuso de confianza y la instigación a la infracción constituyen prácticas desleales en lo que respecta a la información secreta. También es práctica desleal la utilización o divulgación de un secreto comercial por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición de la información confidencial resultaba de una práctica desleal.

Por consiguiente, no se considera ilícito el uso de un secreto comercial por parte de una persona que adquirió esa información como parte de una actividad comercial legítima y sin incurrir en ninguna negligencia. Por ejemplo, un competidor puede adquirir un producto, examinar la construcción o composición del producto y extraer los conocimientos secretos incorporados en el producto (la denominada ingeniería inversa). Dicho acto no constituye una violación de la protección de los secretos comerciales.

Los secretos comerciales son derechos de propiedad y estos pueden cederse o transferirse bajo licencia a otras personas. El titular del secreto comercial tiene el derecho de autorizar a un tercero a acceder a la información objeto de secreto comercial y utilizarla.

No obstante, debido a la naturaleza secreta de la información objeto de secreto comercial, no siempre es fácil para otros determinar si la información en cuestión cumple con las condiciones para la protección de los secretos comerciales. Por lo tanto, en comparación con una patente, es más difícil transferir y conceder licencias de información confidencial y resolver las controversias que puedan surgir. Dado que un posible licenciante precisa acceder a la información objeto de secreto comercial a fin de estimar su valor o utilidad, es preciso firmar un acuerdo de no divulgación o de confidencialidad entre el posible licenciante y el licenciatario. Asimismo, a fin de mantener el secreto de la información objeto de secreto comercial, el licenciante del secreto comercial debería exigir al licenciatario que adopte medidas razonables para mantener esa información en secreto.

La mayoría de los países prevén recursos en la legislación penal, administrativa, mercantil y/o civil, en particular, en la legislación sobre responsabilidad civil, la legislación contractual y la legislación específica sobre competencia desleal.

Por lo general, el titular de un secreto comercial puede reclamar una indemnización a la persona que violó el secreto comercial por el daño económico sufrido. Las leyes sobre secretos comerciales de algunos países podrían permitir también el uso de mandamientos judiciales, que requieren el cese del uso de todos los productos que hayan sido creados usando la información objeto de secreto comercial, es decir, de manera contraria a los usos comerciales honestos. En algunos países, en determinados casos de violación de secretos comerciales se podrían imponer sanciones penales.

Conforme al Artículo 10bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París), los Estados miembros deben proporcionar una protección eficaz contra la competencia desleal. No obstante, el Convenio de París no menciona ni define los secretos comerciales más allá de la protección general contra cualquier acto contrario a los usos comerciales honestos.

Aunque las condiciones para la protección de los secretos comerciales varían de un país a otro, algunas normas generales de la legislación de secretos comerciales son mencionadas en el Artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Según ese artículo, los secretos comerciales pueden protegerse si se cumplen las siguientes condiciones:

• La información debe ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas;
• Debe tener un valor comercial por ser secreta; y
• Debe haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.

WIPO Lex ofrece fácil acceso a la legislación en materia de secretos comerciales de una amplia variedad de países y regiones.

En los países con sistemas de economía de mercado, tanto del mundo en desarrollo como del desarrollado, la competencia leal entre las empresas se considera el medio esencial para satisfacer la oferta y la demanda de la economía, y atender los intereses de los consumidores y la sociedad en su conjunto. Asimismo, la competencia es una de las principales fuerzas impulsoras de la innovación. La legislación sobre competencia desleal, incluida la legislación relativa a los secretos comerciales, se considera necesaria para asegurar el funcionamiento equitativo del mercado y promover la innovación al suprimir las prácticas comerciales anticompetitivas.

Existen fundamentalmente dos tipos de secretos comerciales. Por un lado, un secreto comercial puede estar relacionado con información que es valiosa pero no cumple los criterios de patentabilidad, y, por tanto, solo puede protegerse como secreto comercial. Tal sería el caso de la información comercial o los métodos de fabricación, que no son lo suficientemente inventivos para que se les conceda una patente (si bien estos últimos podrían ser objeto de protección como modelos de utilidad). Por otro lado, un secreto comercial puede estar relacionado con una invención que cumpliera los criterios de patentabilidad, y, por tanto, podría protegerse por medio de patentes. En ese caso, la compañía tendrá ante sí una elección: patentar la invención o mantenerla como secreto comercial.

Algunas de las ventajas de los secretos comerciales incluyen:

• la protección que brinda el secreto comercial se concede por plazo indefinido (las patentes suelen durar hasta 20 años). La protección podría continuar en forma indefinida siempre y cuando el secreto no se revele al público;
• el secreto comercial no conlleva tasas de registro (aunque mantener el carácter confidencial de la información podría suponer costos elevados en ciertos casos);
• el secreto comercial surte efectos de inmediato; y
• la protección que brinda el secreto comercial no requiere el cumplimiento de formalidades ni su divulgación pública.

No obstante, existen algunas desventajas concretas de proteger la información comercial confidencial como secreto comercial, en particular cuando la información cumple los criterios de patentabilidad:

• Si el secreto se plasma en un producto innovador, es posible que otros lo inspeccionen, examinen y analicen (esto es, aplicar “ingeniería inversa”) y descubran el secreto y tengan el derecho a utilizarlo a partir de entonces. La protección de los secretos comerciales no concede el derecho exclusivo a excluir a terceros de hacer un uso comercial de ellos. Únicamente las patentes y los modelos de utilidad pueden ofrecer ese tipo de protección.
• Es posible que un tercero que desarrolle la información pertinente por medios legítimos pueda obtener una patente respecto de lo que otra persona mantenía como secreto comercial, por ejemplo, las invenciones desarrolladas en forma independiente por terceros.
• Una vez que el secreto se divulgue públicamente, cualquiera puede tener acceso a él y utilizarlo como desee. Cuantas más personas conozcan el secreto comercial, más difícil será mantenerlo en secreto. La protección de los secretos comerciales solo es eficaz contra la adquisición, la utilización o la divulgación ilícita de la información confidencial.
• Es más difícil velar por el cumplimiento de un secreto comercial que por el de una patente. A menudo, es bastante difícil probar la violación de los secretos comerciales. El nivel de protección otorgado a los secretos comerciales varía considerablemente de un país a otro, pero por lo general se considera deficiente, en particular en comparación con la protección otorgada por una patente.
• Debido a su naturaleza secreta, la venta o concesión de licencias de los secretos comerciales es más difícil que la de las patentes.

Si bien puede percibirse que las patentes y los secretos comerciales son medios alternativos para proteger las invenciones, a menudo se complementan unos a otros. A menudo la legislación relacionada con el secreto comercial complementa la legislación sobre patentes en las etapas más tempranas del proceso de innovación al permitir que los inventores trabajen en sus ideas hasta que estas se conviertan en una invención patentable. Además, los conocimientos especializados valiosos sobre cómo explotar una invención patentada con mayor éxito comercial a menudo se mantienen como secreto comercial.

Aunque no hay una regla universal que sirva para decidir cuando conviene utilizar el secreto comercial, es aconsejable recurrir a dicha forma de protección en las circunstancias siguientes:

 

• Cuando la materia que se ha mantenido en secreto no es patentable.
• Cuando hay gran probabilidad de que se pueda guardar en secreto la información por un plazo considerable. Si la información secreta es una invención patentable, podría ser interesante protegerla únicamente en el supuesto de que pueda conservar dicha naturaleza por más de 20 años (la duración de la protección de la patente) y si no es previsible que terceros obtengan la misma invención por vías legítimas.
• Cuando, por el valor que tiene el secreto comercial, se entiende que no merece la pena solicitar una patente, aunque quepa la posibilidad de solicitar, en su lugar, un modelo de utilidad (que es también una buena solución en los países en los que se protegen los modelos de utilidad).
• Cuando el secreto tiene que ver con un método de fabricación en vez de con un producto, pues es más probable que los productos puedan ser objeto de ingeniería inversa.
• Antes de presentar una solicitud de patente, durante el proceso de tramitación de la solicitud de patente y hasta que la oficina de patentes publique la solicitud de patente (por lo general, 18 meses después de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad).

No obstante, es importante tener presente que es posible que sea más difícil velar por el cumplimiento de la protección del secreto comercial en la mayoría de los países; que las condiciones para su protección y el alcance de la misma podrían variar considerablemente de un país a otro; y que podría ser necesario realizar esfuerzos considerables y posiblemente onerosos para preservar el secreto. Además, debe tenerse presente que, una vez que se da a conocer el secreto, expirará la protección. WIPO Lex proporciona un acceso fácil a la legislación nacional y regional sobre las patentes, los modelos de utilidad, la competencia y la información no divulgada (los secretos comerciales).

Las empresas utilizan comúnmente los secretos comerciales. De hecho, muchas compañías dependen mayormente de los secretos comerciales para la protección de su propiedad intelectual (aunque en muchos casos pueden no estar al tanto de que los secretos comerciales gozan de protección legal). Los ejemplos conocidos son la fórmula de Coca-Cola y los códigos fuente de los programas informáticos. Por consiguiente, es importante asegurarse de que las empresas adopten todas las medidas necesarias para proteger sus secretos comerciales de manera eficaz. Esto incluye:

• En primer lugar, tener en cuenta si el secreto es patentable y, en caso afirmativo, si no estaría mejor protegido por medio de una patente.
• En segundo lugar, asegurarse de que un número limitado de personas conozca el secreto y de que todos los que estén al tanto del mismo sean muy conscientes de que se trata de información confidencial. Por ejemplo, esas medidas podrían incluir restringir el acceso a edificios, marcar documentos confidenciales y establecer seguridad de la TI.
• En tercer lugar, incluir los acuerdos de confidencialidad en los contratos de los empleados. En virtud de la legislación de muchos países, no obstante, los empleados deben confidencialidad a su empleador incluso sin esos acuerdos. El deber de mantener la confidencialidad respecto de los secretos del empleador suele permanecer, al menos durante un cierto período, incluso después de que el empleado ha dejado su puesto de trabajo..
• En cuarto lugar, firmar acuerdos de confidencialidad con asociados comerciales siempre que se divulgue información confidencial.

La empresa titular del secreto comercial es responsable de hacer todo lo posible para mantener dicha información confidencial. Se puede exigir a los empleados que firmen acuerdos que protejan los secretos comerciales. En particular, cuando los contratistas o empleados se van de la empresa, es importante asegurarse de que se les ha hecho firmar un acuerdo de confidencialidad antes de irse, y que no competirán con la empresa después de haberse ido. Esos acuerdos se conocen como contratos de confidencialidad, de no divulgación y de no competencia. En caso de violación de esos acuerdos, un empleado podría enfrentar sanciones, además de daños y perjuicios en relación con la compañía. Sin embargo, debe tenerse presente que esos contratos no deberían restringir los derechos de los contratistas o de los empleados a ganarse la vida.

Es posible que más de una persona o entidades puedan reclamar los derechos del mismo secreto comercial sobre la misma tecnología o información comercial si ambas partes desarrollaron esa tecnología de manera independiente y ambas adoptan medidas razonables para mantenerla en secreto, siempre y cuando la tecnología no sea “generalmente conocida”.