Parcours d’un enregistrement international de marque
Le dernier point de contrôle
Nous recevons chaque année à l’OMPI des dizaines de milliers de demandes d’enregistrement international de marque, déposées dans le cadre du système de Madrid.
L’un des avantages du système de Madrid est sa souplesse, qui permet aux utilisateurs d’adapter leurs demandes d’enregistrement international de marque aux besoins de leur entreprise et de leurs marchés. Au moyen d’une seule demande, ils peuvent :
- Solliciter une protection, comme bon leur semble, dans certains ou dans l’ensemble des 131 pays que couvre actuellement le système de Madrid.
- Choisir les produits et services qui seront couverts par leur enregistrement international de marque.
- Limiter la protection à des biens et services spécifiques, uniquement dans certains pays ou régions où ils cherchent à obtenir une protection.
- Revendiquer la priorité d’un dépôt antérieur de demande de marque.
- Et bien plus encore…
Par conséquent, il n’est pas surprenant que chaque demande d’enregistrement international de marque passe par un processus d’approbation rigoureux avant que la protection ne soit accordée.
“We start by doing a very basic, preliminary check of the international trademark registrations in which we (Chile) are designated. We then publish the information in our own Gazette. This opens a 30-day public opposition period, at the end of which we perform substantive examination."
Alejandra Zalazar, National Institute of Industrial Property, Chile
“We start by doing a very basic, preliminary check of the international trademark registrations in which we (Chile) are designated. We then publish the information in our own Gazette. This opens a 30-day public opposition period, at the end of which we perform substantive examination." – Alejandra Zalazar, National Institute of Industrial Property, Chile
Le dernier point de contrôle : l’examen quant au fond
We help companies of all sizes protect their brands worldwide
Le dernier point de contrôle dans votre parcours de demande d’enregistrement international d’une marque est l’examen quant au fond.
Chacun des offices de propriété intellectuelle des pays ou régions où vous recherchez la protection de votre marque vérifie que votre demande d’enregistrement international répond à toutes les exigences juridiques nationales.
Le saviez-vous? Bien que vous déposiez votre demande d’enregistrement international de marque conformément aux exigences et aux procédures énoncées dans le Protocole de Madrid (le traité qui régit le système de Madrid), c’est le cadre juridique national de chaque membre désigné du système de Madrid qui régit l’étendue de la protection de votre demande d’enregistrement international de marque.
Chacun des offices de propriété intellectuelle des pays ou régions où vous recherchez la protection de votre marque vérifie que votre demande d’enregistrement international répond à toutes les exigences juridiques nationales.
Le saviez-vous? Bien que vous déposiez votre demande d’enregistrement international de marque conformément aux exigences et aux procédures énoncées dans le Protocole de Madrid (le traité qui régit le système de Madrid), c’est le cadre juridique national de chaque membre désigné du système de Madrid qui régit l’étendue de la protection de votre demande d’enregistrement international de marque.
Les motifs de refus…
Les offices de propriété intellectuelle peuvent refuser de protéger votre marque sur leur territoire pour des motifs absolus ou relatifs, par exemple si la marque n’est pas distinctive ou descriptive (motif absolu) ou si une autre marque identique ou similaire est déjà enregistrée pour les mêmes produits et services (motif relatif).
L’office de propriété intellectuelle d’un État membre du système de Madrid peut provisoirement, voire définitivement, refuser la protection sur son territoire si votre enregistrement international de marque ne répond pas à toutes ses exigences nationales.
Bonne nouvelle! Le refus par un office de propriété intellectuelle n’affecte en rien la protection dans d’autres pays ou régions où vous demandez la protection.
Bonne nouvelle! Le refus par un office de propriété intellectuelle n’affecte en rien la protection dans d’autres pays ou régions où vous demandez la protection.
Tous les offices de propriété intellectuelle n’acceptent pas les termes généraux et les intitulés de la Classification de Nice, une classification internationale de produits et de services utilisée aux fins de l’enregistrement des marques.
Pleins feux sur l’examen quant au fond (offices de propriété intellectuelle)
Nous nous sommes entretenus avec des spécialistes des marques de quatre offices de propriété intellectuelle afin de mieux comprendre leurs pratiques et procédures en matière d’examen quant au fond et d’obtenir des indications sur la manière dont vous pouvez vous préparer à l’avance – avant même de déposer votre demande d’enregistrement international de marque – pour que votre marque ait toutes les chances de bénéficier rapidement d’une protection dans le cadre du système de Madrid sur les marchés que vous visez.
Un conseil fondamental de nos quatre spécialistes des marques
“Vérifiez les exigences juridiques des marchés que vous ciblez avant de déposer une demande de protection transfrontière de votre marque! Mieux vous serez préparé(e), plus vous aurez de chance d’obtenir cette protection.” Un exemple simple qu’ils ont partagé avec nous : “Ne mettez pas le symbole ® dans la représentation de votre marque internationale. Tout comme de nombreux autres offices, nous le refuserons!”
(Les propos tenus ne représentent aucunement le point de vue de l’OMPI)
Un conseil fondamental de nos quatre spécialistes des marques
“Vérifiez les exigences juridiques des marchés que vous ciblez avant de déposer une demande de protection transfrontière de votre marque! Mieux vous serez préparé(e), plus vous aurez de chance d’obtenir cette protection.” Un exemple simple qu’ils ont partagé avec nous : “Ne mettez pas le symbole ® dans la représentation de votre marque internationale. Tout comme de nombreux autres offices, nous le refuserons!”
(Les propos tenus ne représentent aucunement le point de vue de l’OMPI)
Information utile : En savoir plus sur les lois et les procédures en vigueur dans les offices de propriété intellectuelle des membres du système de Madrid sous le système eMadrid.
Rencontre avec Alejandra Zalazar (Chili)
(Phtoto: Alejandra Zalazar)
“Les raisons les plus courantes qui nous conduisent à refuser provisoirement la protection ont trait à la traduction ou la description des produits et services ainsi qu’à une similitude avec des marques existantes au Chili.”
Alejandra Zalazar, Institut national de la propriété industrielle (INAPI), Chili
Rappel : le Chili a adhéré au système de Madrid en juillet 2022!
Comment se passe l’examen quant au fond d’un enregistrement international de marque au Chili?
“Nous commençons par effectuer une vérification préliminaire très élémentaire des enregistrements internationaux de marques dans lesquels nous (le Chili) sommes désignés, simplement pour nous assurer que toutes les informations sont correctes.
Nous publions ensuite ces informations dans notre propre bulletin officiel des marques. Cette publication ouvre une période de possibilité d’opposition par le public de 30 jours, à l’issue de laquelle nous procédons à l’examen quant au fond.
Nous sommes quatre à l’INAPI à traiter les enregistrements internationaux de marque. Nous examinons chaque opposition (fondée sur des motifs absolus ou relatifs) et nous vérifions s’il existe une raison de refuser la protection sur cette base.
Nous publions ensuite ces informations dans notre propre bulletin officiel des marques. Cette publication ouvre une période de possibilité d’opposition par le public de 30 jours, à l’issue de laquelle nous procédons à l’examen quant au fond.
Nous sommes quatre à l’INAPI à traiter les enregistrements internationaux de marque. Nous examinons chaque opposition (fondée sur des motifs absolus ou relatifs) et nous vérifions s’il existe une raison de refuser la protection sur cette base.
- Si tel est le cas, nous examinons l’enregistrement avant de le confier à l’Équipe chargée des Oppositions pour qu’elle en assure le suivi.
- Dans le cas contraire, nous procédons à l’examen quant au fond et soit nous accordons la protection, soit – si nous trouvons des motifs absolus ou relatifs de le faire – nous émettons un refus provisoire.”
“Si vous recevez un refus provisoire de notre part et que vous ne résidez pas au Chili, vous devrez nous répondre en espagnol, par l’intermédiaire d’un mandataire local du Chili.”
Alejandra Zalazar
Les raisons courantes de refus provisoire au Chili
“Les raisons les plus courantes qui nous conduisent à refuser la protection ont trait à la traduction ou la description des produits et services ainsi qu’à une similitude avec des marques déjà enregistrées au Chili”, indique Alejandra.
“En termes de description de produits et services, prenons l’exemple de ‘boulangerie virtuelle’ dans la classe 43. Les services figurant dans la classe 43 ont trait à la ‘fourniture ou la préparation des aliments ou des boissons pour la consommation’. Cela pourrait très bien correspondre aux services proposés par une boulangerie. Toutefois, l’utilisation du terme ‘virtuelle’ change la donne (du point de vue de l’INAPI), puisque ce terme assimile ces services à d’autres services figurant dans la classe 41 qui peuvent se rapporter à du divertissement dans le cadre d’une réalité virtuelle.”
“En termes de description de produits et services, prenons l’exemple de ‘boulangerie virtuelle’ dans la classe 43. Les services figurant dans la classe 43 ont trait à la ‘fourniture ou la préparation des aliments ou des boissons pour la consommation’. Cela pourrait très bien correspondre aux services proposés par une boulangerie. Toutefois, l’utilisation du terme ‘virtuelle’ change la donne (du point de vue de l’INAPI), puisque ce terme assimile ces services à d’autres services figurant dans la classe 41 qui peuvent se rapporter à du divertissement dans le cadre d’une réalité virtuelle.”
Conseil de l'OMPI! Assurez-vous que les termes que vous utilisez (dans votre demande d’enregistrement international de marque) pour décrire vos principaux produits et services seront acceptés par les offices de propriété intellectuelle locaux où vous sollicitez la protection. Dans le cas contraire, vous devrez peut-être reformuler, voire supprimer, des termes considérés comme trop vagues par certains ressorts juridiques.
Le conseil d’Alejandra?
“N’attendez pas pour commencer vos recherches! Nous ne participons pas encore au Gestionnaire des produits et services de l’OMPI accessible dans le cadre d’eMadrid, mais vous pouvez utiliser notre propre base de données des termes relatifs aux produits et services pour découvrir les termes que nous n’accepterons peut-être pas à l’INAPI, afin de pouvoir d’ores et déjà trouver des solutions et éviter un refus provisoire. Information utile : la base de données comprend aussi des ‘régionalismes’.
Vous pouvez également utiliser la base de données des marques de l’INAPI pour chercher des marques similaires en vigueur au Chili. Vous pouvez bien sûr également trouver une grande partie de nos ensembles de données relatifs aux marques dans la Base de données mondiale sur les marques!”
Vous pouvez également utiliser la base de données des marques de l’INAPI pour chercher des marques similaires en vigueur au Chili. Vous pouvez bien sûr également trouver une grande partie de nos ensembles de données relatifs aux marques dans la Base de données mondiale sur les marques!”
Prochain arrêt… l’Inde, avec Roopa Bhasker
(Photo: Roopa Bhasker)
“L’un des grands problèmes que nous rencontrons tient aux revendications de priorité, à savoir le maintien de la date d’une marque nationale enregistrée à une date antérieure. Conformément à notre législation nationale, nous ne sommes pas en mesure d’accepter plusieurs dates de priorité. Nous ne pouvons accepter qu’une seule date de priorité pour tous les produits et services répertoriés dans un enregistrement international de marque.”
Roopa Bhasker, Bureau du Contrôleur général des brevets, des dessins et modèles industriels et des marques de l'Inde
Rappel : en 2023, l’Inde était le dixième office de propriété intellectuelle le plus désigné dans les demandes d’enregistrement international de marque.
“Nous avons une petite équipe de 12 personnes qui traitent toutes les questions relatives aux enregistrements internationaux de marques. Quatre d’entre elles procèdent à l’examen quant au fond proprement dit et examinent quelque 1000 enregistrements par mois. Les autres membres de l’équipe interviennent à d’autre étape de la procédure comme l’opposition et l’octroi de la protection.”
Les raisons courantes de refus provisoire en Inde
En Inde, nous dit Roopa, ce n’est pas la classification des produits et services qui pose le plus de problèmes, mais plutôt les revendications de priorité, c’est-à-dire la conservation de la date de la première marque nationale enregistrée. “Conformément à notre législation nationale, nous ne sommes pas en mesure d’accepter plusieurs dates de priorité. Si le titulaire demande la protection d’un enregistrement international de marque pour plusieurs dates de priorité, nous ne pouvons accepter qu’une seule date de priorité pour tous les produits et services.”
“En moyenne, nous pouvons accorder une protection à 70% des demandes d’enregistrement international de marque dans lesquelles nous (l’Inde) sommes désignés”, explique Roopa. “Pour les 30% restants, des objections sont formulées soit au titre de motifs absolus ou relatifs, soit en lien avec la date de priorité.”
Roopa Bhasker
Un autre problème dont Roopa nous fait part concerne les titulaires qui ne prennent pas toujours les mesures appropriées lorsqu’ils reçoivent un refus provisoire. “Un titulaire qui reçoit un refus provisoire doit désigner un conseil en marques local en Inde”, précise Roopa. “Parfois, les titulaires essaient de nous répondre directement. Cette démarche est vouée à l’échec; nous nous contentons de leur rappeler qu’ils doivent désigner un mandataire local pour éviter tout retard supplémentaire dans le traitement de leur enregistrement.”
“Un autre problème concerne les marques en 3 D. Attention! Nous devons disposer de cinq vues de toute marque en 3D. Et que se passe-t-il si nous ne recevons pas ces cinq vues? Nous vous adressons une notification de refus provisoire. Vous pouvez nous envoyer les images manquantes en même temps que votre réponse à la notification.”
“Un autre problème concerne les marques en 3 D. Attention! Nous devons disposer de cinq vues de toute marque en 3D. Et que se passe-t-il si nous ne recevons pas ces cinq vues? Nous vous adressons une notification de refus provisoire. Vous pouvez nous envoyer les images manquantes en même temps que votre réponse à la notification.”
Le conseil de Roopa?
“Anticipez! Renseignez-vous sur les procédures en vigueur en Inde et, si nécessaire, demandez de l’aide, soit directement à nos services, soit à un conseil en marques local qui connaît le système des marques de l’Inde. Vous éviterez ainsi un grand nombre d’objections courantes que nous soulevons et vous augmenterez vos chances d’obtenir la protection de votre marque dans ce pays.”
Et maintenant, départ pour la Thaïlande où nous retrouvons Nutcha Sookchayee
(Photo: Nutcha Sookchayee)
“La plupart des refus provisoires que nous émettons sont directement liés aux termes utilisés pour classer les produits et services.”
Nutcha Sookchayee, Département de la propriété intellectuelle, Ministère du commerce (Thaïlande)
Rappel : la Thaïlande a adhéré au système de Madrid en 2017.
“Ici, nous sommes 17 à effectuer des examens quant au fond des enregistrements internationaux de marques. Nous procédons à l’examen des motifs absolus (caractère distinctif, interdiction d’une marque, etc.) et des motifs relatifs (marques similaires).
Chacun d’entre nous traite au moins trois enregistrements par jour ouvré, soit environ 55 enregistrements par mois.”
Chacun d’entre nous traite au moins trois enregistrements par jour ouvré, soit environ 55 enregistrements par mois.”
Les problèmes courants…
“La plupart des refus provisoires que nous émettons sont directement liés aux termes utilisés pour classer les produits et services.
La liste des produits et services qui figure dans les enregistrements internationaux de marque peut être extrêmement vaste : certains enregistrements internationaux de marque comprennent jusqu’à 5 000 termes. C’est une difficulté pour nous; il y a parfois des termes que nous n’acceptons pas (car ici, en Thaïlande, nous n’acceptons pas tous les termes de la Classification de Nice) ou alors les termes sont trop vagues. Nous n’acceptons pas non plus les intitulés de la Classification de Nice.
Il existe bien souvent des solutions pour contourner de nombreux problèmes. Nous pouvons, par exemple, demander au titulaire d’utiliser des termes plus précis ou de diviser un terme en deux termes distincts”, explique Nutcha.
“Si vous recevez un refus provisoire de notre part, vous avez 90 jours pour y répondre. Vous devez nous envoyer votre réponse par l’intermédiaire d’un mandataire local résident en Thaïlande, et rédigée en thaïlandais.”
La liste des produits et services qui figure dans les enregistrements internationaux de marque peut être extrêmement vaste : certains enregistrements internationaux de marque comprennent jusqu’à 5 000 termes. C’est une difficulté pour nous; il y a parfois des termes que nous n’acceptons pas (car ici, en Thaïlande, nous n’acceptons pas tous les termes de la Classification de Nice) ou alors les termes sont trop vagues. Nous n’acceptons pas non plus les intitulés de la Classification de Nice.
Il existe bien souvent des solutions pour contourner de nombreux problèmes. Nous pouvons, par exemple, demander au titulaire d’utiliser des termes plus précis ou de diviser un terme en deux termes distincts”, explique Nutcha.
“Si vous recevez un refus provisoire de notre part, vous avez 90 jours pour y répondre. Vous devez nous envoyer votre réponse par l’intermédiaire d’un mandataire local résident en Thaïlande, et rédigée en thaïlandais.”
Conseils…
“Vous pouvez utiliser notre base de données des produits et services (nous ne contribuons pas encore au Gestionnaire des produits et services de l’OMPI dans le cadre d’eMadrid) pour trouver les termes que nous acceptons en Thaïlande. Vous pouvez, par exemple, rechercher un terme en anglais et trouver tous les contextes particuliers dans lesquels vous pouvez utiliser ce terme ainsi que son équivalent thaïlandais.”
“Je vous recommande vivement de rechercher également des marques similaires en Thaïlande à l’aide de la Base mondiale sur les marques de l’OMPI avant de demander une protection dans ce pays. Vous pouvez facilement effectuer, par exemple, une recherche par image et par nom de pays!”
“Je vous recommande vivement de rechercher également des marques similaires en Thaïlande à l’aide de la Base mondiale sur les marques de l’OMPI avant de demander une protection dans ce pays. Vous pouvez facilement effectuer, par exemple, une recherche par image et par nom de pays!”
Enfin, rendons-nous à la Trinité-et-Tobago pour rencontrer Anelia Baijoo
(Photo: Anelia Baijoo)
“Utilisez notre système de recherche de marques en ligne – ou la Base de données mondiales de l’OMPI sur les marques– pour trouver les marques qui existent à la Trinité-et-Tobago. Ces outils sont accessibles à tous et les utiliser avant de demander la protection de votre marque sur les marchés ciblés peut véritablement contribuer à simplifier le processus.”
– Anelia Baijoo, Office de la propriété intellectuelle (TTIPO) de la Trinité-et-Tobago
Rappel : la Trinité-et-Tobago a été le premier pays des Caraïbes à adhérer au service de dépôt électronique du système de Madrid, le service de dépôt en ligne géré par l’OMPI pour les utilisateurs du système de Madrid.
“La Trinité-et-Tobago – en tant que centre névralgique du commerce dans les Caraïbes et la région de l’Amérique latine au sens large – fait l’objet de désignations toujours plus nombreuses dans les demandes d’enregistrement international de marque. Tous nos examinateurs sont formés pour traiter les enregistrements nationaux comme internationaux de marques du début à la fin ou, comme nous aimons à le dire, du ‘berceau à la tombe’. Nous sommes très favorables à l’enregistrement, parce qu’il offre aux clients de meilleures chances d’assurer une protection de leurs marques ici, à la Trinité-et-Tobago.”
Les problèmes que nous rencontrons généralement au sein du TTIPO sont les suivants :
Les problèmes que nous rencontrons généralement au sein du TTIPO sont les suivants :
La classification des produits et des services. “Bien que nous respections le système de la Classification de Nice ici, à la Trinité-et-Tobago, certains termes de la classification utilisés dans les demandes d’enregistrement international de marque sont trop vagues”, explique Anelia. “Pour surmonter ce problème, nous recommandons vivement aux déposants d’utiliser le Gestionnaire des Produits et services de l’OMPI du système eMadrid.”
Existence de droits antérieurs pour une marque déjà enregistrée à la Trinité-et-Tobago.
Utilisation de symboles particuliers. “Nous n’acceptons pas les symboles spécifiques – comme le symbole de marque déposée – dans la représentation de votre marque internationale.”
Utilisation de symboles particuliers. “Nous n’acceptons pas les symboles spécifiques – comme le symbole de marque déposée – dans la représentation de votre marque internationale.”
Les conseils d’Anelia…
“Utilisez notre système de recherche de marques en ligne pour trouver les marques qui existent à la Trinité-et-Tobago. Vous pouvez également trouver notre collection dans la Base de données mondiale sur les marques! Ces outils sont accessibles à tous et les utiliser avant de demander la protection de votre marque sur les marchés ciblés peut véritablement contribuer à simplifier le processus.”
Faire de la recherche une priorité!
Il est clair que les exigences en matière d’enregistrement international de marque varient d’un office de propriété intellectuelle à l’autre; les quatre spécialistes des marques ont tous souligné l’importance de se familiariser avec les exigences locales dès le début de la procédure.
Mais trouver des informations sur les différentes procédures et exigences des offices de propriété intellectuelle de tous les membres du système de Madrid représente un défi de taille!
Mais trouver des informations sur les différentes procédures et exigences des offices de propriété intellectuelle de tous les membres du système de Madrid représente un défi de taille!
Ne vous inquiétez pas : nous avons tout prévu.
Utilisez notre base de données des Profils des membres disponible dans le système e-Madrid (votre portail numérique vers la protection internationale des marques) pour vous renseigner sur les lois et les procédures de tous les membres du système de Madrid et identifier facilement les exigences qui peuvent prévaloir sur les marchés que vous ciblez.
D’autres outils de l’OMPI pour vous aider…
Le Gestionnaire des produits et services
Choisissez et vérifiez parmi plusieurs milliers de termes ceux qui figureront dans la liste des produits et services qui seront couverts par votre enregistrement international de marque.
L’Explorateur mondial de termes relatifs aux produits et services
Vous ne parvenez pas à trouver un terme spécifique dans le Gestionnaire des produits et services? Recherchez-le dans l’Explorateur de termes relatifs aux produits et services et découvrez combien de fois au cours des 10 dernières années, nous (l’OMPI) et les principaux offices de propriété intellectuelle l’avons accepté – dans différentes langues.
Vous pouvez accéder à ces deux outils, et à bien d’autres choses, dans le eMadrid.