Division et fusion d’enregistrements internationaux
1 février 2019
Depuis le 1er février 2019, les enregistrements internationaux peuvent être divisés et, sous certaines conditions, fusionnés.
Tous les détails des modifications du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid en ce qui concerne la division et la fusion des enregistrements internationaux 
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Division
La division peut s’avérer utile lorsque l’office d’une partie contractante désignée refuse un enregistrement international uniquement à l’égard de certaines des classes de produits ou de services (ou uniquement à l’égard de certains produits ou services au sein d’une classe) couvertes par l’enregistrement international. Grâce à cette nouvelle règle, le titulaire peut tirer profit de la division en choisissant de transformer les classes (ou les produits ou services) acceptées ou refusées en un nouvel enregistrement international (l’enregistrement divisionnaire), qui se verra attribuer le même numéro que l’enregistrement initial, accompagné d’une lettre majuscule. En conséquence, les classes (ou les produits ou services) jugées acceptables peuvent être protégées sans plus tarder, tout en laissant la possibilité au titulaire de s’occuper des classes (ou des produits ou services) litigieuses à un stade ultérieur.
Fusion
Il est possible de demander la fusion d’enregistrements internationaux issus de :
1) l’inscription d’un changement partiel de titulaire;
2) l’inscription d’une division.
Il n’est possible de fusionner deux ou plusieurs enregistrements internationaux que s’ils sont issus d’un même enregistrement international en raison d’un changement partiel de titulaire ou d’une division. La fusion d’enregistrements internationaux issus de demandes internationales distinctes n’est pas permise.
Fusion faisant suite à l’inscription d’une division
Il est possible de demander la fusion d’un enregistrement international divisionnaire. Ce dernier ne peut être fusionné qu’avec l’enregistrement international dont il a été divisé.
Fusion faisant suite à l’inscription d’un changement partiel de titulaire
Il y a changement partiel de titulaire lorsqu’un titulaire présente une demande d’inscription de changement à l’égard uniquement de certaines parties contractantes désignées ou de certains produits ou services.
Un transfert partiel peut également se produire lorsqu’un changement de titulaire a été demandé, mais qu’une ou plusieurs des parties contractantes ont émis une déclaration selon laquelle ledit changement est sans effet sur leur territoire. Cette déclaration peut être émise par une partie contractante qui, en se fondant sur sa législation nationale, a refusé ce transfert au motif, par exemple, qu’il pourrait induire le public en erreur.
La partie transférée (à la suite de l’inscription d’un changement partiel de titulaire ou d’une déclaration annulant ses effets) est inscrite en tant qu’enregistrement international distinct, ce dernier portant le même numéro que l’enregistrement initial, accompagné d’une lettre majuscule.
Par la suite, si la même personne est inscrite en tant que titulaire de deux ou plusieurs enregistrements internationaux distincts issus d’un changement de titulaire (par exemple, si une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet est ultérieurement retirée), elle peut demander la fusion de ces enregistrements internationaux.
Peut-on choisir de diviser ou de fusionner des enregistrements internationaux?
C’est en principe possible, mais toutes les parties contractantes n’acceptent pas les demandes de division ou de fusion. Elles peuvent refuser d’accepter de telles demandes si la division ou la fusion n’est pas prévue dans leur législation nationale ou notifier à l’OMPI l’incompatibilité des nouvelles règles avec leur législation nationale en vigueur.
Veuillez vous reporter aux avis relatifs au système de Madrid pour connaître les parties contractantes qui ont notifié à l’OMPI leur refus d’accepter les demandes de division ou de fusion d’enregistrements internationaux. Veuillez également noter qu’une partie contractante peut ultérieurement modifier sa position à l’égard de ces demandes.
Par ailleurs, la fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire ou d’une déclaration selon laquelle ledit changement est sans effet est toujours possible, à condition qu’une seule et même personne soit le titulaire des enregistrements internationaux à fusionner.
Comment demander une division ou une fusion?
Division
Une demande de division doit être présentée au moyen du formulaire MM22. La demande ne peut pas être déposée directement auprès de l’OMPI; elle doit être présentée à l’office de la partie contractante désignée où le titulaire souhaite demander la division. Le montant de la taxe d’inscription de la division au registre international est de 177 francs suisses. L’office concerné peut également exiger le paiement d’une taxe pour le traitement de la demande de division. Cette taxe est distincte de la taxe due à l’OMPI.
Fusion faisant suite à l’inscription d’une division
Une demande de fusion d’un enregistrement divisionnaire avec l’enregistrement international dont il a été divisé doit être présentée au moyen du formulaire officiel (MM 24) par le titulaire par l’intermédiaire de l’office ayant soumis la demande de division. La demande ne peut pas être présentée directement à l’OMPI. L’OMPI n’exige pas le paiement d’une taxe pour cette demande.
Fusion faisant suite à l’inscription d’un changement partiel de titulaire
Une demande de fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire ou d’une déclaration selon laquelle ledit changement est sans effet peut être présentée soit directement à l’OMPI, soit par l’intermédiaire de l’office de la partie contractante du titulaire au moyen du formulaire MM23. L’OMPI n’exige pas le paiement d’une taxe pour cette demande.
Examen de la demande de division ou de fusion
Division
L’office concerné examine la demande de division afin de s’assurer qu’elle satisfait aux exigences de la législation applicable, y compris celles relatives au paiement des taxes.
Si l’office accepte la demande de division, il la soumet à l’OMPI. Il peut aussi informer l’OMPI que la protection est provisoire ou fournir une déclaration d’octroi de la protection pour les produits ou les services indiqués dans la demande.
Par la suite, l’OMPI examine la demande de division afin de déterminer si elle remplit les conditions de forme énoncées dans les règles applicables. Si la demande est irrégulière, l’OMPI en informe l’office qui l’a présentée, ainsi que le titulaire. Si l’irrégularité est liée à un défaut de paiement de la taxe due à l’OMPI, le titulaire dispose de trois mois pour régler le solde directement à l’OMPI.
En ce qui concerne toutes les autres irrégularités, l’office doit les corriger dans un délai de trois mois. Même si le titulaire est informé de l’irrégularité et peut se concerter avec l’office concerné, c’est à ce dernier qu’il incombe de la corriger. L’OMPI n’accepte pas les communications du titulaire à cet égard. Si l’office ne corrige pas l’irrégularité, la demande est réputée abandonnée et 50% des taxes perçues par l’OMPI sont remboursées au titulaire.
À la suite de l’inscription de la division, l’OMPI crée un enregistrement international divisionnaire (pour la seule partie contractante concernée) pour les produits ou services indiqués dans la demande (les produits ou services faisant l’objet de la division), notifie ce fait à l’office qui a présenté la demande et en informe le titulaire. En outre, l’OMPI inscrit, le cas échéant, la déclaration concernant la situation provisoire de la protection ou la déclaration d’octroi de la protection qui auraient été jointes à la demande d’inscription de la division.
Fusion faisant suite à d’une division
L’office recevant une demande de fusion d’un enregistrement divisionnaire et de l’enregistrement dont il a été divisé doit examiner ladite demande afin de s’assurer qu’elle satisfait aux exigences de sa législation applicable avant de la soumettre à l’OMPI. L’OMPI inscrit la fusion, notifie ce fait à l’office qui a présenté la demande et en informe le titulaire.
Fusion faisant suite à un changement partiel de titulaire
L’OMPI examine toute demande de fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire ou d’une déclaration selon laquelle ce changement est sans effet qu’elle reçoit soit de l’office de la partie contractante du titulaire, soit directement du titulaire, afin de s’assurer que cette demande remplit les conditions de forme énoncées dans les règles applicables.
Si la demande remplit lesdites conditions, l’OMPI inscrit la fusion, notifie ce fait aux offices des parties contractantes désignées qui sont concernées par l’inscription et en informe le titulaire et, si la demande a été présentée par un office, cet office.
Date de prise d’effet, renouvellement de l’enregistrement divisionnaire et cessation des effets
Prise d’effet et renouvellement
La division d’un enregistrement international est inscrite à la date de réception de la demande par l’OMPI ou, lorsque la demande est irrégulière, à la date à laquelle l’irrégularité est corrigée. Toutefois, la date de prise d’effet de l’enregistrement divisionnaire est la même que celle de l’enregistrement international initial. Il s’ensuit que la date de renouvellement de l’enregistrement international divisionnaire sera la même que celle de l’enregistrement international initial (et non la date d’inscription de la demande de division).
Cessation des effets
Toute partie divisée d’un enregistrement international est fondée sur la même marque de base que l’enregistrement international initial. Par conséquent, en cas de cessation des effets de la marque de base, pour quelque raison que ce soit, au cours des cinq premières années d’enregistrement ou à la suite d’actions engagées au cours des cinq premières années de validité de l’enregistrement (c’est-à-dire pendant la période de dépendance), l’enregistrement international initial et la partie divisée de l’enregistrement international seront radiés.
Enregistrements internationaux antérieurs au 1er février 2019
L’OMPI accepte toutes les demandes de division ou de fusion reçues à compter du 1er février 2019, quelle que soit la date de l’enregistrement international.
Toutefois, les demandes doivent être déposées par l’intermédiaire de l’office de la partie contractante dans laquelle la division ou la fusion produira ses effets, et cet office accepte ou rejette, à sa discrétion, les demandes concernant des enregistrements antérieurs à l’entrée en vigueur des nouvelles règles.