Le Cybersquattage poursuit son expansion - les risques pour les marques s'intensifient devant les nouvelles pratiques d'enregistrement

Geneva, 12 mars 2007
PR/2007/479

Le nombre de plaintes pour cybersquattage déposées auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a progressé de 25% en 2006 par rapport à 2005, avec pour corollaire une montée en puissance de l'inquiétude des propriétaires de marques devant l'évolution du système d'enregistrement des noms de domaine, plus précisément devant certaines retombées de l'utilisation de logiciels pour l'enregistrement automatique de noms de domaine arrivés à expiration et du "stockage" de ceux-ci sur des sites portail à consultation payante, devant la possibilité d'enregistrer un nom de domaine pour le "tâter" gratuitement pendant cinq jours, la prolifération de nouvelles unités d'enregistrement et l'introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD). Ajoutées les unes aux autres, ces "nouveautés" n'ont fait que multiplier les possibilités d'enregistrement en masse de noms de domaine, souvent dans l'anonymat, sans que les droits de propriété intellectuelle des tiers soient réellement pris en considération. "Alors que le commerce électronique a pris son essor grâce au développement de l'Internet, l'évolution récente du système d'enregistrement des noms de domaine a encouragé des pratiques menaçant les intérêts des propriétaires de marques et jetant la confusion dans l'esprit des consommateurs. Les pratiques qui permettent de "tâter" un nom de domaine risquent de transformer le système des noms de domaine en un marché essentiellement spéculatif. Ceux-ci étaient au début essentiellement des désignations propres à des entreprises et à d'autres utilisateurs de l'Internet mais, aujourd'hui, bon nombre d'entre eux ne sont plus que de simples biens marchands permettant de réaliser un bénéfice de spéculation", a déclaré M. Francis Gurry, vice-directeur général de l'OMPI, chargé de superviser les activités de règlement des litiges de l'OMPI. "La vitesse avec laquelle les noms de domaine changent de mains et la difficulté qu'il y a à repérer ces enregistrements automatisés en masse mettent les propriétaires de marques au défi de réussir à poursuivre les cybersquatteurs", a-t-il ajouté avant de conclure que "les noms de domaine devenant une cible en mouvement pour les titulaires de droits, la mise au point de mesures concrètes devrait être sérieusement envisagée".

En 2006, 1823 plaintes (relatives à des gTLD et à des domaines de premier niveau qui sont des codes de pays (ccTLD)) pour cybersquattage présumé - enregistrement abusif en tant que nom de domaine d'une marque - ont été déposées auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (ci-après dénommé "Centre"), ce qui représente le plus grand nombre de litiges de ce type dont ait été saisie l'OMPI depuis l'an 2000.

Depuis l'apparition en décembre 1999 des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "principes UDRP") - procédure de règlement des litiges rapide et économique - jusqu'en décembre 2006, 10177 plaintes (relatives à un gTLD ou à un ccTLD), impliquant 18760 noms de domaine distincts, ont été déposées auprès du Centre selon les principes UDRP ou selon des principes comparables.

Si l'on ajoute à ces chiffres les contestations d'enregistrement préliminaires dans le domaine .info, les plaintes STOP pour le domaine .biz, les plaintes ERDRP pour le domaine .name, les contestations d'enregistrement préliminaires dans le domaine .mobi et les affaires relatives à un nom de domaine "Premium" en .mobi, le nombre total de plaintes s'élève à 25815 (voir l'annexe 1). Compte tenu du caractère temporaire de l'application de ces procédures, les plaintes qui ne relèvent pas des principes UDRP sont exceptionnelles. Toutes les plaintes relatives à .info et à .biz ont été traitées en 2006; en ce qui concerne les plaintes relatives à .mobi, cinq contestations d'enregistrement préliminaires et 74 plaintes relatives à un nom de domaine "Premium" ont été réglées en 2006.

Jusqu'à présent, le Centre a réglé, en tout, 9389 (soit 97%) plaintes déposées au titre des principes UDRP. Dans les litiges relatifs à un gTLD ayant fait l'objet d'un règlement, une décision a été rendue dans 7328 affaires : 84% de celles-ci ont abouti au transfert du nom de domaine au plaignant et environ 16% ont été rejetées. 2061 plaintes ont été réglées autrement, le plus souvent à l'amiable avec transfert du nom de domaine au plaignant (voir l'annexe 2).

L'année 2006 a aussi été marquée par le dépôt de la 10000e plainte au titre des principes UDRP de l'OMPI. La partie américaine (Sam Ash Music Corporation) a déposé une plainte contre un particulier chinois qui avait fait enregistrer le nom de domaine <samash.mobi>. La procédure a été conduite en chinois; au début du mois de février 2007, la commission administrative de l'OMPI compétente a rendu une décision de transfert du nom. En outre, la 25000e plainte relative à un nom de domaine, tous principes de règlement confondus (principes UDRP et contestations d'enregistrement préliminaires), a été déposée le 19 août 2006. L'expert de l'OMPI a ordonné le transfert du nom de domaine <redlionhotels.com> au propriétaire de la marque, c'est-à-dire à la chaîne d'hôtels Red Lion Hotels.

Les procédures de règlement des litiges de l'OMPI servent les intérêts d'un large éventail d'utilisateurs allant de propriétaires de marques notoirement connues à des particuliers en passant par de petites entreprises et de petits organismes. Elles s'appliquent à des catégories telles que les personnages célèbres, les articles de luxe, le monde du spectacle, l'hôtellerie, la restauration et les cafés, les sports, les jeux et les médicaments. En outre, des organismes caritatifs et des établissements d'enseignement ont été appelés à intervenir.

Le Centre a aussi eu à connaître d'un certain nombre de litiges concernant des entreprises ayant récemment fusionné ou des entreprises collaboratrices. Ce type de litige laisse à penser que les cybersquatteurs ont tendance à surveiller les événements d'importance majeure. C'est aussi la conclusion qui s'impose devant l'avalanche de plaintes en rapport avec la marque Tamiflu déposées lorsque l'inquiétude de la communauté internationale au sujet d'une pandémie de grippe aviaire était à son comble en 2006; ces plaintes concernaient des noms de domaine tels que <ordertamiflunow.com>, <tamiflu-vaccine.com> et <tamiflu.net>. Les plaignants étaient l'entreprise suisse F. Hoffmann-La Roche AG et sa filiale américaine, qui fabriquent le Tamiflu, préparation pharmaceutique antivirale destinée à traiter et prévenir la grippe. Au total, l'OMPI a été saisie en 2006 de 34 plaintes relatives à 64 noms de domaine ayant un rapport d'une façon ou d'une autre avec la marque Tamiflu.

Hoffmann-La Roche a aussi déposé des plaintes au titre des principes UDRP pour d'autres produits protégés par une marque, tels que le Valium. Parmi les autres entreprises pharmaceutiques ayant saisi l'OMPI par le passé figurent Pharmacia & Upjohn (pour Rogaine), American Home Products, McNeil Consumer Brands (Tylenol), Pfizer (Viagra), Merck, Sanofi-Aventis (Ambien), CVS Pharmacy, Lilly ICOS, Valeant et Bayer.

Depuis qu'il est devenu possible il y a quelques années de faire enregistrer des noms de domaine dans des caractères non latins, par exemple, en caractères arabes, chinois, cyrilliques ou coréens (noms de domaine "internationalisés"), le Centre a eu à connaître de 60 litiges au total pour ces noms de domaine, dont huit ont été tranchés en 2006. Avec le développement des connexions à l'Internet et du commerce en ligne, on s'attend, dans les années à venir, à une augmentation du nombre de litiges de ce type.

Répartition géographique des parties
Bien que les parties nommément désignées dans les plaintes (relatives à un gTLD ou à un ccTLD) déposées au titre des principes UDRP auprès de l'OMPI représentaient 137 pays à la fin de décembre 2006, le pays dont les ressortissants ont été les plus nombreux à agir en qualité de plaignants ou de défendeurs est demeuré les États-Unis d'Amérique. Pour ce qui est des plaintes relatives à un gTLD, les pays dont les ressortissants se sont constitués le plus fréquemment plaignants sont, après les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse, l'Italie, le Canada, l'Australie et les Pays-Bas. Les pays dont les ressortissants se sont constitués le plus souvent défendeurs sont, après les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la Chine, la République de Corée, le Canada, l'Espagne, la France, l'Australie, l'Italie et la Russie. On trouvera un récapitulatif complet de tous les pays concernés à l'adresse https://www.wipo.int/amc/fr/domains/statistics/cumulative/countries.html.

Litiges relatifs à des noms de domaine pour les domaines correspondant à des codes de pays
Le nombre d'administrateurs de ccTLD qui ont retenu l'OMPI comme institution de règlement de litiges s'élève à 47. La liste complète de ces pays est disponible à l'adresse https://www.wipo.int/amc/fr/domains/cctld. Le dernier domaine à avoir été ajouté à cette liste en 2006 est le domaine .es (Espagne). Conformément à la procédure de règlement établie en consultation avec le Centre de l'OMPI, le plaignant doit apporter la preuve à l'expert espagnol désigné par l'OMPI que l'enregistrement ou l'utilisation d'un nom en .es constitue une atteinte à des droits de propriété intellectuelle protégés en Espagne.

En décembre 2006, le Centre avait enregistré 496 plaintes relatives à un nom de domaine enregistré dans un ccTLD. Quatre cent quarante-six d'entre elles ont été traitées comme suit : 273 décisions en faveur du plaignant, 52 décisions en faveur du défendeur et 121 règlements à l'amiable; 39 plaintes étaient toujours en instance au 31 décembre. (Ces statistiques sur les litiges concernant un ccTLD se limitent aux procédures administratives et ne comprennent pas les litiges dont le règlement est régi par des principes d'arbitrage ou de médiation, comme pour le ccTLD .nl (Pays-Bas) ou le ccTLD .pl (Pologne).)

Le 17 janvier 2006, la banque internationale d'investissements Morgan Stanley a déposé la première plainte au titre des principes directeurs régissant le règlement des litiges administrés par l'OMPI pour .ae (Émirats arabes unis). Ce litige, qui concernait le nom de domaine <morganstanley.ae> détenu par un particulier résidant en Australie, a été réglé à l'amiable.

Domaine .MOBI et autres nouveaux gTLD
Le nouveau gTLD "sponsorisé" <.mobi> a été lancé en mai 2006 par le service d'enregistrement Mobile Top Level Domain Ltd. (mTLD), en tant que domaine dédié à l'Internet mobile. Les principes UDRP s'appliquent au domaine .mobi comme à tous les gTLD. En outre, deux procédures distinctes propres à ce domaine ont été établies et administrées par le Centre de l'OMPI à la demande du service d'enregistrement et en collaboration avec lui.

La première procédure particulière applicable au domaine .mobi a été le mécanisme inédit mis en place pour l'attribution de noms "Premium" - des noms à fort potentiel de visibilité - dans le domaine .mobi. Ce mécanisme permettait aux propriétaires de marques de récupérer des noms "Premium" que le service d'enregistrement avait réservé pour mise aux enchères ou autre mode d'attribution commercial en raison de leur valeur générique. Pendant la période ouverte pour la revendication de noms "Premium", qui a duré du 15 septembre au 13 octobre 2006, le Centre a reçu 105 demandes. En 2006, le Centre a traité 74 de ces demandes, sur lesquelles des experts de l'OMPI se sont prononcés en tenant compte des conditions particulières concernant l'enregistrement et l'utilisation des marques correspondantes.

La seconde procédure particulière applicable au domaine .mobi a été la procédure de contestation d'enregistrements préliminaires en .mobi, qui permettait aux parties intéressées de contester des noms en .mobi indûment enregistrés au cours de la phase d'enregistrement spéciale qui avait été réservée aux propriétaires de marques dans le cadre de la procédure d'enregistrement préliminaire en .mobi. Pendant la période ouverte pour faire opposition, qui a duré du 28 août au 15 décembre 2006, le Centre a reçu 18 contestations, dont cinq ont été traitées en 2006.

Le 10 octobre 2006, l'OMPI a été saisie du premier litige selon les principes UDRP portant sur un nom enregistré dans le gTLD .mobi. Les parties au litige, toutes deux du Royaume-Uni, se disputaient le nom <screwfix.mobi>. Une commission administrative de l'OMPI a rendu le 12 décembre une décision de transfert
( https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-1309.html).

Le 17 mars 2006, l'OMPI avait été saisie de son premier litige selon les principes UDRP concernant un nom enregistré dans le gTLD .travel, qui portait sur le nom <downunder.travel>. Une commission administrative de l'OMPI avait rejeté cette plainte ( https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0344.html).

Au vu des possibilités de cybersquattage dans les nouveaux domaines et de la profusion des procédures d'enregistrement et de règlement des litiges qui ont été offertes jusqu'ici pour ces domaines, le rapport de l'OMPI 2005 sur les nouveaux domaines génériques de premier niveau : considérations de propriété intellectuelle (disponible en anglais à l'adresse https://www.wipo.int/amc/en/domains/reports/newgtld-ip/index.htmlhttps://www.wipo.int/amc/en/domains/reports/newgtld-ip/index.html) fait le constat qu'une procédure préventive uniforme serait nécessaire dans la phase de lancement des gTLD. Une procédure préliminaire standard réduirait la confusion, ferait gagner du temps et épargnerait des frais.

Faits nouveaux dans le système d'enregistrement des noms de domaine
Le recours aux services de protection des renseignements personnels figurant au "Whois" pour effectuer des enregistrements, l'augmentation du nombre de courtiers professionnels en noms de domaine et de leur volume d'activité, l'utilisation de logiciels pour enregistrer automatiquement des noms de domaine arrivés à expiration et la pratique consistant à les mettre sur des sites portails à consultation payante, la possibilité d'enregistrer un nom de domaine pour le "tâter" gratuitement pendant cinq jours, la multiplication des unités d'enregistrement accréditées et la mise en place de nouveaux gTLD sont autant d'évolutions qui ont pour effet combiné d'accroître les possibilités d'enregistrement en masse de noms de domaine. Ce type d'enregistrement est souvent effectué de manière anonyme et en série, sans souci des droits de propriété intellectuelle de tiers. On connaissait déjà le cybersquattage, l'enregistrement de noms de domaine par des individus qui cherchaient à vendre le nom de domaine "squatté". À présent des "domaineurs", ou spéculateurs en noms de domaine, tirent un revenu de l'enregistrement automatisé à grande échelle de noms de domaine. Ils acquièrent des portefeuilles de noms, achètent et vendent des noms, les "tâtent" sur des sites parking; ils ont ainsi à leur actif une part significative des largement plus de 100 millions de noms de domaine qui sont aujourd'hui enregistrés.

On constate une croissance rapide des sites parking de noms de domaine qui organisent et indexent des liens vers d'autres sites. Ils fonctionnent généralement selon le principe de la facturation au clic, les détenteurs et les services de parking se partageant les recettes générées par le trafic Web. Ceci alimente une croissance rapide de la spéculation sur les noms de domaine et des activités d'enregistrement.

"Tâter" un nom consiste pour une personne ou une entité (pouvant être affiliée à une unité d'enregistrement) à enregistrer un nom de domaine pour le délai de grâce de cinq jours pendant lequel on ne paie pas de droits d'enregistrement, à le mettre sur un site Web où chaque clic sur un lien est facturé en surveillant les revenus qu'il génère, puis à l'abandonner; le nom sera éventuellement réenregistré par quelqu'un d'autre, avec une nouvelle période d'essai gratuite. Les adeptes de cette pratique n'enregistrent de façon permanente que les noms de domaine qui génèrent un trafic important. Par le jeu des demandes automatiques, des dizaines de millions de noms de domaine sont ainsi temporairement enregistrés chaque mois.

De plus en plus, les fournisseurs d'accès offrent des services de protection des renseignements personnels figurant au "Whois" qui permettent d'enregistrer un nom de domaine par procuration, l'intermédiaire étant souvent une entité liée à une unité d'enregistrement. Une raison de masquer ainsi l'identité du détenteur est de lui éviter les messages indésirables qu'il recevra si ses coordonnées sont publiées dans la base de données "Whois". Dans leurs décisions, les commissions administratives de l'OMPI commencent à considérer les incidences pratiques de ces évolutions pour les principes UDRP, par exemple selon que le service de protection des renseignements personnels divulgue ou non l'identité de son client une fois qu'il a été averti d'un problème d'atteinte à des droits de marque. L'hypothèse fondamentale des principes UDRP est que l'identité officielle du défendeur, en cas de litige, doit se trouver dans la base de données Whois applicable.

Les commissions administratives de l'OMPI considèrent d'une manière générale que, pour qu'un nom de domaine soit transféré en vertu des principes UDRP, il doit y avoir quelque indice de ce que l'enregistrement a été effectué dans l'intention de profiter des droits du plaignant-propriétaire de la marque sur le nom considéré. En ce qui concerne les acheteurs de noms de domaine en masse qui utilisent des procédures d'enregistrement automatisées, selon une décision d'une commission administrative de l'OMPI rendue en février 2006, le fait de ne pas vérifier préalablement l'existence de droits de tiers équivaut dans certaines circonstances à de la "cécité volontaire", constitutive de mauvaise foi en vertu des principes UDRP (Mobile Communications Services Inc. v. WebReg RN, WIPO Case No. D2005-1304, https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/d2005-1304.html; voir également Media General Communications, Inc. v. Rarenames, WebReg, WIPO Case No. D2006-0964, https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0964.html). Cet exemple illustre comment l'application des critères de décision figurant dans les principes UDRP doit s'adapter aux circonstances et à l'évolution des pratiques.

Rappel sur les principes UDRP
Les principes UDRP, qui ont été proposés par l'OMPI en 1999 et sont devenus une référence internationale en matière de règlement de litiges relatifs aux noms de domaine, visent expressément à dissuader et combattre l'enregistrement abusif de marques comme noms de domaine. En vertu de ces principes, le plaignant doit démontrer que le nom de domaine objet du litige est identique à sa marque ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion, que le défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine et qu'il l'a enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Les litiges sont tranchés par des commissions administratives constituées d'experts indépendants choisis sur la liste du Centre, qui compte 400 spécialistes des marques de plus de 50 pays. Le nom de domaine en litige est gelé (suspendu) pendant la procédure. Après un examen minutieux de chaque litige, les experts rendent leur décision dans un délai moyen de 14 jours. Si la décision de transférer un nom de domaine n'est pas contestée devant un tribunal dans un délai de 10 jours, le service d'enregistrement est légalement tenu de l'exécuter.

Toutes les décisions rendues par les commissions administratives sont publiées sur le site Web du Centre. Pour faciliter l'accès aux décisions, le Centre met aussi à disposition un index juridique en ligne unique au monde, qui figure parmi les pages Web de l'OMPI les plus consultées. Les parties et les experts utilisent cet index pour procéder à une recherche détaillée dans la jurisprudence existante. Le Centre propose aussi une synthèse des tendances générales relevées au niveau des décisions prises : c'est l'instrument d'information intitulé WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions (synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP). Résultat de l'examen de milliers de litiges traités par le Centre dans le cadre des principes UDRP, cette synthèse constitue un instrument important qui contribue à préserver la cohérence de la jurisprudence de l'OMPI. Elle signale des questions récurrentes et importantes touchant aussi bien au fond qu'aux procédures et indique les opinions exprimées dans les décisions rendues par les commissions administratives sur ces questions, là où les décisions peuvent être considérées comme représentatives de ces opinions. Cette synthèse se trouve à l'adresse https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html.

Le Centre ne traite pas seulement les litiges relatifs aux noms de domaine, il administre aussi le Règlement d'arbitrage de l'OMPI et le Règlement de médiation de l'OMPI, que les parties à un contrat peuvent convenir d'appliquer pour les litiges futurs qui pourraient naître des transactions de tout type qu'elles concluent touchant à la propriété intellectuelle. Les litiges soumis au Centre, dont le nombre va croissant, portent sur la concession de licences dans le domaine des brevets (par exemple en biotechnologie ou en technologie médicale), l'informatique, la recherche-développement et le domaine du spectacle. Des informations plus détaillées sur ce volet d'activités du Centre figurent à l'adresse https://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html et à l'adresse https://www.wipo.int/amc/fr/center/caseload.html.

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