Путешествие международной регистрации товарного знака
Заключительная точка
Ежегодно ВОИС получает десятки тысяч заявок на международную регистрацию товарных знаков, которые подаются через Мадридскую систему.
Одно из преимуществ Мадридской системы заключается в ее гибкости, позволяющей пользователям составлять международные заявки на товарные знаки с учетом потребностей своего бизнеса и рынка. С помощью одной заявки можно:
- испросить охрану в одной или нескольких странах, охваченных Мадридской системой (в настоящее время их 131) по своему выбору;
- выбрать те товары и услуги, которые будет охватывать международная регистрация товарного знака;
ограничить охрану конкретными товарами и услугами только в некоторых странах или регионах, где испрашивается охрана; - заявить о притязании на приоритет на основании ранее поданной заявки на товарный знак;
- и многое другое...
Неудивительно, что каждая международная заявка проходит через тщательный процесс рассмотрения, прежде чем будет предоставлена охрана.
“We start by doing a very basic, preliminary check of the international trademark registrations in which we (Chile) are designated. We then publish the information in our own Gazette. This opens a 30-day public opposition period, at the end of which we perform substantive examination."
Alejandra Zalazar, National Institute of Industrial Property, Chile
“We start by doing a very basic, preliminary check of the international trademark registrations in which we (Chile) are designated. We then publish the information in our own Gazette. This opens a 30-day public opposition period, at the end of which we perform substantive examination." – Alejandra Zalazar, National Institute of Industrial Property, Chile
Заключительная точка: экспертиза по существу
We help companies of all sizes protect their brands worldwide
Заключительная точка на пути международной регистрации товарного знака — это экспертиза по существу.
Каждое ведомство интеллектуальной собственности (ВИС) страны или региона, где испрашивается охрана товарного знака, проверяет, соответствует ли международная регистрация товарного знака всем требованиям внутреннего законодательства.
А знаете ли вы, что… Хотя международная заявка на регистрацию товарного знака подается в соответствии с требованиями и процедурами, установленными Мадридским протоколом (договором, который регулирует Мадридскую систему), объем охраны, обеспечиваемый такой регистрацией, определяется внутренней нормативно-правовой базой каждого указанного участника Мадридской системы.
Каждое ведомство интеллектуальной собственности (ВИС) страны или региона, где испрашивается охрана товарного знака, проверяет, соответствует ли международная регистрация товарного знака всем требованиям внутреннего законодательства.
А знаете ли вы, что… Хотя международная заявка на регистрацию товарного знака подается в соответствии с требованиями и процедурами, установленными Мадридским протоколом (договором, который регулирует Мадридскую систему), объем охраны, обеспечиваемый такой регистрацией, определяется внутренней нормативно-правовой базой каждого указанного участника Мадридской системы.
Основания для отказа...
Ведомства ИС могут отказать в охране товарного знака на своей территории по абсолютным и/или относительным основаниям, например, если знак не является различительным или является описательным (абсолютные основания), или если для тех же товаров и услуг уже зарегистрирован другой идентичный или сходный товарный знак (относительные основания).
Ведомство ИС любого участника Мадридской системы может предварительно (а может и окончательно) отказать в охране на своей территории, если международная регистрация не соответствует всем его внутренним требованиям.
Хорошая новость! Отказ одного ведомства ИС не влияет на охрану в других странах или регионах, где испрашивается охрана.
Хорошая новость! Отказ одного ведомства ИС не влияет на охрану в других странах или регионах, где испрашивается охрана.
Не все ведомства ИС принимают широкие термины и заголовки классов из Ниццкой классификации, международной классификации товаров и услуг, используемой для регистрации знаков.
Основное внимание — экспертизе по существу (ведомства ИС)
Мы поговорили со специалистами по товарным знакам из четырех ведомств ИС, чтобы больше узнать об их индивидуальной практике и процедурах экспертизы по существу, а также получить представление о том, как можно подготовиться заранее, еще до подачи международной заявки на товарный знак, чтобы у товарного знака были наилучшие шансы на быстрое получение охраны на целевых рынках через Мадридскую систему.
Важный совет от всех четырех специалистов по товарным знакам:
«Прежде чем подавать заявку на международную охрану бренда, необходимо ознакомиться с требованиями законодательства на целевых рынках! Чем лучше подготовка, тем больше шансов на успешное обеспечение охраны». Простой пример, которым с нами поделились: «Не нужно включать символ ® в изображение международного знака. Мы, как и многие другие ведомства, направим отказ!»
(Приведенные цитаты не являются отражением взглядов ВОИС)
Важный совет от всех четырех специалистов по товарным знакам:
«Прежде чем подавать заявку на международную охрану бренда, необходимо ознакомиться с требованиями законодательства на целевых рынках! Чем лучше подготовка, тем больше шансов на успешное обеспечение охраны». Простой пример, которым с нами поделились: «Не нужно включать символ ® в изображение международного знака. Мы, как и многие другие ведомства, направим отказ!»
(Приведенные цитаты не являются отражением взглядов ВОИС)
На заметку! Вся эта информация и многое другое содержится в базе данных членов Мадридской системы на платформе eMadrid.
Алехандра Саласар (Чили)
(Phtoto: Alejandra Zalazar)
«Для нас наиболее распространенные причины временного отказа в предоставлении охраны связаны с переводом или описанием товаров и услуг, а также сходством с уже действующими в Чили товарными знаками».
Алехандра Саласар, Национальный институт промышленной собственности (INAPI), Чили
Интересный факт. Чили присоединилось к Мадридской системе в июле 2022 года!
Как в Чили проводится экспертиза по существу международных регистраций товарных знаков?
«Сначала мы проводим базовую предварительную проверку международных регистраций, в которых мы (Чили) указаны, чтобы убедиться, что вся информация верна. Затем мы публикуем эту информацию в нашем бюллетене. С этого момента начинается 30-дневный период подачи возражений третьими сторонами, по окончании которого мы проводим экспертизу по существу.
Обработкой регистраций международных товарных знаков в INAPI занимаются четыре сотрудника. Мы рассматриваем любые возражения (по абсолютным или относительным основаниям) и проверяем, есть ли причины для отказа в охране по этой причине.
Обработкой регистраций международных товарных знаков в INAPI занимаются четыре сотрудника. Мы рассматриваем любые возражения (по абсолютным или относительным основаниям) и проверяем, есть ли причины для отказа в охране по этой причине.
- Если да, то мы рассматриваем регистрацию, а затем передаем ее в отдел по работе с возражениями для дальнейших действий.
- Если нет, то мы приступаем к экспертизе по существу и либо предоставляем охрану, либо направляем предварительный отказ, если для этого есть абсолютные или относительные основания».
«Если вы получили от нас предварительный отказ и не проживаете здесь, то вам нужно будет ответить нам через местного представителя в Чили — на испанском языке».
Алехандра Саласар
Наиболее распространенные причины временного отказа в Чили
«Для нас наиболее распространенные причины временного отказа в предоставлении охраны связаны с переводом или описанием товаров и услуг, а также сходством с действующими товарными знаками, которые уже зарегистрированы в Чили», — говорит Алехандра.
«В плане описания товаров и услуг, давайте рассмотрим пример "виртуальной пекарни" по классу 43. Услуги из класса 43 включают "предоставление или приготовление пищи и напитков для употребления". Это вполне может относиться к услугам, предоставляемым пекарней. Однако слово "виртуальный" все меняет (с точки зрения INAPI), приравнивая эти услуги к тем, которые относятся к классу 41 и связаны с развлечениями с использованием виртуальной реальности».
«В плане описания товаров и услуг, давайте рассмотрим пример "виртуальной пекарни" по классу 43. Услуги из класса 43 включают "предоставление или приготовление пищи и напитков для употребления". Это вполне может относиться к услугам, предоставляемым пекарней. Однако слово "виртуальный" все меняет (с точки зрения INAPI), приравнивая эти услуги к тем, которые относятся к классу 41 и связаны с развлечениями с использованием виртуальной реальности».
Совет от ВОИС! Необходимо удостовериться в том, что термины, которые вы используете (в международной заявке на товарный знак) для описания своих ключевых товаров и услуг, будут приемлемы для местных ведомств ИС, в которых будет испрашиваться охрана. В противном случае придется переформулировать или даже удалить термины, которые в некоторых юрисдикциях считаются слишком неточными.
Совет от Алехандры
«Начинайте собирать информацию как можно раньше! Мы пока не являемся частью Менеджера товаров и услуг ВОИС в рамках eMadrid, но можно использовать нашу собственную базу данных терминов для описания товаров и услуг. Это позволит понять, какие термины INAPI, вероятно, не примет и найти нужное решение, чтобы избежать предварительного отказа. На заметку! В этой базе данных также есть местные выражения.
Для поиска сходных знаков в Чили можно воспользоваться базой товарных знаков INAPI. И, конечно, значительная часть нашей базы товарных знаков представлена в Глобальной базе данных ВОИС по брендам!»
Для поиска сходных знаков в Чили можно воспользоваться базой товарных знаков INAPI. И, конечно, значительная часть нашей базы товарных знаков представлена в Глобальной базе данных ВОИС по брендам!»
Следующая остановка... Индия: Рупа Бхаскер
(Photo: Roopa Bhasker)
«Одна из главных проблем, с которой мы сталкиваемся, связана с притязаниями на приоритет, а именно с сохранением даты национального товарного знака, который был зарегистрирован в более раннюю дату. В соответствии с национальным законодательством, мы не можем принимать множественные даты приоритета. Мы можем принять только одну дату приоритета для всех товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации товарного знака».
Рупа Бхаскер, Бюро Генерального контролера по вопросам патентов, образцов и товарных знаков (CGPDTM), Индия
Интересный факт. В 2023 году Индия занимала 10-е место среди ведомств ИС, наиболее часто указываемых в международных регистрациях товарных знаков.
«У нас небольшая команда из 12 человек, которая занимается всеми вопросами, связанными с международной регистрацией товарных знаков. Четверо из них проводят экспертизу по существу, рассматривая ежемесячно около 1000 регистраций. Другие члены команды занимаются различными этапами этого процесса, такими как рассмотрение возражений и предоставление охраны».
Наиболее распространенные причины временного отказа в Индии
По словам Рупы, в Индии классификация товаров и услуг — не самая большая проблема. Скорее трудности связаны с притязаниями на приоритет, то есть с сохранением даты первого зарегистрированного национального товарного знака. «В соответствии с национальным законодательством, мы не можем принять несколько дат приоритета. Если владелец испрашивает охрану своей международной регистрации товарного знака с несколькими датами приоритета, мы можем принять только одну дату приоритета для всех товаров и услуг».
«В среднем нам удается предоставить охрану 70% международных регистраций товарных знаков, в которых мы (Индия) указаны, — поясняет Рупа. — В отношении оставшихся 30% есть возражения по абсолютным или по относительным основаниям либо в связи с притязанием на приоритет».
Рупа Бхаскер
Еще одна проблема, которой поделилась Рупа, связана с тем, что владельцы не всегда предпринимают соответствующие действия при получении предварительного отказа. «Владелец, получивший предварительный отказ, должен назначить местного поверенного в Индии, — говорит Рупа. — Иногда они пытаются направить нам ответ напрямую. Но это так не работает; мы просто напоминаем о необходимости назначить местного представителя, чтобы избежать дальнейших задержек в обработке регистрации».
«Еще одна проблема связана с товарными знаками в 3D. Обратите внимание! Нам нужно пять ракурсов для любого знака в 3D. Что произойдет, если мы не получим все пять ракурсов? Мы направим уведомление о предварительном отказе. Недостающие изображения можно отправить нам вместе с ответом на это уведомление».
«Еще одна проблема связана с товарными знаками в 3D. Обратите внимание! Нам нужно пять ракурсов для любого знака в 3D. Что произойдет, если мы не получим все пять ракурсов? Мы направим уведомление о предварительном отказе. Недостающие изображения можно отправить нам вместе с ответом на это уведомление».
Совет от Рупы
«Проявляйте инициативу; узнавайте о процедурах в Индии и, если потребуется, обращайтесь за помощью либо непосредственно к нам, либо к местному представителю по товарным знакам, который хорошо знаком с индийской системой товарных знаков. Это поможет избежать многих из часто встречающихся возражений и повысит шансы на получение охраны».
А теперь мы перемещаемся в Таиланд, где нас ждет Натча Сукчайи
(Photo: Nutcha Sookchayee)
«Большинство предварительных отказов, которые мы направляем, напрямую связаны с терминами, используемыми для классификации товаров и услуг».
Натча Сукчайи, Департамент интеллектуальной собственности (DIP) Министерства торговли Таиланда
Интересный факт. Таиланд присоединился к Мадридской системе в 2017 году.
«У нас есть семнадцать сотрудников, которые занимаются проведение экспертизы по существу международных регистраций товарных знаков. Мы проводим экспертизу как по абсолютным основаниям (отличительность, запрет на использование знака и т. д.), так и по относительным (наличие сходных знаков).
Каждый из нас обрабатывает не менее трех регистраций за рабочий день и около 55 в месяц».
Каждый из нас обрабатывает не менее трех регистраций за рабочий день и около 55 в месяц».
Наиболее часто встречающиеся проблемы...
«Большинство предварительных отказов, которые мы направляем, напрямую связаны с терминами, используемыми для классификации товаров и услуг.
Перечни товаров и услуг, включенные в международные регистрации товарных знаков, могут быть очень большими; некоторые международные регистрации могут включать до 5000 терминов. Это проблема для нас: иногда встречаются термины, которые мы не принимаем (здесь, в Таиланде, мы принимаем не все термины из Ниццкой классификации), или слишком неопределенные термины.
Кроме того, мы не принимаем заголовки классов Ниццкой классификации.
Многие моменты можно обойти: например, мы можем попросить владельца использовать более конкретные термины или разделить один термин на два отдельных термина», — говорит Натча.
«В случае получения предварительного отказа нужно направить ответ в течение 90 дней. Такой ответ должен быть направлен через местного представителя в Таиланде и на тайском языке».
Перечни товаров и услуг, включенные в международные регистрации товарных знаков, могут быть очень большими; некоторые международные регистрации могут включать до 5000 терминов. Это проблема для нас: иногда встречаются термины, которые мы не принимаем (здесь, в Таиланде, мы принимаем не все термины из Ниццкой классификации), или слишком неопределенные термины.
Кроме того, мы не принимаем заголовки классов Ниццкой классификации.
Многие моменты можно обойти: например, мы можем попросить владельца использовать более конкретные термины или разделить один термин на два отдельных термина», — говорит Натча.
«В случае получения предварительного отказа нужно направить ответ в течение 90 дней. Такой ответ должен быть направлен через местного представителя в Таиланде и на тайском языке».
На заметку!
«Чтобы узнать о том, какие термины являются приемлемыми здесь в Таиланде, можно воспользоваться нашей собственной базой данных товаров и услуг (мы не передаем информацию для Менеджера товаров и услуг ВОИС на платформе eMadrid). Например, можно выполнить поиск термина на английском языке и найти все конкретные контексты, в которых его можно использовать, причем они будут показаны вместе с тайским эквивалентом».
«Я также настоятельно рекомендую проводить поиск аналогичных знаков в Таиланде с помощью Глобальной базы данных ВОИС по брендам, прежде чем испрашивать здесь охрану. Например, можно искать по изображению и названию страны!»
«Я также настоятельно рекомендую проводить поиск аналогичных знаков в Таиланде с помощью Глобальной базы данных ВОИС по брендам, прежде чем испрашивать здесь охрану. Например, можно искать по изображению и названию страны!»
И наконец, мы оказываемся в Тринидаде и Тобаго, где у нас назначена встреча с Анелией Байджу
(Photo: Anelia Baijoo)
«Для того чтобы узнать, какие товарные знаки уже действуют в Тринидаде и Тобаго, воспользуйтесь нашим онлайн-сервисом поиска товарных знаков или Глобальной базой данных ВОИС по брендам. Это публичные сервисы; их использование до подачи заявки на охрану знака на целевых рынках может реально упростить процесс».
Анелия Байджу, Ведомство интеллектуальной собственности (TTIPO), Тринидад и Тобаго
Интересный факт. Тринидад и Тобаго стал первым государством Латинской Америки и Карибского бассейна, внедрившим в своем ведомстве Мадридский сервис электронной подачи заявок, разработанный ВОИС сервис, который позволяет пользователям Мадридской системы подавать заявки в режиме онлайн.
«Тринидад и Тобаго, будучи центром торговли в Карибском бассейне и даже во всем латиноамериканском регионе, все чаще указывается в международных регистрациях товарных знаков. Все наши эксперты имеют необходимые навыки работы с национальными и международными регистрациями товарных знаков на всех этапах, как мы говорим здесь «на протяжении всего жизненного цикла». Мы являемся убежденными сторонниками регистрации прав, предоставляя нашим клиентам оптимальную возможность для получения охраны брендов в Тринидаде и Тобаго».
По словам Анелии, ее ведомство TTIPO наиболее часто сталкивается со следующими проблемами:
По словам Анелии, ее ведомство TTIPO наиболее часто сталкивается со следующими проблемами:
классификация товаров и услуг. «Несмотря на то что в Тринидаде и Тобаго мы придерживаемся Ниццкой классификации, отдельные термины, используемые в международных регистрациях товарных знаков, слишком общие, — объясняет Анелия. — Для устранения этого недостатка мы настоятельно рекомендуем пользоваться при подготовке заявки Мадридским менеджером товаров и услуг, доступным на eMadrid».
сохраняющие силу предшествующие права на товарный знак, ранее зарегистрированный в Тринидаде и Тобаго.
использование определенных символов. «Мы не принимаем изображения международного знака, содержащие определенные символы, например символ зарегистрированного товарного знака».
использование определенных символов. «Мы не принимаем изображения международного знака, содержащие определенные символы, например символ зарегистрированного товарного знака».
Совет от Анелии
«Чтобы узнать, какие товарные знаки уже существуют в Тринидаде и Тобаго, пользуйтесь нашим онлайн-сервисом поиска товарных знаков. Весь фонд наших знаков также доступен в Глобальной базе данных ВОИС по брендам. Это публичные сервисы; их использование до подачи заявки на охрану знака на целевых рынках может реально упростить процесс».
Сбор информации должен быть приоритетом
Разумеется, каждое ведомство ИС предъявляет свои требования при рассмотрении международной регистрации товарного знака; но общая мысль всех четырех опрошенных специалистов по товарным знакам заключается в следующем: важно с самого начала изучить национальные требования.
Однако — скажете вы — изучить разные процедуры и требования ведомств ИС всех членов Мадридской системы слишком сложно!
Однако — скажете вы — изучить разные процедуры и требования ведомств ИС всех членов Мадридской системы слишком сложно!
Без паники! Мы уже подумали об этом.
Наша база данных членов Мадридской системы с возможностью поиска, доступная на платформе eMadrid (цифровой портал для поддержки международной охраны товарного знака), содержит информацию о законах и процедурах всех членов Мадридской системы; с ее помощью вы без труда найдете конкретные требования, которые могут применяться на интересующих вас целевых рынках.
Другие полезные инструменты ВОИС
Менеджер товаров и услуг
Составьте и проверьте перечень товаров и услуг, который будет охватывать международная регистрация вашего товарного знака, на основе нескольких тысяч отобранных терминов.
Система поиска терминов для товаров и услуг
Не можете найти конкретный термин в Менеджере товаров и услуг? Введите этот термин в Систему поиска терминов для товаров и услуг, чтобы узнать, сколько раз за последние десять лет ВОИС и крупнейшие ведомства ИС могли его принять — на разных языках.
Эти и другие инструменты доступны на платформе eMadrid.