Часто задаваемые вопросы: Коммерческие тайны

В целом, в качестве коммерческой тайны может охраняться любая информация, которая дает предприятию конкурентное преимущество и является секретной. Это может быть как техническая информация (например, информация о производственных процессах, данные фармацевтических исследований, проекты компьютерных программ), так и коммерческая (например, методы сбыта, списки поставщиков и клиентов или рекламные стратегии).

Коммерческая тайна может также представлять собой сочетание элементов, которые по отдельности являются частью общественного достояния, но в сочетании, которое является тайной, дают компании конкурентное преимущество.

В качестве примеров информации, которая может быть коммерческой тайной, можно привести финансовую информацию, формулы, рецепты и исходные коды.

Программно-реализованные алгоритмы, формулы, рецепты, технология производства, списки клиентов и бизнес-планы охраняются законом, но при условии, что их владелец может доказать, что получает экономическую выгоду, используя их, и что он принял меры для сохранения их секретности и предотвращения незаконного использования или присвоения. Владельцу коммерческой тайны довольно сложно требовать обеспечительных мер или возмещения ущерба: как доказать, что вы владели и пользовались коммерческой тайной в определенный момент времени, если вы всегда сохраняли это в секрете?

Решить эту проблему позволяет WIPO PROOF.Эта услуга не только дает возможность получить доказательство того, что вы владели коммерческой тайной в определенный момент времени, но и может препятствовать потенциальной краже или незаконному использованию вашей коммерческой тайны, поскольку ваши партнеры и сотрудники будут знать о принятых мерах защиты.

В отличие от патентов, для обеспечения охраны коммерческих тайн не требуется регистрация или какие бы то ни были процедурные формальности. Коммерческая тайна может охраняться в течение неограниченного срока при условии, что соответствующая информация не будет открыта или получена законным образом сторонними лицами и обнародована. По этим причинам некоторые компании считают охрану, предоставляемую коммерческими тайнами, особенно привлекательной. Однако, чтобы информация могла считаться коммерческой тайной, требуется соблюдение некоторых условий. Их выполнение может оказаться более сложным и затратным, чем кажется на первый взгляд.

Для того чтобы информация могла охраняться в качестве коммерческой тайны, должны выполняться следующие требования. Информация должна быть секретной (т. е. в принципе она не должна быть известна тому кругу лиц, которые обычно имеют дело с подобной информацией, или быть для них легко доступна). Абсолютная секретность не требуется. Например, коммерческая тайна может храниться несколькими сторонами при условии, что она не известна другим лицам, работающим в той же сфере. Также информация должна иметь фактическую или потенциальную коммерческую ценность, обусловленную ее секретностью. В ее отношении правообладатель должен принимать разумные меры в целях сохранения секретности (например, посредством соглашений о конфиденциальности). Хотя «разумность» тех или иных мер зависит от конкретных обстоятельств, обычно в целях сохранения коммерческих тайн в секрете принимаются такие меры, как наложение физических и электронных ограничений на доступ, систематическое использование систем мониторинга и повышение уровня информированности сотрудников.

Пример

Для производства своей продукции компания разработала процесс, который обеспечивает экономию средств и дает ей конкурентное преимущество. Компания может рассматривать свое ноу-хау в качестве коммерческой тайны и стремиться не допустить, чтобы его узнали конкуренты. Для этого компания предоставляет соответствующую информацию лишь ограниченному кругу лиц, которым сообщается о ее секретном характере. В случае взаимодействия с третьими сторонами или лицензирования своего ноу-хау компания подписывает соглашения о конфиденциальности, чтобы все стороны знали о том, что информацию нельзя разглашать. Кроме того, компании следует принять разумные меры для сохранения секретности информации, такие как введение контроля за доступом и обеспечение безопасности, а также внедрить внутренние процедуры для проведения систематического контроля и мониторинга в связи с информацией, которая является коммерческой тайной. В этом случае незаконное присвоение информации конкурентом или какой-либо третьей стороной будет считаться нарушением прав компании на коммерческую тайну. Однако подобные меры могут быть эффективны только в том случае, если в отношении производимой компанией продукции непросто произвести обратное проектирование.

В целом охрана коммерческих тайн позволяет законному владельцу той или иной информации, которую он контролирует, не допускать ее раскрытия, приобретения или использования другими лицами без разрешения владельца таким образом, который противоречит принципам честной коммерческой практики.

Хотя вопрос о том, что именно можно считать недобросовестной практикой, зависит от конкретных обстоятельств в каждом отдельном случае, в целом подобная практика в отношении секретной информации охватывает промышленный или коммерческий шпионаж, нарушение договора, злоупотребление доверием и склонение к нарушению. Также такая практика охватывает использование или раскрытие коммерческой тайны третьей стороной, которой было известно — или неизвестно в силу грубой небрежности — о том, что при получении конфиденциальной информации были задействованы подобные методы.

Таким образом, использование коммерческой тайны лицом, которое получило соответствующую информацию с помощью законных деловых операций и не в силу небрежности считается правомерным. Например, конкурент может приобрести продукт, изучить его строение и состав и получить ту секретную информацию, которая использовалась при его производстве (этот процесс называется обратным проектирование). Подобные действия не являются нарушением охраны коммерческой тайны.

Коммерческие тайны являются правами собственности и могут передаваться или лицензироваться другим лицам. Владелец коммерческой тайны вправе давать разрешение третьей стороне на осуществление доступа к информации, которая является коммерческой тайной, и ее использование.

В силу секретного характера коммерческих тайн сторонним лицам не всегда легко определить, соответствует ли та или иная информация требованиям, предъявляемым к их охране. Поэтому по сравнению с патентами передача и лицензирование конфиденциальной информации, а также урегулирование соответствующих споров сопряжены с бóльшими сложностями. Для того чтобы потенциальный лицензиат мог оценить ценность или полезность коммерческой тайны, ему необходимо получить к ней доступ. Следовательно, между потенциальными лицензиаром и лицензиатом должно быть заключено соглашение о конфиденциальности. Кроме того, в целях сохранения секретности коммерческой тайны лицензиар должен обязать лицензиата принять соответствующие разумные меры.

В большинстве стран средства правовой защиты предусмотрены в уголовном, административном, коммерческом и/или гражданском законодательстве, в частности, в законодательстве о гражданских правонарушениях и в законах о недобросовестной конкуренции.

В целом владелец коммерческой тайны может взыскать убытки с лица, нарушившего соответствующие права, за понесенный экономический ущерб. В некоторых странах законы о коммерческих тайнах также допускают принятие обеспечительных мер. Такие меры позволяют пресечь использование продукции, которая была произведена с помощью информации, составляющей коммерческую тайну, и в нарушение принципов честной коммерческой практики. В отдельных странах в некоторых случаях нарушения прав на коммерческие тайны предусмотрено уголовное наказание.

Согласно статье 10bis Конвенции по охране промышленной собственности (Парижская конвенция) государства-члены обязаны обеспечивать эффективную охрану от недобросовестной конкуренции. Однако в Парижской конвенции не содержится упоминания или определения коммерческих тайн. В ней идет речь лишь об обеспечении общей охраны от любых действий, противоречащих честной коммерческой практике. Хотя условия охраны коммерческих тайн различаются в разных странах, некоторые общие принципы в этой связи содержатся в статье 39 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение по ТРИПС). Согласно этой статье информация охраняется в качестве коммерческой тайны при соблюдении следующих условий:

• Информация носит секретный характер в том смысле, что она в целом или с точки зрения конкретной конфигурации и состава ее компонентов не является общеизвестной или легкодоступной лицам из того круга, в котором обычно используется подобная информация.
• Информация имеет коммерческую ценность в силу своего секретного характера.
• В отношении такой информации контролирующее ее лицо предпринимает с учетом обстоятельств разумные шаги для сохранения ее секретности.

База данных WIPO Lex обеспечивает доступ к законодательству о коммерческих тайнах самых разных стран и регионов.

В странах с рыночной экономикой — как в развитых, так и в развивающихся — справедливая конкуренция между компаниями считается ключевым способом регулирования спроса и предложения в экономике и удовлетворения потребностей потребителей и общества в целом. Кроме того, конкуренция — это одна из основных движущих сил инновационной деятельности. Законодательство о недобросовестной конкуренции, включая законы о коммерческих тайнах, необходимо для обеспечения справедливого функционирования рынка и содействия созданию инноваций путем пресечения мешающей свободной конкуренции деловой практики.

По сути дела, есть два типа коммерческих тайн. Коммерческие тайны первого типа касаются информации, которая не отвечает критериям патентоспособности, а значит, может охраняться только с помощью коммерческой тайны. Обычно это коммерческая информация или информация о производственных процессах, которая не имеет достаточного изобретательского характера, чтобы на нее можно было получить патент (хотя в случае производственных процессов может быть возможна регистрация полезной модели). Второй тип касается информации, которая могла бы отвечать критериям патентоспособности, а, следовательно, охраняться с помощью патентов. В этом случае перед компанией стоит выбор: запатентовать изобретение или охранять его в качестве коммерческой тайны.

Некоторые преимущества коммерческих тайн:

• охрана, обеспечиваемая коммерческой тайной, не ограничена во времени (срок действия патентов обычно составляет 20 лет). Она может длиться бесконечно при условии, что информация держится в секрете;
• коммерческие тайны не требуют затрат на регистрацию (хотя в определенных случаях сохранение конфиденциальности информации может требовать больших затрат);
• действие коммерческих тайн начинается немедленно; и
• обеспечение охраны с помощью коммерческой тайны не требует соблюдения формальностей или публичного раскрытия.

Однако есть некоторые вполне очевидные недостатки охраны деловой информации с помощью коммерческих тайн, особенно если такая информация отвечает требованиям патентоспособности:

• Если с помощью секретной информации производится какой-либо инновационный продукт, другие лица могут изучить его устройство (т. е. провести обратное проектирование) и раскрыть коммерческую тайну, а значит, получить право на ее использование. Охрана, обеспечиваемая коммерческими тайнами, не предоставляет исключительное право запрещать третьим лицам использовать соответствующую информацию в коммерческих целях. Такого рода охрану обеспечивают только патенты и полезные модели.
• Коммерческая тайна может быть запатентована другим лицом, которое получило такую информацию законными средствами, например, путем независимой разработки.
• После раскрытия секретной информации любое лицо может получить доступ к ней и использовать ее по собственному усмотрению. Чем больше лиц знает коммерческую тайну, тем сложнее сохранять ее секретность. Охрана, предоставляемая коммерческими тайнами, эффективна только в отношении незаконного получения, использования или раскрытия конфиденциальной информации.
• Права на коммерческую тайну реализовать сложнее, чем права на патент. Нередко доказать факт нарушения таких прав может быть непросто. Уровень охраны, предоставляемой коммерческим тайнам, значительно различается в разных странах, но в целом он считается невысоким, в особенности по сравнению с патентной охраной.
• В силу секретного характера коммерческих тайн их сложнее продавать и лицензировать, чем патенты.

Хотя может показаться, что патенты и коммерческие тайны — это альтернативные способы охраны изобретений, они нередко дополняют друг друга. Иногда законы о коммерческих тайнах дополняют законы о патентах на начальных этапах инновационной деятельности. Это позволяет изобретателю работать над своей идеей до тех пор, пока она не станет патентоспособным изобретением. Более того, с помощью коммерческих тайн нередко охраняются важные ноу-хау, касающиеся способа использования запатентованного изобретения наиболее коммерчески выгодным образом.

Хотя решение принимается с учетом особенностей каждого конкретного случая, в следующих обстоятельствах рекомендуется рассмотреть возможность охраны с помощью коммерческой тайны:

 

• Если предмет охраны, который держится в секрете, не является патентоспособным.
• Если велика вероятность того, что информацию удастся сохранить в секрете в течение существенного периода времени. Если частью секретной информации является патентоспособное изобретение, то охрана с помощью коммерческой тайны может быть привлекательна в том случае, если информацию можно держать в секрете более 20 лет (срока действия патентной охраны) и если маловероятно, что соответствующее изобретение будет сделано другими лицами законным образом.
• Если предполагается, что коммерческая тайна не имеет настолько большую ценность, чтобы стоило получать на нее патент (хотя в этом случае хорошей альтернативой может быть полезная модель в тех странах, где существует такой режим охраны).
• Если секретная информация касается производственного процесса, а не продукта, так как продукты с большей вероятностью могут стать объектом обратного проектирования.
• До подачи патентной заявки и в ходе процедуры выдачи патента, пока заявка не опубликована патентным ведомством (обычно это происходит через 18 месяцев с даты подачи или даты приоритета).

Однако необходимо помнить, что в большинстве стран охрану, предоставляемую коммерческими тайнами, может быть непросто обеспечить. Кроме того, охват и условия охраны могут значительно различаться в разных странах, а сохранение секретности может требовать существенных усилий и, возможно, финансовых затрат. Также нужно помнить, что охрана заканчивается в момент обнародования коммерческой тайны. База WIPO Lex предоставляет доступ к национальному и региональному законодательству, связанному с патентами, полезными моделями, конкуренцией и конфиденциальной информацией (коммерческими тайнами).

Коммерческие тайны широко распространены в бизнесе. На самом деле, многие компании активно используют эту формы охраны интеллектуальной собственности (хотя во многих случаях они могут даже не знать, что коммерческие тайны охраняются в соответствии с законом). К числу известных примеров относится охрана рецепта «Кока-колы» и исходных кодов ПО. Поэтому предприятиям важно принимать все необходимые меры для обеспечения эффективной охраны своих коммерческих тайн. Такие меры включают в себя следующее:

• Во-первых, необходимо выяснить, является ли тайна патентоспособной, и если да, то не будет ли выгоднее получить на нее патент.
• Во-вторых, следует обеспечить, чтобы тайна была известна ограниченному кругу лиц и чтобы те, кому она известна, хорошо понимали, что это конфиденциальная информация. В этой связи могут быть приняты такие меры, как ограничение доступа в определенные помещения, маркировка конфиденциальных документов и обеспечение безопасности с помощью ИТ.
• В-третьих, в трудовые договоры с сотрудниками следует включить положения о конфиденциальности. При этом, в соответствии с законодательством некоторых стран, сотрудники обязаны соблюдать нормы конфиденциальности даже в том случае, если такие положения отсутствуют. Обязательство по сохранению конфиденциальности соответствующей информации работодателя, как правило, действует в течение определенного периода времени даже после увольнения сотрудника.
• В-четвертых, необходимо подписывать соглашения о конфиденциальности с деловыми партнерами в случае раскрытия конфиденциальной информации.

Если у компании есть коммерческая тайна, то она должна приложить все возможные усилия для сохранения ее конфиденциальности. Можно обязать сотрудников подписать соглашения, обеспечивающие охрану коммерческих тайн. В частности, что касается ситуаций увольнения подрядчиков или сотрудников, то важно не только подписать с ними соглашения о конфиденциальности, но и обеспечить отсутствие конкуренции с компанией после увольнения. Подобные договоренности называются соглашениями о конфиденциальности, соглашениями о неразглашении информации и соглашениями об отказе от конкуренции. В случае их нарушения в отношении сотрудника могут применяться санкции, а компания может взыскать убытки. Однако нужно помнить, что положения подобных соглашений не должны ограничивать право подрядчика или сотрудника зарабатывать себе на жизнь.

В принципе может сложиться ситуация, когда правами на одну и ту же коммерческую тайну, касающуюся одной и той же технологии или коммерческой информации, обладают несколько лиц или структур. Это возможно в том случае, если разные стороны разработали эту технологию независимо друг от друга и предприняли разумные шаги для сохранения ее секретности при условии, что технология не является общеизвестной.