La P.I. y las empresas - Antes de lanzar un nuevo producto, evalúe su libertad de acción

En septiembre de 2003, tres empresas farmacéuticas, Cambridge Antibody Technology, Micromet AG y Enzon Pharmaceuticals, hicieron público que habían firmado un contrato de licencia cruzada no exclusiva. En el contrato se estipulaba que las tres partes obtenían un importante “margen de acción” que autorizaba a unas y a otras a utilizar las técnicas patentadas por las demás. Eso les permitía, además, realizar investigaciones y elaborar productos basados en anticuerpos para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades .

Este tipo de contratos ha pasado a ser una práctica común en ciertos sectores, en la medida en que las empresas desean asegurarse de que sus productos, procedimientos y servicios no infringen los derechos de patente de terceros. Los juicios por infracción de patentes pueden ser sumamente costosos, aleatorios y arriesgados y, como dice el refrán, más vale prevenir que curar. En este artículo se analizan varias estrategias a las que pueden recurrir las empresas para reducir esos riesgos y obtener un máximo de libertad de acción.

Al planificar la elaboración y creación de nuevos productos, uno de los riesgos más importantes, en particular, en los sectores tecnológicos en los que se recurre en gran medida al patentamiento, es que la comercialización quede paralizada por un competidor que posea una patente respecto de una tecnología incorporada en el producto en cuestión. De ahí que muchas compañías tomen la iniciativa desde el principio de obtener lo que se viene a llamar “libertad de acción o de actuación”, es decir, velar por que la producción, la comercialización y la utilización de su nuevo producto, procedimiento o servicio no infrinjan los derechos de P.I. de terceros.

Aunque no sea posible tener absoluta certeza en cuanto a la obtención de libertad de acción, existen formas de reducir los riesgos a los fines de ahorrar importantes recursos.

Búsquedas en los documentos de patente

En todo análisis encaminado a obtener libertad de acción hay que empezar por hacer búsquedas de información sobre las patentes concedidas o en tramitación y solicitar un dictamen jurídico en el sentido de si cabe considerar que un producto, procedimiento o servicio infringe los derechos de otros titulares de patentes. Existe un gran número de despachos jurídicos de Derecho privado o especialistas en P.I. que ofrecen, como parte de sus servicios jurídicos evaluaciones de ese tipo. Algunas oficinas nacionales de P.I. (por ejemplo, el Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual), ofrecen también servicios de ese tipo previo pago de la tasa correspondiente.

Salvar obstáculos

La búsqueda de información y documentación sobre las patentes concedidas y en tramitación viene a ser únicamente la primera etapa del análisis encaminado a establecer el margen de acción del que se dispone. Si en la búsqueda se pone en evidencia que hay una o más patentes que limitan la libertad de actuación de la empresa, esta última deberá decidir de qué forma desea proceder. En el caso de que la patente que bloquee el procedimiento sea válida, cabe considerar las siguientes opciones:

• Compra de una patente u obtención de una licencia. Para obtener una licencia es necesario contar con una autorización por escrito del titular de la patente que permita utilizar la tecnología patentada para determinados actos, en mercados concretos, y por un período de tiempo específico. La idoneidad de ese tipo de acuerdo dependerá en gran medida de las condiciones de la licencia propuesta. Aunque haya un riesgo de pérdida de autonomía, y aunque el titular de la patente exija una suma global y/o el pago periódico de regalías, ese contrato puede ser la forma más fácil de allanar el terreno para comercializar una nueva tecnología o un nuevo producto.
• Licencias cruzadas. Por licencia cruzada se entiende el hecho de que dos empresas intercambien licencias para poder explotar determinadas patentes que sean propiedad de la otra. La concesión de licencias cruzadas requiere que la empresa posea una cartera de patentes bien protegida que revista valor para los posibles copartícipes en el contrato de licencia.
• Inventar partiendo de la invención. La tercera opción es inventar sobre la base de la invención, lo que entraña realizar investigaciones o modificar el producto o procedimiento para evitar infringir los derechos de otros titulares de patentes. Si el margen de acción se ve limitado por una patente sobre un procedimiento, la empresa puede elaborar otro procedimiento para lograr un resultado final similar y poder comercializar así la invención sin necesidad de pagar regalías a terceros.
• Agrupamiento de patentes. Se trata de un mecanismo que permite que dos o más empresas que trabajan en el mismo sector tecnológico agrupen las respectivas patentes a fin de establecer un centro de gestión de derechos de patente. Uno de los ejemplos más conocidos de ese tipo de mecanismo es la agrupación constituida por Sony, Philips y Pionner respecto de invenciones que son esenciales para responder a ciertas especificaciones en materia de DVD vídeo y DVD ROM.

Protección de tecnologías

Si en la búsqueda realizada se pone en evidencia que no existen patentes que puedan impedir el acceso al mercado y que la nueva tecnología cumplirá, sin duda, los criterios de patentabilidad, la empresa puede optar por solicitar la protección por patente para esa nueva tecnología a fin de gozar de una mayor libertad de acción en lugar de mantener esa tecnología como secreto comercial.

Ahora bien, existen límites muy claros en cuanto a la libertad de acción de que goza el titular de una patente. Como tal, una patente no otorga derecho a comercializar la tecnología protegida sino únicamente el derecho a impedir que terceros puedan hacerlo. Se trata de una puntualización esencial, aunque la diferencia parezca muy sutil. Por ejemplo, puede haber terceros que sean titulares de una patente con un ámbito de aplicación mayor que abarque el objeto de la patente de la primera empresa.

Por consiguiente, para comercializar sus propias tecnologías, puede que la empresa deba recurrir a tecnología patentada por terceros. En el sector de la biotecnología, la patente Cohen Boyer sobre el ADN recombinado es un ejemplo clásico a ese respecto, pues durante muchos años, para comercializar toda tecnología para la que hiciera falta utilizar la tecnología creada por Cohen y Boyer había que proceder a ciertos pagos para obtener la licencia correspondiente. Puede también haber normativa pública no directamente relacionada con la P.I. pero que restrinja el acceso al mercado de una invención patentada (por ejemplo, reglamentación en materia de productos alimentarios y farmacéuticos).

A pesar de todo esto, cabe señalar que la libertad de acción es una de las razones por las que las empresas solicitan protección por patente. Aunque la concesión de una patente no es, por sí misma, suficiente para garantizar que no existan obstáculos para la comercialización, constituye sin duda una medida útil que puede evitar problemas en el futuro.

Publicación preventiva o divulgación de información técnica

Muchas son las razones que justifican que una empresa no desee patentar una invención concreta, por ejemplo, los costos de ese procedimiento o el hecho de considerar que la invención no reúne, quizás, los criterios de patentabilidad. Una opción a la que recurren a veces las empresas es la “publicación preventiva” o divulgación de información técnica, lo que contrasta con la decisión de mantener la invención como secreto comercial.

Por publicación preventiva se entiende divulgar una invención de cara al público a fin de que nadie más pueda patentarla. Se benefician así todas las partes de cierto margen de maniobra. Dicha divulgación debe llevarse a cabo en una revista técnica conocida o en otra publicación que con toda probabilidad consulten los examinadores de patentes al proceder al examen de solicitudes de patente, por ejemplo, revistas técnicas que forman parte de la documentación mínima del PCT destinada a las administraciones encargadas de la búsqueda internacional . Existen revistas dedicadas exclusivamente a la publicación preventiva que se consideran hoy fuentes fiables de información técnica. Por lo general no se procede a la publicación preventiva en relación con un descubrimiento tecnológico fundamental ni para una invención tecnológica de envergadura que con toda probabilidad será el motor de una empresa.

Las grandes empresas (como Xerox) recurren a veces a sus propios boletines de divulgación de información técnica, que son objeto de amplia difusión, para divulgar invenciones que no están patentadas. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América autoriza a los solicitantes a pedir la publicación de un Statutory Invention Registration (SIR) (declaración reglamentaria de invención) de una patente presentada, lo que constituye de hecho una divulgación técnica de la invención para la que se ha solicitado la patente. Al obtener dicha declaración reglamentaria, el solicitante abandona la tramitación de la patente y opta por la divulgación de la invención por la oficina de patentes.

Elegir el método adecuado

Sea cual sea el método escogido, las empresas tecnológicas llevan todas las de ganar si estudian desde el comienzo las opciones que existen a ese respecto. A veces bastará con proceder a adaptaciones menores en el producto o al pago al titular de la patente de un derecho de licencia poco elevado para evitar controversias en el futuro. Por consiguiente, evaluar sistemáticamente el margen de maniobra de una empresa antes de lanzar un nuevo producto es una forma de reducir los riesgos de infringir los derechos de patente de terceros. La empresa tendrá así más posibilidades de encontrar socios comerciales y atraer inversiones que respalden sus planes comerciales.

Enlaces

• Las administraciones encargadas de la búsqueda internacional y la documentación mínima del PCT.