La propiedad intelectual al servicio de la empresa: Gestión del costo de las patentes

Muchas pequeñas empresas renuncian a la protección mediante patentes debido a que creen que los costos de adquirir y mantener una patente son prohibitivos. En este artículo se proponen algunas estrategias prácticas para reducir al mínimo los costos relacionados con la gestión de las patentes.

Tenga clara su estrategia de propiedad intelectual

Un primer paso importante es poner en marcha una estrategia de propiedad intelectual clara y calculada que esté al servicio de los objetivos estratégicos generales de la empresa. No deben presentarse solicitudes de patente para todas las invenciones patentables. Una estrategia de este tipo puede disparar los costos de patentamiento y ponerlos fuera del control. Una empresa sólo debe obtener y mantener la protección mediante patentes sobre invenciones que rindan suficientes beneficios comerciales o estratégicos. El secreto comercial y la publicación preventiva suponen alternativas al patentamiento a un coste mucho menor que la publicación de patentes (véanse los artículos de la Revista de la OMPI Los secretos comerciales valen más que el oro: protejámoslos, número 4/2002, y Antes de lanzar un nuevo producto, evalúe su libertad de acción, número 5/2005).

Si una empresa determina que la mejor opción en términos de objetivos estratégicos es el patentamiento, los costos directos podrán plantearse entonces desde varios puntos de vista.

Costos de la búsqueda

No puede suponerse que sólo porque un producto no esté en el mercado cumplirá los criterios de patentabilidad, de novedad y de actividad inventiva. Una parte fundamental del proceso para determinar la patentabilidad es la realización de un examen del estado de la técnica por parte de un profesional. Esta búsqueda proporcionará además al solicitante información valiosa que puede dar lugar a importantes ahorros en el proceso de solicitud y posteriormente al:

• ayudar a anticiparse a posibles objeciones en la fase de examen de la patente;
• poner de manifiesto cualquier posible infracción de las patentes de otras personas;
• proporcionar información sobre otras patentes en ese campo (es decir, la competencia), sobre la utilidad que tendrá la patente desde el punto de vista comercial, y si será necesario obtener licencias de patentes de otros titulares para llevar a la práctica la invención;
• ayudar al solicitante a decidir si modifica las reivindicaciones para evitar infracciones.

A través de las oficinas nacionales o regionales de patentes normalmente puede accederse a través de Internet a servicios gratuitos de bases de datos con información sobre patentes. Estas oficinas también pueden ofrecer información sobre ayudas o subvenciones y servicios a los que pueden acceder las empresas. Estos servicios gratuitos mantendrán los costos preliminares de búsqueda a un bajo nivel, aunque probablemente no serán suficientes. En última instancia, los solicitantes tendrán que recurrir a un proveedor comercial de servicios de información sobre patentes para obtener información valiosa.

Opciones de ahorro en el patentamiento

Presentar una patente provisional, una pequeña patente (patente a corto plazo, patente de innovación) o una solicitud de modelo de utilidad, en caso de que pueda optarse por estas posibilidades en virtud de la legislación nacional, puede ser una solución prudente, económica y provisional que permite demorar la decisión y los costos relacionados con la presentación de una solicitud de patente normal.

Solicitar una patente provisional es una forma rápida, fácil y barata de mantener la posibilidad de presentar una solicitud de patente de invención mientras se realizan ajustes técnicos adicionales. Esto resulta particularmente adecuado durante las primeras fases de una invención, especialmente si es probable que vayan a cambiar el alcance de las reivindicaciones de patente. Sin embargo, cuando el alcance de las reivindicaciones está claro, se ha determinado el estado de la técnica y la invención se ha contextualizado en el marco de este estado de la técnica, es claramente preferible presentar una solicitud de patente normal.

Sí bien una solicitud de patente sólo puede cubrir una invención, podrá incluirse más de una invención bajo el concepto de "unidad de la invención", en virtud del cual un conjunto de invenciones se vinculan para formar un único "concepto inventivo" y se establece una relación técnica entre las invenciones que se reivindican. Por tanto, una estrategia alternativa económica sería presentar un conjunto de solicitudes de patentes provisionales relacionadas y luego presentar una solicitud de patente normal en la que se reivindiquen múltiples prioridades en el plazo debido para aclarar cualquier cuestión relativa a la unidad de la invención o al concepto inventivo único. De hecho, se trata de una estrategia muy utilizada para presentar una serie de patentes provisionales relacionadas tras cada hito técnico o comercial importante en el desarrollo del producto, y presentar una solicitud de patente normal que las incorpora a todas en el plazo de un año a partir de la primera solicitud de patente provisional.

Costos de la redacción

Una solicitud de patente redactada y tramitada sin ayuda profesional permitirá ahorrar en los gastos de redacción, aunque se corre el riesgo de obtener una patente de mala calidad que carezca de las reivindicaciones bien redactadas necesarias para cubrir todas las aplicaciones comerciales fundamentales. No tiene mucho sentido gastar a espuertas y economizar en nimiedades cuando se trata de solicitudes de patente de invenciones que protegen las competencias fundamentales de una empresa. Ahora bien, la oficina nacional o regional de patentes puede que disponga de una lista de agentes de patentes, abogados o bufetes de propiedad intelectual fiables que ofrezcan servicios de propiedad intelectual gratuitos o a tarifas reducidas, incluida la redacción de la primera solicitud de patente, para un cliente nuevo o para un solicitante que lo haga por primera vez. Asegurarse de que desde el principio se facilita al redactor de la patente toda la información pertinente también ahorrará tiempo y dinero.

Los gobiernos y organismos de financiación que ofrecen ayudas para actividades de I+D puede que también permitan destinar una parte de los fondos para sufragar los costos de patentamiento, e incluir en ocasiones los costos relacionados con la observancia y con la presentación de solicitudes internacionales. Esta información podrá obtenerse en el ministerio u organismo responsable de la administración de dichos fondos.

Gestión de las tasas de la oficina de patentes

Aunque algunos países ofrecen tasas reducidas de patentamiento a las pequeñas empresas, en principio las tasas son pagaderas en cuotas a lo largo de la vigencia legal de una patente, que a menudo aumenta sustancialmente hacia el final del período de 20 años. Saltarse los plazos de dichos pagos puede dar lugar a la pérdida de derechos o a gastos adicionales que podrían haberse evitado. Un sistema electrónico de administración de expedientes que genere automáticamente recordatorios ayudará a que la gestión de la cartera de patentes sea eficiente.

También es necesario examinar periódicamente la cartera de patentes para decidir si se dejan pasar determinadas solicitudes de patente o si se renuncia a cualquier patente ya concedida. Las preguntas que hay que plantearse durante el examen son las siguientes:

• ¿es probable que la solicitud de patente dé lugar a una patente que merezca la pena?
• ¿tiene la patente concedida un valor directo o indirecto para la empresa?
• ¿puede venderse, donarse o licenciarse la patente a otros?
• ¿supone una buena práctica de mercado de cara a los organismos de financiación, los inversores de capital de riesgo y demás el que exista una cartera de patentes o varias solicitudes de patente pendientes?

Costos del patentamiento internacional

Los costos de patentamiento se multiplican en función del número de países en que se solicite la protección. Evidentemente, una elección prudente del número de países en que vaya a solicitarse es fundamental para mantener reducidos los costos.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) permite solicitar la protección de una invención mediante patente en un gran número de países simultáneamente a través de la presentación de una única solicitud de patente "internacional". Utilizar la vía del PCT ahorrará tiempo y puede ahorrar costos en una fase posterior, por ejemplo si, a partir de los resultados de la búsqueda y del examen internacionales, el solicitante decide solicitar la protección en un menor número de países de los que había previsto originalmente. El PCT por lo general pospone 18 meses adicionales todos los gastos de ámbito nacional, además de los 12 meses permitidos en virtud del Convenio de París. No obstante, los costos de la solicitud PCT deben considerarse como costos suplementarios al costo final de la obtención de una patente nacional o regional.

El PCT ofrece una reducción del 75 por ciento en determinadas tasas a las personas físicas y a los residentes de cualquier estado cuya renta per cápita nacional esté por debajo de los 3.000 dólares estadounidenses. Esta reducción también se aplica a cualquier solicitante de un país clasificado por las Naciones Unidas como país menos adelantado. Si son varios los solicitantes, cada uno de ellos debe satisfacer los criterios.

Los solicitantes que presenten solicitudes de patentes internacionales deben tener en cuenta también los costos de traducción. El procedimiento del PCT no exime a los solicitantes de los costos de traducción en que se incurren durante la "fase nacional". El Acuerdo de Londres, si está ratificado, permitirá reducir los costos de traducción en los Estados miembros del Convenio sobre la Patente Europea al exigir a los solicitantes que presenten traducción únicamente de las reivindicaciones, en lugar del texto completo de la patente, en el momento de su concesión.

Compartir o transferir los costos

Otra forma de reducir los costos es encontrar un socio que obtenga una licencia de la patente o de una cartera de patentes. Si se estipula en el contrato, el socio o licenciatario puede asumir una responsabilidad parcial o total en la tramitación, mantenimiento y observancia de las patentes en el país de origen o en el extranjero.

La donación de patentes a instituciones sin fines lucrativos o a universidades puede suponer una exención fiscal en determinados países. El dinero ahorrado podrá utilizarse para presentar o mantener otras patentes más pertinentes para las necesidades de la empresa.

Hay que reconocer el hecho de que el patentamiento puede suponer una inversión económica considerable. Mediante una gestión adecuada, pueden reducirse o contenerse varios de los costos relacionados con la presentación de solicitudes y el mantenimiento de patentes concedidas. Pero en la gestión de costos debe tenerse en cuenta la necesidad de evitar el aumento de los riesgos empresariales o de reducir la calidad de las patentes resultantes.

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Costos de la solicitud de una patente

El costo de la solicitud de una patente depende de varios factores, tales como:

• el área tecnológica,
• la naturaleza de la invención,
• la duración de la solicitud,
• el número de reivindicaciones,
• la minuta del agente de patentes y el tiempo total necesario para preparar y tramitar la solicitud,
• los honorarios del delineante por la preparación de cualquier gráfico o dibujo,
• el número de países en que va a solicitarse,
• la vía empleada para realizar la solicitud en otros países,
• los costos de traducción para las solicitudes en el extranjero,
• el número y carácter de las objeciones planteadas por el examinador de patentes y si se inicia algún procedimiento de oposición o recurso.

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