Honorarios condicionales en los Estados Unidos de América: ¿reglas de juego equitativas?

Por William R. Towns

En este artículo, escrito por William R. Towns, asociado del estudio de abogados especialistas en propiedad intelectual, Novak Druce + Quigg LLP, y su consejero jurídico, se examinan los acuerdos de honorarios condicionales en el contexto de los litigios en materia de patentes en los Estados Unidos de América. El Sr. Towns es un abogado y mediador experimentado, cuya práctica en la solución de controversias y litigios se centra en asuntos de propiedad intelectual. Además, es un árbitro habilitado por la OMPI y desde 2003, la Organización recurre a él como experto en la solución de controversias sobre nombres de dominio.

Un estudio sobre los resultados de los litigios relativos a patentes presentados ante un tribunal de apelación puso en evidencia que los titulares de patentes sólo ganaron, de 2000 a 2004, el 25% de las demandas interpuestas por infracción¹. Aunque estas estadísticas puedan sugerir que la balanza se inclina en favor de los demandados, los sorprendentes costos de los litigios sobre patentes en los Estados Unidos de América- un promedio de 3 a 10 millones de dólares EE.UU.- pueden disuadir a muchos infractores imputados de interponer demandas ante los tribunales, dado que puede ser menos costoso pagar derechos de licencia o regalías en lugar de impugnar una patente ante los tribunales. Al mismo tiempo, los demandantes suelen optar por acuerdos de honorarios condicionales para compartir los riesgos de costos que aumentan constantemente, lo que representa una evolución que algunos consideran permite que la balanza se incline decididamente a favor de los demandantes.

Los acuerdos sobre honorarios condicionales han llegado a ser una práctica normal en los Estados Unidos de América para la financiación de ciertos tipos de acciones judiciales civiles. En el marco de esos acuerdos, los honorarios de los abogados los determina el fallo favorable de la demanda en juicio, y se calculan generalmente como un porcentaje del pago decidido en la sentencia. Sólo se cobran honorarios si se gana el juicio o si se llega a un arreglo extrajudicial- un arreglo en el que “si no se gana, no se pagan honorarios”.

Los honorarios condicionales suelen ser una práctica en caso de lesiones corporales, negligencia médica y recolección de datos personales con fines comerciales, y se han asociado en gran medida a elevadas compensaciones y reparaciones por daños y perjuicios, por lo que ha llegado a ser el punto de convergencia de quienes abogan por la reforma del sistema de justicia civil para reducir los casos de responsabilidad por culpa extracontractual. Sin embargo, en realidad, llevan aplicándose desde hace al menos cien años, mucho antes de que empezara la actual crisis de la responsabilidad civil. Es significativo que las jurisdicciones de los Estados Unidos de América eviten generalmente los sistemas según los cuales “paga el perdedor” que permiten a los litigantes ganadores recuperar los honorarios de los abogados. Los defensores de los acuerdos de honorarios condicionales señalan, entre otras cosas, que mejoran la posibilidad de acceder al sistema judicial, permitiendo a los demandantes de pocos recursos financieros obtener servicios jurídicos que, de otra manera, no podrían pagar².

Por otra parte, quienes critican los acuerdos de honorarios condicionales suelen atribuir el actual “auge de los litigios”, y de los casos de responsabilidad extracontractual, principalmente a los esfuerzos de los abogados que reciben honorarios condicionales para aumentar el rendimiento de sus inversiones. Por su parte, los detractores de los honorarios condicionales denuncian el reiterado objetivo de mejorar el acceso al sistema jurídico como engañoso, reivindicando que los acuerdos de honorarios condicionales están motivados por el deseo de obtener mayores ganancias y estimulan los litigios especulativos o frívolos. Después de todo, los acuerdos de honorarios condicionales también financian litigios de clientes comerciales de altos ingresos que podrían pagar según una tarifa horaria.

Por más controvertida que sea, la utilización de los acuerdos de honorarios condicionales en los litigios civiles se ha generalizado en los Estados Unidos de América, trascendiendo los límites de la legislación sobre responsabilidad civil. En muchos otros contextos, los acuerdos de honorarios condicionales han demostrado ser un medio eficaz para distribuir los riesgos asociados, no sólo para los demandantes de limitados recursos o falta de liquidez, sino también para los que tienen una buena financiación. Cabe incluir las cuestiones de propiedad intelectual, particularmente las acciones judiciales por infracción de patentes, cuando las importantes costas procesales de los litigios para una y otra parte pueden influir de forma significativa en el resultado del proceso así como en el fondo de la propia demanda.

Los elevados costos de los litigios sobre patentes

Los altos costos de los litigios sobre patentes en los Estados Unidos de América es el principal factor que induce a la utilización de acuerdos para el pago de honorarios condicionales. De conformidad con un estudio económico realizado en 2009, encomendado por la Asociación Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) , en los casos sobre infracción de los derechos de patente en los que el importe del litigio asciende a entre 1 millón y 25 millones de dólares EE.UU., el promedio de los costos totales del litigio es superior a los 3 millones de dólares EE.UU., de los cuales aproximadamente el 60 por ciento corresponde al procedimiento de proposición de prueba. En los casos en los que el importe del litigio es superior a 25 millones de dólares EE.UU., el promedio de los costos totales del litigio se eleva a aproximadamente el doble. Y, en los casos de menor importancia, en los que el importe del litigio es inferior a un millón de dólares EE.UU., el estudio de la AIPLA indica que, en algunos casos, el total de los costos del proceso puede ser superior a la cuantía en cuestión, en cuyo caso los costos al finalizar la proposición de prueba representan aproximadamente el 60 por ciento del total de los costos del litigio.

Argumentos a favor de los acuerdos de honorarios condicionales

Habida cuenta de los costos cada vez más elevados de los litigios sobre patentes, los acuerdos para el pago de honorarios condicionales pueden considerarse como una posibilidad de mejorar el acceso al sistema judicial para las personas con pocos recursos: es el caso de los pequeños inventores y otras personas que carecen de medios para hacer valer sus derechos frente a demandados que son grandes empresas que cuentan con mejor financiación.

Sin embargo, como ocurre con otros complejos litigios comerciales, los acuerdos de honorarios condicionales en litigios sobre derechos de patente no son el baluarte exclusivo de los pequeños inventores y de personas privadas. También puede ser interesante para litigantes con mayores recursos y mejor financiados que deseen controlar los costos de los litigios, dado que esos acuerdos permiten distribuir los riesgos asociados a los litigios, tanto en el caso de pequeños como de grandes clientes. Los abogados que optan por ese tipo de honorarios ocupan una posición análoga a la de los asociados comerciales o los inversores de capital riesgo, pues se trata de un modelo de inversión que indudablemente los estimula a investigar los casos más a fondo y a moderar los costos de los litigios.

Por el contrario, los acuerdos tradicionales de pago según una tarifa horaria obligan a los clientes a asumir prácticamente todos los riesgos del litigio. Y esto es ciertamente una preocupación para los pequeños inventores y para otros posibles litigantes que tengan problemas de liquidez, dado que los elevados costos de los litigios sobre patentes pueden, de hecho, impedir el acceso al sistema judicial. Y, aunque la necesidad de compartir los riesgos del litigio no sea tan urgente para los litigantes que cuenten con una buena financiación, controlar los altos costos de los servicios jurídicos es una preocupación creciente. En un estudio sobre abogados de empresa, recientemente realizado por la Association of Corporate Counsel y The American Lawyer, se hace constar que, durante el año pasado, el 39 por ciento de esos abogados hizo un mayor uso de los acuerdos alternativos de pago con estudios de abogados externos. En el estudio se indica que prácticamente todas esas decisiones de adoptar acuerdos alternativos de pago en lugar del pago según una tarifa horaria fueron tomadas por departamentos de Derecho de sociedades en lugar de serlo por estudios de abogados externos.

Honorarios condicionales: ¿reglas de juego equitativas?

Los partidarios de los contratos de honorarios condicionales señalan que permiten proteger los derechos de los inventores y establecer un marco más equilibrado en lo que se ha denominado batallas de “David y Goliat” con las grandes empresas, refiriéndose a las causas de pequeños inventores con escasos recursos, que tratan de hacer valer sus derechos ante empresas que cuentan con buena financiación. Los acuerdos de honorarios condicionales pueden establecer un marco de igualdad en esas situaciones, promoviendo no sólo los intereses de los pequeños inventores sino también los del sistema judicial y, hasta podría decirse, los de la sociedad en general.

 
Secuestradores de patentes – es una expresión peyorativa con la que se designa a los inversores institucionales que utilizan un modelo comercial que implica la adquisición de carteras de patentes, no ya para elaborar y comercializar productos y servicios, sino únicamente para hacer valer los derechos ante los tribunales. (Ilustración de Bob MacNeil)

Ahora bien, aparte de esta situación, es discutible que los honorarios condicionales sean necesarios para establecer reglas de juego equitativas en los litigios sobre derechos de patentes en los Estados Unidos de América, y puede ser cuestionable que el recurso a esos acuerdos permita, en algunas situaciones, hacer inclinar la balanza en la dirección opuesta. Las acciones judiciales por infracción de derechos de patente están financiadas cada vez más por inversores institucionales no tradicionales, que utilizan un modelo comercial que implica la adquisición de carteras de patentes, no ya para elaborar y comercializar productos y servicios, sino únicamente para hacer valer los derechos ante los tribunales³. Un ejemplo a este respecto son los así llamados “secuestradores de patentes” (patent trolls), término peyorativo con el que se designan las entidades que adquieren activos de propiedad intelectual con ese fin. Los acuerdos de honorarios condicionales inducen a la utilización de este modelo comercial, dado que permiten a los inversores institucionales distribuir de forma eficaz los riesgos financieros que entrañan los litigios sobre patentes mediante su asociación con sus abogados.

Para algunos, resulta difícil aceptar que lo único que busca un litigante en un juicio sobre patentes, que disponga de fondos, y que haya protegido sus inversiones mediante un acuerdo de honorarios condicionales, es establecer reglas de juego equitativas. Muchas empresas que se enfrentan con litigios sobre patentes también disponen de fondos pero no todos los demandados son grandes empresas que hayan tenido éxito, y, habida cuenta de los elevados costos de los litigios sobre patentes, algunos pueden argumentar que esos acuerdos tienden a dar a los demandantes una posición de ventaja. Por razones obvias, esos acuerdos no son una opción a disposición que permita a esos demandados en causas sobre derechos de patentes establecer reglas de juego equitativas, y un demandado que no cuente con opciones comparables de distribución de los riesgos asociados al litigio y que, por otra parte, no consiga hacer frente a los altos costos de esos litigios sobre patentes puede encontrarse en una situación de clara desventaja, independientemente de que las reivindicaciones de la patente estén fundamentadas o no.

Reexamen de los documentos de patente y acuerdos alternativos de honorarios

Aunque las pruebas sean más bien anecdóticas, es casi inevitable llegar a la conclusión de que los honorarios condicionales han modificado el panorama de los litigios sobre patentes. Exista o no una correlación entre el aumento de los acuerdos de honorarios condicionales y el constante aumento de los costos procesales en las acciones judiciales sobre patentes, no hay duda alguna de que los demandados están cada vez más interesados en controlar los importantes costos judiciales que genera la interposición de demandas sobre patentes.

Para limitar los elevados costos de esos litigios, muchas empresas procuran alternativas a los modelos tradicionales de pago según una tarifa horaria. Existen varias opciones, incluidos los honorarios fijos, los honorarios condicionales o los acuerdos convenidos sobre honorarios condicionados (reverse contingency fee arrangements). Estos últimos acuerdos pueden ser difíciles de aplicar dado que es necesario que el cliente y el estudio de abogados convengan en una determinada suma para cubrir los riesgos por responsabilidad, y los honorarios serían un porcentaje fijo correspondiente a la diferencia entre los riesgos por responsabilidad y cualquier otro acuerdo o sentencia de menor cuantía. Algunos estudios sugieren que los demandados tienen pocas posibilidades de optar por acuerdos de honorarios condicionales en lugar de honorarios definidos o acuerdos de pago según una tarifa horaria, debido a que consideran los litigios como una apuesta que sólo ocasiona pérdidas⁴. De conformidad con los honorarios condicionales, los demandantes sólo pagan a los abogados si ganan el litigio, y únicamente un porcentaje de la indemnización por daños concedida. Un demandado que opta por un acuerdo alternativo de pago puede conseguir, a diferencia de los honorarios tradicionales basados en una tarifa horaria, que se reduzcan los costos generales del litigio, pero, contrariamente a un demandante en el caso de honorarios condicionales, el demandado no obtiene una indemnización por daños y perjuicios que le permita pagar los honorarios del abogado. Incluso para un demandado que gane un litigio, el mejor resultado sigue siendo una pérdida neta.

Además de los acuerdos alternativos de honorarios, un número cada vez más importante de demandados en los juicios por infracción de derechos de patente impugnan la validez de la patente en cuestión recurriendo al procedimiento administrativo de reexamen ex parte o inter partes de la documentación de la patente ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), basándose en los documentos de referencia sobre el estado de la técnica⁵. Los tribunales federales de los Estados Unidos de América tienen atribuciones para suspender el litigio sobre una patente mientras esté pendiente su reexamen. Ha habido un importante aumento de peticiones por terceros de reexamen de las solicitudes de patentes desde 2003, y la cantidad de acciones judiciales por infracción de derechos de patentes en las que paralelamente se requiere un reexamen de los documentos de patentes ante la USPTO han aumentado considerablemente.

La principal ventaja de impugnar la validez de una patente recurriendo a un reexamen ante la USPTO es el costo administrativo considerablemente menor comparado con el costo de la impugnación de validez en los litigios sobre patentes. Sumado a la posibilidad de obtener una suspensión del litigio, el uso estratégico del procedimiento de reexamen ha modificado el panorama de los litigios sobre patente de manera tan significativa como los acuerdos de honorarios condicionales. De hecho, parecería que existe una importante correlación temporal entre la utilización de los acuerdos de honorarios condicionales, el surgimiento de los secuestradores de patentes (patent trolls) y el importante aumento de las peticiones por terceros de reexámenes ex parte e inter partes ante la USPTO.

Conclusión

El recurso a los acuerdos de honorarios condicionales como un medio eficaz para distribuir los riesgos asociados a un litigio ha modificado el escenario de los litigios de patentes, en particular, habida cuenta de que a ello ha venido a sumarse un aumento de los así llamados secuestradores de patentes (patent trolls). La cuestión de si se puede atribuir a los honorarios condicionales la responsabilidad por el auge de los litigios en el ámbito del Derecho de patentes, es una cuestión que de momento no tiene respuesta; las estadísticas sobre las demandas judiciales interpuestas ante los tribunales de distrito de los Estados Unidos de América sugieren que el porcentaje de acciones judiciales sobre patentes respecto del total de las patentes concedidas no ha variado sensiblemente en los últimos 20 años. Y en el caso de que los honorarios condicionales fomenten las reivindicaciones de patente especulativas o superficiales, el uso estratégico del procedimiento de reexamen de las solicitudes de patente por los demandados, y el empleo de otros métodos para reducir los costos, podrían ser útiles para equilibrar las reglas de juego, y, en definitiva, para poner freno a esas extralimitaciones.

Cada año de los últimos tres años se ha presentado la ley de reforma del sistema de patentes para estudio por la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos de América. La promulgación de esa legislación es probable, y quizás inevitable, pero no hay muchas posibilidades de que tenga un efecto inmediato o importante en los elevados costos de los litigios de patentes, o en la reducción de la utilización de acuerdos para el pago de honorarios condicionales en el marco de esos litigios. Mientras tanto, los debates continúan.
 

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1 Paul M. Janicke, Centro de Derecho de la Universidad de Huston, y Lilan Ren, Universidad de Huston, “Who Wins Patent Infringement Cases?,” American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal, Vol. 34, pág. 1, 2006.
2 Véase, por ejemplo, Economic Analysis of the Law 615 (séptima edición, 2007), Richard A. Posner.
3 Véase Nathan Vardi, Patent Payday, FORBES.COM (12 de febrero de 2008).
4 Véase Eyal Zamir & Ilana Ritov, Neither Saints Nor Devils: A Behavioral Analysis of Attorneys’ Contingent Fees 50-57.
5 Véase 35 USC, 301 et seq. (reexamen ex parte) & 35 USC, 311 et seq. (reexamen inter partes).