Cómo reducir las costas procesales en materia de propiedad intelectual: diez consejos

Por Jeremy Phillips

Jeremy Phillips, fundador de la bitácora IPKat, aporta nuevamente una contribución a la Revista de la OMPI, mediante una lista de diez recomendaciones importantes. La última vez, ofreció consejos a las empresas que tratan de utilizar sus activos de propiedad para atraer financiación (véase “Financiación basada en la propiedad intelectual: los diez mandamientos”, en el número.5/2008 de la Revista de la OMPI). En esta ocasión da asesoramiento acerca de cómo ahorrar dinero en las controversias en materia de propiedad intelectual.

Algunas cosas son tan evidentes que fácilmente las pasamos por alto. Una de ellas es el contraste entre las leyes de propiedad intelectual y las normas que rigen la solución de controversias relacionadas con los derechos de P.I.

Durante más de un siglo, los países se han esforzado por armonizar sus leyes en materia de propiedad intelectual, lo que constituye uno de los ámbitos de cooperación más importante y perdurable entre los países, y cuyo resultado han sido leyes nacionales que otorgan a los ciudadanos y a las empresas de otros países los mismos derechos y beneficios que ellos conceden en el ámbito nacional. Sin embargo, cada país en el mundo aplica un sistema de solución de controversias que refleja su cultura, sus raíces históricas y su ideología política. Esas características nacionales están muy arraigadas, y suelen constituir un valor muy preciado, tenazmente defendido a la hora de poner sobre el tapete la posibilidad de una reforma. En consecuencia, mientras que los derechos de propiedad intelectual han llegado a ser cada vez más comparables en el mundo, el costo y la eficacia de su observancia reflejan el ADN cultural y económico de cada nación.

La búsqueda de verdades universales

Ante este contraste podemos plantearnos la siguiente pregunta: dado que los mecanismos de observancia del sistema de propiedad intelectual y los costos varían de un lugar a otro en el mundo, ¿sería posible indicar verdades generales sustentadas universalmente, y que puedan aplicarse en los Estados Unidos de América, siempre dispuestos a entablar litigios, y en el Japón, siempre reacio a las acciones judiciales, así como en las economías industriales como Alemania, y en los países en desarrollo, donde la observancia de los derechos y la protección de los intereses legítimos se pueden considerar como un asunto de lealtad tribal y de costumbres locales, más bien (o al mismo tiempo) que una cuestión remota de aplicación de normas arbitrarias?

Antes de responder yo mismo a esta pregunta, pedí consejo a los lectores de mi blog, diseminados en aproximadamente 150 países. Una verdad general fue formulada por lectores con formación en jurisprudencia y Derecho civil, tanto de países en desarrollo como de países desarrollados, a saber, que cualquier persona que esté pensando en entablar un litigio, un arbitraje u otra forma de solución de controversias en el ámbito de la propiedad intelectual debe reflexionar detenidamente antes de actuar. La palabra “detenidamente” es un añadido mío. Al comienzo fui más bien escéptico acerca de si una atenta reflexión ayudaría a reducir los costos de la solución de los conflictos, dado que puede estimular a los aspirantes a querellantes a interponer recursos, lo que de otra manera no hubieran hecho. Sin embargo, sobre la base de que un análisis cuidadoso: i) puede persuadir a los demandantes a renunciar a un recurso que no valga la pena interponer y: ii) puede dar lugar más fácilmente a una solución consensuada, rápida y satisfactoria, eliminando costas procesales o arbitrales, llegué a la conclusión de que valía la pena incluir esa recomendación.

Diez consejos

He aquí mis diez consejos para reducir las costas procesales en materia de propiedad intelectual en todas las partes, o casi en todas las partes del mundo:

i) Reflexione detenidamente antes de entablar un litigio de propiedad intelectual. No se trata únicamente de las razones formuladas anteriormente, sino también el hecho de que algunos litigios de propiedad intelectual pueden resolverse con menos gastos o más fácilmente si se los considera como problemas comerciales en lugar de judiciales. Por ejemplo, en el caso de productos o de embalajes similares, a una empresa que sea titular de unos pocos derechos de propiedad intelectual o de escaso valor, le puede resultar más barato rediseñar su propio producto protegiéndolo con derechos de propiedad intelectual más sólidos, y dar un nuevo impulso a sus productos, en lugar de seguir adelante con un litigio costoso cuyos resultados son muy inciertos.

ii) Determine los mejores y los peores resultados posibles del litigio. Si los mejores resultados no satisficieran al titular del derecho de propiedad intelectual o si el peor resultado posible fuera imposible de aceptar, el titular debería pensarlo dos veces antes de entablar un litigio.

iii) Mantenga registros de la empresa precisos, actualizados y accesibles. Las pequeñas y medianas empresas no suelen prestar atención a la tarea de archivar datos, y esto no hace más que agravar, en muchos sentidos, los gastos y los inconvenientes que conlleva zanjar un litigio en materia de propiedad intelectual. Por ejemplo, en litigios con un ex empleado respecto de derechos de propiedad intelectual que la empresa reivindica para sí, es fundamental tener a mano copias del contrato de trabajo, y de las diversas instrucciones, memorandos o mensajes electrónicos por los que se modificaron sus términos o las obligaciones del empleado. Del mismo modo, en una reclamación por infracción relativa a daños y perjuicios por pérdida de beneficios, normalmente el juez o el árbitro no ordenarían el pago de una determinada suma sin contar con pruebas que permitan determinar cuanto habrían sido esos beneficios. Además, cuando las obras son encomendadas por diseñadores independientes o autores de software, por ejemplo, ¿existe un documento en el que conste que se ha encomendado ese trabajo? Si es así ¿en que armario se ha guardado? No se debe menospreciar el costo que acarrea encontrar las pruebas en términos de tensiones y de desorden en el lugar de trabajo, cuando no en términos financieros efectivos.

iv) Hágase aconsejar por un especialista. Los profesionales especializados en el sistema de propiedad intelectual no existen en todas partes, pero un representante jurídico que conozca la legislación relativa al derecho de autor, a marcas o a patentes podría ser más capaz de dar un consejo basado en la experiencia que otra persona que no tenga esa formación. Para muchos legos en la materia, un abogado es un abogado, y poco les importa el tipo de abogado que sea. Sin embargo, no se piensa así respecto de otras profesiones: un ginecólogo y un neurocirujano pueden tener ambos cualificaciones médicas, pero es muy raro que un paciente considere que uno puede sustituir al otro. Además, aunque los especialistas en propiedad intelectual puedan cobrar altos honorarios, el costo de obtener su asesoramiento puede ser inferior a largo plazo que si uno consultara con un profesional jurídico general que cobra menos pero que puede demorar más tiempo.

v) Siga de cerca el procedimiento de toma de decisiones. Un buen representante profesional dará un consejo claro y comprensible, pero dejará que el cliente adopte su propia decisión fundamentada acerca de cómo proceder. No cabe a una empresa pedir a un abogado que tome la decisión respecto de si vale la pena, o no, continuar con un litigio judicial. Es una decisión fundamentalmente de la empresa, al igual que elegir un nuevo sistema informático. Un abogado, en el ejercicio privado de su profesión, no tiene la misma información o los conocimientos que el cliente acerca de las consecuencias eventuales de esa decisión, en particular, las repercusiones para los accionistas, los empleados, los proveedores y los distribuidores del cliente. Además los representantes jurídicos tienen que ser conscientes de que pueden ser acusados de recomendar al cliente que entable un juicio simplemente por interés propio.

vi) Hable con su representante acerca de los costos probables y reales. “¿Cuánto me costará todo esto?” no es una pregunta a la que se pueda contestar con precisión por adelantado en relación con un litigio, particularmente si la parte perdedora interpone un recurso o si el titular del derecho de propiedad intelectual se enfrenta con reconvenciones y ataques respecto de la validez de sus derechos. Dicho esto, es importante preguntar a cuánto se elevarían los probables costos y qué puede ocurrir en los casos en los que la parte perdedora tenga que pagar parte o todos los costos de la parte ganadora. La cuantía definitiva no es el único problema: los plazos son importantes para cualquier empresa que controla el movimiento de efectivo. ¿Tengo que pagar por adelantado o cuando haya terminado el litigio? ¿Puedo tener con regularidad estados de cuenta acerca de los gastos incurridos y claros y oportunos avisos cuando los gastos reales sean superiores a los presupuestados?

vii) Recuerde que sus representantes de derechos de propiedad intelectual no son personal de oficina. No puede decirse que todo lo que hacen los abogados generalistas y los abogados especializados en el sistema de propiedad intelectual sea un servicio jurídico. Hay una cantidad de actividades de rutina que se llevan a cabo, como fotocopiar y grapar documentos para enviarlos a otros participantes en el litigio, así como a los jueces, los árbitros o los mediadores. Es más caro si se encarga de hacerlo el estudio de abogados que si lo hace el cliente, y se puede ahorrar mucho dinero de esta forma (en una ocasión un estudio de abogados hizo la observación poco elegante de que sus fotocopiadores ganaban más al año que sus abogados). De todos modos, los abogados no son un servicio de correos, ni de almacenamiento, ni un servicio de secretaría de apoyo para sus clientes. Así pues, no dejen de encargarse de lo que ustedes puedan hacer, en lugar de que su representante lo haga, y salga mucho más caro.

La política de McDonald’s , claramente definida y coherente para la observancia de sus derechos de propiedad intelectual, ha reducido sus gastos por concepto de litigios. (Foto : McDonald)

viii) No descuide ni el calendario ni el reloj. Casi tan recurrente como la lluvia y el sol es el fenómeno de no respetar los plazos. Los demandantes no suelen presentar las respuestas, las pruebas, los honorarios, así como otros documentos importantes, en el plazo establecido por ley y tienen que recurrir ante el tribunal para que se les restituyan los derechos o se les haga una excepción. Todo eso cuesta dinero y es un gasto innecesario, aunque se obtenga lo que se pida. A veces, los litigantes se quejan de que sus representantes jurídicos no cumplen con los plazos, mientras que los representantes, por su parte, suelen quejarse de que los clientes “dejan todo para último momento”, o sea, a menudo, demasiado tarde, particularmente cuando no se tienen en cuenta los feriados, las enfermedades del personal, o los fallos mecánicos de los telefax o de las computadoras. Mediante una planificación por anticipado, las partes en un litigio pueden introducir las fechas límites de los plazos importantes en su agenda dos veces: una el mismo día y otra varios días antes, sin olvidar de verificar con el representante jurídico que los plazos se hayan cumplido.

ix) Actúe de manera firme y coherente. Cuando se plantea un litigio, el hecho de que una de las partes adopte una política claramente definida y coherente permite a la otra parte tomar una rápida decisión acerca de si vale la pena continuar con el litigio o conviene zanjarlo lo antes posible con menos gastos. Ejemplos de políticas de solución de controversias aplicadas de forma clara y coherente pueden encontrarse en las actividades de observancia de derechos de McDonald’s, en relación con sus productos y servicios de restauración rápida, en casi 120 países, así como en las del easyGroup, cuyas marcas, que llevan todas las palabras “easy” antepuesta, se utilizan en unos 60 países. Aunque esas políticas enérgicas de observancia de sus derechos de las empresas han recibido algunas críticas y comentarios desfavorables de los medios de comunicación, no hay duda de que su efecto disuasivo ha reducido no sólo los propios gastos en litigios sino los de otras empresas que, de otro modo, habrían estado dispuestas a interponer demandas por derechos de propiedad intelectual.

x) No permita que su litigio se vuelva una cuestión de principio. Los tribunales en casi todas las partes del mundo han sido testigos mudos del fenómeno de litigios que traspasan las fronteras más allá de las razones y el buen sentido comerciales, debido a que un litigante entabla o se opone a una acción judicial “por una cuestión de principio”, “para dar una lección a la otra parte”, por “una cuestión de honor”, o por algún otro motivo de la índole. Esto suele ser consecuencia de que una de las partes tiene la impresión de que el tratamiento de la otra parte se basa en la intención maliciosa de engañar o en el menosprecio personal.
Poco se gana en esos pleitos, en términos de auténtica gratificación, cuando llega el momento de pagar la factura. Es más acertado escoger el camino de la dignidad. Tratar cada litigio como un asunto comercial, y mantenerse lo más alejado posible de la pendiente peligrosamente resbalosa de los insultos, los improperios o las alegaciones sin fundamento de deshonestidad, factores que estimulan esas vanas acciones.

Diez, ¿o más?

Las buenas prácticas en la gestión de los costos de los litigios en materia de propiedad intelectual no consisten en marcar la casilla correspondiente y pasar a la cuestión siguiente, sino en evaluar cada situación. Los factores que se presenten después de iniciado el litigio, como la participación de otras partes, la posibilidad de aplicar nuevas leyes, o de interpretar de forma diferente las antiguas, y la insolvencia de un litigante, o su fusión con otra entidad, pueden hacer que sea esencial volver a leer las sugerencias enumeradas anteriormente.

Los diez consejos presentados aquí son una selección personal del autor. Los lectores pueden tener otros que prefieran (que puedan ser aplicables en general o estén centrados en determinados países o tipos de solución de controversias). Habida cuenta de que las costas procesales de los litigios por derechos de propiedad intelectual continuarán perturbando tanto a los titulares de esos derechos como a aquellos con quienes están en litigio, nunca está de más poder contar con consejos útiles. Sería una buena cosa que en un número próximo de la Revista de la OMPI se puedan leer otros más.