Los eslóganes como marcas registradas – Las prácticas europea y francesa
Por Franck Soutoul y Jean-Philippe Bresson
Las empresas, en su búsqueda constante de formas llamativas de distinguir sus productos y servicios de los de la competencia, están registrando marcas cada vez más creativas: desde un color, una forma, un sonido, una imagen en movimiento, un sabor u olor específicos hasta marcas con eslogan. Este artículo, con el que regresan nuestros colaboradores Franck Soutoul y Jean-Philippe Bresson, de INLEX IP Expertise, y reporteros de IP TALK, Francia, destaca algunas de las dificultades de registrar marcas con eslogan en Europa y Francia.
“Parce que vous le valez bien”™ (Porque tú lo vales), “Just do it”™ (Simplemente hazlo), “Le contrat de confiance”™ (El contrato de confianza)… Estos eslóganes llaman la atención y a veces son más conocidos que los propios productos que anuncian. Constituyen una herramienta de marketing y comunicación por excelencia, que tiene un impacto directo sobre los consumidores y les incita a escoger ciertos productos o servicios por delante de otros.
Sin embargo, desde el punto de vista jurídico , los eslóganes se encuentran en el punto de intersección de distintos derechos de propiedad intelectual (P.I.) y son la fuente de numerosos quebraderos de cabeza. ¿Cuál es la mejor forma de proteger un eslogan? ¿Cómo se puede registrar un eslogan como marca comercial? Si se registra como marca, ¿cómo se puede determinar la similitud con otro eslogan? ¿Cómo se percibe un eslogan combinado con una marca verbal en cuanto a comparación de signos? ¿Qué precauciones es preciso tomar para los eslóganes creados por agencias publicitarias?
Puesto que los eslóganes son instrumentos destinados a ganar cuotas de mercado que conllevan una inversión creativa, financiera y comercial, escoger el mejor método de protección es crucial. La protección de marcas comerciales y derechos de autor puede transformar un eslogan en un activo de P.I., y se puede recurrir a la legislación contra la competencia desleal como estrategia preventiva. Sin embargo, en la práctica, muchos de estos medios de protección también entrañan un cierto riego.
| L’Oréal, parce que je le vaux bien |
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El famoso eslogan de L’Oréal “Porque tú lo vales,” registrado en la USPTO en 1976, ha evolucionado con los clientes de la empresa a lo largo de los años. “Parce que je le vaux bien” y su traducción al español, “Porque yo lo valgo”, se popularizó a finales de los años 1990. En 2004, la publicidad de L’Oréal empezó a apuntar hacia el creciente mercado de cosmética masculina con “Porque tú también lo vales”. Después, en 2009, su publicidad empezó a usar “Porque nosotros lo valemos”, y para los niños, “Porque nosotros también lo valemos”. El paso al “nosotros” vino motivado por un estudio psicológico realizado entre la base de consumidores de L’Oréal. Parece ser que el uso de “nosotros” fomenta una mayor implicación del consumidor en la filosofía y el estilo de vida de L’Oréal, además de producir una mayor satisfacción percibida del cliente con los productos de la marca. Cuando L’Oréal celebró su 100 aniversario en 2009, siguió recreándose a sí misma, lanzando marcas comerciales cada vez más fuertes. Una simple búsqueda en la base de datos del Sistema de Madrid produce 1.892 registros internacionales de marcas comerciales de L’Oréal. La empresa aspira además a mantenerse en la vanguardia de la industria cosmética y de belleza a través de I+D. Según algunos informes, es la principal titular de patentes de nanotecnología de EE. UU. Sylvie Castonguay, División de Comunicaciones de la OMPI |
La protección como marca comercial
Un eslogan es una clase aparte de signo, diferente de la marca comercial al uso. Los eslóganes, en principio, pueden quedar protegidos por el Derecho de marcas, aunque no aparezcan explícitamente citados entre los signos susceptibles de constituir una marca. No obstante, el artículo L. 711-1 del Código francés de Propiedad Intelectual contiene una disposición para “combinaciones de palabras”, y el artículo 4 del Reglamento nº 207/2009 del Consejo europeo sobre la marca comunitaria hace referencia a “palabras” en un sentido más amplio. Los eslóganes deben cumplir los mismos requisitos que cualquier otra marca y, en particular, no deberían ser de naturaleza genérica ni describir los productos o servicios en sí, además de tener que poseer su propio carácter distintivo.
La Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI) de la Unión Europea es en general mucho más estricta que la Oficina Francesa de Marcas y los tribunales franceses a la hora de evaluar la distintividad de los eslóganes. La jurisprudencia comunitaria indica que el procedimiento utilizado para determinar la distintividad de un eslogan es más riguroso que el que se aplica a las marcas verbales convencionales. En 2008 y 2009 se denegó, entre otros, el registro de los siguientes eslóganes:
- “Pasión por la madera” para materiales de construcción;
- “Deje una impresión” para servicios de publicidad, ocio y bares;
- “En todas partes de la tierra” para servicios de transporte;
- “Religieuse de Rêve” (Pastelillos de ensueño) para productos de pastelería;
- “Juegue por su país” para servicios de organización de campeonatos de golf; y
- “Noche de campeones” para servicios de entretenimiento.
En todos los casos, el razonamiento de la OAMI para las denegaciones fue que el público podría interpretar esas expresiones como mensajes publicitarios, que subrayaban los aspectos positivos de los productos y servicios, en lugar de como signos que identificaban a los propios productos y servicios (que es la función de una marca). Una de las pocas excepciones, el eslogan “Play with nature”TM (Juegue con la naturaleza) fue aceptado por la OAMI para designar prendas de vestir y suplementos dietéticos. El Tribunal de Justicia Europeo también promulgó un dictamen en enero respecto a que el eslogan de Audi, “Vorsprung durch Technik” (Avance a través de la tecnología), podría llegar a ser apto para registro, ya que no es necesario que el eslogan de una marca registrada sea “imaginativo” o que posea “tensión conceptual que cree sorpresa y produzca así una fuerte impresión”.
Por otro lado, la Oficina francesa es más flexible en cuanto al registro de eslóganes. Los siguientes ejemplos han sido reconocidos como distintivos y aceptados como marcas registradas:
- “Le monde sans fil est à vous”TM (El mundo inalámbrico es suyo) para servicios de telefonía;
- “Quoi de plus naturel?” TM (¿Qué podría ser más natural?) para productos lácteos; y
- “Vous avez le droit” TM (Usted tiene derecho) para revistas y material impreso.
| Protección de eslóganes – El Sistema de Madrid |
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El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, administrado por la OMPI, es un mecanismo de procedimiento internacional que ofrece a los propietarios de las marcas la posibilidad de que queden protegidas en varios países mediante la presentación de una sola solicitud a través de su oficina nacional. La concesión de la protección en cada país mencionado en un registro internacional, incluidos los de marcas que incorporan un eslogan, es determinada por la correspondiente oficina nacional de marcas, conforme a la legislación vigente.
El Sistema de Madrid permite el registro internacional de diversos tipos de marcas, entre ellos, los que resultan de una combinación de letras o palabras, lo cual -obviamente - incluye la posibilidad de registrar eslóganes. Entre los eslóganes registrados mediante el Sistema de Madrid se encuentran, por ejemplo:
Diego Carrasco, Registro Internacional de Marcas de la OMPI |
Protección por derecho de autor
Aun cuando los eslóganes no aparezcan en la lista de creaciones susceptibles de constituir obras intelectuales (el artículo L112-2 del Código de Propiedad Intelectual francés facilita una lista no restrictiva de obras), se pueden registrar en Francia a condición de que sean originales. Por ejemplo, el eslogan “C’est trop d’la bulle” (Es demasiado genial), no pudo ser registrado como marca comercial por la empresa de chicles Wm. Wrigley Jr., por existir un derecho de autor previo que el tribunal reconoció, dado que: “introducir un juego de palabras en esta expresión [que juega con la imagen de las burbujas], muy utilizada por los adolescentes y especialmente relevante para ese público, confiere al eslogan novedad y originalidad, y refleja la personalidad de su autor.”
Pero a diferencia de las marcas, en las que el derecho dimana de un registro de fácil identificación, el derecho de autor pertenece por sistema al creador de una obra, y eso puede constituir un problema si la creación del eslogan fue encargada a una agencia publicitaria. En Francia, para obtener el derecho de autor de una agencia, una empresa tiene que seguir una vía legal mediante la cual se ceden los derechos y se determina una remuneración adecuada. Éste es un requisito necesario para garantizar el uso continuado del eslogan, así como la posibilidad de actuar contra terceros y de registrar el eslogan como marca. Por ejemplo, la empresa BuyCentral sólo fue reconocida como titular del derecho de “Comparez les doigts dans le net” TM (Compare los dedos en la Red) tras la cesión de los derechos del eslogan en el contrato que les ligaba a Saatchi & Saatchi.
Demandas por competencia desleal
En Francia también es posible defender los derechos de eslóganes presentando una demanda por competencia desleal. Esta acción permite aplicar las normas de responsabilidad civil a un litigio comercial, como en el caso de una infracción en la que se pueda demostrar, por ejemplo, que se imitó un eslogan publicitario para beneficiarse de las inversiones de un competidor.
Air France KLM pudo servirse de esta estrategia contra RyanAir. El Tribunal de Apelación francés dictaminó que el eslogan de RyanAir “Faire du ciel l’endroit le moins cher de la terre” (Hacer del cielo el lugar más barato de la tierra) –una leve modificación del eslogan de Air France “Faire du ciel le plus bel endroit de la terre” TM (Hacer del cielo el mejor lugar de la tierra)- constituía una práctica desleal porque repetía y distorsionaba la muy conocida frase de Air France, y que RyanAir se beneficiaba con ello de las importantes campañas publicitarias con que Air France la dio a conocer.
Estos tres medios de protección de los eslóganes son acumulables y, en caso de litigio, se puede apelar a todos ellos. Ser propietario de una marca no debería impedir al titular buscar además la protección del eslogan, lo cual puede resultar útil en el caso, por ejemplo, de que la marca sea anulada durante un pleito.
Valoración del riesgo
La valoración de la semejanza entre dos eslóganes no se realiza de la misma forma que la de las marcas verbales “convencionales”. En el caso de los eslóganes, es poco frecuente, o incluso excepcional, que los signos estén desprovistos de significado racional y ello hace que se les confiera un mayor peso que a otros signos.
Valorar la semejanza entre dos marcas que contienen eslóganes depende en gran parte de la distintividad que se les estime a los eslóganes. Cuanto más distintivo sea el eslogan que se registró primero, tanto más amplio será el alcance de la protección. De este modo, incluso cuando las diferencias entre eslóganes son significativas, el riesgo de confusión se puede determinar cualitativamente. Actualmente, el nivel de distintividad (y por ende la posible semejanza entre dos eslóganes registrados como marcas) depende del tribunal que juzgue el caso, tal y como se ha podido constatar en los siguientes litigios:
- La oficina de marcas francesa consideró que “Bien dans ma vie” TM (A gusto en la vida) y “Bien dans ma maison” (A gusto en mi casa) eran semejantes, ya que la estructura de la frase y la imagen que evocaban eran comparables. Se estimó que el primer eslogan, “Bien dans ma vie”, era distintivo.
- Los eslóganes “Manger bien pour vivre mieux” TM (Comer bien para vivir mejor) y “Bien se nourrir pour mieux vivre” TM (Alimentarse bien para vivir mejor) para alimentos se estimaron como diferentes, tras evaluar el primer signo como débil en cuanto a distintividad y a que parecía un eslogan promocional para estimular a los consumidores a adoptar un estilo de vida saludable.
Pero tal y como sucede con todas las marcas, cuanto más conocido sea el eslogan, más alto será su grado de distintividad.
Cuando se trata de comparar eslóganes que han sido traducidos, la valoración normalmente depende de los territorios y los grupos de consumidores a los que van destinados. El Tribunal de Apelación francés dictaminó que los consumidores franceses probablemente asociarían las expresiones “Skin breakfast” TM y “Petit déjeuner de la peau” (Desayuno para la piel) y por lo tanto las consideró similares. Por otro lado, la OAMI estimó que los consumidores franceses y belgas no confundirían los dos eslóganes registrados “C’est prouvé. Clarins rend la vie plus belle” TM (Está demostrado. Con Clarins, la vida es más bella) y “Douglas – makes life beautiful” TM (Douglas – Hace la vida bella) ya que sólo una parte de los consumidores belgas entendería el significado de la expresión francesa.
Pero las empresas deberían tener en cuenta que, si bien la oficina de marcas francesa suele aceptar marcas con eslóganes más fácilmente que la OAMI, el alcance de la protección legal continúa siendo limitado al comparar dos marcas en las que sólo una de ellas incluya un eslogan. Por ejemplo, la oficina francesa de marcas consideró que las siguientes inducían a confusión por su semejanza:
- “Oui” TM (Sí) y “Oh oui, oser d’autres plaisirs” (Oh sí, atrévete a probar otros placeres) y
- Synergie TM y “SynergyGroup, le groupement de compétences” (SynergyGroup, una amalgama de competencias), ya que la expresión añadida “es de importancia secundaria y se percibirá más como un eslogan.”
Eslóganes - En la encrucijada
Los eslóganes no designan directamente un producto o servicio, sino que lo acompañan comercialmente permitiendo al público establecer un vínculo entre el eslogan y una empresa determinada. Son también el elemento primordial de comunicación con el consumidor. Además, representan una inversión y un esfuerzo significativos por parte de las empresas para atraer a los consumidores hacia sus productos. De ahí que constituyan una clase aparte de signos, al igual que las marcas tridimensionales.
Su naturaleza específica hace que sea importante plantearse las preguntas acertadas respecto a los elementos constituyentes del eslogan antes de solicitar su protección o defensa. Si bien no existe un método ideal y generalizable, los instrumentos disponibles y su utilización por parte de los tribunales y la oficina de marcas franceses, así como la OAMI, revelan las tendencias emergentes e imponen un análisis caso por caso con el fin de adoptar la estrategia más adecuada.
| Examen de marcas tradicionales y no tradicionales |
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Los diseños tridimensionales (3D) -ya sea en la forma de los productos o en sus envases-, los colores per se, las imágenes en movimiento o los sonidos u olores concretos, se usan cada vez más en marketing para distinguir productos o servicios. La OMPI ha prestado atención a estas novedades; el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, que entró en vigor el 16 de marzo de 2009, establece un marco multilateral para la definición de criterios acerca de la reproducción de marcas con hologramas, movimiento, color y posición, así como de marcas que consisten en signos no visibles, de cara a las solicitudes de registro y el registro de marcas. Tras la entrada en vigor del Tratado de Singapur, la OMPI ha creado un grupo de trabajo conforme al Tratado que se reunirá para una primera sesión en abril, con el objetivo de seguir definiendo los pormenores de la representación de estas marcas no tradicionales. La OMPI también está organizando seminarios y talleres para ayudar a los examinadores que evalúan las solicitudes de dichas marcas. En este marco, examinadores de 17 países de la región de Asia y el Pacífico ya asistieron a una formación avanzada sobre el examen de marcas tradicionales y no tradicionales durante un seminario de cinco días celebrado en Canberra (Australia), en octubre de 2009. Los 34 examinadores participantes también se pusieron al día sobre las últimas novedades en el área de legislación internacional en materia de marcas, y tuvieron oportunidad de intercambiar puntos de vista y compartir experiencias nacionales sobre administración de marcas. El seminario, organizado conjuntamente con IP Australia, fue el primero de su género que la OMPI llevó a cabo en la región de Asia y el Pacífico, y respondía a la creciente necesidad de capacitación en el área de examen de marcas en esa región. Las marcas no tradicionales se utilizan cada vez con más frecuencia en los mercados, pues las empresas buscan formas innovadoras de diferenciar sus productos y servicios de los de sus competidores. Los debates actuales sobre las cuestiones relacionadas con las marcas no tradicionales en el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) de la OMPI, tales como el trabajo sobre áreas de convergencia respecto a la representación de las marcas no tradicionales, Sylvie Castonguay, División de Comunicaciones de la OMPI |
Agradecimiento: Marcus Höpperger, División de la OMPI de Marcas y Diseños
El propósito de OMPI Revista es fomentar los conocimientos del público respecto de la propiedad intelectual y la labor que realiza la OMPI, y no constituye un documento oficial de la Organización. Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no entrañan, de parte de la OMPI, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La presente publicación no refleja el punto de vista de los Estados miembros ni el de la Secretaría de la OMPI. Cualquier mención de empresas o productos concretos no implica en ningún caso que la OMPI los apruebe o recomiende con respecto a otros de naturaleza similar que no se mencionen.