En los tribunales: La ciudad dentro de una ciudad, una marca registrada

El “genericocidio” (véase “Lo que no se sabe de las marcas” en la Revista de la OMPI 6/2009) no es el único peligro que se cierne sobre las marcas; también pueden perder su carácter distintivo al convertirse en identificadores geográficos. En este artículo de la Prof. Tana Pistorius, Departamento de Derecho Mercantil, Derecho de propiedad intelectual, de la Universidad de Sudáfrica, se examina un caso emblemático en Sudáfrica. La Prof. Pistorius es árbitro de categoría superior del grupo de resolución de controversias relacionadas con el dominio de nivel superior correspondiente al código de país .za, del Instituto Sudafricano de Derecho de Propiedad Intelectual. Imparte el curso sobre módulos del Programa de especialización en propiedad intelectual, programa conjunto de la OMPI y la Universidad de Sudáfrica (UNISA-WIPO Intellectual Property Specialization Program) y es tutora de la Academia Mundial de la OMPI.

Century City es una zona muy conocida en Sudáfrica y el orgullo de Ciudad del Cabo. Los promotores inmobiliarios crearon una infraestructura que ofrece una gran variedad de servicios y actividades económicas a los habitantes de Century City. Este complejo urbano de calidad, de una extensión de 250 hectáreas, comprende un parque comercial, viviendas de alto nivel, un parque temático, cuatro hoteles y un centro comercial. El complejo comercial y residencial están comprendidos en la municipalidad de Ciudad del Cabo. Es una “ciudad dentro de la ciudad”.

El promotor, teniendo en cuenta la importancia de los derechos de P.I., registró varias marcas para “Century City”, así como las marcas figurativas en las que aparecen las “C” entrelazadas y las palabras “Century City” y “Your Place. Your Space” (Century City: Su casa. Su entorno) para los servicios comprendidos en las clases 35, 36, 41 y 42 de la Clasificación de productos y servicios de Niza. Las marcas se atribuyeron a la Century City Property Owners’ Association, empresa sin fines de lucro.

En 2006, Century City Apartments Property Services, una agencia inmobiliaria, registró el nombre de dominio www.centurycityapartments.co.za, y un año más tarde se constituyó Century City Apartments Property Services CC. La inmobiliaria tiene varias propiedades en alquiler en Century City y otras para estancias cortas destinadas a los turistas con la marca “Century City Apartments”.

Primer asalto: el Tribunal Superior del Cabo

La Century City Property Owners’ Association presentó una demanda por infracción del derecho de marca contra la inmobiliaria, por utilizar “Century City” en su razón social, en la marca y en el nombre de dominio, ya que este uso vulnera el derecho al nombre y las marcas figurativas de la Asociación1. La agencia inmobiliaria presentó una contrademanda pidiendo que se cancelen las marcas registradas de la Asociación por el hecho de que las marcas han perdido su carácter distintivo, ya que Century City era un nombre de lugar que había pasado a designar el origen geográfico de una amplia gama de servicios.

El Tribunal Superior del Cabo afirmó que la agencia inmobiliaria había infringido el derecho de la Asociación a sus marcas y marcas figurativas y rechazó la contrademanda. El tribunal decidió que las marcas de la Asociación eran válidas y aplicables y, toda vez que la importancia del nombre Century City procedía directamente de la urbanización de un terreno, el nombre estaba inextricablemente unido a esa urbanización. El tribunal declaró que los derechos de marca se basaban en la índole de la urbanización más que en el “significado del diccionario” o ubicación geográfica; y dado que el nombre no tenía un “significado exclusivamente geográfico”, no se aplica la disposición que prohíbe el registro de una ubicación geográfica.

La agencia inmobiliaria recurrió posteriormente el fallo del Tribunal Superior del Cabo.

Segundo asalto: Tribunal Supremo

En noviembre de 2009 el Juez Harms, Vicepresidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica (Supreme Court of Appeals) pronunció la sentencia en el caso Century City Apartments Property Services CC c. Century City Property Owners’ Association2.

Fotos: CCPOA

El Tribunal Supremo señaló que según la normativa de marcas una marca se puede utilizar de distinta forma que como indicación de origen y que el uso del nombre “Century City” de manera descriptiva por el demandante no podía equivaler a una infracción. El demandante se basaba en el artículo 34.2)b) de la Ley de marcas 194 de 1993 que dispone, en esencia, que no se infringe una marca registrada si se utiliza de buena fe como descripción o indicación del origen geográfico de productos o servicios. El tribunal afirmó que el demandante, en su material publicitario, había utilizado la marca de manera descriptiva, pero que su uso en cuanto razón social, marca o nombre de dominio era un uso de la marca y rechazaba el “mínimo argumento en contrario”.

En segundo lugar, el tribunal decidió que el demandante había utilizado la marca en el ámbito de una actividad comercial y, en su calidad de agente inmobiliario, sus actividades estaban comprendidas en la clase 42. También estaban comprendidas en la clase 36 que abarca a las agencias inmobiliarias, la gestión de bienes inmuebles y el alquiler de estos bienes, y la clase 35 en relación con los servicios de administración. No había pruebas de que el demandante utilizara la marca en relación con los servicios que abarca la clase 41 (educación; formación; entretenimiento; actividades deportivas o culturales).

¿Eran idénticas las marcas “Century City” y “Century City Apartments”? El tribunal afirmó que las marcas no eran idénticas, sino tan parecidas que inducían a confusión3. El uso razonable y teórico de “Century City Apartments” y centurycityapartments.co.za probablemente daría lugar a confusión; el tribunal dictaminó que infringía el derecho del demandado a las marcas4.

Características auditivas de las marcas figurativas

¿Fue correcta la decisión de ese tribunal? El demandado alegó que si las palabras “Century City” aparecen en la marca figurativa, el uso de “Century City” por otra entidad infringía el derecho que confiere esa marca figurativa porque las marcas eran tan similares que al oído prestaban a confusión. El Tribunal Supremo de Apelaciones señaló que el valor o carácter distintivo de una marca figurativa consistía en su efecto visual. Cuando una marca figurativa se combina con palabras o nombres, el valor oral de la marca puede revestir mayor importancia. El tribunal también reconoció que el componente auditivo o conceptual (o ambos) de esa marca podía neutralizar las diferencias visuales derivadas de las particularidades gráficas.

No obstante, en este caso el demandante había utilizado las marcas principalmente en anuncios impresos e Internet. No había pruebas de uso oral de las marcas figurativas por el demandado, por lo tanto, el TSA concluyó que la probabilidad de que hubiera confusión oral era mínima y por ende podía descartarse. El demandado, por consiguiente, no logró establecer que hubiera vulneración del derecho a las marcas figurativas.

Ubicaciones geográficas: Bloemfontein, pero no Londres, para la ginebra

En una contrademanda el recurrente intentó suprimir las marcas “Century City”. El artículo 10.2)b) de la Ley de marcas dispone que una marca registrada puede eliminarse del registro si se compone exclusivamente de un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para designar el origen geográfico de los servicios. El argumento utilizado fue que Century City es una indicación geográfica que designa el origen geográfico de los servicios.

¿En qué circunstancias puede decirse que una marca consiste exclusivamente en un signo o una indicación que sirva, en el comercio, para denotar el origen geográfico de los servicios5? El Juez Harms, al decir que las leyes y principios de la propiedad intelectual no deben encerrarse en una cápsula del tiempo o un chaleco de fuerza y que las explicaciones judiciales deben interpretarse en su contexto, puso en guardia contra una dependencia excesiva y sin discernimiento de anteriores casos británicos o australianos relativos a marcas, ya que guardan poca o ninguna relación con la actual posición de Sudáfrica sobre la protección de marcas que consisten en indicaciones geográficas.

El Juez Harms explicó que el artículo 10.2)b) de la Ley de marcas de Sudáfrica prohíbe el registro de nombres geográficos únicamente cuando designan ubicaciones geográficas que ya son famosas o conocidas en relación con el tipo de productos o servicios en cuestión, y que por consiguiente se asocian a estos productos en el ánimo de los consumidores o usuarios de los servicios. Las políticas públicas prescriben que determinados tipos de productos o servicios queden disponibles como indicaciones de origen geográfico.

El artículo 10.2)b) debe interpretarse en contexto: protege el uso de marcas que designan el tipo, la calidad o cantidad de productos y servicios, así como los nombres que designan el origen geográfico de bienes y servicios. No se ocupa del carácter distintivo ni de su pérdida, que se tratan en el artículo 10.2)a) de la Ley.6 En opinión del tribunal, la prohibición atiende al interés público en cuanto los nombres geográficos pueden asociarse a la calidad u otras características de los productos o servicios, lo que por ende puede influir en la elección del consumidor.7

El tribunal señaló que deben cumplirse los dos criterios antes de poder hablar de “prohibición del origen geográfico”. En primer lugar las marcas deben consistir “exclusivamente” o “únicamente” en un nombre geográfico. Esto no se refiere a un “significado exclusivamente geográfico”, sino que significa que la marca debe consistir en un nombre geográfico y nada más, como por ejemplo “London” para la ginebra. Una marca figurativa que incluya un nombre geográfico no queda comprendida en esta categoría, ya que no se limita al nombre geográfico. El Tribunal Supremo de Apelaciones observó que el vocablo “exclusivamente” que figura en el artículo 10.2)b) garantiza que un nombre geográfico que forme parte de una marca “compleja” no quede comprendido en su esfera (por ejemplo George’s London Gin).

En segundo lugar, debe haber una asociación en el ánimo del público entre el lugar geográfico y la índole de los productos o servicios. El tribunal mencionó el caso de Peek & Cloppenburg8 en que se afirmaba que:

”Al hacer esta declaración la Oficina de Marcas está obligada a establecer que el nombre geográfico es conocido por el tipo de personas del caso como la designación de un lugar. Más aún, el nombre en cuestión debe sugerir una asociación actual, en el ánimo de la clase de personas que interesan, con el tipo de productos o servicios de que se trate, o bien debe ser razonable suponer que ese nombre pueda, en opinión de esas personas, designar el origen geográfico de ese tipo de productos o servicios”.

Si bien esa asociación existe en el caso de “London” y “gin”, el público no suele identificar Bloemfontein con la ginebra. Por consiguiente, Bloemfontein se podría registrar como marca de ginebra. El tribunal mencionó como ejemplo concreto el hecho de que Windhoek es a la vez una conocida marca de cerveza y la capital de Namibia.

¿En qué momento el nombre de una urbanización se convierte en nombre de lugar?

El demandado alegó que Century City es una urbanización y no un lugar. Si Century City se considera nombre de lugar, se podrían eliminar las marcas “Century City” del registro, en particular si en el ánimo del público se asociara el lugar geográfico con el tipo de productos o servicios para los que se registraron las marcas. Las marcas figurativas se pueden descartar inmediatamente en ese caso, porque, como ya se explicó, no se componen únicamente de lo que el recurrente sostiene que es una ubicación geográfica. No podría decirse lo mismo de las marcas que consisten en palabras.

El tribunal observó que el demandado describió Century City como “una ciudad” o “una ciudad dentro de la ciudad”, como “un centro de actividad comercial”, complementario del distrito comercial central de Ciudad del Cabo, y como “un lugar”. Hay una oficina de correos de Century City y señales viales que indican el camino a Century City. El público ha terminado por referirse a ésta como un lugar o ubicación. El tribunal concluyó que Century City es una zona geográfica con una multitud de propietarios individuales.

¿Se ha convertido Century City en un nombre de lugar en el sentido del artículo 10.2)b), es decir la designación del origen geográfico de los servicios para los que se registraron las marcas? El tribunal examinó los servicios que abarca cada registro y señaló que había quizá cientos de empresas comerciales que ofrecían servicios del tipo de clase 42, como la distribución y venta minorista y el suministro de alimentación y bebidas.

El tribunal afirmó que Century City se había convertido en nombre de una localización geográfica y había pasado a designar, en el comercio, el origen geográfico de la mayoría de los servicios para los que se registraron marcas. En consecuencia, las marcas del nombre “Century City” registradas en la clase 35 (correspondiente a los servicios de gestión) y las clases 36, 41 y 42 quedan todas comprendidas en la prohibición que figura en el artículo 10.2)b) y por lo tanto podían eliminarse del registro.

¿Es necesario demostrar que una conducta es reprobable?

El Tribunal Supremo afirmó que la marca “Century City” se había convertido en nombre de lugar como consecuencia natural del tipo de urbanización de que se trata. El Tribunal rechazó el argumento del demandado de que una marca puede perder su carácter distintivo únicamente a consecuencia de la conducta “reprobable” del titular de la marca. El criterio de conducta reprobable se había convertido en requisito legal en virtud del artículo 46.1)d) de la Ley de 1994 del Reino Unido, pero en la actual Ley de marcas de Sudáfrica no hay disposición equivalente.9 El tribunal no puede volver a redactar el artículo 10.1)b) a efectos de hacer de la conducta reprobable del titular de la marca un requisito.

El Tribunal Supremo declaró que, el hecho de que los actos ilícitos cometidos por terceros no pueden anular los propios derechos, también se aplica a los derechos sobre las marcas. Esto significa que una parte no puede, por infracción o solicitud de marca posterior, anular la marca existente de otro, ni su reputación.

En consecuencia, se admitió el recurso, con las costas procesales, a favor del demandante. Se revocaron los registros de marcas del demandado para la palabra “Century City” en las clases 36, 41 y 42, y el registro de la marca “Century City” en la clase 35 se modificó a fin de excluir los servicios de gestión.

Conclusión

La saga de Century City permitió elucidar algunos errores de interpretación. Una marca es “exclusivamente” una ubicación geográfica cuando consiste en un nombre geográfico y nada más. En segundo lugar, en la prohibición de registrar una ubicación geográfica como marca no se considera el hecho de que tenga carácter distintivo o de que lo haya perdido. En tercer lugar, la prohibición va más allá del uso de la marca para incluir también las designaciones del origen geográfico de productos o servicios. Por último, el carácter “reprobable” del propietario de la marca no es aplicable a los procedimientos de invalidación.

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1  Century City Property Owners’ Association c. Century City Apartments Property Service CC & others: In re Century City Apartments Property Service CC c. Century City Property Owners Association & another [2008] JOL 22813 C; [2008] ZAWCHC 63.
2  [2010] JOL 24646 (SCA).
3  Ibíd. en párr. 12. El tribunal se guió por el principio “la misma en todos los sentidos” enunciado en el caso Compass Publishing BV c. Compass Logistics Ltd 2004] EWHC 520 (Ch).
4  Ibíd. en párr. 14. El tribunal afirmó que el nombre comercial del demandante, “Century City Apartments Property Services CC", era sustancialmente distinto de la marca "Century City", y consideró que no había infracción de la marca. El uso en función adjetival puede considerarse distinto del uso como nombre. Iguales consideraciones se aplican en el presente caso para evitar la posibilidad razonable de confusión o engaño (Ibíd. en párr. 15).
5  Como señaló el Juez Harms en First National Bank of SA Ltd c. Barclays Bank plc 2003 (4) SA 337 (SCA), [2003] 2 All SA 1 (TSA) en párr [10]); mencionado en el párr. 26 del presente caso.
6  Ibíd. en párr. 31; Contra CE Webster & GE Morley Webster and Page South African Law of Trade Marks, Unlawful Competition, Company Names and Trading Styles (4ª ed. LexisNexis: Durban) párrs. 3 a 44.
7  El Tribunal se refería a la demanda Peek & Cloppenburg KG [2006] ETMR 33 en el párr. [34].
8  Demanda Peek & Cloppenburg KG supra en párr. 38.
9  Ibíd. en párr. 49; Contra Webster & Morley op. cit. en párr. 13.13.