En los tribunales – Ya hay sentencia en el pleito “Bilski”: y ahora, ¿qué?

En este artículo, el Magistrado Randall R. Rader, Presidente del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos, explica las repercusiones de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de dicho país con que concluyera la causa Bilski v. Kappos, en la que se ventilaba la patentabilidad de los métodos comerciales.

Introducción

La cuestión de la materia patentable y, en particular, la patentabilidad de los métodos comerciales, ha agitado la polémica en los foros internacionales desde, al menos, la famosa sentencia de la causa State Street Bank, que dictara el aún más famoso juez Giles Rich, magistrado del mismo Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal. Ahora, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revisa expresamente la cuestión en un reciente fallo (Bilski v. Kappos) y sus orientaciones circunscribirán el debate en los años venideros.

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La materia patentable: antecedentes históricos

El artículo 101 de la Ley de Patentes de los Estados Unidos prescribe que “gozará de protección por patente el método, máquina, manufactura o compuesto químico que sea nuevo y presente utilidad. Quedarán protegidas asimismo las mejoras de los elementos enunciados que también reúnan ambos requisitos”. Las cuatro vastas categorías de la ley no ponen prácticamente límites a la materia patentable, pues en efecto, en el derecho estadounidense ninguna categoría queda excluida de la protección por patente.

Aunque la ley no establece exclusiones restrictivas, el Tribunal Supremo ha fijado tres excepciones a los amplios principios de patentabilidad de la Ley de Patentes: “las leyes de la naturaleza, los fenómenos físicos y las ideas abstractas”. En la sentencia fallada en el litigio de Diamond v. Chakrabarty (447 U. S. 303, 309 (1980), el Tribunal entendió que las leyes de la naturaleza y los fenómenos físicos no quedan comprendidos en las categorías de la ley porque dichas materias “constituyen los medios imprescindibles de la labor científica y técnica”. En la causa de Gottschalk v. Benson (409 U. S. 63, 67 (1972), el requisito de la idea abstracta, afín a los problemas referidos a la divulgación, reglamentados directamente en el artículo 112 de la misma Ley, también deja la materia fuera de las categorías legales. En lo referido a los métodos comerciales, habrá que acreditar primeramente si el método reivindicado cumple o no dicho requisito de naturaleza abstracta.

El litigio Bilski ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal

Sin embargo, en medio de la atmósfera de reforma de las patentes, dicho Tribunal de Apelaciones decidió tratar la cuestión de la patentabilidad reunido en pleno1. El asunto Bilski sirvió de medio para ese nuevo examen de la cuestión. La invención reivindicada era un método para instruir a compradores y vendedores sobre la forma de protegerse contra el riesgo ligado a las fluctuaciones de precios. El examinador de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) rechazó las reivindicaciones apoyándose en el artículo 101 de la Ley de Patentes, pues entendió que la invención reivindicada era un puro método comercial y no tenía vinculación alguna con una máquina. A su vez, el “Board of Patent Appeals and Interferences”, el órgano de apelación de la USPTO, confirmó la decisión del examinador, sosteniendo, en particular, que la invención reivindicada era una idea abstracta. Recurrida la sentencia, el Tribunal de Apelaciones, presidido entonces por el magistrado Michel, confirmó el fallo, con los votos en contra de Newman, Mayer y yo mismo.

En su muy extensa opinión, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal abandonó el requisito del “resultado útil, preciso y tangible” fijado en la sentencia de State Street Bank y, en su lugar, expuso la regla denominada de “la máquina o la transformación”, inspirándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo de decenios atrás. En consecuencia, el método será patentable si:

• está “vinculado a una máquina o aparato determinado”; o
• “transforma un determinado artículo en algo distinto o cambia su estado por otro”.

El Tribunal de Apelaciones no excluyó de forma categórica las patentes de métodos comerciales y de programas informáticos por entender que esas patentes deben cumplir los mismos requisitos legales que los demás métodos o procedimientos.

La magistrada Newman fue la única del Tribunal de Apelaciones que defendió la patentabilidad en la causa Bilski, pues en su opinión, la norma de la “máquina o la transformación” imponía una nueva y amplia restricción a la patentabilidad. El magistrado Mayer estuvo de acuerdo con la mayoría, aunque incluso habría prohibido por completo las patentes de métodos comerciales y programas informáticos.

En mi opinión discorde, sostuve que la solicitud de patente de Bilski no podía ser concedida en tanto que idea abstracta y propuse, por ende, que, en vez de fijar nuevos requisitos, se atendiera simplemente a la letra del artículo 101. Llamé la atención sobre el propio tenor de ese artículo, del cual, para mí, no se podía desprender que la Ley de Patentes extendiese la protección a algunas categorías de métodos, pero no a otras. Sostengo que la ley no debe definir la palabra “abstracto” de modo que se impongan, en la era de Internet, límites artificiales que son propios de la época de la revolución industrial (“la máquina o la transformación”). Escribí asimismo que el nuevo requisito no aclaraba la cuestión fundamental de por qué algunas categorías de invenciones no merecen protección alguna.

El litigio Bilski ante el Tribunal Supremo

El 28 de junio de 2010, el Tribunal Supremo dictó sentencia sobre la causa Bilski por la cual, además de confirmar el rechazo de las reivindicaciones de los recurrentes, se examinaban nuevamente dos cuestiones: la letra de la ley y el sentido del requisito de idea abstracta. La decisión del Tribunal constaba de una opinión de la mayoría de los magistrados, redactada por el juez Kennedy, quien también redactó la opinión discordante mayoritaria, y hubo dos opiniones discordantes.

La opinión mayoritaria de los magistrados

El magistrado Kennedy expuso la opinión del Tribunal, apoyada por el Presidente, Roberts, y por los magistrados Thomas, Alito y Scalia. El Tribunal sentó que el requisito de “la máquina o la transformación” no figuraba en la ley, pero que dicha formulación podía servir de indicio para determinar la patentabilidad al amparo del artículo 101. Sin embargo, ese requisito no es el único para determinar si la invención constituye un método patentable. Además, se rechazó el requisito establecido en la sentencia de State Street Bank, aunque se dejó abierta expresamente la posibilidad de que otros criterios limitativos podrían servir para iluminar el sentido del requisito de naturaleza abstracta de modo que fuese acorde con la ley. No se entendió que hubiera una prohibición categórica de las patentes de métodos comerciales, pues la propia ley no distingue los métodos comerciales de los demás métodos. Asimismo se observó que la determinación de la patentabilidad es solamente un requisito mínimo (véase Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, 3225 (2010)), pues la propia disposición legal que fija las amplias categorías de materia patentable, el artículo 101, llama la atención primeramente sobre “las condiciones y requisitos que se establecen en este mismo [título]” (véase 35 U. S. C. Section 101).

La opinión discordante mayoritaria del magistrado Kennedy

Esta opinión discordante mayoritaria fue redactada por el magistrado Kennedy y, salvo Scalia, la sostuvieron los mismos vocales que defendieron la decisión mayoritaria. Se concluyó que la patentabilidad debía ser flexible de modo que pudiera acompasar la evolución de la ciencia y la técnica, y así dar cabida a invenciones desconocidas que no se ajusten a las normas vigentes.

Las opiniones discordantes

El magistrado Stevens redactó una opinión discordante, sostenida por Ginsburg, Breyer y Sotomayor. En una extensa exposición explicó que, interpretado según los antecedentes históricos, el vocablo “método” de la Ley de Patentes excluía los métodos comerciales.

El magistrado Breyer también redactó una opinión discordante, apoyado en parte por Scalia, y en la cual se recalcaba que:

• el artículo 101 es amplio, pero no ilimitado;
• el requisito de “la máquina o la transformación” es útil para determinar la patentabilidad;
• el requisito de “la máquina o la transformación” no es el único requisito; y
• el requisito del “resultado útil, preciso y tangible” resulta excesivamente amplio.

Conclusión

La decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el asunto Bilski hace hincapié en que las ideas abstractas no son patentables y sienta asimismo que el requisito de “la máquina o la transformación” no es el único requisito de patentabilidad. Para elucidar la cuestión de la naturaleza abstracta el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal queda autorizado a fijar otros criterios de patentabilidad, que se deberán ceñir estrictamente a la ley y a la doctrina precedente del Tribunal Supremo. Empero, el hecho de hacer valer la noción de la naturaleza abstracta no excluirá categóricamente las patentes de métodos comerciales y de programas informáticos, que, como hasta ahora, serán susceptibles de recibir amparo legal en los Estados Unidos.

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1  El Tribunal delibera en pleno cuando están presentes todos los magistrados que lo componen, en vez de solo algunos de ellos, y lo hace atendiendo a la naturaleza sumamente compleja del litigio que debe juzgar o cuando se entiende que reviste especial importancia.