Barbie y Bratz: la pelea continúa

Desde 1959, Barbie ha sido la reina del mercado de las muñecas de modas. Cuenta incluso con cerca de dos millones de amigas en Facebook. En 2001, sin embargo, salieron al mercado las muñecas de modas Bratz, y su actitud y desenfadada y moderna las catapultó rápidamente al éxito. En cinco años, Barbie tenía una competidora temible en las muñecas Bratz ("¡Las chicas con pasión por la moda!"), que habían acaparado alrededor del 40 por ciento del mercado. Mattel, fabricante de Barbie, respondió interponiendo una demanda contra MGA Entertainment (creadora de Bratz), y desde entonces estas dos empresas radicadas en California están enzarzadas en una batalla. ¿La razón? Un contrato de trabajo ambiguo con relación a los derechos de propiedad intelectual.

Antecedentes

En el año 2000, cuando todavía trabajaba para Mattel como diseñador en el departamento de "Barbies Coleccionables", Carter Bryant presentó a MGA su idea de las muñecas Bratz, mediante algunos bocetos y una maqueta rudimentaria de muñeca. MGA le ofreció un contrato de consultoría y, el día en que firmó el acuerdo con MGA, Bryant informó a Mattel de que renunciaba a su puesto de trabajo. Avisó con dos semanas de antelación y se puso a trabajar de inmediato para crear un prototipo de muñeca Bratz para MGA. Los dibujos utilizados para la presentación de la idea de Bratz sirvieron de base para la primera generación de muñecas Bratz, de nombre Cloe, Yasmin, Sasha y Jade.

Con el éxito comercial de Bratz, Mattel descubrió la participación del Sr. Bryant. Esto llevó a la primera demanda en 2004, en que se confirmó la violación del contrato de trabajo por parte del Sr. Bryant. Se presentaron numerosas demandas y contrademandas, y todas las demandas relacionadas con la propiedad de Bratz se acumularon en una única causa en el Tribunal Federal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Central de California.

Fallo del Tribunal de Distrito de 2004

El Sr. Bryant llegó a una transacción con Mattel antes del juicio, pero las dos empresas continuaron su batalla legal. La primera fase de la causa, sentenciada en julio de 2008, se centró en las pretensiones relativas a la propiedad del concepto de Bratz, y acabó en una victoria para Mattel1. El jurado estimó que las ideas del Sr. Bryant sobre los nombres de "Bratz" y "Jade”, así como los bocetos preliminares y el prototipo, se habían creado en el marco de su contrato de trabajo con Mattel, por lo que Mattel era la propietaria legítima de las muñecas2. El jurado emitió un veredicto general (es decir, sin conclusiones concretas), según el cual MGA había adquirido indebidamente las ideas y era culpable de infringir los derechos de autor de Mattel. El jurado otorgaba a Mattel una indemnización de 100 millones de dólares estadounidenses.

Dado el carácter general del veredicto, el juez consideró que no estaba claro exactamente cuáles eran las muñecas Bratz que habían infringido los derechos de autor. Por consiguiente, con el fin de fijar una reparación de equidad3, su conclusión fue que la mayoría de las muñecas habían infringido los derechos de autor.

El Tribunal de Distrito impuso un fideicomiso constructivo (reparación de equidad por la que debe transferirse un bien a su legítimo propietario) a todas las marcas Bratz, por el que se transfirió efectivamente toda la cartera a Mattel. El Tribunal también emitió un mandamiento judicial que prohibía a MGA comercializar o producir, no sólo las cuatro muñecas originales, sino todas las demás muñecas Bratz.

Fallo de 2010 del Noveno Circuito

MGA recurrió la sentencia ante el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito, quien, el 22 de julio de 2010, revocó la sentencia del Tribunal de Distrito, declarando nulos el fideicomiso constructivo y el mandamiento judicial.

Las ideas de "Bratz" y "Jade"

Para llegar a su fallo de anular el fideicomiso constructivo, el Noveno Circuito debatió las siguientes cuestiones:

• si el contrato de trabajo del Sr. Bryant cedía sus ideas sobre "Bratz" y "Jade" a Mattel; y
• de ser así, y Mattel era la propietaria legítima, si el fideicomiso constructivo por el que se transfería toda la cartera de la marca de MGA era excesivo.4

Muñecas Bratz. Comercializadas como "¡Las chicas con pasión por la moda!"
(Foto: MGA Entertainment)

El contrato de trabajo del Sr. Bryant con Mattel estipulaba lo siguiente:

"Me comprometo a comunicar a la Empresa, en toda su extensión y tan pronto como sea posible, cualquier invento que conciba o lleve a la práctica (en solitario o en colaboración con otros) en cualquier momento durante mi relación laboral con la Empresa. Por la presente, cedo a la Empresa. . . todos mis derechos, títulos y activos de propiedad sobre tales invenciones, así como todos mis derechos, títulos y activos de propiedad sobre las patentes, derechos de autor, solicitudes de patente o solicitudes de derechos de autor basados en tales invenciones."

El contrato especificaba que "el término invenciones engloba, entre otras cosas, todos los descubrimientos, mejoras, procesos, desarrollos, diseños, conocimientos técnicos, datos, programas de computadora y fórmulas, patentables o no patentables".

Podría haberse interpretado que la redacción del contrato englobaba las ideas, ya que se presentaron pruebas de que era habitual en el sector dar por sentado que el término invención incluía las ideas. Por otro lado, a diferencia de los contratos firmados por otros empleados de Mattel, en los que expresamente se cedían las ideas, en el contrato del Sr. Bryant esto no figuraba como tal. Debido a esta ambigüedad, el Tribunal de Distrito había cometido un error al sostener que el contrato englobaba claramente las ideas.

Con independencia del problema de qué empresa era la propietaria de las ideas de "Bratz" y "Jade", el Noveno Circuito anuló el fideicomiso constructivo debido a que la labor y la creatividad posteriores de MGA habían añadido un importante valor a la línea de muñecas. La opinión del Magistrado, Alex Kozinski, era que "no es de equidad transferir esta marca de mil millones dólares, cuyo valor es, en su inmensa mayoría, el resultado de los esfuerzos legítimos de MGA, por el hecho de haber partido de dos nombres adquiridos indebidamente".

Los dibujos y el prototipo de Bratz

En lo tocante al mandamiento relativo a los derechos de autor, el Tribunal consideró lo siguiente5:

• si el contrato de trabajo del Sr. Bryant cedía efectivamente los dibujos y el prototipo de Bratz; y
• en el caso de que Mattel fuese la titular de los derechos de autor sobre esas obras, si las muñecas Bratz creadas posteriormente infringían esos derechos.

El debate sobre el primer punto se centró en si los artículos se habían creado en el marco del contrato de trabajo que cedía las obras susceptibles de ser protegidas por derechos de autor "en cualquier momento durante [la] relación laboral [del Sr. Bryant] con [Mattel]". El Noveno Circuito concluyó que el Tribunal de Distrito había incurrido en error al sostener que el contrato de trabajo cedía a Mattel las obras realizadas por el Sr. Bryant, tanto durante las horas de trabajo como en su propio tiempo libre por las tardes y los fines de semana. Las pruebas presentadas durante el juicio apoyaban ambas interpretaciones; hubo testimonios de empleados que pensaban que poseían los derechos sobre los proyectos desarrollados en su propio tiempo, en tanto que otros declararon que creían que todo lo que hacían pertenecía a Mattel. Debido a que el texto del contrato era ambiguo, el Noveno Circuito decidió que la cuestión debía haberse planteado ante el jurado y que este error hacía necesario anular el mandamiento relativo a los derechos de autor.

Respecto del segundo punto, la pregunta clave era si MGA había ido más allá de copiar la idea al fabricar las muñecas y había copiado la expresión particular de las muñecas Bratz.

El Noveno Circuito se sirve de una prueba "extrínseca / intrínseca", con dos partes, para distinguir entre la apropiación permisible de una idea y la copia ilícita de la expresión. Para la parte "extrínseca", el Tribunal determinó en primer lugar qué elementos similares de las obras protegidas por derechos de autor y las obras en litigio podían protegerse y cuáles no. Cuando se suprimen los elementos no susceptibles de protección (por ejemplo, las ideas y los elementos no originales), sólo quedan las expresiones específicas y originales de la idea, susceptibles de protección en virtud del derecho de autor. A continuación, el Tribunal consideró si la idea podía expresarse de muchas maneras (por ejemplo, como sucede con una novela de suspense) o no (por ejemplo, en el caso de un icono de computadora que muestra dónde se desechan los archivos). La protección del primer tipo podría considerarse "genérica" y la del segundo tipo "específica". Si la protección de los derechos de autor se considera genérica, la obra cuestionada será infractora si es "sensiblemente parecida" a la obra protegida por derechos de autor. Si la protección de los derechos de autor se considera específica, la obra cuestionada resultará infractora sólo si es "prácticamente idéntica" a la obra protegida por derechos de autor.

Al debatir el ámbito de la protección del derecho de autor conferida al prototipo, el Noveno Circuito señaló que, si bien el mercado de las muñecas de modas engloba muchas figuras pequeñas de plástico que representan a mujeres jóvenes, las muñecas Bratz también tenían rasgos exagerados, como una cabeza de gran tamaño y los pies grandes. Disintió de la conclusión del Tribunal de Distrito de que había muchas maneras de representar una figura humana exagerada, y explicó que las características pueden ser exageradas sólo en la medida en lleguen a un punto en que dejen de representar un tipo ideal y la muñeca adquiera un aspecto extraño. Debido a la limitada variedad de posibles expresiones, el alcance de la protección del derecho de autor para el prototipo se consideró específico y, por lo tanto, el Tribunal de Distrito había cometido un error al aplicar el criterio equivocado a la infracción.

En cuanto a los dibujos de las Bratz, el Noveno Circuito coincidió con el Tribunal de Distrito en que debía conferirse a los bocetos de las muñecas una protección de derecho de autor genérica, debido a que hay muchas maneras de expresar la idea de una muñeca de modas joven, con caderas femeninas y rasgos exagerados, utilizando distintas opciones de dibujo de la cara, del color del cabello y del estilo, la ropa y los accesorios. Ahora bien, al aplicar la prueba del "parecido sensible" a los bocetos, el Noveno Circuito concluyó que el Tribunal de Distrito no había filtrado en primer lugar todos los elementos no susceptibles de protección (ropa de moda, actitudes únicas) al determinar si se había producido la infracción. Si bien algunas de las muñecas Bratz de la primera generación podían considerarse "sensiblemente parecidas" a los bocetos, esto no era cierto respecto de las generaciones posteriores, ya que la ropa y los peinados eran muy diferentes.

Fallo del Tribunal de Distrito de 2010

A raíz del recurso interpuesto el 22 de octubre de 2010, el Tribunal de Distrito admitió a trámite la solicitud de revisión del proceso por parte de MGA respecto de todas las demandas y disputas. Además, las acciones mutuas entre las partes por apropiación indebida de secretos comerciales, previamente separadas de las demandas por infracción del derecho de autor y del derecho de marcas, se acumularon para el nuevo juicio. Éste comenzó el 11 de enero de 2011, y el jurado emitió su veredicto el 21 de abril de 2011.6

Mediante la aplicación de la prueba "extrínseca / intrínseca", el Tribunal de Distrito había determinado que ninguna de las muñecas de las generaciones subsiguientes (excepto dos) eran "sensiblemente parecidas" a los elementos susceptibles de protección de los bocetos. Se entregó al jurado la sentencia definitiva sobre la interpretación del contrato de trabajo, las muñecas de la primera generación, las muñecas de las dos generaciones siguientes y los bocetos y el prototipo, quien dio la razón a MGA.

Respecto de las demandas por uso indebido, Mattel no logró convencer al jurado de que los materiales en que se basaban las muñecas Bratz constituían un secreto comercial, ni tampoco pudo convencerle de que se había realizado un uso indebido de otros documentos considerados secretos comerciales7. MGA, sin embargo, ganó su demanda, al demostrar que Mattel había puesto en marcha un "grupo de información sensible de mercado" formado por personas que asistían a las ferias internacionales de juguetes haciéndose pasar por minoristas o periodistas con el fin de acceder a la salas privadas de exposición de la competencia y a información confidencial relacionada con futuros productos. El jurado concluyó que Mattel había actuado con premeditación y dolo, y concedió una indemnización de 3,4 millones de dólares estadounidenses por cada uno de los 26 casos de uso indebido, sumando un total de 88,5 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

No obstante, el jurado concluyó que MGA y su Director General habían interferido intencionadamente en las relaciones contractuales de Mattel con el Sr. Bryant, y concedió a Mattel una indemnización de 10.000 dólares estadounidenses.

¿Y ahora qué?

Barbie parece decidida a seguir luchando, ya que Mattel ha presentado una solicitud de sentencia por cuestiones de derecho, basándose en que MGA no ha podido demostrar el uso indebido de secretos comerciales8. Entretanto, la batalla también continúa con relación a los daños y perjuicios y los costes. MGA reclama 177 millones de dólares en concepto de daños punitivos, de conformidad con la Ley de Secretos Comerciales de California. Asimismo, reclama 129,7 millones de dólares en honorarios de abogados y 32,4 millones en costas. La solicitud de MGA del pago de los honorarios de los abogados se basa en parte en el artículo 505 de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos. Mattel se ha opuesto a la solicitud, basándose en que la disposición que prevé el traslado del pago de los honorarios a la parte contraria de la Ley de Derecho de Autor está pensada para aplicarse solamente a las demandas infundadas. Teniendo en cuenta que es muy probable que el caso entre de nuevo en vía de apelación, el único ganador claro hasta el momento parece ser el Sr. Bryant, quien recibió más de 30 millones de dólares estadounidenses en regalías antes de su transacción (por un monto no revelado) con Mattel, previamente al juicio de 2004.

Enseñanzas del caso

Este litigio nos enseña una importante lección sobre la necesidad de redactar adecuadamente los contratos de trabajo. Si el contrato de trabajo del Sr. Bryant hubiese sido más preciso, el caso probablemente no habría alcanzado estas proporciones o no habría incluido demandas por uso indebido de secretos comerciales. Los dos problemas obvios con el contrato eran el no haber incluido 1) la cesión explícita de las ideas, y 2) una redacción clara que definiese el alcance de la expresión “en cualquier momento durante mi relación laboral". Hablando en términos prácticos, Mattel podría haberse asegurado de que todos los contratos en los que los empleados cedían los derechos fueran idénticos, y haber elaborado y difundido directrices claras para los empleados, a fin de reducir la confusión en cuanto a dónde terminaban los derechos de propiedad de Mattel y dónde empezaban los de los trabajadores. Tal como ilustra este caso, para las empresas que se nutren de sus activos de propiedad intelectual, redactar cuidadosamente los contratos de trabajo puede suponer una gran diferencia entre ganar o perder cantidades millonarias de dinero.

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1  Mattel, Inc. v. MGA Entm't, Inc., 2010 U.S. App. LEXIS 24150 (9th Cir. Cal. Oct. 21, 2010)
2  Con fines de simplicidad, solamente se examinan las cuestiones y las partes intervinientes más pertinentes.
3  La reparación de equidad supone la concesión de una reparación judicial no pecuniaria cuando la reparación judicial aplicable, como una indemnización por daños y perjuicios no permite compensar suficientemente los daños.
4  2010 U.S. App. LEXIS 24150 en *7-13
5  Ibíd. en *13-32
6  Mattel, Inc. v. MGA Entm't, Inc. & Consol. Consol. Actions, 2010 U.S. Dist. LEXIS 136922, (C.D. Cal. Dec. 27, 2010)
7  Con fines de simplicidad, solamente se examinan las demandas más importantes respecto de los secretos comerciales.
8  Mattel’s Notice of Motion and Motion for Judgment as a Matter of Law Re MGA’s Claim for Misappropriation of Trade Secrets Pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 50(B); and Alternative Motion for Remittitur and/or New Trial, Case No. CV 04-9049-DOC, May 5, 2011