Transacciones de tecnología: Gestionar los riesgos de las controversias

Desarrollar y comercializar adecuadamente la tecnología requiere la cooperación de abogados, profesionales de la transferencia de tecnología y científicos. Un factor fundamental a la hora de asegurar el valor de las tecnologías y los derechos de propiedad intelectual asociados a ellas, resultado de proyectos de colaboración en investigación y desarrollo (I+D) y su comercialización posterior, es la integración cuidadosa de una estrategia de resolución de controversias. En este artículo, Alicia Blaya, responsable del proyecto TransKnowlia de la Universidad de Alicante (España), e Ignacio de Castro y Judith Schallnau, del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, exploran las ventajas de la mediación y el arbitraje en la gestión de la propiedad intelectual y la reducción de los riesgos en el contexto de la I+D.

El interés de colaborar en proyectos de I+D

La decisión de colaborar en proyectos I+D a menudo obedece a un interés en intercambiar conocimientos y un empeño por reducir los riesgos financieros a través del desarrollo conjunto de productos o procesos. En algunos casos, el desarrollo conjunto es la única forma de crear nuevas tecnologías o de mejorar productos o procesos existentes, sobre todo cuando uno de los asociados no dispone de los conocimientos técnicos, los recursos financieros o humanos, o cuando las patentes existentes impiden llevar a cabo actividades de desarrollo independientes.

Por otra parte, las empresas conceden contratos de I+D a otras empresas, a entidades de investigación o a universidades para desarrollar un producto o componente a cambio de una remuneración. Aquí, la parte principal ejerce el control de la calidad al determinar quién desarrolla y suministra qué productos o componentes para su actividad; el desarrollador, a su vez, recibe una remuneración por el trabajo realizado y, en consecuencia, puede financiar nuevas actividades, incluidas actividades de investigación. Un desarrollador también puede tratar de obtener los derechos de las tecnologías desarrolladas, en caso de estar interesado en utilizarlas en el futuro.

En la investigación financiada con fondos públicos, las partes invierten una cantidad considerable de tiempo, recursos humanos y recursos financieros en la preparación de ofertas para obtener contribuciones financieras. El éxito en la obtención de estos fondos determina con frecuencia su capacidad para emprender actividades de I+D. Estos recursos son a menudo limitados en su alcance y duración, y suelen depender de estrictas condiciones de cumplimiento. Los receptores de los fondos están, por tanto, dispuestos a garantizar la aplicación y el uso eficiente de estos recursos y a evitar cualquier repercusión negativa en su capacidad para comercializar los resultados de la investigación.

Los problemas relacionados con la propiedad intelectual y cuándo pensar en una estrategia de resolución de controversias

Los problemas, como las controversias que surgen con relación a los activos de propiedad intelectual como elementos fundamentales de valor económico, pueden dar lugar a daños graves. Por consiguiente, es de vital importancia disponer de una estrategia para gestionar estos riesgos y solucionar cualquier posible controversia de forma rápida y económica.

La propiedad intelectual que se crea con los socios contractuales durante la fase de I+D sirve por lo general de base para los acuerdos comerciales posteriores, incluidos los que aquí se describen.

Si bien las partes pueden tener opiniones discrepantes sobre una gran diversidad de cuestiones relativas a la propiedad intelectual, tienen que estar de acuerdo, en particular, sobre las cuestiones de la titularidad (conjunta) de la propiedad intelectual y la distribución de derechos con fines comerciales.

Las decisiones relativas a la titularidad de la propiedad intelectual y el uso de los resultados de la investigación, tanto en la fase de I+D como en la de comercialización posterior, deben tomarse en los primeros momentos. Así, por ejemplo, los contratos de opción, los contratos de I+D o los acuerdos de consorcio deben incluir disposiciones relativas al posible uso de los derechos de propiedad intelectual para actividades comerciales una vez que se ha llevado a cabo la investigación, incluidas la producción y la venta de los productos resultantes, el uso de los procesos para desarrollar nuevos productos, o la concesión de licencias de tecnologías a terceros.1 También pueden definir las responsabilidades con relación a la presentación, tramitación, oposición, mantenimiento y observancia de las patentes inéditas, es decir, cuando se crean tecnologías patentables en el marco de un proyecto de I+D, así como quién asumirá los costos asociados. Este enfoque reduce considerablemente las posibilidades de que se produzcan controversias y facilita su solución en caso de que surjan.

Mecanismos de la OMPI de solución alternativa de controversias

Las empresas y entidades de I+D se están volcando cada vez más hacia los mecanismos de solución alternativa de controversias para resolver problemas que antes se llevaban ante los tribunales. Los mecanismos de solución alternativa de controversias engloban varios procedimientos que permiten a las partes resolver sus controversias sin recurrir a los tribunales, mediante instancias privadas, con la asistencia de un intermediario neutral cualificado de su elección.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Centro de la OMPI) es un proveedor internacional sin ánimo de lucro de diversos servicios dirigidos a facilitar la solución de controversias sobre propiedad intelectual y problemas afines. Los servicios que ofrece son los siguientes:

• Mediación: es un procedimiento no vinculante en el que un intermediario neutral (el mediador) ayuda a las partes a solucionar su controversia.
• Arbitraje: es un procedimiento en que las partes someten una controversia a un tribunal de uno o tres árbitros, que dicta una decisión obligatoria aplicable a nivel internacional.
• Arbitraje acelerado: es un arbitraje que se lleva a cabo en un tiempo más breve y a un costo reducido.
• Decisión de experto: es un procedimiento utilizado para determinar cuestiones de carácter científico o técnico. Las partes pueden optar por una decisión vinculante o no vinculante.

El Centro de la OMPI ofrece servicios de administración de litigios, recomendación de cláusulas, normas, y mediadores, árbitros y expertos especializados en cada uno de los procedimientos. Los Reglamentos de Arbitraje, de Arbitraje Acelerado, de Mediación y de Decisión de Experto de la OMPI contienen disposiciones específicas especialmente adecuadas para las controversias sobre propiedad intelectual y cuestiones afines, como la confidencialidad y las pruebas técnicas.

Las ventajas de la solución alternativa de controversias en un contexto de I+D

Actualmente, existe un reconocimiento general de las ventajas que brinda la solución alternativa de controversias y su uso en un contexto de I+D. Son las siguientes:

• Neutralidad: los procedimientos de solución alternativa de controversias son neutrales en relación con el idioma, la cultura institucional y el derecho aplicable a las partes. Esto tiene particular importancia en los casos en que intervienen socios de investigación de grandes empresas, de pequeñas y medianas empresas (Pymes), de universidades y de entidades de investigación con diferentes culturas institucionales, expectativas económicas y que desarrollan su actividad en diferentes jurisdicciones. Por ejemplo, una condición mínima para recibir financiación del Séptimo Programa Marco (7PM)2 de la Comunidad Europea es que participen al menos tres entidades jurídicas, cada una de ellas establecida en un Estado diferente (que incluye los Estados asociados a la Unión Europea) en un proyecto de colaboración.
• Procedimiento único: las partes pueden resolver las controversias sobre propiedad intelectual que afectan una a tecnología protegida en varias jurisdicciones en un único procedimiento, lo que permite evitar el gasto de los litigios en múltiples jurisdicciones y eliminar el riesgo de incongruencias en los resultados a través de las fronteras nacionales. Estos ahorros de costos son importantes en todas las colaboraciones de I+D.
• Autonomía de las partes: las partes pueden elegir al mediador, al árbitro o al experto, que están especializados en la materia objeto de controversia y en la solución alternativa de controversias. Las partes también pueden elegir el derecho aplicable, el lugar y el idioma en que se llevarán a cabo los procedimientos y determinar el marco de tiempo en que se desarrollarán. Los tiempos tienen particular importancia en los proyectos de I+D, donde la velocidad de los avances tecnológicos hace que la investigación que sufre retrasos quede obsoleta, o cuando la financiación está vinculada al cumplimiento de plazos.
• Confidencialidad: en virtud de los Reglamentos de la OMPI, los procedimientos de arbitraje, mediación y decisión de experto y sus resultados son confidenciales. Esta confidencialidad permite a las partes centrarse en la controversia, las libra de preocupaciones sobre su publicidad negativa y, al promover negociaciones de buena fe, suele facilitar la solución. Esto es particularmente importante en actividades de investigación muy sensibles, donde los resultados científicos deben mantenerse confidenciales. Al facilitar la confianza mutua, los procedimientos de solución alternativa de controversias contribuyen a colaboraciones largas y fructíferas.

Cláusulas de solución alternativa de controversias en los contratos de I+D

Las partes que intervienen en proyectos de colaboración en I+D suelen utilizar modelos de acuerdos como base para la redacción y negociación de sus contratos de investigación. Este tipo de modelos de acuerdos suelen contener opciones para la solución de controversias. Por ejemplo, un gran número de empresas, entidades de investigación, universidades y personas que participan en proyectos del 7PM utilizan el modelo DESCA de acuerdo de consorcio,3 creado para tales colaboraciones entre múltiples partes.

El modelo de acuerdo DESCA incluye actualmente una opción para la mediación de la OMPI seguida del arbitraje acelerado de la OMPI. Los casos que siguen a continuación, administrados por el Centro de la OMPI, ilustran la eficacia de estos procedimientos.

Mediación de la OMPI de una licencia de patente farmacéutica

Una universidad europea que había cursado solicitudes de patentes farmacéuticas en varios países negoció un acuerdo de opción de licencia con una empresa farmacéutica europea. La empresa farmacéutica ejerció la opción, y las partes comenzaron a negociar un acuerdo de licencia. Después de tres años de negociaciones, las partes no habían podido ponerse de acuerdo sobre las condiciones de la licencia, momento en el que presentaron una solicitud conjunta para la mediación de la OMPI.

A petición de las partes, el Centro designó como mediador a un abogado que había trabajado en la industria farmacéutica durante muchos años y tenía una experiencia considerable en el campo de las licencias. Las partes solicitaron que el mediador les ayudase a llegar a un acuerdo sobre las condiciones de la licencia.

A lo largo de una sesión de un día de duración, las partes pudieron determinar dónde se encontraban los problemas y entender más a fondo las consideraciones de tipo jurídico, para continuar las negociaciones directas y llegar a un acuerdo.

Arbitraje de la OMPI de una controversia sobre biotecnología farmacéutica

Una empresa francesa de biotecnología, titular de varias patentes de procedimiento para la extracción y purificación de un compuesto de uso medicinal, celebró un acuerdo de licencia y desarrollo con una importante empresa farmacéutica. La empresa farmacéutica poseía una considerable experiencia en la aplicación médica de la sustancia con la cual se relacionaban las patentes que poseía la empresa de biotecnología. Las partes incluyeron en el contrato una cláusula que establecía que todas las controversias derivadas de ese acuerdo se resolverían por un árbitro único de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

Varios años después de la firma del acuerdo, la empresa de biotecnología rescindió éste, alegando que la empresa farmacéutica había retrasado deliberadamente el desarrollo del compuesto biotecnológico. La empresa de biotecnología presentó una solicitud de arbitraje y reclamó una importante indemnización por daños y perjuicios.

El Centro propuso varios candidatos a árbitro que contaban con una notable experiencia en controversias relativas a la biotecnología farmacéutica, uno de los cuales fue finalmente elegido por las partes. Después de las presentaciones escritas de las partes, el árbitro celebró una audiencia de tres días de duración en Ginebra (Suiza), para llevar a cabo el interrogatorio de los testigos. Esta audiencia no sólo le sirvió a las partes para presentar sus pruebas, sino también para restablecer el diálogo. En el curso de la audiencia, el árbitro desarrolló la idea de que la empresa de biotecnología no tenía derecho a rescindir el contrato y que sería de interés para las partes que siguieran cooperando en el desarrollo del compuesto biotecnológico.

En el último día de la audiencia, las partes aceptaron la propuesta del árbitro de mantener una reunión privada. Como resultado de esa reunión, las partes acordaron solucionar su controversia y continuaron cooperando para el desarrollo y comercialización del compuesto biotecnológico.

Coherencia de las cláusulas sobre solución de controversias en acuerdos interrelacionados

Para beneficiarse de estas ventajas en toda su extensión, las partes que intervienen en los acuerdos de I+D también deben introducir las cláusulas de solución de controversias en sus contratos de comercialización.4 La Figura 1 ilustra la estrecha relación que existe entre los diferentes acuerdos que se celebran en las distintas fases de la I+D y la comercialización. Es recomendable asegurarse de que estos acuerdos mantienen la coherencia con relación a la forma en que deberán solucionarse las controversias. Por ejemplo, si las partes en uno de los acuerdos iniciales optan por solucionar las posibles controversias a través de la mediación, seguida de un procedimiento de arbitraje acelerado, usarán la misma cláusula de solución de controversias para cualquier controversia posterior en temas similares. Esto permitirá consolidar las controversias, sobre la base de un consentimiento previo de las partes para tratar conjuntamente las controversias relacionadas entre sí. Más concretamente, en cada uno de los contratos interrelacionados, las cláusulas de arbitraje deben prever la posibilidad de designar el mismo árbitro, con jurisdicción potencial para tratar todas las controversias relacionadas. Este árbitro podría ser, por ejemplo, el que se haya designado la primera vez que se solicite el arbitraje.

El Centro de la OMPI está dispuesto a ayudar a las partes que tengan cualquier duda sobre los temas tratados en este artículo (Contacto).

________________________
1  En el caso de que exista financiación pública, los acuerdos entre las partes deben estar en sintonía con las disposiciones de la concesión, incluidas las disposiciones en materia de propiedad intelectual.
2  Decisión 2006/1982/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013); Para más información sobre el 7PM véase: ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm.
3  La sigla DESCA corresponde a Development of a Simplified Consortium Agreement (Modelo simplificado de acuerdo de consorcio). Puede encontrarse más información sobre el modelo DESCA en: www.desca-fp7.eu/.
4 Por ejemplo: cartas de intención, acuerdos de no divulgación, opciones, acuerdos de consorcio, contratos de I+D, acuerdos de empresas conjuntas, acuerdos de transferencia de materiales, subcontratos, acuerdos de licencias y contratos de compra de suministro para contratos.