¿Cuánto cuesta defender los derechos propios de propiedad intelectual?

Por Ignacio de Castro y Judith Schallnau, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

El constante aumento de la demanda de derechos de propiedad intelectual (P.I.) sugiere que, en una economía de bajo rendimiento, la importancia de los derechos de propiedad intelectual sólo puede ir en aumento. La creciente comercialización de tecnología, ilustrada por una cifra histórica de solicitudes internacionales de patente (véase el informe Indicadores Mundiales de Propiedad Intelectual 2012 - en inglés), apunta a una tendencia a largo plazo en que los inventores patentan cada vez más sus invenciones en varios países. El crecimiento correspondiente de las transacciones comerciales internacionales trae consigo un aumento en el riesgo de controversias relacionadas con la propiedad intelectual. Los recursos necesarios para hacer frente a este tipo de controversias pueden ser considerables, especialmente si la controversia requiere litigar en varios países. Al mismo tiempo, estas controversias suponen una pesada carga para la continuidad y la expansión de la actividad empresarial. Considerar cuidadosamente los riesgos asociados a las controversias relacionadas con la tecnología contribuye en gran medida a prevenir y solucionar tales controversias. Ahora bien, ¿cuál es la mejor estrategia que puede adoptarse? ¿Cuáles son las prácticas óptimas en este ámbito y cuáles son las nuevas tendencias? Con el fin de conocer mejor las prácticas de solución de controversias en el ámbito de la tecnología, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el Centro de Arbitraje) ha realizado recientemente una encuesta internacional para evaluar la experiencia con los mecanismos de solución extrajudicial de controversias, como la mediación y el arbitraje, comparada con la vía judicial, a la hora de solucionar esas controversias.

"La encuesta confirma que las partes en los acuerdos relativos a la tecnología están preocupadas por los costos elevados y los plazos prolongados de la solución de controversias, especialmente en el contexto internacional", señaló el Director General de la OMPI, Francis Gurry, durante la presentación del informe de la encuesta. "Aunque los litigios judiciales siguen siendo la vía a la que se recurre por defecto, en las respuestas a la encuesta se indica que los mecanismos de solución extrajudicial de controversias ofrecen opciones atractivas en cuanto al costo y los plazos, así como la aplicabilidad, la calidad de los resultados y la confidencialidad", añadió.

La encuesta ofrece una serie de ideas interesantes sobre las prácticas actuales en materia de solución de controversias en una gran diversidad de áreas de actividad.

Acuerdos sobre tecnología celebrados en los dos últimos años

Encontrar una solución comercial es el principal objetivo
de las empresas que centran su estrategia de solución
de controversias en la mediación.
(Crédito: istockphoto franckreporter)

De los tipos de acuerdos que recoge la encuesta, los que celebraron con mayor frecuencia los participantes son los acuerdos de no divulgación, seguidos de los de cesiones, licencias, acuerdos de conciliación, acuerdos de investigación y desarrollo (I+D) y acuerdos sobre fusiones y adquisiciones.

El objeto de dichos acuerdos se refiere con mayor frecuencia a las patentes que a los conocimientos técnicos o los derechos de autor.

Como reflejo de la internacionalización del horizonte empresarial, más del 90% de los participantes indicaron que han celebrado acuerdos con partes de otras jurisdicciones, y el 80% ha celebrado acuerdos con partes de otras jurisdicciones sobre tecnología patentada en al menos dos países. La elección de la ley aplicable en estos acuerdos está influida especialmente por la ubicación de la sede de los participantes y el lugar principal donde llevan a cabo sus actividades.

Acuerdos que dan lugar a controversias con mayor frecuencia

La encuesta pone de manifiesto que, en general, si bien se produjeron controversias en relación con aproximadamente un 2% de los acuerdos sobre tecnología celebrados por los participantes, las licencias son las que dan lugar con mayor frecuencia a controversias (en el 25% de los participantes). Los acuerdos de I+D ocupan el segundo lugar (en el 18% de los participantes), seguidos de los acuerdos de no divulgación (16%), los acuerdos de conciliación (15%), las cesiones (13%) y las fusiones y adquisiciones (13%). Las controversias en materia de licencias de los participantes en la encuesta se refieren a cuestiones como el alcance y la existencia de una licencia, las normas de calidad, los beneficios y la determinación y el pago de regalías.

Esto refleja la experiencia del Centro de Arbitraje. El 40% de los casos sobre tecnología que tramita el Centro de Arbitraje se relacionan con licencias, el 7% con acuerdos de I+D y el 2% con acuerdos de conciliación.

Elección de cláusulas sobre solución de controversias

La encuesta indica que el 94% de los participantes negociaron cláusulas sobre solución de controversias en el marco de las negociaciones del contrato.

Los litigios ante los tribunales es la cláusula independiente más común de solución de controversias (32%), seguida del arbitraje (acelerado) (30%) y la mediación (12%). La mediación también se incluye cuando las partes utilizan cláusulas de varios niveles (17% de todas las cláusulas) que prevén la mediación previa a los procedimientos judiciales, el arbitraje (acelerado) o la decisión de expertos.

La elección de la institución arbitral corresponde en términos generales a la ubicación de la sede de los participantes en la encuesta.

En la experiencia del Centro de Arbitraje, el 76% de los casos de mediación y arbitraje administrados se basan en cláusulas de solución de controversias contempladas en los acuerdos existentes. Estas cláusulas estipulan que las posibles controversias se someterán a la mediación o el arbitraje (acelerado) de la OMPI. Los casos restantes se basan en acuerdos que someten específicamente una controversia existente, por ejemplo, en relación con la infracción de una patente, a la mediación y el arbitraje (acelerado) de la OMPI.

El 66% de los casos del Centro de Arbitraje se basan en cláusulas independientes de solución de controversias, de las que el 38% prevén el arbitraje, el 25% el arbitraje acelerado y el 38% la mediación. En el 34% de los casos, las partes incluyen cláusulas de solución de controversias de varios niveles que prevén la mediación, seguida del arbitraje (acelerado).Of the types of agreements listed in the survey, participants most frequently concluded non disclosure agreements, followed by assignments, licenses, agreements on settlement of litigation, research and development (R&D) agreements and merger and acquisition agreements.

Consideraciones principales

El costo y el tiempo son las principales preocupaciones a la hora de negociar las cláusulas sobre solución de controversias, tanto en los acuerdos nacionales como en los internacionales. La encuesta muestra que, con relación a los acuerdos internacionales, otras consideraciones son la aplicabilidad y la neutralidad del foro. Sin embargo, encontrar una solución comercial es el objetivo principal de quienes centran su estrategia de solución de controversias en la mediación, tanto en el caso de los acuerdos nacionales como de los internacionales.

Objetivos de las diferentes partes

Con relación a las controversias contractuales y no contractuales, los problemas relacionados con patentes prácticamente doblan en número a los relativos a derechos de autor o conocimientos técnicos. Los principales objetivos de las partes demandantes en los litigios sobre patentes son obtener daños y perjuicios o regalías (78%), una declaración de infracción de patentes (74%), o un mandamiento judicial (53%). Los principales objetivos de las partes demandadas en los litigios sobre patentes son la declaración de nulidad de patentes (73%), una sentencia declarativa negativa (33%), o una declaración de infracción de patente (33%).

Alrededor del 40% de los casos de arbitraje y mediación del Centro de Arbitraje se relacionan con patentes. En estos casos —prácticamente todos en el marco de un contrato— las medidas de subsanación solicitadas son los daños y perjuicios, el pago de regalías, la declaración de incumplimiento de las obligaciones contractuales o la infracción de patentes, la declaración de no aplicabilidad de una patente frente a un licenciatario, o, principalmente en la mediación, la celebración de un contrato.

Mecanismos utilizados en la solución de controversias

Coincidiendo en general con los resultados de la encuesta sobre la elección de las cláusulas de solución de controversias, el mecanismo más utilizado para solucionar las controversias sobre tecnología es el litigio ante los tribunales, tanto en la jurisdicción nacional como en jurisdicciones extranjeras, seguido del arbitraje, la mediación, el arbitraje acelerado y la decisión de expertos.

Los participantes en la encuesta indicaron que pasan más tiempo e incurren en costos significativamente mayores en los procedimientos judiciales que en el arbitraje y la mediación. La duración estimada de los procedimientos judiciales en una jurisdicción nacional era de 3 años de promedio y costaba alrededor de 475.000 dólares estadounidenses. Los litigios en otra jurisdicción duraban alrededor de 3,5 años, con unas costas judiciales ligeramente por encima de los 850.000 dólares estadounidenses.

En contraste, la encuesta muestra que la mediación dura un promedio de 8 meses, y en la mayoría de los casos cuesta menos de 100.000 dólares estadounidenses. El arbitraje requiere en promedio poco más de un año y por lo general cuesta alrededor de 400.000 dólares estadounidenses.

En comparación, la experiencia del Centro de Arbitraje es que la mediación con arreglo a los Reglamentos de la OMPI dura un promedio de 5 meses y cuesta de media 21.000 dólares estadounidenses. Los casos de arbitraje con arreglo al Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI duran un promedio de 7 meses y cuestan alrededor de 48.000 dólares estadounidenses, y los casos administrados con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la OMPI, a menudo relacionados con patentes protegidas en varias jurisdicciones, duran un promedio de 23 meses y cuestan unos 165.000 dólares estadounidenses (en el 48% de estos casos interviene un tribunal de tres miembros y en un 52% un árbitro único).

Aparte del costo monetario, la solución de controversias también ocupa el tiempo de los directivos de las empresas y otras personas que intervienen en el proceso. La participación en estas controversias puede traducirse igualmente en un descenso de la productividad y la pérdida de oportunidades de negocio.

Observaciones al respecto de la solución de controversias en las transacciones de tecnología

Está claro que no hay un mecanismo único de solución de controversias que pueda ofrecer una solución integral en todas las circunstancias. De hecho, es probable que cada transacción tenga sus propios requisitos en materia de solución de controversias. Corresponde a las partes interesadas evaluar las circunstancias específicas de una transacción y determinar la forma más adecuada de resolver las controversias que puedan surgir. No obstante, la encuesta del Centro de Arbitraje sí que ofrece orientaciones valiosas para quienes intervienen en la elaboración de estrategias de solución de controversias. Las ideas fundamentales son las siguientes:

• Es preciso prever el riesgo de que produzcan controversias en la ejecución de los contratos. Aunque las disposiciones sobre solución de controversias suelen considerarse un elemento relativamente secundario en las negociaciones de los contratos, el tiempo y los costos asociados a cualquier controversia posterior significa que las partes no pueden permitirse pasar por alto este aspecto.
• Es preciso tener en cuenta el riesgo de que se produzcan litigios en el extranjero y prever el carácter internacional de las partes, los derechos y la legislación aplicable.
• El costo de los procedimientos judiciales en una jurisdicción extranjera, y, a veces en la jurisdicción nacional, es por lo general superior al de los mecanismos de solución extrajudicial de controversias. Por tanto, a la hora de elaborar estrategias de solución de controversias, es importante, teniendo en cuenta las características específicas de una transacción determinada, centrarse en mantener al mínimo los costos y el tiempo.
• La mediación puede ser una parte valiosa de la política de solución de controversias, ya que el elevado número de conciliaciones que se logran permite un ahorro considerable de tiempo y dinero. Añadir el arbitraje como siguiente paso en un enfoque de varios niveles puede mejorar las posibilidades de conciliación si la mediación fracasa.
• Con relación a las controversias internacionales en materia de patentes, que tienen consecuencias importantes en cuanto a tiempo y costos, a la hora de decidir si se opta por un litigio judicial o mecanismos de solución extrajudicial de controversias, es importante tener en cuenta los tribunales y jueces especializados que puedan existir, la bifurcación de los procedimientos, la disponibilidad de medidas cautelares, posibles litigios paralelos y la aplicabilidad.