Registro de marcas: un tribunal del Reino Unido establece límites

Por Joel Smith (Asociado) y Sarah Burke (Asociada principal) Herbert Smith Freehills LLP, Londres

El 4 de octubre de 2013, el Tribunal de Apelación del Reino Unido dictó sentencia en los casos Société des Produits Nestlé SA contra Cadbury UK Limited  [2013] EWCA Civ 1174 y JW Spear & Sons Limited & Ors contra Zynga Inc.  [2013] EWCA Civ 1175, con Sir John Mummery como ponente de los fallos.

Los dos casos se referían a una cuestión de principio similar y fueron vistos por el mismo tribunal. En ambos recursos, existía una disputa con relación a si había "un signo" registrable como marca de conformidad con los requisitos del artículo 2 de la Directiva sobre marcas 2008/95/CE (la "Directiva"), tal como se había interpretado en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia del caso Nestlé contra Cadbury es la principal sentencia donde se examinan a fondo las cuestiones que plantea el artículo 2.

Antecedentes del caso Nestlé contra Cadbury

Cadbury había solicitado el registro de una marca para el color morado (Pantone 2685C) "aplicado a toda la superficie visible, o como color predominante aplicado a la totalidad de la superficie visible, de los envases de los productos" para una gama de productos de chocolate pertenecientes a la clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Arreglo de Niza). Nestlé se opuso a la solicitud, y el oficial instructor concluyó que Cadbury sólo tenía derecho a registrar la marca con relación a los productos para los que había pruebas del carácter distintivo adquirido, es decir, chocolate en forma de barra y tableta; chocolate para comer; chocolate para beber; y preparados para hacer bebidas de chocolate.

Nestlé apeló contra la decisión del oficial instructor, alegando que el color violeta no constituía un signo y tampoco era susceptible de representación gráfica y, por tanto, no podía registrarse en virtud del artículo 2 de la Directiva. El artículo 2 contiene tres condiciones: 1) debe ser un signo, 2) el signo debe poder ser objeto de representación gráfica, y 3) el signo debe ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

En octubre de 2012, el juez Birss (a la sazón Consejero de la Reina) concluyó que Cadbury tenía derecho a registrar el color violeta como marca con relación a su confitería de chocolate con leche, si bien esto no podía extenderse a otros tipos de chocolate o productos. Nestlé interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación fundamentado en que el juez había cometido errores con relación a los requisitos de que una marca sea "un signo" y pueda ser "objeto de representación gráfica", alegando que la marca solicitada por Cadbury en este caso no cumplía esos criterios iniciales.

Decisión del Tribunal de Apelación: puntos fundamentales

• Se admitió el recurso de Nestlé y se revocó la decisión del juez de primera instancia que permitía el registro de la marca de Cadbury para el color morado.
• El oficial instructor y el juez de primera instancia se habían equivocado en principio y habían interpretado erróneamente la descripción verbal de la representación gráfica de la marca para la que se había realizado la solicitud.
• El uso de la palabra "predominante" en la descripción abría la puerta a una multitud de diferentes formas visuales como resultado de su referencia implícita a otros colores que no estaban descritos en la solicitud. Se estableció una diferencia con el caso Libertel (en el que se había basado en gran medida el juez de primera instancia), ya que la solicitud de Cadbury se refería al registro de una tonalidad de color "además de" otro material, y no simplemente a una aplicación de un único color sin cambios, como en el caso Libertel.
• El Tribunal de Apelación concluyó que la descripción, correctamente interpretada, no constituía "un signo" "objeto de representación gráfica" en el sentido del artículo 2. Si el color reivindicado era sólo "predominante", la solicitud cubriría otra materia en combinación con el color, que no se había representado gráficamente o descrito verbalmente en la forma precisa requerida. En efecto, este enfoque permitiría el registro de múltiples signos con diferentes permutaciones, que no estaban gráficamente representados ni descritos con ninguna certeza o precisión.
• Permitir un registro tan carente de especificidad, claridad y precisión en la apariencia visual iría en contra del principio de seguridad. Además, también iría "en contra del principio de equidad al dar una ventaja competitiva a Cadbury y poner a Nestlé y sus demás competidores en situación de desventaja".
• El Tribunal de Apelaciones rehusó hacer referencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este punto (lo cual habían sostenido los abogados de Cadbury), señalando que la interpretación del artículo 2 ya se había expuesto con la claridad y el detalle suficientes para permitir al Tribunal decidir sobre la apelación sin molestar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Antecedentes del caso Mattel contra Zynga

Este caso se refiere a la impugnación de la validez de la marca de Mattel "Tile" que se había registrado en asociación con el juego de mesa SCRABBLE. La descripción verbal de la marca consistía en una tesela de marfil tridimensional en la que figuraba una letra del alfabeto romano en la parte superior y un número del 1 al 10. El tamaño y el color exacto de la tesela no se especificaban.

El juez Arnold concedió a Zynga una sentencia sumaria en noviembre de 2012, en la que concluyó que el registro de la marca Tile no era válida, ya que no cumplía los dos primeros requisitos del artículo 2 de la Directiva. En esencia, no era un signo susceptible de representación gráfica debido a la gran variedad de representaciones que podía englobar (es decir, la posible amplitud de combinaciones de letras y números). El juez Arnold consideró que la marca era un intento de "reclamar un monopolio perpetuo de todas las formas de tesela de color marfil concebibles que llevaran cualquier combinación de letras o números..."

El recurso de Mattel se fundamentaba en que el carácter distintivo de la marca Tile debía tenerse en cuenta en la evaluación general a efectos del artículo 2, y que el lugar adecuado para realizar esa evaluación era en un juicio (no en una vista de sentencia sumaria). El juez Arnold consideró por el contrario que el carácter distintivo de la marca (que Mattel pretendía demostrar en el juicio) no guardaba ninguna relación con el hecho de si se cumplían o no los dos requisitos del artículo 2.

Decisión del Tribunal de Apelación: puntos fundamentales

• El recurso de apelación de Mattel fue desestimado y el juez Arnold concluyó acertadamente que la marca de Mattel no era válida, ya que no cumplía los requisitos del artículo 2. No era un signo capaz de transmitir ningún mensaje; era muchos signos.
• El Tribunal de Apelación ratificó las conclusiones del juez Arnold, a saber, que la marca Tile no era "un signo", tal como exige el artículo 2. La marca englobaba en potencia muchos signos que podían obtenerse mediante numerosas permutaciones, presentaciones y combinaciones de la materia objeto de registro. Además, no había una representación gráfica de un signo que cumpliera los requisitos de claridad, precisión y objetividad.

Repercusiones para el mundo de la empresa

• Todavía puede obtenerse protección para colores específicos, si son distintivos del producto o servicio del titular de la marca, pero las solicitudes serán examinadas exhaustivamente a fin de comprobar que no sean demasiado amplias o excedan el alcance adecuado de protección.
• Los titulares de marcas deben evitar utilizar la palabra "predominante" en las solicitudes de marca de color. En unas declaraciones en que manifestaba su conformidad con el fallo en el caso Nestlé v Cadbury, Sir Timothy Lloyd sugirió que una mejor descripción podía haber sido que el color se aplica "a más del 50% del área de la superficie visible".
• No debe pensarse que una marca puede cumplir la función de una patente a través de un monopolio potencialmente perpetuo sobre una gran diversidad de permutaciones, presentaciones y combinaciones diferentes. Un signo no podrá ser objeto de representación gráfica si engloba una gran diversidad de representaciones o combinaciones diferentes.
• La precisión es vital en la redacción de las solicitudes de registro de marcas, y los titulares de marcas deben asegurarse de que la representación gráfica de las marcas es clara y precisa. Si la solicitud puede englobar diferentes signos que pueden obtenerse mediante numerosas permutaciones, presentaciones y combinaciones de la materia objeto de registro, la solicitud o la marca puede incumplir los requisitos del artículo 2.