Facilitar la producción de medicamentos genéricos: las exenciones Bolar en el mundo

Por Anthony Tridico, socio, Jeffrey Jacobstein, asociado, y Leytham Wall, abogado de patentes europeas, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP (Estados Unidos de América)

A medida que aumenta la incidencia mundial de las enfermedades, también lo hace la necesidad de disponer de tratamientos nuevos y más eficaces. Sin embargo, invertir en la investigación y el desarrollo de fármacos es una actividad costosa que lleva aparejados no pocos riesgos. Aunque la finalidad de las patentes es ofrecer ciertas garantías de que se recuperará parte de lo invertido, el sistema de patentes también se ha concebido para lograr un equilibrio entre los intereses de los inventores y los del público en general.

Así, al vencer el plazo de vigencia de una patente, cualquiera podrá explotar libremente una tecnología patentada; con todo, debería tenerse cuidado de comprobar que no hay otros derechos de P.I. vinculados con esa tecnología que pudieran impedir que se explote de esa manera una invención. En el sector farmacéutico, las patentes pueden obstaculizar o impedir que los medicamentos genéricos lleguen al mercado. Tal como sucede con los fabricantes de productos farmacéuticos de marca, los productores de medicamentos genéricos también necesitan demostrar que sus productos son eficaces y seguros.

En determinadas circunstancias, pueden emplear elementos del fármaco patentado del fabricante original si demuestran que su versión genérica es una sustancia farmacológica con potencia y efecto similares a los de ese medicamento ya autorizado, pero también es posible que tengan que llevar a cabo ensayos adicionales con un producto protegido por patente antes de que las patentes de ese fármaco expiren o sean consideradas nulas por un tribunal. Por consiguiente, el productor de medicamentos genéricos corre el riesgo de infringir una patente de un fabricante de fármacos de marca incluso si no tiene intención de comercializar ningún producto hasta después de que la patente expire o sea declarada nula. Los fabricantes de medicamentos genéricos también han de establecer la infraestructura para fabricar y distribuir los productos antes de acceder al mercado, y someter a pruebas esa infraestructura, lo que genera riesgos adicionales de infracción de una patente de la que es titular un fabricante de productos de marca.

Con objeto de resolver este problema, muchos países han adoptado exenciones jurídicas (o exenciones con fines de investigación) de infracción respecto de determinados actos relacionados con el desarrollo y la presentación de datos de ensayos ante organismos reguladores. Esas exenciones suelen recibir el nombre de disposiciones Bolar, en alusión a la ley estadounidense por la que se derogaba un fallo judicial en el que se confirmaba que los Estados Unidos de América no contemplaban una exención con fines de investigación - Roche Products, Inc. contra Bolar Pharmaceutical Co., Inc., 733 F.2d 858 (1984).

Muchas naciones han adoptado esas exenciones, aunque su naturaleza y alcance varían considerablemente de un país a otro.

América del Norte

En los Estados Unidos de América, en virtud de la Ley Hatch-Waxman se creó un marco normativo para alentar la comercialización de productos farmacéuticos genéricos. Con arreglo a esa ley se estableció asimismo una exención con fines de investigación, en la que se estipula que no constituirá infracción alguna la fabricación, el uso, la puesta a la venta o la venta, dentro de los Estados Unidos, o la importación a los Estados Unidos, de una invención patentada cuando se destinen exclusivamente a usos razonablemente relacionados con la elaboración y la preparación de información conforme a la legislación federal por la que se rigen la fabricación, el uso o la venta de medicamentos o productos biológicos veterinarios (título 35 de la recopilación de leyes federales de los Estados Unidos, art. 271.e)1) (“exención Bolar”)). Por medio de esta disposición se derogó el fallo de un tribunal federal de circuito en la causa de Roche Products, Inc. contra Bolar Pharmaceutical Co., Inc. (733 F.2d 858 (1984)), en el que se afirmaba que la exención tradicional para uso experimental (título 35 de la recopilación de leyes federales de los Estados Unidos, art. 271.a)) no se aplicaba a los ensayos previos a la comercialización realizados por un fabricante de medicamentos genéricos y presentados a un organismo regulador.

Si bien en la exención Bolar se prevé cierta protección de los fabricantes de medicamentos genéricos durante la preparación de sus productos para obtener la aprobación reglamentaria, las características y el alcance de esta disposición siguen siendo imprecisos fuera de ese contexto. Por ejemplo, en la causa de Eli Lilly and Co. contra Medtronic (496 US 661 (1990)),  el Tribunal Supremo consideró que la exención también es aplicable a los dispositivos médicos. De manera análoga, en Merck KgaA contra Integra Lifesciences I, Ltd., (545 U.S. 193 (2005)), el Tribunal Supremo dictaminó que la exención, en líneas generales, protege todo ensayo preclínico de compuestos patentados que guarde una relación razonable con la presentación de información a un organismo regulador, y no solo los ensayos de eficacia y seguridad en personas que se lleven a cabo en una fase final. En la causa Pharm. contra Amphastar Pharm. (686 F.3d 1348 (2012)), un tribunal federal de circuito amplió el alcance de la exención al considerar que esta comprendía la actividad posterior a la aprobación, incluso cuando la información reunida no se presente nunca al organismo regulador, siempre que este último exija esas pruebas o la conservación de los registros para una posible inspección.

A pesar de lo que podría parecer un alcance amplio de la protección, los límites precisos de la exención estadounidense continúan siendo variables y toda indagación sobre su aplicabilidad sigue dependiendo, en gran medida, de los hechos específicos de cada caso. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que los estudios llevados a cabo después de la aprobación de un medicamento para su comercialización que tengan por objeto el seguimiento de pacientes que están siendo tratados con un producto aprobado no reúnan los requisitos para quedar al amparo de la exención si ese seguimiento no es una exigencia expresa del organismo regulador, sea de rutina o continúe mucho después de haber recibido la aprobación para comercializar el producto. De manera análoga, todavía no está claro cuándo cumplirían el requisito de pruebas realizadas para usos que se relacionen razonablemente con la adquisición y presentación de información a un organismo regulador las pruebas iniciales de un producto (por ejemplo, el cribado de alto rendimiento o los ensayos in vitro). Por tanto, se aconseja a las empresas que dependan de la exención que obren con cautela y consideren la conveniencia de obtener otra forma de protección, como la que brinda la exención para uso experimental del Derecho consuetudinario inglés.

También hay exenciones Bolar en el Canadá y México. En el párrafo 2.1) del artículo 55 de la Ley de Patentes del Canadá se señala que no constituirá infracción de una patente la elaboración, la construcción, el uso o la venta de una invención patentada exclusivamente para usos que se relacionen directamente con la preparación y la presentación de información requerida con arreglo a la legislación del Canadá o de una de sus provincias, o de otro país distinto del Canadá, por la que se rigen la elaboración, la construcción, el uso o la venta de una invención de cualquier producto. En líneas generales, los tribunales canadienses han considerado que esta exención se aplica cuando una invención patentada se utiliza únicamente para la preparación y presentación de la información exigida por un organismo regulador. Al igual que en los Estados Unidos de América, los tribunales canadienses han ampliado el alcance de la exención Bolar para que comprenda el material que no se presenta a una autoridad reguladora, pero que está sujeto a una posible inspección, incluidas las muestras y los datos almacenados en cumplimiento de requisitos reglamentarios.

En ese mismo sentido, en la legislación mexicana se establece una exención similar a la Bolar, aunque este tipo de protección solo está disponible cuando la patente de un producto biológico expire en el plazo de ocho años, o de tres años si se trata de una molécula pequeña.

América Central y del Sur

Aunque muchas naciones de América Central y del Sur no cuentan con exenciones con fines de investigación claras en sus legislaciones nacionales, algunas han adoptado exenciones Bolar. Entre esos países figuran el Brasil (Ley Nº 9.279/96), Chile (Ley de Patentes de Chile, art. 49), Colombia (Decisión Andina 486 y Decreto 0729), el Perú (Decreto 1075, art. 39), la República Dominicana (Ley 20-00, art. 30) y el Uruguay (Ley Nº 17.164, art. 39). La Argentina prevé una exención de tipo Bolar en el artículo 8 de la Ley 24766, por la que se rige la privacidad de los datos, aunque no ha sido puesta a prueba en los tribunales. Los Estados miembros del Pacto Andino pueden establecer una exención Bolar en su legislación nacional, pero algunos todavía no han promulgado exenciones claras.

Asia

Con la notable excepción de Hong Kong, China, las exenciones de tipo Bolar predominan en las legislaciones nacionales de patentes de muchos países asiáticos. Al igual que en América, el alcance de la exención varía considerablemente de un Estado a otro. Por ejemplo, el Pakistán (art. 30.5)e) de la Ordenanza de Patentes de 2000) establece disposiciones de tipo Bolar para la investigación destinada a ser presentada a las autoridades de ese país, mientras que en el artículo 107.a) de la Ley de Patentes de la India se establece una exención más amplia de los actos relacionados con la preparación y presentación de la información exigida de conformidad con la ley en la India y en un país distinto de la India. En Filipinas hay una exención también de gran alcance, en la Ley de Medicamentos accesibles universalmente, más baratos y de calidad de 2008 (art. 72.4)). En cambio, el alcance de la exención Bolar es menor en Singapur (Ley de patentes de Singapur, art. 66.2)h)) y está limitado a las pruebas clínicas que tengan por objeto satisfacer los requisitos para obtener la aprobación para la comercialización en ese país exclusivamente.

Los tipos de productos comprendidos en la legislación de tipo Bolar también varían de una región a otra. Algunos países limitan la aplicación de esta exención a los medicamentos (es el caso de Filipinas (Ley de Medicamentos accesibles universalmente, más baratos y de calidad de 2008, art. 72.4)), Malasia (Ley de patentes de 1983, art. 37.1A)) y Tailandia (Ley de Patentes, art. 36.4)). Otros, como Viet Nam, amplían la exención a cualquier producto para el que se requiera una aprobación reglamentaria (art. 125.2)a) de la Ley de Propiedad Intelectual), mientras que la legislación china (Ley de Patentes de la República Popular China, art. 69.5)) abarca expresamente el instrumental médico patentado, además de los medicamentos patentados.

En el Japón, las disposiciones Bolar se han visto influidas por la interpretación en la jurisprudencia de la exención tradicional para uso experimental prevista en la legislación. En un fallo de 16 de abril de 1999, el Tribunal Supremo del Japón dictaminó que un ensayo clínico necesario para presentar una solicitud de autorización de un fármaco nuevo podría corresponder a las acciones para uso experimental o con fines de investigación, que están exentas por ley, y, en consecuencia, no se consideraría infracción de una patente.

En Asia Occidental, la disposición Bolar de Israel (Ley de Patentes de Israel, art. 54A) comprende los actos que tengan por finalidad obtener la aprobación reglamentaria para la comercialización en Israel o en otro país en cuya legislación también haya un eximente análogo a la exención Bolar.

Europa

En la legislación de la Unión Europea, la exención Bolar se rige por la Directiva 2004/27/CE. En el párrafo 6) del artículo 10 de esa directiva se estipula que “[l]a realización de los estudios necesarios para la aplicación de los apartados 1, 2, 3 y 4 [medicamentos genéricos bioequivalentes y medicamentos biológicos similares] y los consiguientes requisitos prácticos no se considerarán contrarios al derecho sobre patentes ni a los certificados de protección complementaria para medicamentos”. Sin perjuicio de lo dispuesto en esa directiva de la Unión Europea, el texto, el alcance y la interpretación exactos de las exenciones Bolar en Europa varía de unos países a otros. En general, pueden dividirse los países en dos categorías.

The Bolar exemption in European Law is governed by Directive 2004/27/EC. Article 10(6) provides that: “[c]onducting the necessary studies and trials with a view to the application of paragraphs 1 to 4 [i.e. bioequvalents and biosimilars] and the consequential practical requirements shall not be regarded as contrary to patent rights or to supplementary protection certificates for medicinal products.” Notwithstanding the EU Directive, the exact language, scope and interpretation of Bolar exemptions vary across Europe. Generally speaking, countries can be divided into two categories.

Aquellos en los que la exención se limita a actividades que guarden relación con la aprobación para la comercialización de medicamentos genéricos, genéricos bioequivalentes y biológicos similares, como el Reino Unido (en la fecha de redacción del presente artículo), Bélgica, Chipre, Irlanda, los Países Bajos y Suecia. Y aquellos países en los que, en general, queda exento todo acto necesario para obtener la aprobación para la comercialización, así como aquellos actos relacionados con los medicamentos innovadores, como Alemania, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, la República Checa y Rumania, así como Estados no pertenecientes a la Unión Europea, como Noruega y Suiza. Además, muchos países de Europa (como Alemania, Austria, Dinamarca e Italia) también prevén la exención de aquellos actos cuya finalidad sea la obtención de autorizaciones para la comercialización fuera de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo (EEE).

Hasta hace poco, la jurisprudencia europea en este ámbito era escasa. El Tribunal Supremo de Polonia dictó una resolución sobre las exenciones Bolar el 23 de octubre de 2013 (CSK 92/13, Astellas contra Polypharma). En opinión de ese tribunal, un tercero que suministró un ingrediente farmacéutico activo (IFA) a un fabricante de medicamentos genéricos había infringido los derechos del titular de la patente porque no le era posible controlar si el comprador empleaba el IFA para los fines comprendidos en la exención Bolar. En la causa alemana correspondiente, el Tribunal de Apelación de Dusseldorf elevó varias preguntas sobre esta misma cuestión al Tribunal de Justica de la Unión Europea (C-661/13). En concreto, el tribunal alemán ha pedido al Tribunal de Justica de la Unión Europea que dictamine si un tercer proveedor puede estar exento de cometer una infracción de patente y en qué condiciones y, especialmente, si ese tercer proveedor debe tomar medidas con objeto de garantizar que el IFA solo se emplee para obtener una aprobación reglamentaria. Se trata de un asunto crucial para los proveedores del IFA y el sector europeo de los medicamentos genéricos, que aguardan con sumo interés la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Si bien persiste cierta inseguridad jurídica en torno al alcance y la interpretación de las disposiciones Bolar en toda la Unión Europea, el establecimiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) apunta a que tal vez no esté muy lejano un cierto grado de armonización adicional en toda la región. En el artículo 27 del Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes figuran las disposiciones Bolar y su redacción parece restringir esa exención a los medicamentos genéricos, los medicamentos genéricos bioequivalentes y los medicamentos biológicos similares. Huelga decir que en los Estados que no forman parte de la Unión Europea, como Noruega o Suiza, y en los Estados que se encuentran fuera de la jurisdicción del TUP, como Polonia o España, esas posibles restricciones no se aplicarían.

En algunos países que no pertenecen a la Unión Europea, en particular en la Federación de Rusia y en Ucrania, no hay exenciones de tipo Bolar en la legislación nacional (no obstante, puede obtenerse cierta protección en virtud de la jurisprudencia rusa). En consecuencia, cabe la posibilidad de que en estos países se considere que las actividades encaminadas a obtener la aprobación para la comercialización, incluidos los ensayos clínicos, constituyen una infracción de patente.

Australasia

Tanto Australia (Ley de Patentes de 1990, art. 119A) como Nueva Zelandia (Ley de Patentes de 1953, art. 119A, que será sustituida en breve por la nueva Ley de Patentes de 2013, art. 119A) cuentan con exenciones Bolar. En las disposiciones australianas se afirma expresamente que los dispositivos médicos o terapéuticos no están incluidos en esa exención, pero sí los actos llevados a cabo con la finalidad de obtener una aprobación reglamentaria en un país extranjero. La exención no se aplica a los usos que comprendan la exportación de bienes desde Australia, excepto cuando se haya ampliado el plazo de vigencia de una patente farmacéutica. De manera análoga, en la legislación neozelandesa están exentos aquellos actos que guarden relación con la preparación y presentación de la información preceptiva en virtud de la legislación de Nueva Zelandia, o bien de la legislación de cualquier otro país, pero abarca, en sentido más general, todo producto reglamentado e incluye en la exención los actos de venta relacionados con esos productos.

Este examen pone de manifiesto que, si bien un gran número de países dispone de exenciones de tipo Bolar en vigor, el alcance de la protección que estas brindan varía considerablemente de un Estado a otro. Los profesionales y las empresas que tengan intención de acogerse a una exención Bolar deberían tener en cuenta esos matices en lo tocante a la protección cuando lleven a cabo actividades de investigación y pruebas en diferentes jurisdicciones.